CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2013-00068-00-2017

COTEJO MARCARIO - Entre el signo PRODISA y la marca mixta PRODIA / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo es PRODI en las marcas de productos entre las clases 29 y 30 / REGISTRO MARCARIONo procede frente al signo PRODISA por existir similitud sustancial y generar riesgo de confusión con la marca PRODIA [L]a impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la Sala concluir que desde el punto de vista ortográfico aquellos tienen evidentes y sustanciales similitudes, al punto que seis (6) de los siete (7) fonemas que conforman la marca demandada corresponden a los mismos seis (6) que constituyen las marcas opositoras, diferenciándose en apenas un fonema (la letra S) […] Sumado al hecho que la sílaba tónica en ambas marcas se encuentra en la misma posición, es indicativo que desde el punto de vista fonético también existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados […] La Sala considera que existen similitudes sustanciales entre los signos en conflicto que pudieran generar riesgos de confusión y/o de asociación para el público consumidor. […] La marca PRODISA fue solicitada para distinguir “café, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”, productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, la marca PRODIA,

del tercero opositor, fue concedida para amparar “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”, productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y para distinguir “azúcar, tapioca, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, salsas (condimentos), especias”, productos comprendidos en la Clase 30 de esa misma clasificación. Como se advierte, es evidente la conexión competitiva entre los productos que amparan las marcas en conflicto, en consideración a que unos están incluidos en la misma clase del nomenclátor (en la clase 30), y los que no, pertenecen al mismo género de productos, esto es, los destinados a la alimentación humana, siendo además complementarios. Igualmente, comparten similares canales de comercialización y los mismos medios generales de publicidad.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO

136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS (E1)

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00068-00

Actor: PRODIA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: CONFUNDIBILIDAD DE LA MARCA PRODISA CON LA MARCA PRODIA La Sala procede a decidir de fondo, en única instancia, la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad –tramitada como la acción de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andinainterpuso la sociedad PRODIA S.A. contra las Resoluciones números 49975 de 28 de noviembre de 2008, 2944 de 29 de enero de 2009 y 21646 de 30 de abril de 2009, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, se concedió el registro de la marca PRODISA para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la firma PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS – PRODISABOR E.U., y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra esta decisión, confirmándola.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda La parte actora, mediante apoderado presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio del medio de control de nulidad –tramitada como de nulidad relativapara que la Sala se pronuncie respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones: Que se declare la nulidad de las Resoluciones números 49975 de 28 de noviembre de 2008, 2944 de 29 de enero de 2009 y 21646 de 30 de abril de 2009, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, se concedió el registro de la marca PRODISA para distinguir

productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la firma PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS – PRODISABOR E.U., y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra esta decisión, confirmándola. Que como consecuencia de la anterior declaración, se declare nulo el título que acredita a la sociedad PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS – PRODISABOR E.U. como titular de la marca PRODISA en la Clase 30, y no se asigne el número de certificado correspondiente o se cancele el certificado de registro de la marca que se haya expedido. 1.2. Fundamentos de hecho: La sociedad Productora y Distribuidora Internacional de Alimentos – PRODIA S.A. es titular de las marcas mixtas PRODIA, registradas en las clases 1, 3, 29 y 30, y de la marca nominativa PRODIA, registrada en la clase 30. Las marcas mixtas están representadas en la siguiente forma: El 18 de marzo de 2008, la sociedad PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS – PRODISABOR E.U. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro como marca del signo PRODISA (nominativo), para distinguir “café, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”, productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue

tramitada bajo el expediente número 08 028384. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial número 591 de 30 de abril de 2008 y, dentro de la oportunidad legal, la sociedad PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PRODIA S.A. presentó oposición a dicha solicitud, con fundamento en la confundibilidad del signo PRODISA con su marca PRODIA. Por Resolución número 49975 de 28 de noviembre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca PRODISA (nominativa), para identificar productos de la Clase 30, decisión ésta contra la cual se interpusieron por PRODIA S.A. los recursos de reposición y en subsidio de apelación. Mediante la Resolución número 2944 de 29 de enero de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar el acto impugnado y conceder el recurso subsidiario de apelación. Por su parte, a través de la Resolución número 21646 de 30 de abril de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, se desató el recurso de apelación que confirmó la decisión de conceder la marca PRODISA. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación: La demandante considera que los actos administrativos acusados son violatorios de lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la

Comunidad Andina, y en los artículos 7, 8, 10, 11, 15 y 18 de la Ley 256 de 1996. Afirmó que existen similitudes ortográficas, fonéticas y visuales entre la marca concedida en los actos acusados, PRODISA, y su nombre comercial y las marcas mixtas PRODIA registradas en su favor para identificar productos de las clases 29 y 30, así: en el primer aspecto, debido a la secuencia de las vocales, la longitud de las palabras, y el número de sílabas, que hacen que los signos sean casi idénticos; en el segundo aspecto, debido a que las dos expresiones tienen una sonoridad muy parecida, que no varía por el solo hecho que en la marca acusada se incluya la letra S, la cual no le otorga suficiente distintividad; y en el tercer aspecto, en razón a que al comparar la marca PRODISA con la denominación PRODIA, que es la parte predominante en sus signos, se aprecia claramente la similitud. Precisó que es evidente que entre los mencionados signos “se presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, en tanto el concepto que ambas expresiones evocan, fácilmente hacen (sic) que el público consumidor sea inducido a error, en cuanto al origen empresarial de los productos y servicios ofrecidos, más aún cuando la marca de la sociedad demandante en este caso, ha alcanzado un alto reconocimiento a nivel nacional e internacional”1. Señalo que la cobertura de las marcas es idéntica, si se tiene en cuenta que la marca PRODIA en la Clase 30 está registrada para identificar “azúcar, tapioca, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura,

polvos para esponjar, salsas (condimentos), especias”, y que la marca PRODISA se solicitó para distinguir “café, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”, productos comprendidos también en la Clase 30. Este hecho indica, además, que los productos amparados por las marcas tengan idénticos canales de comercialización. Destacó que no resulta muy casual que un tercero con posterioridad intente el registro de una marca tan similar ya posicionada, menos aún cuando este mantuvo relaciones comerciales con la sociedad demandante al ser el distribuidor de los productos de PRODIA S.A. en el Departamento del Atlántico. 1 Folio 33 del cuaderno principal. Apuntó, así mismo, que las dos sociedades concurren en el mismo mercado y atienden el mismo público consumidor. Indicó, de otro lado, que con la concesión de la marca PRODISA se está permitiendo la configuración de actos de competencia desleal, vulnerando lo dispuesto en los artículos 7, 8, 10, 11, 15 y 18 de la Ley 256 de 1996, siendo la conducta de la PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS E.U. contraria a las sanas costumbres mercantiles, a la buena fe comercial y a los usos honestos en materia industrial y comercial, además de estar dirigida a desviar la clientela de PRODIA S.A., crear confusión y engañar al público

consumidor, aprovecharse de la reputación ajena y, en general, a violar las normas jurídicas.

2. Contestación de la demanda 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda para oponerse a sus pretensiones con apoyo en los siguientes argumentos: Afirmó que con la expedición de las resoluciones impugnadas no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000.

Indicó que al realizar la consulta de “Signos Distintivos” de la Superintendencia se puede establecer que la sociedad actora es titular de los registros del nombre comercial y de las marcas PRODIA, el primero en la clase 1, y las segundas, en las clases 3, 29 y 30 (en la clase 30, tanto nominativa como mixta, y en las demás clases, mixtas). Señaló que entre los signos PRODISA y PRODIA no existen similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de asociación, puesto que visualmente son diferentes (tienen distintas sílabas y letras), su pronunciación es distinta (debido a la particular terminación de cada una de ellas y en especial a que la sílaba tónica se encuentra ubicada en distintos lugares) y su observación no permite al consumidor evocar alguna idea específica. Destacó que pese a que los signos confrontados coinciden en cuatro letras (PRODI), al ser vistos en su conjunto no generan riesgo de confusión o de asociación. Precisó que como las marcas son disímiles y no generan confusión, no hay lugar al examen de la relación de los productos que cada una de ellas amparan.

Finalmente, frente a las normas sobre competencia desleal invocadas en la demanda, indicó que su violación no fue alegada al momento de la oposición a la solicitud de registro marcario, y que por los actos de competencia desleal las acciones procedentes son las establecidas en el artículo 20 de la Ley 256 de 1996 (acción declarativa y de condena y acción preventiva o de prohibición), ante los jueces civiles del circuito o la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.2. La sociedad Productora y Distribuidora de Sabores y Aromas – Prodisabor S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones, en consideración a que los actos acusados se ajustan a los parámetros legales. Expresó que el elemento ortográfico coincidente entre los signos en conflicto (PRODI) es una raíz de uso común, que corresponde al acrónimo las palabras “productora y distribuidora”, y por lo tanto es una expresión inapropiable y débil, por lo cual el titular de marcas que la contengan debe soportar que otras personas las utilicen en sus signos, siempre que en su conformación utilicen otros elementos que los hagan distintivos. Advirtió que la Superintendencia de Industria y Comercio ha permitido el registro de otras marcas que contienen la misma raíz, como por ejemplo las marcas PRODISPEL, PRODISCOS, PRODIMAR, PRODISER, PRODIPA, PRODIR, sin que por ello se genere riesgo de confusión en el público consumidor. Señaló que entre los signos enfrentados existen múltiples diferencias en su

conformación (en cuanto a su número de letras y sílabas) y también son distintas desde el punto de vista de su sonoridad, lo que las hace perfectamente distinguibles. Apunto, de otro lado, que la supuesta violación de la Ley 256 de 1996 es un asunto que corresponde dirimirse a través de otras acciones (acción declarativa y de condena y acción preventiva o de prohibición) ante la jurisdicción civil y/o la Superintendencia de Industria y Comercio.

3. Alegatos de conclusión y posición del Ministerio Público Dentro del término previsto en el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, fueron allegados al proceso los siguientes alegatos: Parte actora: Insistió en las consideraciones expuestas en la demanda.

Parte demandada: No intervino en esta etapa del proceso.

Tercera Interesada: Reiteró los argumentos expuestos al contestar la demanda.

Ministerio Público: Guardó silencio.

4. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 265-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

SEGUNDO: La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos confrontados, siguiendo los parámetros establecidos en la presente ponencia.

TERCERO: Los signos pueden estar conformados por palabras descriptivas o de uso común. En este caso, la presencia de aquellas no impedirá el registro de la denominación en el caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo descriptivo o de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

La Sala Consultante deberá determinar si el término “PRODI” es de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las partículas de uso común.

CUARTO: La Sala Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos

que distinguen los signos confrontados en las Clases 30 y 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impedirá el registro de la marca.”

II. CONSIDERACIONES

1. Los actos acusados Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron a la sociedad Productora y Distribuidora de Sabores y Aromas – Prodisabor E.U. (hoy Prodisabor S.A.S.) el registro de la marca nominativa PRODISA para distinguir “café, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”, productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En el trámite administrativo la sociedad aquí demandante se opuso al registro de dicha marca, por estimarla confundible con su marca PRODIA registrada en las Clase 30

Internacional. En sede judicial, invoca además la titularidad de las marcas mixtas PRODIA, entre otras, en las Clases 29 y 30 Internacional.

2. Objeto de la controversia y normativa aplicable El objeto de la presente controversia, conforme a la fijación del litigio efectuada en la Audiencia Inicial celebrada el viernes 2 de diciembre de 2016, consiste en “establecer en el proceso si el signo PRODISA cumple con los requisitos de

registrabilidad para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional, teniendo en cuenta que al momento de la solicitud del registro ya estaba previamente registrada la marca PRODIA”2. En ese orden, debe determinarse si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados contradice la siguiente normativa comunitaria, considerada en la interpretación prejudicial emitida en este asunto como aplicable a éste: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […].”

3. Análisis de fondo 3.1. La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por

contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. 2 Folio 163 del cuaderno principal. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que entre el productor de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 3.2. En la comparación de los signos en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 265IP-2015, dictada en este proceso: (i) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica.

(ii) En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, pues éste último cotejo no lo realiza el consumidor o usuario común. (iii) Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. (iv) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. Con todo, es pertinente anotar que la regla de cotejo marcario según la cual éste debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, encuentra una excepción en el caso de la conformación de marcas con palabras o partículas de uso común, las cuales deben excluirse por ende de la comparación. En efecto, como lo explica el Tribunal, es posible que al conformar una marca su creador se valga de elementos como palabras o partículas que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, las cuales, por lo tanto, no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluta por persona alguna. Aclara esa Corporación que cuando las designaciones de uso común están combinadas con otras partículas o elementos pueden generar signos completamente distintivos y por ende registrables, pero advierte que, en este último caso, “el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios”, siendo por ende débil el

signo conformado con una expresión de tal naturaleza. Así mismo, conforme a la interpretación prejudicial, se debe tener en cuenta que la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando al ser pronunciados los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); y conceptual, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. De otro lado, al referirse a la comparación entre signos denominativos, el Tribunal expresa que: (i) se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética; sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen la función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el tráfico mercantil; (ii) se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, puesto que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente; (iii) se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación; y (iv) se debe determinar el elemento que impacta de manera más fuerte en la mente del consumidor, pues ello mostraría cómo la marca es captada en el mercado.

Igualmente es pertinente precisar, con apoyo en lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina3, que en los signos mixtos el elemento denominativo, por lo general, suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sobre la comparación de estos signos dicha Corporación señala, así mismo, que si se compara un signo denominativo con uno mixto en el que la parte gráfica es la predominante, en principio no habría riesgo de confusión, pero si el elemento predominante en este último es el denominativo, el cotejo en este caso deberá hacerse de conformidad con las reglas de comparación para este tipo de signos. 3.3. En el presente asunto, la sociedad demandante cuestiona la legalidad de los actos acusados que concedieron el registro de la marca nominativa PRODISA para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 Internacional, por estimar que este signo es confundible con su marca PRODIA, nominativa en la clase 30, y mixta en las clases 29 y 30. En aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia, en las marcas mixtas opositoras, a juicio de la Sala, el elemento denominativo es el predominante, por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores. Por ello, se procederá a dar aplicación a las reglas de 3 Interpretación prejudicial número 14-IP-2012 de fecha 18 de abril de 2012. cotejo marcario establecidas por la doctrina comunitaria y acogidas por esta Corporación, en tratándose de dirimir la confrontación de signos denominativos.

Así las cosas, las denominaciones objeto de comparación son PRODISA (Marca cuestionada4) y PRODIA (Marca opositora5). 3.4. Ahora bien, previo al examen correspondiente corresponde determinar si la expresión PRODI constituye una partícula de uso común en las marcas de los productos de la clase 30, así como en la clase 29, conexa competitivamente con ésta, pues se refiere también a alimentos. La Sala, al consultar la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio6, encuentra que existen algunas marcas que identifican productos en las clases 29 y 30 en las que aparece la expresión PRODI, pero no estima que ésta constituya una partícula de uso común en los productos de tales clases. En efecto, en la clase 29 figuran apenas con esa partícula los signos PRODIETON, PRODIGIO, PRODIFRUIT y PRODILAK, estos dos últimos bajo la titularidad de la sociedad PRODIA S.A. En los dos primeros, además, si bien aparece en su conformación la partícula PRODI, tal circunstancia no implica necesariamente que evoquen las palabras “productor” y “distribuidor”. Y en la clase 30, además de las marcas PRODIA y PRODISABOR, de la sociedad actora, solo aparece el signo PRODIPONQUES, y nuevamente de los signos PRODIETON y PRODIGIO, que no evocan ninguna de las palabras atrás mencionadas. De otro lado, los certificados de registro marcario decretados como prueba a instancia del tercero interesado7 no pueden ser objeto de valoración para estos efectos, en primer lugar, porque que se refieren a signos que identifican productos

de clases 2, 6 y 16 y a servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de 4 Registrada como nominativa en la Clase 30. 5 Registrada como nominativa y mixta en la Clase 30, y como mixta en la Clase 29. 6 www.sic.gov.co. 7 Folios 174 a 190 del cuaderno principal. Niza, los cuales no son conexos competitivamente con los productos de las clases 29 y 30. Y en segundo término, porque los que sí corresponden a marcas de productos de la clase 29 (PRODISMAR y PRODIPAN), son registros posteriores a la fecha de concesión de la marca cuestionada, y por ende no pueden ser considerados como de uso común para el momento en que ésta se solicitó. Por lo anterior, se reitera, la expresión PRODI no constituye una partícula de uso común en las marcas de los productos de las clases 29 y 30, de modo tal que no puede ser excluida del cotejo marcario correspondiente. 3.5. En el anterior contexto, la Sala procede a efectuar la comparación marcaria respectiva. Los signos enfrentados están estructurados así: P R O D I S A 1 2 3 4 5 6 7 Marca cuestionada P R O D I A 1 2 3 4 5 6 Marca opositora Así las cosas, la impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la Sala concluir que desde el punto de vista ortográfico aquellos tienen evidentes y sustanciales similitudes, al punto que seis (6) de los siete (7) fonemas que conforman la marca demandada corresponden a los mismos seis (6) que constituyen las marcas opositoras, diferenciándose en

apenas un fonema (la letra S), cuya inclusión en el primer signo no logra una diferenciación significativa frente a los segundos. Además, de esos seis (6) fonemas, cinco (5) ocupan el mismo lugar en las mar