CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2013-00071-00-2015

RECURSO ORDINARIO DE SUPLICA – Contra la decisión que negó el decreto de pruebas / PRINCIPIO DE NECESIDAD DE LA PRUEBA – Concepto / PRUEBA – Conducencia, pertinencia y utilidad. Rechazo / MENSAJES DE DATOS - Su no decreto obedece a que no cumplen con el presupuesto de utilidad Conforme lo anterior, considera la Sala que la decisión de la Magistrada Sustanciadora de no decretar los mensajes de datos solicitados por la actora, obedece a que no cumplen con el presupuesto de utilidad en la medida que no versan sobre el objeto de litigio. Si, bien tales documentos pueden llegar a ser conducentes en la medida que tiene idoneidad legal para demostrar el hecho del terremoto y pertinentes para establecer la relación de facto entre hechos y proceso; para la Sala son inútiles para el caso concreto pues resultan innecesarios para resolver la controversia, pues se insiste que no demuestran hechos relacionados con el abandono de la solicitud de patente. Antes bien, la Sala considera que las razones expuestas por la Consejera Sustanciadora, están debidamente sustentadas y razonadas. Si bien la solicitante afirma que los documentos solicitados pretenden demostrar la ocurrencia de una fuerza mayor que le impidió continuar con el trámite correspondiente ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la Sala no puede dejar de lado que la accionante dispuso de seis (6) meses para cumplir los requerimientos exigidos para cumplir el trámite de patentabilidad, tiempo suficiente para realizar la solicitud del examen citado y el pago previstos en la ley, dado que el suceso alegado no ocurrió dentro de los 179

días anteriores con que disponía la accionante para dar cumplimiento a la norma comunitaria. Se insiste entonces que las pruebas que se quieren hacer valer no tienen lugar en este proceso porque el objeto del litigio recae en el abandono de la solicitud de patentibilidad por parte de LABORATORIOS SENOSIANI S.A DE C.V.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 125 / LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 246 / CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 174 /

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 175 / CODIGO DE

PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 177 / CODIGO DE PROCEDIMIENTO

CIVIL – ARTICULO NORMA DEMANDADA: No aplica NOTA DE RELATORIA: Sobre el objeto de los medios de prueba y su utilidad Consejo de Estado Sección Cuarta providencias de 11 de junio de 2009, radicación 66001-23-31-000-2008-00010-01, C.P. William Giraldo Giraldo y de 23 de abril de 2009, Radicación 25000-23-27-000-2008-90098-0, C.P. Martha teresa Briceño de Valencia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00071-00

Actor: LABORATORIOS SENOSIANIN S.A. DE C.V

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: RECURSO DE SUPLICA – MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Decide la Sala el recurso de súplica interpuesto por el apoderado de la actora contra la decisión adoptada en la audiencia inicial de 20 de junio de 2014, por la que la Consejera de Estado MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ, denegó la práctica de unas pruebas solicitadas por la demandante.

I. ANTECEDENTES La sociedad LABORATORIOS SENOSIAIN S.A. DE C.V., actuando por intermedio de apoderada judicial y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante C.P.A. y C.A.), demandó la nulidad de las Resoluciones 36507 de 2012 (15 de junio) y 63638 de 2012 (29 de octubre), por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró abandonada la solicitud de patente de invención presentada por la actora, titulada “COMPOSICIÓN FARMACEÚTICA PARA EL USO EN EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL”, por cuanto la solicitud de la práctica del examen de patentabilidad fue presentada por fuera del término de los seis (6) meses de que trata el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina.1 Con el escrito de la demanda, la sociedad actora manifestó que el término consagrado el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina, transcurrió entre el 20 de septiembre de 2011 y el 20 de marzo de 2012, fecha última en la que ocurrió un temblor en la ciudad de México de 7,4 grados en la escala de Richter, suceso que le impidió comunicarse con sus apoderados en 1 Artículo 44. Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono. (Subrayas fuera de texto). Colombia para autorizar la presentación de la solicitud de la práctica del examen de patentabilidad ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Con el escrito de la demanda también solicitó, entre otras, la práctica de las siguientes pruebas: “VII.- PRUEBAS VII.1.1. DOCUMENTALES VII.1.3. Copia impresa de "About USOS" con su respectiva traducción, disponible en la dirección URL http://www.usgs.gov/aboutusgs/. Teniendo en cuenta que esta información se obtiene a través de un medio virtual, solicito a su Despacho que para los efectos probatorios se observe lo establecido en la Ley 527 de 1999 artículos 2 literal a), 6, 10 y 11, en relación con el mensaje de datos. El objeto del documento es probar que el uso es una entidad experta en terremotos y tiene la capacidad de documentarlos, medirlos y analizarlos.

Lo anterior, sin perjuicio de que los Honorables Consejeros decreten y practiquen, si lo consideran pertinente, la Inspección Judicial del sitio de Internet antes citado, con participación de un perito experto en idiomas, especialmente inglés, para tener absoluta comprensión del contenido de la página, todo lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 244 y 233 del Código de Procedimiento Civil. VII.1.4. Copia impresa de "Poster of the Oaxaca, Mexico Earthquake of 20 March 20 I2 - Magnitude 7.4", con su respectiva traducción, disponible en la dirección URL http://eatihguake. usgs.gov/earthguakes/egarchives/poster/20 12/20 120320.php. El objeto del documento es probar cómo el terremoto del 20 de marzo de 2012 afectó a la ciudad de México D.F. V.II.1.5 Copia impresa de "Magnitude 7.4 - OAXACA, MEXICO" con su respectiva traducción, disponible en la dirección URL http:// earthquake. usgs. gov/earthquakes/ eqinthenews/20 12/usc0008m6h/#details. VII.1.6. Copia impresa de "M7.4 Oaxaca, Mexico Earthquake of 20 March 2012" con su respectiva traducción, disponible en la dirección URL ftp:/lhazards.cr.usgs.gov/maps/sigegs/20 120320/20 l20320.pdf. VII.1.7. Copia impresa de "Un sismo de magnitud 7.4 sacude la Ciudad de México" disponible en la dirección URL http://cnnespanol.cnn.com/2012/03120/fuerte-sismosacude-la-ciudad -demexicol.

El objeto del documento es probar que las comunicaciones en México D.F., fallaron el 20 de marzo de 2012, producto de un terremoto y era imposible comunicarse durante el día. VII.1.8. Copia impresa de "Terremotos de Guerrero-Oaxaca de 2012" disponible en la dirección URL http://es.wikipedia.org/wiki/terremotos_de_Geuerrero-Oaxaxa_de_2012. VII.1.9. Copia impresa de "Conceptos básicos" disponible en la dirección URLhttp://seisan.ingeominas.gov.coIRSNC/index.php? option=com_content&view=article&id=49&Itemid=61. El objeto del documento es definir qué son los sismos o terremotos y cuál es la diferencia entre sismo y terremoto. VII.1.10. Copia impresa de "Red Sismológica Nacional de Colombia-RSNC" disponible en la dirección URL http://www .ingeominas. gov .co/ServiciosdeinformacionalciudadanolPreguntasyRespuestasprecuenteslRedSismologicaNacionaldeColombia47-RSNC.aspx. VII.1.11. Copia impresa de "Red Sismológica Nacional de Colombia-RSNC" disponible en la dirección URL http://www.ingeominas.gov.co/Servicios-deinformacion-alciudadano/PreguntasyRespuestasFrecuentes/RedSismologic a -Nacional-de-Colombia-RSNC.aspx. El objeto del documento es explicar por qué se producen los terremotos. VII.1.12. Copia impresa de "Red Sismológica Nacional de Colombia-RSNC" disponible en la dirección URL http://www.ingeominas.gov.co/Servicios-deinformacion-alciudadano/PreguntasyRespuestasFrecuentes/RedSismologic

a-Nacional-de-Colombia-RSNC.aspx?page=2. El objeto del documento es demostrar que los terremotos son impredecibles.” La accionante manifestó que con la prueba documental solicitada pretendía probar que presentó la solicitud del examen de patentabilidad el último día del plazo previsto en la norma comunitaria por la magnitud que implica ésta, pues el sistema de protección de patentes se rige por términos que aunque parecen amplios no se compadecen con la realidad investigativa y de mercado de cada una de las empresas solicitantes, quienes invierten tiempo y dinero en su investigación y desarrollo, para determinar que la invención tenga capacidad comercial o de retribución de las sumas de dinero invertidas. En ese entendido, explicó que esperó a estar en la recta final del período de los seis (6) meses para solicitar el examen de patentabilidad, pues en ese intervalo estaba realizando todas las gestiones de mercadeo necesarias para determinar la viabilidad comercial de la invención y que una vez realizada esa evaluación, iba a proceder a instruir el examen de patentabilidad cuando ocurrió el terremoto en México que le impidió comunicarse con sus apoderados en Colombia. La demanda fue contestada por la Superintendencia de Industria y Comercio quien propuso como excepción el indebido agotamiento de la vía gubernativa. Dentro del traslado de las excepciones, la actora solicitó decretar como pruebas, las siguientes: “V. PRUEBAS Además de las que ya obran en el proceso, solicito que se decreten como pruebas las siguientes: V.1 EXHORTOS V.1.1 Si el honorable Consejo de Estado lo considera necesario, solicito respetuosamente se sirva comisionar mediante EXHORTO al Cónsul de la

República de Colombia, en la ciudad de México, México o al agente diplomático competente, con el fin de que por intermedio de su gestión y a nuestra costa, se obtenga una certificación de la Oficina de Marcas Mexicana en la que conste que por circunstancias de fuerza mayor ocurridas el día 20 de marzo de 2012, consistentes en un temblor, fueron suspendidos los términos de dicha entidad. V.1.2 Si el Honorable Consejo de Estado lo considera necesario, solicitó respetuosamente se sirva comisionar mediante EXHORTO al Cónsul de la República de Colombia, en la ciudad de México, México o al agente diplomático competente, con el fin de que por intermedio de su gestión y a nuestra costa, se obtenga una certificación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Mexicana en la que conste que por circunstancias de fuerza mayaor ocurridas el dia 20 de marzo de 2012, consistentes en un temblor, las comunicaciones en México se vieron interrumpidas.”

II. LA DECISIÓN RECURRIDA En audiencia inicial celebrada el 20 de junio de 2014, la Consejera de Estado María Elizabeth García González, negó el decreto de unas pruebas solicitadas por la demandante por considerarlas innecesarias. Las consideraciones son del

siguiente tenor: “7.- DECRETO Y PRÁCTICA DE PRUEBAS: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 180, numeral 10, del C.P.A.C.A., procede el Despacho a referirse a las pruebas: - De la parte demandante. Tiénese como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les corresponda en derecho, los documentos aportados con la demanda

visibles a folios 2 a 9 y 12 a 16. Ahora, respecto de los mensajes de datos obtenidos de las páginas de Internet relacionados en los numerales VII.1.3. a VII.1.12, con la correspondiente traducción, visibles a folios 18 a 59 del expediente, el Despacho no los tendrá como prueba, por cuanto del contenido de la Resolución 63638 de 29 de octubre de 2012, acusada, así como de la contestación de la demanda se infiere que la demandada adoptó la decisión de declarar el abandono de la solicitud de patente, no porque hubiera considerado que los hechos alegados por la actora no constituyeran fuerza mayor, sino porque el hecho acaecido el 20 de marzo de 2012, no eximía a la sociedad demandante, empresa de carácter internacional que ha tramitado solicitudes de patente a nivel mundial, del cumplimiento de su obligación frente a los asuntos que manejaba en su momento su representante para Colombia, por cuanto contó con más de cinco meses para cumplir con su obligación de solicitar y pagar el examen de patentabilidad dentro del plazo establecido, no obstante no lo hizo. Hace énfasis la entidad demandada, concretamente a folio 130 del expediente, que la circunstancia alegada por la demandante no la eximía de la exigencia establecida en la Ley, pues el plazo para solicitar el examen es de seis meses, es decir, plazo suficientemente amplio. Igualmente, del contenido de la Resolución núm. 63638 acusada, visible a folio 15 y 15 vuelto, se infiere que la razón por la cual se confirmó la

Resolución núm. 36507 de 15 de junio de 2012, no fue que lo alegado por la demandante no constituyera fuerza mayor, sino que el artículo 48, numeral 2, literal a), del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, no se aplica en la fase nacional. EN CONCLUSIÓN, considera el Despacho que la ocurrencia del terremoto no está siendo discutida ni controvertida por la entidad demandada. De ahí que resulte innecesario tener como pruebas los documentos a que se ha hecho mención. Por las mismas razones antes anotadas, el Despacho tampoco accede a los exhortos solicitados en el escrito mediante el cual la demandante descorrió el traslado de la excepción propuesta por la entidad demandada. Por último, en cuanto a la solicitud de la actora, relativa a oficiar a la Superintendencia de Industria y Comercio, para que remita copia del expediente núm. 11-036830, se advierte que el mismo ya obra en el anexo núm. 1 del expediente, allegado por la entidad demandada con el escrito de contestación de la demanda. Ahora, ténganse como pruebas en cuanto fueren conducentes y por el valor probatorio que les corresponda en derecho, los documentos allegados por la parte demandada con la contestación de la demanda.” (Negrillas fuera de texto original).

III. EL RECURSO La apoderada de la actora solicita revocar la decisión suplicada en lo que tiene que ver con la negación de las pruebas contenidas en los numerales 7.1.3 a 7.1.12, relativos a los mensajes de datos y a los exhortos, debido a que a su juicio,

si bien el debate de la controversia se centra en el vencimiento de los términos para solicitar y pagar el examen de patentabilidad, lo cierto es que para el día 20 de marzo de 2012, ocurrió un evento de fuerza mayor que le impidió la comunicación con sus apoderados en Colombia para realizar el trámite correspondiente, suceso que debe ser demostrado a través de las pruebas solicitadas.2

IV. OPOSICIÓN AL RECURSO 4.1 El Ministerio Público considera que se debe confirmar la decisión suplicada, conforme lo dispone el numeral 10 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, que señala que: “solamente se decretarán aquellas pruebas que resulten conducentes, pertinentes y útiles”.

Sostiene que con esos documentos solicitados, se pretende acreditar la existencia de hecho un ajeno al proceso, como es la ocurrencia de un terremoto. Precisa que el debate gira en torno a cómo se deben contabilizar los términos para solicitar el examen de patentabilidad, esto es, desde cuándo empieza a contabilizarse el semestre que habilita la Ley para efectos de hacer la consignación relacionada con la solicitud del análisis de patentabilidad.3 4.2 La Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que la infracción se presentó por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486, que establece la forma de contar los términos para efectos de la presentación del examen de patentabilidad de que trata el artículo 45 de la misma Decisión 486, razón por la que considera que la presentación del examen de patente es

extemporáneo.

VI. CONSIDERACIONES 2 Folio 178 3 Folio 179

Corresponde a la Sala resolver el recurso de súplica impetrado por la apoderada de la parte actora, conforme lo dispuesto en los artículos 125 y 246 del C.P.A. y C.A.4. En audiencia inicial celebrada el 20 de junio de 2014, la Magistrada María Elizabeth García González, denegó la práctica de las pruebas solicitadas por la parte actora, consistentes en decretar como prueba documental unos mensajes de datos obtenidos de unas páginas web de Internet y, los exhortos para indagar sobre la ocurrencia del terremoto acaecido el 20 de marzo de 2012 en la ciudad de México, suceso que a juicio de la accionante impidió las comunicaciones entre ella y sus apoderados en Colombia para darles la orden de realizar el examen de patentabilidad dentro del plazo establecido. Analizada la demanda, se aprecia que el motivo del litigio gira en torno a la legalidad de las Resoluciones 36507 de 2012 (15 de junio) y 63638 de 2012 (29 de octubre), por las que la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró abandonada la solicitud de patente invención presentada por la actora, titulada “COMPOSICIÓN FARMACEÚTICA PARA EL USO EN EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL”, por haber sido presentada la solicitud del examen de patentabilidad en forma extemporánea. El artículo 174 del Código de Procedimiento Civil establece el principio de la necesidad de la prueba, necesidad entendida como aquello a lo cual es imposible

substraerse o resistir, lo cual quiere decir que el juez para tomar una decisión judicial debe fundarse en el material probatorio allegado al proceso. 4 “ARTÍCULO 125. DE LA EXPEDICIÓN DE PROVIDENCIAS. Será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 de este Código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del Magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica ARTÍCULO 246. SÚPLICA. El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el Magistrado Ponente en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto. También procede contra el auto que rechaza o declara desierta la apelación o el recurso extraordinario. Este recurso deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto, en escrito dirigido a la Sala de que forma parte el ponente, con expresión de las razones en que se funda. El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la Secretaría por dos (2) días a disposición de la parte contraria; vencido el traslado, el Secretario pasará el expediente al Despacho del

Magistrado que sigue en turno al que dictó la providencia, quien será el ponente para resolverlo ante la Sala, sección o subsección. Contra lo decidido no procederá recurso alguno.” Por su parte el artículo 175 ibídem establece que los medios de prueba son aquellos que permiten al juez formar un convencimiento más claro y preciso de los hechos sucedidos. Sobre este tema, mediante auto de 2009 (M.P. William Giraldo Giraldo) la Sección Cuarta de esta Corporación, estableció: “En virtud del principio de la necesidad de la prueba., las pruebas aportadas a un proceso dentro de las oportunidades legalmente establecidas, deben llevar al juez al grado de convencimiento suficiente para que pueda solucionar el problema objeto de litigio.”5 Igualmente, mediante auto de 23 de abril de 2009 (M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia) de ésta misma entidad dijo: “Entonces, de las pruebas solicitadas oportunamente por las partes, el juez decretará sólo las que considere conducentes, pertinentes y útiles para demostrar los hechos que son tema de prueba en el proceso. Es conducente, si la ley permite su empleo para probar determinada circunstancia; pertinente, si guarda relación con los hechos que se pretenden probar; y útil, si puede contribuir al convencimiento del juez.”6 Por otro lado el artículo 177 ibídem, consagra entre otras cosas que los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. A su vez, el artículo 178 del mismo texto, contempla el rechazo in limine de las pruebas, cuando quiera que estas sean legalmente prohibidas o ineficaces, o versen sobre

hechos notoriamente impertinentes o sean manifestaciones superfluas. Esto significa que las pruebas solicitadas deben ceñirse al asunto materia del proceso. Conforme lo anterior, considera la Sala que la decisión de la Magistrada Sustanciadora de no decretar los mensajes de datos solicitados por la actora, obedece a que no cumplen con el presupuesto de utilidad en la medida que no versan sobre el objeto de litigio. Si, bien tales documentos pueden llegar a ser conducentes en la medida que tiene idoneidad legal para demostrar el hecho del terremoto y pertinentes para establecer la relación de facto entre hechos y proceso; para la Sala son inútiles 5 Auto de 11 de junio de 2009. Exp.: 66001-23-31-000-2008-00010-01. Actor: INDUSTRIA ZENNER S.A., M.P. William Giraldo Giraldo. 6 Auto de 23 de abril de 2009. Exp.:25000-23-27-000-2008-90098-01. Actor: SIGMAPLAS S.A., M.P. Martha teresa Briceño de Valencia. para el caso concreto pues resultan innecesarios para resolver la controversia, pues se insiste que no demuestran hechos relacionados con el abandono de la solicitud de patente. Antes bien, la Sala considera que las razones expuestas por la Consejera Sustanciadora, están debidamente sustentadas y razonadas. Si bien la solicitante afirma que los documentos solicitados pretenden demostrar la ocurrencia de una fuerza mayor que le impidió continuar con el trámite correspondiente ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la Sala no puede dejar de lado que la accionante dispuso de seis (6) meses para cumplir los

requerimientos exigidos para cumplir el trámite de patentabilidad, tiempo suficiente para realizar la solicitud del examen citado y el pago previstos en la ley, dado que el suceso alegado no ocurrió dentro de los 179 días anteriores con que disponía la accionante para dar cumplimiento a la norma comunitaria. Se insiste entonces que las pruebas que se quieren hacer valer no tienen lugar en este proceso porque el objeto del litigio recae en el abandono de la solicitud de patentibilidad por parte de LABORATORIOS SENOSIANI S.A DE C.V. Por lo anterior, se confirmará la decisión recurrida. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, R E S U E L V E : PRIMERO.- CONFÍRMASE la providencia recurrida. SEGUNDO.- En firme esta providencia, devuélvase al despacho de la Magistrada Sustanciadora para que continúe con el trámite que corresponda. Notifíquese y cúmplase.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Consejera de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS GUILLERMO VARGAS AYALA