CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2013-00077-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Por la prohibición de registrar signos que pueden engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos de que se trate / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – De la marca mixta MALAGUEÑA que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza / MALAGUEÑA - Es el gentilicio femenino de una habitante del municipio o la ciudad de Málaga ubicada en territorio español / REGISTRO MARCARIO - Improcedente frente al signo mixto MALAGUEÑA por inducir a error o engaño al público consumidor en relación con la procedencia geográfica de los productos que ampara / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA La Sala observa que el signo solicitado se compone del elemento denominativo MALAGUEÑA y de un elemento gráfico, que consiste en una mujer con un vestido con boleros en posición de baile, con una peineta en la cabeza y zapatos de tacón; en el fondo se ven tres círculos superpuestos y el del centro tiene un fondo de color negro que resalta la figura de la bailarina. Los zapatos de la mujer se ubican sobre una cinta ancha y debajo de esta se encuentra la palabra MALAGUEÑA. […] [L]a Sala encuentra que del análisis de la distintividad intrínseca que relaciona al signo con el producto, puede concluirse que el signo es engañoso y no cumple con las funciones propias de un signo distintivo habida cuenta que se dan los siguientes supuestos: i) el signo mixto está compuesto por

el término MALAGUEÑA que es el gentilicio femenino de una habitante del municipio o la ciudad de Málaga ubicada en territorio español; ii) el supuesto origen del producto se refuerza con el elemento gráfico del signo que consiste en la figura de una mujer en posición de baile con atuendos de origen particularmente español; iii) el signo mixto sub lite identifica aceite y aceitunas, que son productos de reconocida reputación en el mencionado territorio, lo que termina por confirmar el carácter engañoso del signo en cuanto que el consumidor al encontrar que el signo mixto MALAGEÑA identifica aceites, aceitunas y productos en conserva, deducirá que el producto tiene un origen geográfico español; iv) el domicilio del solicitante del signo, parte demandante en este proceso, no está localizado en el mencionado territorio; y, v) la parte demandante no probó que el producto que se identifica con el signo MALAGUEÑA tenga como origen el territorio español. Así las cosas, a juicio de la Sala el signo mixto MALAGUEÑA resultaría engañoso por la conjunción de las circunstancias particulares del signo mixto solicitado que tienen en común el motivo que impide su registro y que causarían una distorsión en la realidad del mercado. En efecto, el consumidor podría adquirir el producto asumiendo que proviene del territorio español y que por tal razón tiene las características, especificidades y calidad que se le atribuye a los mismos productos, originarios de dicho territorio. NOTA DE RELATORÍA. Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 6 de abril de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2013-00104-00, C.P. María

Elizabeth García González; y 22 de enero de 2015, Radicación 11001-03-24-0002010-00154-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL I

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Número único de radicación: 110001032400020130007700

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019) Radicación numero: 110001-03-24-000-2013-00077-00

Actor: JOSE NUCETE E HIJOS S.C.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Referencia: Causales absolutas de irregistrabilidad. Requisitos de la distintividad intrínseca de una marca.

Referencia: SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Jose Nucete e Hijos S.C.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 9599 de 23 de febrero de 2011, 22917 de 29 de abril de 2011 y 50817 de 28 de agosto de 2012.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a

continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Jose Nucete e Hijos S.C.A., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del 1 Cfr. Folios 2 a 6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Número único de radicación: 110001032400020130007700 derecho establecido en el artículo 1382 de la Ley 1437 de enero 18 de 20113, en adelante el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda4 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 9599 de 23 de febrero de 2011, “Por la cual se niega un solicitud registro”, y 22917 de 29 de abril de 2011, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y, la Resolución núm. 50817 de 28 de agosto de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las mencionadas resoluciones negaron el registro del signo mixto MALAGUEÑA para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.

2. La parte demandante solicitó, a título de restablecimiento del derecho, que se registre el signo mixto MALAGUEÑA, como marca, para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones5: “[…] 2.1 Que se declare la nulidad de la Resolución número 9599 del 23 de febrero de 2011, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca 2 “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. 3 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 4 Cfr. Folios 12 a 27 5 Cfr. Folios 13 y 14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Número único de radicación: 110001032400020130007700 "MALAGUEÑA" (mixta) en la clase 29 solicitada por la sociedad JOSE NUCETE E HIJOS S.C.A. 2.2 Que se declare la nulidad de la Resolución número 22917 del 29 de abril de 2011, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo dispuesto en la Resolución número 9599 del 23 de febrero de 2011. 2.3 Que se declare la nulidad de la Resolución número 50817 del 28 de agosto de 2012, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo dispuesto en la Resolución número 9599 del 23 de febrero de 2011. 2.4 Consecuentemente y a título de restablecimiento del derecho, en beneficio de la sociedad JOSE NUCETE E HIJOS S.C.A., solicitó se conceda la marca “MALAGUEÑA” (mixta) clase 29, a la citada sociedad, asignándosele el correspondiente certificado de registro y vigencia por un período de diez (10) años. 2.5 Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del artículo 2o. del Decreto Legislativo 209 de 1957. 2.6 Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo (sic). […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Jose Nucete e Hijos S.C.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo mixto MALAGUEÑA para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

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Número único de radicación: 110001032400020130007700 4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio publicó la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 620, la cual no recibió oposiciones de terceros. 4.3.La Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 9599 de 23 de febrero de 2011, negó el registro como marca del signo mixto MALAGUEÑA para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Jose Nucete e Hijos S.C.A. interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, apelación, contra de la Resolución núm. 9599 de 23 de febrero de 2011.

4.5.La Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 22917 de 29 de abril de 2011, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 9599 de 23 de febrero de 2011 y conceder el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 50817 de 28 de agosto de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 9599 de 23 de febrero de 2011 y negar el registro del signo mixto MALAGUEÑA para identificar productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Normas violadas

5. La parte demandante adujo en el escrito de la demanda la vulneración del artículo 135, literal i)6 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina7, en adelante la Decisión 486; del artículo 3.º8 del Código 6 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; […]”. 7 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 8 “[…] Artículo 3º - Principios. […] Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente,

con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

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Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 619 de la Constitución Política de Colombia. Concepto de la violación

6. La parte demandante expuso el cargo de violación de la siguiente forma: 6.1. Manifestó que la demandada violó el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 por cuanto “[…] para que un término que hace relación a una denominación geográfica como "MALAGUEÑA" solicitado como marca sea engañoso en nuestro medio, debe ser reconocido como originario de un país respectivo, donde en el caso que nos ocupa, la mayoría de las personas en Colombia NO asimilan el término "MALAGUEÑA" como proveniente de la ciudad española de Málaga y máxime cuando en Colombia existe el Municipio de "MÁLAGA" ubicado en el Departamento Colombiano de Santander. Si según lo expuesto, el término "MÁLAGA" hace relación a dos denominaciones geográficas diferentes, NO se puede hablar de que el término "MALAGUEÑA" sea engañoso, por dar a entender que los productos con la marca "MALAGUEÑA" (Mixta) clase 29, provenientes de Málaga (España), ya que como lo reitero, en nuestro medio la denominación geográfica enunciada es asimilada por las personas del Departamento de

Santander, como un municipio del citado Departamento […]”10. 6.2. Sostuvo que “[…] el término "MALAGUEÑA" gentilicio que hace relación al término "Málaga", hace relación a dos denominaciones geográficas diferentes, tiene su comprobación en lo dicho por el Diccionario Enciclopédico Uthea, tomo VII - México 1952, cuando en las páginas 85 y 86, en su parte pertinente nos expresa: "MÁLAGA. Municipio del Departamento Colombiano de Santander; 11.737 h. la Capital la población (sic) de su nombre, con 5.219 habitantes// Provincia de España, en Andalucía..." […]; para que el término "MALAGUEÑA" celeridad. […] 3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva […]”. 9 “[…] Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley […]”. 10 Cfr. Folios 17 y 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Número único de radicación: 110001032400020130007700 sea engañoso, es necesario que la mayoría de las personas lo relacionen como proveniente de Málaga (España) sin serlo; pero para el caso que nos ocupa, no es factible afirmar que el término "MALAGUEÑA" es engañoso, debido a que en

Colombia, la mayoría de las personas NO_ asimilan el término "MALAGUEÑA" como proveniente de Málaga (España), debido al desconocimiento de la geografía de dicho país, lo que convierte a la expresión "MALAGUEÑA" en un término de fantasía […]”11. 6.3. Afirmó que “[…] el hecho de que la marca "MALAGUEÑA" (mixta) clase 29 esté acompañada de la figura de una mujer con traje típico, tampoco convierte a la citada marca en engañosa, ya que el mismo no sugiere a las personas que dicho traje típico se refiere a una ciudad específica, como lo es Málaga (España), debido a la gran cantidad de trajes típicos que tienen las provincias de España e inclusive los países de América, donde la mayoría de los trajes típicos de las mujeres se caracterizan por vestidos con faldas largas y amplias. Además, la expresión "MALAGUEÑA" de por sí, no evoca las características de un producto o productos determinados, al contrario de lo que sucede con las denominaciones de origen […]”12. 6.4. Indicó que la parte demandada violó el artículo 3.º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo por cuanto “[…] no tuvo en cuenta que en nuestro medio la mayoría de las personas no identifican el término "MALAGUEÑA" con el origen que le atribuye la Administración, en cuanto que hace relación a una ciudad de España y pese a ello, otorgó marcas a empresas, que sin pertenecer a la región geográfica que evocan las marcas, concedió marcas a terceros que sí son relacionados en nuestro medio por la

mayoría de las personas con una procedencia geográfica determinada como sucede con las expresiones: "MADRILEÑA, que hace relación a Madrid, España"; "NAPOLITANA, que hace relación a Nápoles”; "LA FRANCESA, que hace relación a Francia"; "FLORENTINA, que hace relación a Florencia, Italia"; "LA ALEMANA, 11 Cfr. Folio 18 12 Cfr. Folios 18 y 22 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Número único de radicación: 110001032400020130007700 que hace relación a Alemania" "LA INGLESA, que hace relación a Inglaterra" […]”13. 6.5. Agregó como complemento a lo anterior que “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio al negar la marca "MALAGUEÑA" (mixta) clase 29 a la sociedad JOSÉ NUCETE E HIJOS S.C.A violó el principio de imparcialidad, ya que no dio igualdad de tratamiento a la sociedad enunciada, frente a otras marcas que reúnen condiciones muy similares a la marca negada y a las cuales se les dio un tratamiento jurídico más laxo y por consiguiente muy diferente, al que se le aplico a la marca "MALAGUEÑA" (mixta) clase 29 […]”14. 6.6. Concluyó indicando que “[…] también se violó por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, el Artículo 61 de la Constitución Nacional, ya que si el mismo establece que, el Estado debe proteger la propiedad intelectual, por el tiempo y las formalidades que establezca la ley, lo anterior

también significa que a situaciones idénticas o similares se les debe dar el mismo tratamiento legal so pena de violar el principio de imparcialidad […]”15. Contestación de la demanda

7. La parte demandada, por intermedio de su apoderado especial16, contestó la demanda17 y se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 7.1 Sobre la legalidad de los actos administrativos acusados indicó que fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente y que su trámite administrativo se ajustó plenamente a los requisitos legales de la normatividad marcaria garantizando así el debido proceso y el derecho de defensa. 13 Cfr. Folio 24 14 Ibidem 15 Cfr. Folios 24 y 25 16 Cfr. Folios 79 a 82 17 Cfr. Folios 74 a 78

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Número único de radicación: 110001032400020130007700 7.2 Afirmó que no violó el artículo 3.º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en cuanto que “[…] los principios contemplados en tal artículo no se ven afectados en el caso concreto en tanto la marca solicitada podría llevar al consumidor a una confusión, lo cual es un riesgo que la administración está en la obligación de procurar que estos riesgos no se presenten, por lo tanto la marca solicitada no tenía vocación para ser registrada, además el argumento de la parte demandante en cuanto a la igualdad, es una mera presunción pues el trámite fue adelantado bajo las mismas (sic)

[…]”18. 7.3 Señaló que “[…] la marca solicitada, hace una referencia inicial a Málaga, lo que reforzado por el elemento sobresaliente en la misma, la cual es una mujer vestida con un traje típico con boleros y una mantilla, encontrándose en una posición de danza, la cual es claramente de la tradición española […]; la expresión "MALAGEÑA" podría corresponder a dos lugares geográficos uno en España y otro en Colombia, sin embargo es de aclarar que dicha expresión resulta ser el gentilicio de una mujer natural de Málaga, España y por otro lado, esto se ve claramente en la vestimenta que trae la mujer de la marca solicitada, lo cual podría llevar al consumidor a incurrir en un error […] puede engañar a los medios comerciales y al público consumidor, especialmente sobre la procedencia geográfica de los productos que pretende identificar, conllevando a la creencia que los productos identificados con dicha marca, los productos a distinguir con la misma tienen origen español, lo que va en detrimento del consumidor para que de manera confiada adquiera el producto motivado por lo que le transmite el signo en controversia, estando comprendido dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 135 literal i) de la Decisión Comunitaria 486, norma comunitaria que es de orden público y de obligatorio cumplimiento para la oficina nacional competente […]”19. Audiencia Inicial 18 Cfr. Folio 76 vuelto 19 Cfr. Folio 77 vuelto Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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8. Continuando con la primera etapa procesal que inició con la presentación de la demanda20, la audiencia inicial a que se refiere el artículo 180 ibidem, se llevó a cabo el 1º. de febrero de 201621, en donde se surtieron las siguientes actuaciones: i) se realizó un recuento de las actuaciones procesales adelantadas dentro del proceso; ii) se fijó el litigio en los siguientes términos: “[…] consiste en determinar si las Resoluciones 9599 de 23 de febrero de 2011, 22917 de 29 de abril de 2011 y 50817 de 28 de agosto de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la cual (sic) se negó el registro de la marca mixta MALAGUEÑA, a favor de la actora, para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 61 de la Constitución Política, 3.º del Decreto 01 de 1984 (sic) y 135 literal i) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y de ser así determinar el restablecimiento del derecho […]”; fijación que determina el planteamiento y solución al problema jurídico en esta sentencia; iii) se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas, luego de lo cual, iv) se determinó, que “[…] finalizada la Audiencia se suspende el proceso para efectos de elaborar y remitir por el correo electrónico de la Secretaría de la Sección, la interpretación

prejudicial al H. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina […]. Cumplida la actuación se continuará con el trámite pertinente […]”; v) finalmente se consideró que “[…] como quiera que sólo se decretaron pruebas de naturaleza documental, el Despacho considera innecesaria la realización de la audiencia prevista en el artículo 181 del C.P.A y C.A. razón por la que no se fijará fecha para el efecto […]”. Audiencia de pruebas

9. Atendiendo a la decisión proferida en la audiencia inicial, el Despacho consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas.

Interpretación Prejudicial

10. El Despacho Sustanciador, en audiencia inicial llevada a cabo el 1.º de febrero de 2016, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la 20 Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 21 Cfr. Folios 95 a 102

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Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 288-IP-2016 de 9 de septiembre de 201622, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que interpretó el artículo 135, literal i) de la Decisión 486, exponiendo las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento

12. Visto el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, el Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 13 de julio de 201823 decretó la reanudación del proceso y consideró que “[…] atendiendo a que en la audiencia inicial se consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas y que este Despacho considera innecesario celebrar la audiencia de alegaciones y juzgamiento, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal, se ordenará la presentación por escrito de los alegatos, dentro del término de diez (10) días contados a partir de la notificación del presente auto. Dentro del mismo término, podrá el Ministerio Público presentar concepto si a bien lo tiene […]”.

13. Dentro del término legal, la parte demandada reiteró los argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia 22 Cfr. Folios 125 a 131 23 Cfr. Folio 133

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14. Vistos el artículo 149 numeral 8.º 24 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y el artículo 125 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 200326, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala

es competente para conocer del presente asunto.

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino, v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, vi) la Interpretación Prejudicial 288IP-2016 de 9 de septiembre de 2016, vi) el marco jurídico de la causal absoluta sub examine y, vii) el análisis del caso concreto.

16. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal alguna de nulidad que invalide lo actuado; por lo que, se procede a decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos acusados

17. Se procederá a transcribir los apartes más relevantes de los actos administrativos acusados sin perjuicio de la transcripción que de los mismos se haga al analizar cada uno de los cargos presentados: 17.1. Resolución núm. 9599 de 23 de febrero de 201127, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos decidió la solicitud de registro de marca, en el sentido de negar el registro como marca del signo mixto para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. En la resolución se indicó: 24 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única

instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 25 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 26 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado. 27 Cfr. Folios 51 a 54 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13

Número único de radicación: 110001032400020130007700 “[…] En el presente caso es importante tener en cuenta que la marca solicitada es mixta, conformada en su elemento nominativo por la expresión

MALAGUEÑA […].

Ahora bien, dicho signo pretende identificar "aceites, aceitunas y productos de conserva”, productos comprendidos en la clase 29. Así las cosas, considera este despacho que tal composición gráfico-nominativa engañaría al público consumidor sobre la naturaleza del producto, puesto que el término MALAGUEÑA sugiere en la mente del consumidor, de manera inmediata que los productos que pretende proteger provienen de Málaga; ciudad española, capital de la provincia homónima que forma parte de la comunidad autónoma de Andalucía; entendiendo la expresión malagueña como persona oriunda u originaria de Málaga. Adicionalmente la etiqueta allegada reproduce una figura que tiene la forma de una mujer ataviada con el traje típico del baile gitano popular de Andalucía: el flamenco, lo cual

confundiría aún más a los consumidores acerca de la procedencia de los productos. […] considera este despacho que, por los productos a proteger el signo solicitado MALAGUEÑA, si resultaría engañoso por la naturaleza diferente de los mismos, es decir, los citados productos no son procedentes de Málaga, España, de esa manera, no se identificarían con el signo solicitado. Por lo tanto, respecto a la naturaleza de los productos que pretende identificar, el signo solicitado a registro resulta engañoso. Así las cosas, esta oficina considera que la marca solicitada a registro se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal i) del artículo 135 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE: ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la marca MALAGUEÑA (mixta), para distinguir "aceites, aceitunas y productos de conserva”, solicitada por la sociedad JOSE NUCETE E HIJOS S.C.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución. […]”. 17.2. Resolución núm. 22917 de 29 de abril de 201128, mediante la cual la de la Directora de Signos Distintivos confirmó la Resolución núm. 9599 de 23 de febrero de 2011, y concedió el recurso de apelación interpuesto. En la resolución

se indicó: “[…] 28 Cfr. Folios 55 a 58 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14

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El signo observado en su conjunto, hace una referencia inicial a Málaga, lo que reforzado por el carácter mixto del signo, el cual incluye a una mujer vestida con un traje típico compuesto por un vestido con boleros y m