CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2013-00094-00A-2017

COTEJO MARCARIO – Entre el signo ROCA y las marcas y enseña comercial ROCKA / SIGNO DE FANTASÍA – Lo es ROCKA / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo ROCA por no existir relación o conexión competitiva con las marcas ROCKA [E]ntre las citadas Clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los productos y servicios amparados no pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, tienen finalidades diferentes y no comparten los mismos canales de comercialización, ni los mismos medios de publicidad, ni son sustituibles, ni complementarios entre sí. […] los servicios de la Clase 35 de la Internacional de Niza, amparados por la marca cuestionada y los productos de las Clases 16, 18 y 25 de la citada Clasificación, que distinguen los signos previamente registrados de la actora, van dirigidos a consumidores especializados y diferentes, habida cuenta de que los servicios que ofrece la marca solicitada van dirigidos específicamente al sector empresarial o comercial o de oficina, mientras que los productos que amparan los signos de la actora están orientados a diferentes grupos de consumidores, esto es, van dirigidos a un consumidor interesado en papelería, cuero, zapatería, vestidos, etc. Dichos productos y servicios se comercializan a través de diferentes canales […] Tampoco son complementarios, ni sustituibles entre sí, dado que las características, finalidades, canales de comercialización y medios de publicidad de ellos difieren […] Es del caso, precisar que el consumidor de un producto de los amparados por los signos de la actora, como por ejemplo, el interesado en adquirir un artículo de cuero, difícilmente podría decidir en sustituir dicho artículo por los servicios de publicidad,

gestión de negocios comerciales y administración comercial, que ofrece la marca cuestionada. Por lo tanto, la Sala observa que entre los servicios y los productos identificados por los signos en disputa no existe relación o conexión competitiva, que induzca al consumidor a confusión con el mismo origen empresarial. Lo que denota que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERALES A Y B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 193 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 200

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00094-00

Actor: DISTRIBUIDORA DALSAN S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de nulidad relativa

Referencia: TESIS: ENTRE LOS SERVICIOS QUE AMPARA LA MARCA

“ROCA” Y LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS POR LOS SIGNOS “ROCKA”

PREVIAMENTE REGISTRADOS DE LA ACTORA, NO EXISTE RELACIÓN O

CONEXIÓN COMPETITIVA, QUE INDUZCA A ERROR AL CONSUMIDOR Y

POR TANTO, DICHO SIGNO ES REGISTRABLE.

La Sala decide, en única instancia, la demanda1 promovida por la sociedad DISTRIBUIDORA DALSAN S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: Las Resoluciones 15593 de 23 de marzo de 2010, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro” y 53787 de 30 de septiembre de 2010, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y 0006024 de 16 de febrero de 2012, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1º: El 9 de febrero de 2009, la sociedad ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA S.A., por intermedio de apoderado, presentó solicitud de registro de la marca 1 En ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante CAN. “ROCA” (mixta), para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

2º: Publicada la solicitud de dicha marca en la Gaceta de Propiedad Industrial 603 de 30 de abril de 2009, las sociedades ROCA SANITARIO S.A., ALUMINIO ROCA LIMITADA y DISTRIBUIDORA DALSAN S.A. formularon oposiciones contra el registro solicitado. 3º: Mediante la Resolución 15593 de 23 de marzo de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones presentadas y, en consecuencia, concedió el registro de la marca “ROCA” (mixta), para distinguir los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Contra la citada Resolución las sociedades opositoras interpusieron los recursos de reposición y en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria mediante las Resoluciones 53787 de 30 de septiembre de 2010 y 0006024 de 16 de febrero de 2012, expedidas por la Directora de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, respectivamente. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Advirtió que, los actos acusados infringieron los artículos 29, 58 y 61 de la Constitución Política; 135, literal b), 136, literales a), b), 190, 191, 192, 193 y 259 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Desconocieron el derecho al debido proceso y las normas aplicables y fueron expedidos con falsa motivación, en cuanto la entidad demandada desconoció la característica de la distintividad cuando permitió el registro del signo “ROCA”, existiendo la protección sobre el

signo “ROCKA”, en las Clases 16, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Trajo a colación apartes jurisprudenciales y doctrinales para señalar que las marcas mixtas están compuestas por un elemento nominativo y uno gráfico. Que, por lo general, el nominativo es el prevalente y que, en conjunto, dichos elementos le permiten al consumidor identificar y diferenciar la marca de las existentes en el mercado. Que el estudio de confusión debe realizarse a partir de una comparación gramatical fonética y visual. Indicó que, en el presente caso, el elemento gramatical u ortográfico es el de mayor recordación e impacto ente los signos enfrentados; que el elemento gráfico no imprime la suficiente distintividad para que el consumidor diferencie las marcas y que existe una evidente similitud entre los signos. Aseguró que, desde el punto de vista gramatical, la marca concedida en la Clase 35 Internacional reproduce totalmente la otorgada previamente en las Clases 16, 18 y 25 Internacional, al usar vocablos de longitud similar, compartir las mismas vocales y casi todas las consonantes en un orden idéntico y provenir de un mismo origen industrial, por lo que, a su juicio, la similitud es obvia. Advirtió que, debido a que la consecuencia de una similitud gramatical es una similitud fonética, en el presente caso existe una identidad fonética, habida cuenta de que: i) los signos comparten la mayoría de sus caracteres preponderantes en la pronunciación (R, O, C,A) en el mismo orden; ii) la letra que suprimen (K) no genera una diferencia en la pronunciación de la palabra; iii) tienen la misma sílaba tónica ubicada en el mismo lugar (RO) y iv) comparten raíces idénticas y sus

terminaciones son similares. Señaló que, la marca concedida para la Clase 35 Internacional no tiene elementos gráficos que le otorguen distintividad, por lo que, en cuanto al criterio visual o gráfico, existió una reproducción del signo, el cual no cumple con el requisito de distintividad previsto en el artículo 135, literal b), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Afirmó que, existe una conexidad en los productos debido a que comparten canales de comercialización, finalidad y materias primas, como quiera que para la realización del material publicitario (evento de la marca concedida y demandada) es necesario acudir a instrumentos amparados en la Clase 16 Internacional, tales como papel, cartón, productos de encuadernación, materias plásticas para embalaje, entre otras (evento de la marca previamente registrada y que se busca proteger); y que debido a que el solicitante no impone alguna restricción o limitación a sus servicios de publicidad, a su juicio, existe un alto riesgo de confusión. Que, en el caso de las Clase 25 y 35 Internacional también se encuentra una conexidad competitiva, puesto que los productos (de la Clase 25), como camisetas, morrales, cachuchas, suelen emplearse como material publicitario (servicio de la Clase 35), caso en el cual cuando un consumidor medio se encuentre frente a esta marcas en conflicto no podrá distinguir entre una y otra el respectivo origen empresarial. Resaltó que, el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, define qué se entiende por nombre comercial y que la titularidad del nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del

nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Que, es poseedora del nombre comercial “ROCKA” y que fue la primera en identificarse en el mercado colombiano con esa expresión, uso que ha sido ininterrumpido en el tiempo. Anotó que, como prueba del uso prioritario del nombre comercial se encuentra el depósito realizado ante la SIC el 1º de junio de 1995. En relación con la enseña comercial, adujo que, al ser dicho signo distintivo regulado por la misma normativa del nombre comercial, la titularidad se adquiere por el primer uso y el derecho al uso exclusivo se mantiene en el tiempo conforme el uso del signo distintivo se mantenga en forma ininterrumpida en el comercio. Agregó que, desde el año de 2002 hizo uso de la enseña comercial “ROCKA” para identificar sus establecimientos de comercio, ubicando en la parte frontal de sus locales comerciales letreros que incluyen dicha expresión. Anotó que, la prueba del referido primer uso de la enseña comercial es el depósito realizado el 13 de junio de ese año ante la SIC. Que, el uso prioritario e ininterrumpido de la enseña comercial “ROCKA” le ha otorgado el derecho al uso exclusivo del signo y la capacidad de defender su titularidad en el mercado y ante las autoridades competentes. Reiteró que, tanto la enseña comercial como el nombre comercial y sus marcas son casi idénticas a la marca solicitada cuestionada, siendo su derecho anterior en el tiempo, por lo que, a su juicio, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN y, en consecuencia, su signo es el llamado a ser defendido y protegido por las

autoridades y la legislación del Tribunal. Consideró que, las Resoluciones acusadas violaron los derechos a la propiedad privada y a la propiedad intelectual, consagrados en los artículos 58 y 61 de la Constitución Política, al conceder el signo cuestionado, debido a la alta similitud con el signo previamente registrado. II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 el 9 de noviembre de 2015 se dio inicio a la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad DISTRIBUIDORA DALSAN S.A., en su calidad de actora del proceso; la SIC, en su condición de entidad demandada; ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA S.A., hoy ALUMINIO ROCA S.A.S., en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad, establecida en el artículo 137 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes y el Ministerio Público no observaron vicio alguno que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. Se procedió a decidir sobre las excepciones previas y mixtas. Frente a la excepción de mérito, por ausencia de infracción de los artículos 135, literal b) y 136, literales a), y b), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, por cuanto en

síntesis, a juicio del tercero con interés directo en las resultas del proceso, el examen de registrabilidad realizado por la SIC respecto del registro de la marca “ROCA” (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 Internacional, resulta válido y ajustado a las disposiciones de la citada Decisión 486, el Despacho sustanciador señaló que como quiera que se trata de excepciones de mérito serán resueltas en la sentencia que dirima el fondo del asunto, momento procesal oportuno para el efecto. Con respecto a la excepción genérica propuesta, el Despacho precisó que de oficio declarará probados los hechos constitutivos de excepciones que encuentre acreditados. Y en lo concerniente a las excepciones propuestas por la apoderada de la SIC, que denominó: “5.1. Legalidad de los actos administrativos demandados; 5.2. Inexistencia de la alegada violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000; 5.4. Inexistencia de la alegada violación de lo dispuesto por los artículos 29, 58 y 61 de la Constitución Política de Colombia; y de las normas comunitarias aludidas”, el Despacho sustanciador las desestimó, dado que sus fundamentos envuelven la defensa de los actos acusados, lo cual significa que ellas no constituyen propiamente excepciones, pues la finalidad de estas es probar la existencia de un hecho extintivo, modificativo o impeditivo de las pretensiones, que inhibe al fallador para entrar a conocer del fondo del asunto, circunstancia que no se presenta en el asunto examinado.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las Resoluciones 15593 de 23 de marzo de 2010, 53787 de 30 de septiembre de 2010 y 0006024 de 16 de febrero de 2012, a través de las cuales la SIC concedió el registro se concedió el registro de la marca “ROCA” (mixta), solicitada por el tercero interesado, sociedad ALMACENES E INDUSTRIA ROCA S.A., vulneran lo dispuesto en los artículos 29, 58 y 61 de la Constitución Política; 135, literal b), 136, literales a), b), 190, 191, 192, 193, 259 y demás normas concordantes de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, de acuerdo con lo alegado en la demanda y sus contestaciones. Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como las solicitadas por la actora, enunciadas en el numeral 7 del acápite “Decreto y Práctica de Pruebas” del Acta de la Audiencia Inicial. Se señaló que, una vez finalizada la Audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes y el Ministerio Público manifestaron que NO encuentran

irregularidad en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior se declaró saneado el proceso hasta ese momento. De otra parte, para efectos de llevar a cabo la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 del CPACA, el 5 de mayo de 2016 se realizó la misma, a la cual asistieron, la sociedad DISTRIBUIDORA DALSAN S.A., en su calidad de actora del proceso; la SIC, en su condición de entidad demandada; y ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA S.A., hoy ALUMINIO ROCA S.A.S., en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso. En la audiencia se hizo un recuento de los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como los solicitados por la actora, enunciados en el numeral 7 del acápite “Decreto y Práctica de Pruebas” del Acta de la Audiencia Inicial, que dispuso el Despacho tener como pruebas. Se evidenció que, se encontraba recaudada en su totalidad la prueba documental decretada en la audiencia inicial, por lo que se procedió a incorporarla formalmente al expediente, otorgándole el valor que le corresponda en derecho y quedando a disposición de las partes, del tercero con interés directo en las resultas del proceso y del Ministerio Público. Se indicó que, resultaba innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 del CPACA y puso de presente que la sentencia se dictará por escrito, una vez sea allegada a expediente la

interpretación prejudicial de las normas comunitarias que se consideran vulneradas por los actos administrativos acusados. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. Propuso las excepciones denominadas: “5.1. Legalidad de los actos administrativos demandados; 5.2. Inexistencia de la alegada violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000; 5.4. Inexistencia de la alegada violación de lo dispuesto por los artículos 29, 58 y 61 de la Constitución Política de Colombia; y de las normas comunitarias aludidas”, las cuales fueron desestimadas por el Despacho sustanciador en la Audiencia Inicial de 9 de noviembre de 2015, conforme se puso de presente anteriormente. Adujo que, al emitirse las Resoluciones acusadas no se incurrió en alguna violación de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, pues fueron expedidas por autoridad competente observando las formalidades y trámites establecidos por ley y con el único fin de mantener el orden jurídico. Expresó que, el sentido de los actos administrativos de los que se deriva la inconformidad de la sociedad actora, obedeció a un análisis serio e imparcial de registrabilidad impartido por la SIC frente a las marcas enfrentadas en sede administrativa, así como a las que para la fecha figuraban el registro de propiedad industrial y frente a ello, los criterios propios que rigen este tipo de actuaciones, de lo que se concluyó que la marca “ROCA” (mixta) podía ser registrada por no

encontrarse incursa en alguna de las causales de registrabilidad contempladas en la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Manifestó que, la SIC obró conforme a derecho al momento de proferir las Resoluciones acusadas, mediante las cuales se concedió el registro de la marca “ROCA” (mixta); respondió dentro de los términos legales y emitió las comunicaciones del caso, razón por la cual no se vulneró el debido proceso,. Que, tampoco se violó el derecho de la propiedad privada, por cuanto con la expedición de los actos administrativos acusados no se limitó el uso de la marca “ROCKA”, de la cual es titular la actora. Señaló que, de lo alegado por la demandante no puede concluirse con certeza absoluta que entre las marcas en conflicto existe riesgo de confusión y que, por tanto, debía denegarse el registro del signo solicitado. Indicó que, como resultado de la valoración de las pruebas se dilucidó que el verdadero nombre comercial utilizado era DISTRIBUIDORA DALSAN S.A., habiéndose determinado que no existe prueba adicional del uso personal, público, ostensible y continuo del nombre comercial “ROCKA”, lo que determinó la concesión del registro de la marca “ROCA”, más aun cuando la naturaleza de los servicios y productos que se distinguen con los signos en conflicto las hacen diferenciables y no hay oportunidad de que el consumidor final confunda los mismos. Estimó que, de la apreciación de los signos en conflicto se advierte que la marca “ROCKA” está compuesta por una sola palabra de cuatro (4) letras, en tanto que la marca “ROCA” está conformada por una sola palabra y por tres (3) letras,

diferenciándose por la consonante K, situación que determina su disparidad. Que, además los servicios que distinguen cada una de las marcas en estudio no corresponden a las mismas características, así como no comparten sus procesos de comercialización, canal de distribución, pues quien está interesado en comprar productos de papelería no acude a un proveedor de servicios publicitarios y viceversa, todo lo cual contribuye a que el riesgo de confundibilidad, directa o indirecta, y/ o de asociación sea inexistente entre las marcas analizadas. II.1.2.- La sociedad ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal. Propuso la excepción de mérito de ausencia de infracción de los artículos 135, literal b) y 136, literales a), y b), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, por cuanto en síntesis, a su juicio, el examen de registrabilidad realizado por la SIC respecto del registro de la marca “ROCA” (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 Internacional, resulta válido y ajustado a las disposiciones de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, conforme se puso de presente anteriormente. Señaló que, los signos en conflicto se deben comparar de forma sucesiva y en su conjunto. Alegó que, si bien los signos en conflicto comparten las letras que conforman la palabra “ROCA”, la cual visualmente es diferente en ambos signos, ambos identifican productos y servicios completamente diferentes con destinos contrarios y por el principio de especialidad, es posible que signos semejantes puedan

coexistir siempre y cuando no identifiquen productos y servicios idénticos o relacionados. Expresó que, la marca “ROCA” (mixta) está compuesta de un elemento gráfico, letra estilizada y colores particulares que aumenta aún más su distintividad respecto de las marcas registradas, lo que permite al signo distintivo distanciarse de la marca registrada y coexistir pacíficamente sin generar riesgo de confusión o asociación al público en particular o afectar los intereses de la actora, como bien lo consideró la SIC. Adujo que, los signos en conflicto son distintos, toda vez que sus diseños obedecen a una creatividad singular para cada uno de ellos, debido a que: (i) lo único que comparten son las letras que conforman la palabra “ROCA”, la cual visualmente es diferente en ambos signos, pues cada uno tiene un tipo de letra y forma diferente, (ii) la expresión “ROCA” por sí sola para efectos de la Clase 35 Internacional es distintiva, pues no evoca significado alguno relacionado con los productos que se pretenden amparar y, (iii) cada uno de los diseños obedece a una creatividad única que hace que genere impresiones diferentes en el consumidor, hecho que permite que coexistan en el registro marcario porque poseen la distintividad singular y propia que las individualiza. Estimó que, no hay grado de conexidad competitiva entre los productos y servicios objeto de confrontación, en la medida en que no se encuentran las marcas dentro de la misma clase de nomenclatura; están afectos a diversas finalidades, satisfacen necesidades divergentes entre las cuales no existe intercambiabilidad o complementariedad alguna; están orientados a diferentes grupos de consumidores y, por ende, son comercializados bajo diferentes canales.

Advirtió que, conforme al material probatorio recogido durante la actuación administrativa, la expresión “ROCKA” no ha sido utilizada a título de nombre o enseña comercial, habiéndose apreciado que la actora realiza un uso único para el signo distintivo “ROCKA” para identificar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, en especial maletas. Indicó que, la denominación o nombre bajo la cual la actora se identifica e identifica su actividad comercial en el mercado es DISTRIBUIDORA DALSAN S.A., impidiendo que para este caso no concurra la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Concluyó que, la marca “ROCA” (MIXTA) es un signo de fantasía, que no está incurso en causal de irregistrabilidad alguna y es suficientemente distintivo para identificar servicios de la Clase 35 Internacional. III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio. IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó2: “1.10. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no

habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. 1.11. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo a la legislación de cada país miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real, sustancial y constante en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad, y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 2 Proceso 434-IP-2016. 1.12. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. […] 2.4. Por otra parte, el Artículo 200 de la Decisión 486 regula la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que: - Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, sustancial y constante en el

comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. - Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor. […] 3.2. Como se desprende de estas disposiciones, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero o sea idéntico o semejante a un nombre comercial protegido o a un rótulo o enseña, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 3.7. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o confusión. […] 4.4. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. […] 5.7. En consecuencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de

conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ROCA (mixto) y el nombre y enseña comercial ROCKA. […] 6.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] 6.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios criterios en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución 15593 de 23 de marzo de 2010 concedió el registro de la marca mixta “ROCA”, en favor de la sociedad ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA S.A. para distinguir los servicios de la Clase 353 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que no se encuentra comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Sobre el particular, la actora alegó que dicho signo es similar a su marca

“ROCKA”, que