CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2013-00163-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo BACTER JGB y las marcas nominativa BISBACTER y mixta BISBACTER / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es BACTER en la clase 5 de la Clasificación internacional de Niza / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Exclusión del cotejo marcario / LEXEMA - Lo es BACTER / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo BACTER JGB para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con las marcas nominativa BISBACTER y mixta BISBACTER previamente registradas en la misma clase De tal manera que ello impone al Juzgador el deber de hacer el cotejo respecto de las expresiones “JGB” de la marca solicitada cuestionada y “BIS” de la marca opositora, debido a que la expresión “BACTER” es una partícula de uso común, la cual no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Por lo tanto, la actora, como titular de unas marcas que incluyen un elemento de uso común, esto es “BACTER”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra de uso común en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, porque se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general e inapropiable. Además, las palabras, partículas o expresiones de uso

común al estar combinadas con otras pueden generar marcas completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. […] [D]el análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no encuentra similitud ortográfica ni fonética ni ideológica, que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca solicitada cuestionada “BACTER JGB” (nominativa) es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, al contener la expresión “JGB”, que le da un matiz diferenciador y contundente y la dota por sí misma de la suficiente carga semántica, la cual le da una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial. Por lo tanto, la denominación “BACTER JGB” posee “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ(E)

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00163-00

Actor: LABORATORIOS FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa

Referencia: LA MARCA NOMINATIVA “BACTER JGB” ES DIFERENTE DE

LAS MARCAS “BISBACTER” (NOMINATIVA Y MIXTA), PREVIAMENTE

REGISTRADAS, AL CONTERNER LA EXPRESIÓN “JGB” QUE LE DA LA

CONDICIÓN DE DISTINTIVIDAD NECESARIA.

La sociedad LABORATORIOS FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S., en adelante LAFRANCOL S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, que se interpretó como de nulidad relativa1, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,2 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 00017097 de 26 de marzo de 2012, "Por la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y comercio, en adelante SIC, y la 00065940 de 31 de octubre de 2012, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes:

1 Mediante proveído de 31 de octubre de 2013, al admitirse la demanda, se interpretó como de nulidad relativa. Cfr. folios 114 a 118 del cuaderno principal. 2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 1º: Que el 13 de mayo de 2011, la sociedad JGB S.A. solicitó el registro como marca del signo "BACTER JGB" (nominativo), para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: Que el 20 de octubre de 2011, la referida solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3°: Agregó que dentro del término oportuno presentó oposición contra la solicitud de registro como marca del signo "BACTER JGB" (nominativo), con fundamento en el riesgo de confusión con sus marcas "BISBACTER" (nominativa y mixta), registradas para la misma Clase 5ª Internacional. 4º: Señaló que la sociedad JGB S.A. dio respuesta a las oposiciones presentadas, en la que no aceptó la posibilidad de riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, por estimar que en lo único que coinciden es en la expresión “BACTER”, que es de uso común para la citada Clase 5ª. 5°: Que el 26 de marzo de 2012, mediante la Resolución núm. 00017097, la entidad declaró infundada la oposición por ella presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca "BACTER JGB" (nominativa), a la sociedad JGB S.A., para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

6°: Manifestó que, contra dicha decisión interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto de manera confirmativa por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 00065940 de 31 de octubre de 2012. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó los artículos 135, literales a) y b), y 136 de la Decisión 486 porque la marca concedida carece de fuerza distintiva para identificar los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por ser esencialmente confundible con las marcas "BISBACTER"(nominativa y mixta), de las cuales es titular. Manifestó que la denominación solicitada reproduce las marcas previamente registradas; que la solicitante se limitó a remplazar el vocablo BIS por el vocablo JGB, con el fin de ocultar una copia hecha sobre sus marcas; y que, aún así, resulta una diferenciación imperceptible, generándose un riesgo de confusión. Indicó que, a su juicio, se presentará un error de asociación con los consumidores por cuanto el signo concedido será tomado como una marca derivada de las previamente registradas y se generará un aprovechamiento injusto del reconocimiento que ha alcanzado entre los consumidores la sociedad LAFRANCOL S.A.S., a través de ambas marcas, debido a que el consumidor podría pensar que los productos identificados con la marca cuestionada son una nueva línea de productos de la actora. Trajo a colación apartes de las interpretaciones prejudiciales núms. 22-IP-963, 13IP-097 de 6 de febrero de 1998, 03-IP-98 de 11 de marzo de 1998 y 34-IP-98 de 3 de diciembre de 1998, rendidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y solicitó tener en cuenta como precedente lo señalado en las resoluciones núms. 020855 de 27 de agosto de 2004 (Expediente núm. 03 39402) y 07459 de 3 No se precisó fecha. 28 de marzo de 2006 (Expediente núm. 05 057251), expedidas por la SIC, así como la sentencia proferida4 por la Sección Primera. Señaló que la inclusión de la expresión JGB a la marca solicitada no es más que la razón social de la compañía solicitante, elemento que no otorga diferenciación alguna y no puede tenerse en cuenta a la hora de determinar la distintividad de un signo. Alegó que las marcas cotejadas son iguales desde el punto de vista ortográfico, en cuanto los cambios que tiene la marca cuestionada no le otorgan distintividad alguna. Que, además, son similares desde el punto de vista fonético, teniendo en cuenta que los fonemas que contienen las marcas enfrentadas son prácticamente los mismos. De lo anterior, concluyó que la marca en controversia, "BACTER JGB" (nominativa) no cumple con el requisito de distintividad que debe poseer para ser concedida, además de que genera riesgo de asociación y confusión con las marcas "BISBACTER"(nominativa y mixta), otorgadas para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, de las cuales es titular.

Adujo que se violó el artículo 13 de la Constitución Política en cuanto la SIC no tuvo en cuenta que la actora tenía registradas las marcas "BISBACTER" (nominativa y mixta), y que ella es igual ante la ley y, por consiguiente, tiene derecho prioritario sobre la expresión. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de octubre de 2000, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, número único de radicación 5319. Afirmó que la SIC no se ciñó a los postulados constitucionales de la buena fe, establecidos en el artículo 83 de la Constitución Política debido a que conocía de antemano la preexistencia de las citadas marcas previamente registradas por la actora y no realizó un estudio con detenimiento y se limitó a decir que el vocablo “BACTER” es de uso común y no es objeto de apropiación y que los elementos nominativos y fonéticos contenidos en los conjuntos, así como su contenido ideológico permiten su diferenciación. Anotó que también se violó el artículo 3º, inciso 6º, del CCA, porque la SIC concedió una marca prácticamente igual a las de la actora, que va a inducir a error a los consumidores y va a perjudicar no solo al público en general sino también a ella. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Expresó que el cotejo marcario se debe realizar sustrayendo de las marcas cotejadas la partícula “BACTER” por cuanto corresponde a una expresión evocativa de bacteria, lo que imposibilita que se pretenda fundar una presunta confundibilidad en esa partícula, además que resulta ser un término de uso común para identificar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Para el efecto, citó la sentencia proferida el 9 de junio de 20115 por esta Sección, en la que se señaló que las partículas de uso común no son apropiables y que la empresa titular de una marca con dichas partículas debe soportar la existencia de otras marcas que las empleen a manera de prefijo o sufijo, con la condición que el conjunto resultante de su combinación con otros elementos sea novedoso, original y diferenciable de las marcas ya registradas. Anotó que, como se debe sustraer del cotejo el elemento común “BACTER”, el análisis debe recaer única y exclusivamente en los elementos adicionales “BIS” y “JGB” que conforman las marcas cotejadas, los cuales son absolutamente diferentes desde el punto de vista visual y fonético, como para otorgarle a cada una de ellas la distintividad necesaria para que el consumidor pueda individualizar cada marca sin que se genere confusión. Indicó que “BIS” y “JGB” no tienen el mismo orden vocálico, en tanto que la marca cuestionada “JGB” no tiene vocales en su estructura denominativa, mientras que las marcas previamente concedidas cuentan con la vocal “I”. Afirmó que también tienen terminaciones diferentes. Alegó que las marcas previamente registradas “BISBACTER” corresponden a

aquellas denominadas por la jurisprudencia y doctrina como débiles, las cuales deben convivir con otras que posean ese mismo elemento en común. Adujo que no se violaron los artículos 13 y 83 de la Constitución Política ni el 135, literales a) y b) de la Decisión 486 porque los actos acusados obedecieron a un 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, C.P. Rafael Ostau de Lafont Pianeta, número único de radicación 11001032400020050010500. análisis de rigor, en el que se aplicaron los criterios propios que rigen este tipo de actuaciones y se demostró que la marca cuestionada no se encontraba inmersa en causal de irregistrabilidad alguna y que cumplía con los requisitos contemplados en el artículo 134 ibidem. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de enero de 20116, el 26 de enero de 2015 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad LAFRANCOL S.A.S., en su calidad de demandante del proceso, la SIC, en su condición de entidad demandada y el Agente del Ministerio Público. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente

saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 00017097 de 26 de marzo de 2012 y 00065940 de 31 de octubre de 2012, mediante las cuales la SIC declaró infundadas las oposiciones formuladas por las sociedades NOVAMED S.A. y LAFRANCOL y se concedió el registro como 6 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. marca del signo “BACTER JGB” (nominativo), solicitado por la sociedad JGB S.A. , tercero con interés directo en las resultas del proceso, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en el artículo 135, literales a) y b) y 136, literal a) de la Decisión 486. Asimismo, los artículos 13 y 83 de la Constitución Política y 3º, inciso 6, del Código Contencioso Administrativo. Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y con el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes. Se señaló que, una vez finalizada la Audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección

Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Visto el artículo 182 del CPACA, el Despacho sustanciador, mediante auto de 6 de noviembre de 20187, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez 7 Cfr. Folio 207 (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Dentro del plazo, la demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y la demandante guardó silencio. El Ministerio Público en esta oportunidad emitió concepto8, considerando lo siguiente: Señaló que la palabra “BACTER” es evocativa de bacteria, que significa microorganismo unicelular sin núcleo, que puede producir enfermedades. Además, es de uso común para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual significa que es inapropiable por un empresario y el titular de su registro deberá soportar su uso y el otorgamiento de otros derechos de propiedad intelectual sobre el mismo, siempre que contenga suficientes elementos que le otorguen distintividad. Expresó que sin embargo no hay diferencias entre las marcas cotejadas que permitan al consumidor diferenciar los productos distinguidos con esas marcas porque la marca cuestionada solicitada utiliza una partícula de uso común y añade su origen empresarial, “[…] pero este no es suficiente para que el riesgo de

confusión libere al consumidor de error y le permita adquirir el producto deseado frente al producto identificado con la marca opositora […]”. Por tal razón, solicitó se acceda a las pretensiones de la demanda. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 8 Cfr. Folios 227 a 233, concepto recibido en la Secretaría del Consejo de Estado el 30 de noviembre de 2018. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó9: “[…] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos (sic) amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y

reglas antes expuestas. […] 2.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado BACTER JGB (denominativo) y la marca BIS BACTER (denominativa). […] 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado BACTER JGB (denominativo) y la marca BIS BACTER (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 9 Proceso 196-IP-2018. […] 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado BACTER JGB (denominativo) y la marca BIS BACTER (mixta). […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 00017097 de 26 de marzo de 2012,

concedió el registro como marca del signo “BACTER JGB” (nominativo), a la sociedad JGB S.A., para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª. de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] productos farmacéuticos y, veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas [...]”. Al respecto, la demandante alegó que dicha marca es similar a sus marcas previamente registradas, "BISBACTER" (nominativa y mixta), que identifica productos de la Clase 5ª10 de la citada Clasificación, por cuanto entre estas existen similitudes desde el punto de vista ortográfico y fonético, además que identifican los mismos productos, esto es, productos farmacéuticos. Por lo tanto, la marca solicitada no goza de la suficiente distintividad extrínseca y genera confusión. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 10 “[…] productos farmacéuticos y medicamentos […]”. 136, literal a); no así la del artículo 135, literales a) y b) de la Decisión 486, debido a que no se discute la distintividad intrínseca de la marca. El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de

tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de los signos en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”. Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

MARCA NOMINATIVA SOLICITADA MARCA NOMINATIVA REGISTRADA

BACTER JGB BISBACTER

Titular: Titular:

JGB S.A. LAFRANCOL S.A.S.

Certificado núm. 149527 Clase 5ª Clase 5ª “[…] productos farmacéuticos y, “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos medicamentos […]”. para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas [...]”.

MARCA NOMINATIVA SOLICITADA MARCA MIXTA REGISTRADA

BACTER JGB

Titular: Titular:

JGB S.A. LAFRANCOL S.A.S.

Certificado núm. 383956 Clase 5ª Clase 5ª “[…] productos farmacéuticos y, “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos medicamentos […]”. para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas [...]”. Como en el presente caso se van a cotejar una marca nominativa (“BACTER JGB”), como lo es la solicitada por la demandante, con otras marcas nominativa y mixta (“BISBACTER”), previamente registradas, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se

capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas controvertidas no así las gráficas que las acompañan; son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue, amén de que los productos amparados bajo los mismos son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellas. En este orden de ideas, no existe duda que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. Al respecto, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un

significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto demostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Con el objeto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los

siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”.11 Antes de ello, cabe señalar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de las marcas farmacéuticas al realizar el examen comparativo de las mismas. Al efecto, se trae a colación la sentencia proferida el 9 de junio de 201112, en la

que la Sala dijo lo siguiente: “[…] En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad . A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que 11 Ibidem 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, número único de radicación 1101032400020050010501. contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunita