CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2013-00167-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto BASIC SHOES y la marca nominativa BASIC EQUIPMENT / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca BASIC EQUIPMENT / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 /

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[E]n aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca del medio de control pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser

aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”. Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. […] Como se observa, el Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio de la actora, hacía nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane y, en consecuencia, evitaría un desgaste jurisdiccional. Ahora, es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a los medios de control de nulidad relativa promovidos contra los actos

administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, pues la actora pretende la nulidad de las resoluciones núms. 11903 de 29 de febrero de 2012 y 00067219 de 31 de octubre de ese año, mediante las cuales se concedió el registro de la marca “BASIC SHOES” (mixta) a favor de la sociedad MODAS Y DISEÑOS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso. […] En ese orden de ideas, la causal de nulidad invocada en el medio de control de nulidad relativa deja de ser aplicable cuando la marca del tercero, de la cual busca su protección, ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. […] En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe en cabeza de la demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó la marca en cuestión. Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, la marca previamente registrada, “BASIC EQUIPMENT” (nominativa), concedida a favor de la actora, se encuentra caducada, lo que impide a la Sala hacer pronunciamiento

alguno frente a la nulidad del registro del signo cuestionado, “BASIC SHOES” (mixto), el cual estima confundible, habida cuenta que al momento de resolverse este medio de control ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda. En efecto, al encontrarse caducada la marca concedida a la sociedad COMERCIAL ECCSA S.A. es evidente que ya no es titular del derecho subjetivo por cuya protección se acudió ante esta jurisdicción y, por ende, la demanda, que se fundamentaba en la existencia del mismo, carece actualmente de sustento. […] Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del registro de la marca “BASIC EQUIPMENT” (nominativa), por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin el proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00167-00

Actor: COMERCIAL ECCSA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Medio de control de nulidad relativa

TESIS: LA MARCA “BASIC EQUIPMENT” (NOMINATIVA), REGISTRADA A

FAVOR DE LA ACTORA, SE ENCUENTRA CADUCADA. POR TAL RAZÓN,

RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO DEL ARTÍCULO 172 DE LA

DECISIÓN 486, TODA VEZ QUE ÉSTA SIRVIÓ DE FUNDAMENTO PARA

SOLICITAR LA NULIDAD DE SINGO “BASIC SHOES”. REITERACIÓN

JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad COMERCIAL ECCSA S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 11903 de 29 de febrero de 2012, "Por la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 00067219 de 31 de octubre de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 29 de julio de 2011 la sociedad MODAS Y DISEÑOS S.A. solicitó el

registro como marca del signo mixto "BASIC SHOES", para amparar productos comprendidos en la Clase 254 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, formuló oposición en contra del registro solicitado, con fundamento en el riesgo de confusión con su marca previamente registrada, “BASIC EQUIPMENT” (NOMINATIVA), que también distingue productos de la citada Clase 25. 3º: Que el 2 de noviembre de 2011 la sociedad GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. también presentó oposición contra el signo solicitado, con fundamento en las semejanzas existentes con sus marcas mixtas “BASIC DAYS”, previamente registradas. 4º: Que mediante Resolución núm. 11903 de 29 de febrero de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones presentadas y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto "BASIC SHOES", en la 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante, SIC. 4 Esta marca fue solicitada para los siguientes productos: “[...] vestuario, calzado y sombrerería [...]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad MODAS Y DISEÑOS S.A. 5º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 00067219 de 31 de octubre

de 2012. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Indicó que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, toda vez que las marcas confrontadas presentan semejanzas desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual, lo que impide su coexistencia pacífica en el mercado. Que, en efecto, apreciando los signos desde una visión en conjunto, es posible observar que estos denotan una impresión similar, circunstancia que se traduce en que el consumidor crea erróneamente que existe algún tipo de vínculo entre las sociedades COMERCIAL ECCSA S.A. y MODAS Y DISEÑOS S.A., teniendo en cuenta la coincidencia de la primera palabra de las marcas enfrentadas, esto es, “BASIC”, que goza de mayor impacto y recordación en la mente de quien las lee. Agregó que el vocablo “SHOES”, contenido en el signo cuestionado, es una palabra de amplio conocimiento en la Región Andina, la cual traduce al castellano zapatos, por lo que, a su juicio, la misma no le imprime distintividad al conjunto marcario en cuestión, pues es una expresión genérica y como tal inapropiable de manera exclusiva. Manifestó que el signo “BASIC SHOES” (mixto) no es registrable, pues es confundible desde los puntos de vista ortográfico, fonético y visual con su marca previamente registrada, “BASIC EQUIPMENT” (nominativa), siendo por consiguiente susceptible de generar riesgo de confusión y/o asociación. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en

síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Adujo que la marca previamente registrada, “BASIC EQUIPMENT” (nominativa), está compuesta por dos palabras y catorce letras, mientras que el signo cuestionado “BASIC SHOES” (mixto) se conforma por dos palabras y diez letras, situación que determina su disparidad. Indicó que el consumidor no confundiría el origen empresarial de las marcas cuestionadas, toda vez que si bien es cierto que comparten la expresión “BASIC”, también lo es que la misma es usualmente utilizada para designar diversidad de productos y servicios teniendo en cuenta su contenido conceptual. II.2. Las sociedades MODAS Y DISEÑOS S.A. y GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A., terceros con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20116, el 8 de agosto de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad COMERCIAL ECCSA S.A., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y el Agente del Ministerio Público. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN; enseguida se procedió al saneamiento del

proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. Se advirtió que en el acápite “ARGUMENTOS Y RAZONES DE DEFENSA” del escrito de la contestación de la demanda, la SIC señaló que los argumentos de defensa revestían el carácter de excepciones, que denominó: “5.1. Legalidad de 6 En adelante CPACA. los actos administrativos demandados”; y “5.2 Frente a la supuesta violación de lo dispuesto por el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. Se indicó, frente a lo anterior, que tales argumentos envuelven la defensa de los actos acusados, por lo que no constituían excepciones propiamente dichas, pues la finalidad de estas es probar la existencia de un hecho extintivo, modificativo o impeditivo de las pretensiones, que inhibe al fallador para entrar a conocer del fondo del asunto, circunstancia que no se presentaba en el asunto examinado. Por lo tanto, no concurrían los presupuestos del numeral 6 del artículo 180 del CPACA, para considerarlas como excepciones previas. Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 11903 de 29 de febrero de 2012 y 00067219 de 31 de octubre de ese

año, mediante las cuales la SIC declaró infundada la oposición formulada por la actora y concedió el registro de la marca “BASIC SHOES” (mixta) a nombre de la sociedad MODAS Y DISEÑOS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 Internacional, vulneran lo dispuesto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por aplicación indebida, conforme a lo expuesto por la actora a folios 26 a 35 y a lo respondido por la entidad demandada a folios 75 a 84 del expediente. Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, tanto la parte demandante como la entidad demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardaron silencio. Por su parte, el Agente del Ministerio Público solicitó denegar las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo que al efectuar la comparación con una visión en

conjunto de los signos cotejados no se observa que los mismos presenten semejanzas de tipo fonético, ortográfico, figurativo o conceptual. Señaló que los signos en conflicto pueden coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión en el consumidor, máxime si se tiene en cuenta las diferencias existentes entre las expresiones “SHOES” y “EQUIPMENT”, que hacen parte de las marcas en conflicto. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó7: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo BASIC SHOES (mixto) y la marca BASIC EQUIPMENT (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: 7 Proceso 231-IP-2018. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de

generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer

si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado BASIC SHOES (mixto) y la marca BASIC EQUIPMENT (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para

el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a

comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro BASIC SHOES (mixtoo) y la marca BASIC EQUIPMENT (nominativa). […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 11903 de 2012, concedió el registro de la marca mixta “BASIC SHOES”, a la sociedad MODAS Y DISEÑOS S.A., para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] vestuario, calzado y sombrerería […]”. Al respecto, la demandante alegó que dicho signo presenta semejanzas de tipo ortográfico, fonético y visual con su marca previamente registrada, “BASIC EQUIPMENT” (nominativa), que ampara productos en la citada Clase 25. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó

que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”. El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […]”. Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad. Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada8, se advierte que la marca “BASIC EQUIPMENT” (nominativa), identificada con el certificado de registro núm. 311877, otorgada en favor de la actora y con base en la cual promovió la presente demanda, por considerar que era similarmente confundible con el signo cuestionado “BASIC SHOES” (mixto), concedido a favor de MODAS Y DISEÑOS S.A., se encuentra caducada. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 7 de marzo de 2016, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de 8 www.sipi.sic.gov.co, consultado el 15 de marzo de 2021 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. Propiedad Industrial de la entidad demandada, por lo que estaría caducado a la

luz del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, el cual señala: “ […] Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]”. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 transcrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular, el Tribunal en Interpretación Prejudicial 79-IP-2015, sostuvo lo siguiente: “[…] El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia,

incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153,

adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro […]”. Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca “BASIC EQUIPMENT” (nominativa), que sirvió de fundamento para promover la presente demanda, por cuanto la misma caducó al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 15 de marzo de 2021, se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que la marca “BASIC EQUIPMENT” (nominativa), identificada con el certificado de registro núm. 311877, otorgada en favor de la actora, se encuentra caducada, a la luz del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la

Comunidad Andina, toda vez que el mencionado registro estuvo vigente hasta el 7 de marzo de 2016, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, habida cuenta que dicho signo fue el fundamento para que la actora promoviera la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con la marca