CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2013-00171-00-2017

COTEJO MARCARIO – Entre el signo DIXES y las marcas DIXIN y DAXET / MARCAS FARMACÉUTICAS - Rigurosidad de examen de confundibilidad / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - DIX en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Es inapropiable / SIGNO DE FANTASÍA – Lo son DIXES, DIXIN y DAXET / REGISTRO MARCARIO – Procedencia frente al signo DIXES por no existir similitud ni riesgo de confusión con las marcas DIXIN y DAXET Del análisis de los conceptos reseñados y de las partículas “ES” de la marca solicitada cuestionada e “IN” de la marca opositora “DIXIN”, no advierte la Sala similitud ortográfica, ni fonética. Respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado “DIXES” y la marca opositora “DAXET”, es preciso indicar que si bien es cierto que dichos vocablos tienen en común la consonante D y la vocal E, también lo es que éstas, en cada uno de los signos en disputa, se encuentran combinadas con vocales y consonantes diferentes, lo que hace que visualmente no sean confundibles. Con relación a la similitud fonética entre el signo cuestionado “DIXES” y la marca opositora “DAXET”, la Sala señala que su pronunciación es diferente, pues la primera expresión se pronuncia DIXES y la segunda DA - XET. […] Estima la Sala que el hecho de que las marcas en conflicto utilicen raíces diferentes, hace que el impacto visual y fonético sea

distinto, pues lo cierto es que no es dable confundir la expresión DI con DA, toda vez que terminan en vocales diferentes. Lo anterior en razón de que al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de prefijos distintos, le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que el uso de las partículas comunes lleve a entender que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual se establece que “DIXES”, “DIXIN” y “DAXET” son signos de fantasía, pues no tienen un significado propio en el idioma castellano. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos confrontados, no advierte la Sala similitud ortográfica, ni fonética que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “DIXES” es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras. Ahora bien, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase 5ª, también lo es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de la clase de productos en disputa o de su origen empresarial, habida cuenta de las significativas diferencias entre las referidas marcas.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 9 de junio de 2011, Radicación 1101-03-24-000-2005-00105-01, C.P. Rafael E.

Ostau De Lafont Pianeta; de 11 de febrero de 2010, Radicación 11001-03-24-0002001-00299-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; y 22 de julio de 2010, Radicación 11001-03-24-000-2004-00065-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00171-00

Actor: LAFRANCOL S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de nulidad relativa

Referencia: TESIS: LA MARCA DENOMINATIVA “DIXES” ES DIFERENTE DE

LAS MARCAS DENOMINATIVAS OPOSITORAS “DIXIN” Y “DAXET”, AL CONTENER LA PALABRA DE USO COMÚN “DIX”, QUE DEBE EXCLUIRSE DEL COTEJO, Y TENER RAIZ DIFERENTE CON RESPECTO A LA TERCERA MARCA CITADA La sociedad LABORATORIOS FRANCO COLOMBIANO S.A.- LAFRANCOL S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se debe interpretar como acción

de nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: Las Resoluciones 00017194 de 26 de marzo de 2012, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), y 00065896 de 31 de octubre de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada de la mencionada entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: 1º: El 24 de mayo de 2011, la sociedad GENFAR S.A. solicitó el registro de la marca “DIXES” (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional. 2º: Al ser publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 630 de 21 de julio de 2011, la sociedad actora formuló oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el riesgo de confusión con sus marcas “DIXIN” y “DAXET”. 3º: Que en el término concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio para contestar la oposición, la sociedad GENFAR S.A. se abstuvo de dar respuesta. 4º: Mediante la Resolución núm. 00017194 de 26 de marzo de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca “DIXES”

(nominativa), por considerar, entre otros, que si bien coinciden en el uso de la partícula “DIX”, dicha semejanza se ve diluida, una vez realizado el cotejo en conjunto de los signos, del que se aprecian fuertes diferencias fonéticas y visuales. 5º: Inconforme con dicha decisión, la sociedad actora interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto de manera confirmativa por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de la Resolución 00065896 de 31 de octubre de 2012. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las Resoluciones acusadas violó, por indebida aplicación, los artículos 135, literales a) y b) y 136, literales a) y f), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Estimó que se violó el artículo 136, numerales a) y f), de la citada Decisión, toda vez que la Administración consideró que la marca “DIXES” cumplía con los requisitos de registrabilidad establecidos, cuando ello no era así, por cuanto dicha expresión carece de fuerza distintiva para identificar los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional, por ser esencialmente confundibles con sus marcas “DIXIN” y “DAXET”. Afirmó que el signo “DIXES” no es apto para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la citada Clase, dadas sus semejanzas ortográficas y fonéticas con las marcas “DIXIN” y “DAXET”, además de que distinguen la misma clase de productos, frente a los cuales no siempre el público consumidor

tiene la oportunidad de confrontar las marcas de manera sucesiva. Estimó que tal situación lleva a que el consumidor o adquirente de los productos distinguidos con una marca confunda el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocie por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de LAFRANCOL S.A., cuando no es así. Señaló que al comparar las marcas, se puede determinar que las mismas son muy similares entre sí: “DIXES” (marca de la sociedad GENFAR S.A.), “DIXIN” y “DAXET” (marcas registradas por la actora). Anotó que del cotejo anterior, se observa que la denominación “DIXES” reproduce las marcas “DIXIN” y “DAXET”. Respecto del signo “DIXIN”, a su juicio, la solicitante del signo cuestionado, se limitó a reemplazar las letras “I” y “N” por las letras “E” y “S” para así tratar de ocultar una copia sin lograrlo. En cuanto a la marca “DAXET”, la solicitante se limitó a reemplazar las letras “A” y “T” por las letras “I” y “S”. Consideró que desde el punto de vista ortográfico y fonético, las expresiones enfrentadas no pueden coexistir en el mercado, dado que la realización de cambios insignificantes a las marcas registradas no otorga distintividad alguna, por el contrario, hace incurrir a los consumidores en error de confusión. Basta hacer una simple comparación entre los signos para establecer sus similitudes. Desde el punto de vista fonético, también son muy similares, dado que al

pronunciar una y otra el sonido es prácticamente el mismo, por lo que resulta muy difícil su diferenciación, ya sea por parte de un consumidor medio o de uno extremadamente diligente, pues los fonemas por los que están compuestos las marcas son prácticamente los mismos, y lo único que hizo la solicitante fue suprimir un fonema para tratar de ocultar la copia y engañar a los consumidores, es decir, el público consumidor podría llegar a creer que dada la gran similitud existente entre las expresiones en conflicto, que distinguen productos similares, éstos provienen de un mismo empresario, atribuyéndole a la marca solicitada las mismas cualidades de los productos registrados con las expresiones “DIXIN” y “DAXET”, los cuales se están comercializando hace mucho tiempo en el mercado y ya son conocidos por el público consumidor. Indicó que en lo relacionado con el riesgo de confusión entre marcas destinadas a amparar productos farmacéuticos, una de las características fundamentales de la marca, es que sea DISTINTIVA, es decir, que pueda diferenciar los productos de un competidor con los del otro y de este modo evitar confusión al consumidor, lo cual no concurre en las marcas enfrentadas, dada la similitud existente. Por lo tanto, la marca “DIXES” no tiene la suficiente fuerza distintiva y no cumple con las características mínimas exigidas por la ley marcaria para que un signo pueda ser registrado. Reiteró que es clara y evidente la similitud entre las marcas en comento, lo que le permite afirmar que el fin perseguido por la solicitante del signo cuestionado es aprovecharse del prestigio que tienen sus productos en el mercado, para así tratar

de confundir no solo a los consumidores sino a la misma Administración. En cuanto a la violación del artículo 135, literales a), y b), ibídem, reiteró los argumentos expuestos frente a la falta de distintividad del producto. Solicitó tener en cuenta como precedente las sentencias dictadas dentro de los expedientes 03 39402, en el cual se negó la marca “NORTEÑO” (nominativa); 05 057251, en el cual se negó la marca “SILICON TECH” (nominativa); y 5319, en el cual se estudió la marca “ROBITUSSIN”. Adujo que se violó el artículo 13 de la Constitución Política, ya que la Superintendencia demandada no tuvo en cuenta que la actora tenía previamente registradas las marcas “DIXIN” y “DAXET” y, por consiguiente, tiene derecho prioritario. Que se violó el artículo 83 de la Constitución Política, toda vez que la entidad demandada no adoptó una conducta acorde con el principio de buena fe, al no realizar un estudio con mayor detenimiento sin dejar de lado ningún aspecto. Que se violó el artículo 3º, inciso 6º, del C.C.A., por cuanto se concedió el registro de una marca igual a la de la actora, lo que va a inducir a error a los consumidores y perjudicar a la demandante, quien ha trabajado por varios años en dar a conocer el nombre de su empresa y sus productos. II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 1o. de diciembre de 2014 se dio inicio a la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, el

apoderado de la actora; la Superintendencia de Industria y Comercio, en su condición de entidad demandada; GENFAR S.A., en su condición de tercero interesado en las resultas del proceso; y el Ministerio Público. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad, establecida en el artículo 137 del C.P.A.C.A.; luego se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes y el Ministerio Público no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. Habida cuenta de que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, consiste en determinar si las Resoluciones 00017194 de 26 de marzo de 2012 y 00065896 de 31 de octubre de 2012, a través de las cuales se concedió el registro de la marca “DIXES” (nominativa), solicitada por la sociedad GENFAR S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional, vulneran, por indebida interpretación, lo dispuesto en los artículos 135, literales a) y b) y 136 de la Decisión 486; 13 y 83 de la Constitución Política; y 3º, inciso 6º,

del C.C.A., conforme se alegó en la demanda a folios 37 a 75 y a lo respondido por la demandada a folios 99 a 112 del expediente. Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la Audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes y el Ministerio Público manifestaron que NO encuentran irregularidad en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La SIC se opuso a las pretensiones, dado que, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos fonéticos y visuales y que la partícula “DIX” es de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, lo que genera debilidad en el signo “DIXIN”. En lo tocante con el signo “DAXET”, se puede observar que la diferencia es aún más marcada, comoquiera que mientras en la marca solicitada las cuerdas

vocales vibran un tiempo más largo y en la marca registrada “DAXET” el sonido es corto y seco. Explicó que la sucesión de vocales no es la misma y que las sílabas en las que termina cada signo se componen de consonantes diferentes, lo que produce fonemas disímiles. De tal manera, que la marca “DIXES” y las marcas previamente registradas no presentan semejanzas que generen riesgo de confusión o de asociación. Argumentó que los signos en conflicto son de fantasía, porque no tienen significado en el idioma castellano, razón por la cual ofrecen un mayor grado de protección. Indicó que la marca cuestionada sí tiene la suficiente distintividad y, por tanto, su coexistencia en el mercado no genera riesgo de confusión o asociación en los consumidores. Con respecto a la violación del artículo 13 de la Constitución Política, adujo que no es cierto que la SIC no tuvo en cuenta que la actora tenía registradas las marcas “DIXIN” y “DAXET”, pues justamente con base en dichos signos esa entidad realizó el análisis comparativo, acorde con la normativa andina. Con relación a la violación de los artículos 83 de la Constitución Política y 3º, inciso 6º, del C.C.A., expresó que se limitó a hacer meras aseveraciones sin probarlas de manera efectiva y concreta, así que deben entenderse como inexistentes, por defecto fáctico, jurídico y probatorio. III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó1: “1.6. Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor…” “1.7. Asimismo, es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios que se identifican con las marcas, en este caso los productos con los signos denominativos DIXES, DIXIN y DAXET, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo 1 Proceso 610-IP-2015. que inspiradas en el sistema del Derecho en Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.” (…) “2.2. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos denominativos DIXES/ DIXIN y DAXET para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos…” (…) “3.8. De otra parte, las marcas farmacéuticas frecuentemente se componen de la conjunción de elementos de uso general y corriente,

que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea sobre las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, entre otros y, por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de la partícula de uso común. 3.9. Por lo mismo, el titular de la marca no puede impedir que las partículas o palabras de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios, ya que pueden coexistir con otras que contengan partículas similares, sólo que en estos casos debe convenirse en que se presenta una debilidad marcaria, porque el signo en estas condiciones tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras o partículas de uso común, en principio, se deben excluir del cotejo de marcas. 3.10 No obstante, si la exclusión de las partículas o palabras de uso común, llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberán analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. (…) “3.12. De conformidad con lo anterior, se deberá determinar la registrabilidad del signo denominativo DIXES, examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos. Además, debe determinar si la partícula DIX es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación

Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución 00017194 de 26 de marzo de 2012, confirmada por la Resolución 00065896 de 31 de octubre de 2012, concedió el registro de la marca “DIXES” (nominativa), para distinguir los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que entre dicha marca y los signos previamente registrados “DIXIN” y “DAXET” (nominativas) no existen semejanzas susceptibles de generar confusión. La actora alegó que la marca “DIXES” (nominativa) es confundible con sus marcas previamente registradas “DIXIN” y “DAXET” (nominativas), que amparan productos de la citada Clase 5ª, dado que dicho signo tiene semejanzas ortográficas y fonéticas que afectan su derecho registrado. Adujo, además, que la coexistencia de ambas marcas en el mercado puede resultar peligrosa para los consumidores, pues al existir similitud entre ellas se puede fácilmente adquirir un producto médico diferente al recetado. El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486. Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con la norma de la citada Decisión, procedía el registro de la marca “DIXES” (denominativa) para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. El texto de la norma aludida es el siguiente:

Decisión 486. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)” Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marca en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal Andino en este proceso: “1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4. Al efectuar la comparación por las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general y consecuencialmente

para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.” Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

DIXES DIXIN DAXET

MARCA SOLICITADA MARCA (Opositora) MARCA (Opositora)

CUESTIONADA

(CLASE 5ª) (CLASE 5ª)

(CLASE 5ª) Ahora, es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. Por una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, por la otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en aquél. Los productos que las marcas en conflicto pretenden proteger son de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas”. La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos, cuya repercusión, por el riesgo de

confusión, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, se debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas. Por tal razón, la Sala considera necesario analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Con el fin de evaluar la similitud marcaria, es pertinente considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de casa caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante.”2 Además, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de

conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: “2.1.1. Se debe analizar cada signo en conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.1.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podía ser evidente. 2.1.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.1.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una marca más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la maraca en el mercado.”3 Es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común al realizar el examen comparativo de las marcas y que debe determinar si la partícula “DIX” de los signos en conflicto es de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2 Ibídem 3Proceso 361-IP2015 Al efecto, el Tribunal Andino dijo: “3.8. De otra parte, las marcas farmacéuticas frecuentemente se componen de la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea sobre las propiedades del

producto, sus principios activos, su uso terapéutico, entre otros y, por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de la partícula de uso común. 3.9. Por lo mismo, el titular de la marca no puede impedir que las partículas o palabras de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios, ya que pueden coexistir con otras que contengan partículas similares, sólo que en estos casos debe convenirse en que se presenta una debilidad marcaria, porque el signo en estas condiciones tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras o partículas de uso común, en principio, se deben excluir del cotejo de marcas. 3.10. No obstante, si la exclusión de las partículas o palabras de uso común, llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. (…) “3.12. De conformidad con lo anterior, se deberá determinar la registrabilidad el signo denominativo DIXES, examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos. Además, debe determinar si la partícula DIX es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo

expresado en la presente providencia.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto) En relación con las partículas de uso común, es del caso traer a colación la sentencia de 9 de junio de 2011 de esta Sección (Expediente 1101-03-24-0002005-00105-01, Actora: Boehringer Ingelheim S. A., Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta), en la cual se precisó: “En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad. A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la salud pública. Además de lo expuesto, en providencias anteriores la Sala ha reconocido que un gran número de pacientes en Colombia, aún siendo neófitos en el campo de las ciencias de la salud, tienen el muy difundido hábito de automedicarse, razón por la cual se hace necesario extremar el rigor en el registro de las marcas farmacéuticas para evitar eventuales riesgos de confusión en los consumidores. En ese orden de ideas, las partículas de uso