CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2013-00330-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / MARCA FIGURATIVA – Elementos para determinar su registrabilidad / COTEJO MARCARIO – Entre un signo figurativo y una marca figurativa compuestas por franjas con una base ancha que finaliza en una curvatura angosta en la parte superior / COMPARACIÓN DE MARCAS FIGURATIVAS – Criterios / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo figurativo a favor de JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS, para distinguir compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de vestuario y sombrerería de la clase 35 por existir similitud y conexión competitiva con la marca figurativa previamente registrada a favor de PUMA SE en la clase 25 / REITERACIÓN

DE JURISPRUDENCIA

[L]a Sala considera que desde el punto de vista gráfico las marcas cotejadas son similares, al analizarlas de manera conjunta y sucesivamente. […] En efecto, tanto las marcas de la demandante, antes ilustradas, como la solicitada son figuras dispuestas en forma cerrada con orientación horizontalde izquierda a derecha-. Tienen una curvatura ascedente, que inicia en una base ancha y terminan de modo más angosto en sus partes superiores derechas. Además, todas son marcas de color estándar, es decir, blanco y negro, teniendo en cuenta que ninguna reivindica color en sus registros. En lo único en que se diferencian es que la marca cuestionada contiene una sección sombreada que no genera una diferencia visual significativa en el conjunto, […] Para la Sala no hay duda que las características coincidentes generan en la mente del consumidor una idea de asociación entre las figuras cotejadas respecto de su origen empresarial, que no le permite distinguir la

figura solicitada como una marca distintiva, particular y original, que tiene un origen empresarial único distinto de aquél de las marcas registradas, ni diferenciar los servicios que identifica de otros productos o servicios similares dentro del mercado. Al respecto, la Sala debe advertir que un consumidor promedio no se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre los elementos gráficos de las marcas cotejadas. […] Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, las marcas cotejadas en su conjunto no transmiten una idea o concepto, sino que es la imagen misma la que se fija en la mente de consumidor, lo que aunado a las semejanzas entre las marcas cotejadas genera mayor confundibilidad. Por consiguiente, la Sala considera que, en el caso sub lite, los elementos que constituyen a la marca objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad. Se trata de la representación de una figura carente de distintividad, lo cual no le permite al consumidor promedio diferenciar la marca solicitada de las marcas registradas ni distinguir su origen empresarial. […] Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al presente caso, la Sala estima que entre las citadas clases existe una relación, por cuanto los servicios que identifica la marca solicitada requieren o pueden requerir, para tener su marca en el mercado, de los productos de las marcas previamente registradas; presentan los mismos canales de comercialización y se promocionan por los mismos medios de publicidad y son complementarios. Por lo tanto, se considera que existe conexión competitva. En consecuencia, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 y no tuvo

razón la SIC al otorgar el registro de la marca “FIGURATIVA”, del tercero interesado en las resultas del proceso, lo que impone declarar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 22 de enero de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2009-00022-00, C.P.

Guillermo Vargas Ayala; 18 de julio de 2012, Radicación 1101-03-24-000-200600373-00; C.P. María Elizabeth García González; 17 de marzo de 2000, Radicación CE-SEC1-EXP2000-N5583, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;

EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Autonomía / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[S]e debe advertir que el examen de registrabilidad debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones dictadas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones emanadas de la propia oficina.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 6 de septiembre de 2018, Radicación 11001-03-24-000-2015-00278-00, C.P.

María Elizabeth García González. REGISTRO MARCARIO – El efectuado respecto de un signo similar a una marca previamente registrada no constituye un acto de competencia desleal / COMPETENCIA DESLEAL EN UN REGISTRO MARCARIO – Se debe determinar si se dirigió, manera deshonesta, a perpetrar, consolidar o

facilitar un estado de confusión [E]n lo concerniente al argumento de la demandante, en el sentido de que constituye un acto de competencia desleal por parte del señor BETANCUR, solicitar una marca figurativa que reproduce sus marcas figurativas registradas con anterioridad, cuyas similitudes son tan evidentes que el público consumidor no tendrá elementos necesarios para identificar cada una de ellas y reconocer su origen empresarial, la Sala no evidencia dicha conducta. En efecto, no se demostró que en el comportamiento del tercero interesado en las resultas del proceso, al solicitar el registro de la marca cuestionada, existieran indicios de actos contrarios a la buena fe, a los usos y prácticas deshonestas, o estuviere encaminado a producir daño o crear confusión, engaño o desviación de la clientela habida cuenta que no basta con que dos marcas sean idénticas o confundibles para que se configure una conducta desleal. En otras palabras, para analizar si una solicitud de registro podría catalogarse como desleal, no se puede realizar un simple análisis de confundibilidad de las marcas distintivas que pudiesen estar implicadas, sino determinar si el registro, en relación con un competidor determinado, se dirigió, de manera deshonesta, a perpetrar, consolidar o facilitar un estado de confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor determinado.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 137

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ(E)

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00330-00

Actor: PUMA SE Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Medio de control de nulidad

Referencia: LA MARCA FIGURATIVA SOLICITADA ES SIMILAR A LAS

MARCAS FIGURATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS DE LA

DEMANDANTE, EN TANTO SON FIGURAS DISPUESTAS EN FORMA

CERRADA CON ORIENTACIÓN HORIZONTALDE IZQUIERDA A DERECHA-.

TIENEN UNA CURVATURA ASCENDENTE, QUE INICIA EN UNA BASE

ANCHA Y TERMINAN DE MODO MÁS ANGOSTO EN SUS PARTES

SUPERIORES DERECHAS.

La sociedad PUMA SE, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 38441 de 28 de julio de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, y 04979 de 31 de enero de 2011, “Por la cual se resuelve un recurso de

apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 1º: Que el 27 de octubre de 2009, el señor JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS solicitó el registro como marca del signo FIGURATIVO, para distinguir los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.2 2°: Agregó que la referida solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 612 de 29 de enero de 2010, frente a la cual la sociedad PUMA SE formuló oposición, con fundamento en las similitudes visuales y conceptuales con su marca FIGURATIVA, que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, con certificado de registro núm. 105023, vigente hasta el 14 de junio de 2019. 3°: Que mediante la Resolución núm. 33270 de 29 de junio de 2010, la Directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición y negó el registro del signo en mención. 4º: Indicó que contra la citada resolución el señor JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación. 5º- Que mediante la Resolución núm. 38441 de 28 de julio de 2010, la Directora

de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición revocando la citada Resolución núm. 33270 y, en su lugar, concedió el registro de la marca “FIGURATIVA” solicitada, la que fue confirmada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la Resolución núm. 04979 de 31 de enero de 2011. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 2 Clase 35 Internacional “[…] compra,venta,importación,exportación,distribución y comercialización de vestuario, calzado y sombreria […]”. Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, porque la marca FIGURATIVA concedida al señor JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS es similar a las registradas por dicha sociedad, con anterioridad, lo que podría generar confusión en los consumidores habida cuenta de que imita las líneas características de las marcas figurativas de la cual es titular, introducidas en sus productos en el año 1958, las cuales han tenido gran éxito en todos los Estados y se han convertido en marcas notoriamente conocidas. Anotó que PUMA SE promociona sus productos y su empresa, mediante patrocinio de deportistas y equipos de alto rendimiento, practicantes de una variedad de deportes, incluyendo golf, deportes de motor y acuáticos, tenis, atletismo y rugby. Agregó que las marcas en disputa se encuentran compuestas por franjas con una base ancha y terminan en una curvatura que se angosta en la parte superior, lo que evidencia la reproducción de sus marcas, por lo que los consumidores podrían

confundir su origen empresarial al pensar que constituye simplemente una nueva marca de su propiedad, dado que las diferencias son mínimas. Sostuvo que al observar las marcas figurativas, de las cuales es titular, conforme es utilizada en el mercado y fue registrada, se puede concluir que la marca solicitada es una imitación mal intencionada de sus marcas reconocidas porque pretende pasar como una más del conjunto de marcas que la aquí demandante posee en el mercado. Señaló que la SIC violó la norma comunitaria en mención, al omitir la conexión competitiva en el mercado, si se tiene en cuenta que los servicios que el señor JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS pretende distinguir con la marca FIGURATIVA, solicitada, están estrechamente relacionados con los que amparan las marcas de la sociedad PUMA SE, por lo que carecía de distintividad y, en consecuencia, no podía ser registrada. Adujo que se violó el artículo 137 de la Decisión 486 debido a que, a su juicio, constituye un acto de competencia desleal por parte del señor BETANCUR solicitar una marca figurativa que reproduce otras marcas figurativas registradas con anterioridad, como lo son las marcas “PUMA SE”, cuyas similitudes son tan evidentes que el público consumidor no tendrá elementos necesarios para identificar cada una de ellas y reconocer su origen empresarial. Alegó que las variaciones de la marca solicitada no provienen de la imaginación del solicitante, sino de los pliegues y dimensiones de las costuras de los zapatos deportivos en los que utiliza su marca registrada hace casi más de una década; y que son conductas reiterativas del señor BETANCUR solicitar el registro de

marcas que a simple vista vulneran la propiedad industrial de diferentes compañías dedicadas a la fabricación y comercialización de prendas de vestir, en especial, el calzado deportivo. Indicó que es evidente que la conducta del señor BETANCUR VANEGAS está encaminada a crear confusión en el consumidor de calzado y ropa deportiva, quien al comparar las marcas imitadas con las solicitadas y registradas por aquél creerá erróneamente que se trata de simples variaciones que dichas empresas han efectuado sobre sus marcas. Destacó que resulta extraño que la entidad demandada haya omitido considerar la mala fe del señor BETANCUR al solicitar el referido registro marcario. Citó varios casos en los que la SIC ha reconocido la prevalencia de los derechos de PUMA SE y negado marcas, por ser confundibles con las marcas de la demandante. Asimismo, trajo a colación decisiones de otros Estados, que se han fallado en favor de ella. Por último, mencionó que la sociedad PUMA SE está comprometida con la protección de sus derechos marcarios y actúa firmemente contra los infractores y falsificadores que copian sus marcas. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Indicó que la marca, que fue concedida en los actos acusados, “[…] está conformada por una serie de líneas con ondulación, partiendo desde la parte

inferior de manera segmentada la parte más delgada se subdivide llegando hasta un punto en la parte inferior, partiendo nuevamente en forma ascendente— dejando un espacio vacío—, uniéndose con el trazo superior, recuperando grosor y terminando en punta, mientras que el segundo segmento parte dando un giro hacia la derecha hasta llegar al mismo nivel de donde parte, habiéndose perdido su grosor […]”. Que el trazo descrito carece de concepto alguno, por lo que es un diseño caprichoso. Adujo que la marca de la demandante corresponde a un trazo oscuro de mayor grosor en la parte inferior, ascendiendo hacia la parte superior derecha, donde las líneas se vuelven rectas, se acercan entre sí y terminan en una línea recta que une los trazos ascendentes. El diseño es regular pero carente de significado alguno. Expresó que es claro que la figura solicitada es irregular y aunque sea equivocado denominarla como “tribal” (sic), su configuración arbitraria combina líneas que toman curvaturas y grosores irregulares, que forman picos puntiagudos y dejan espacios entre los dibujos, mientras que el diseño de la demandante resulta más ordenado, al ser una figura poco común pero regular, con solo cuatro puntas (dos en la parte inferior y dos en la punta superior). Manifestó que, conforme a lo anterior, la demandante no puede pretender la exclusividad de cualquier diseño que partiendo desde un punto fijo realice una curvatura y termine en la parte superior derecha, dado que dicha idea, como tal, es inapropiable, protegiéndose la forma en la cual se realiza (el diseño utilizado). Alegó que las figuras cotejadas, analizadas en conjunto y sucesivamente, no

generan en el consumidor un riesgo de confusión, debido a sus particularidades visuales. Anotó que no es necesario un pronunciamiento sobre la relación de productos o servicios porque las marcas cotejadas son diferentes y no susceptibles de causar riesgo de confusión y, por ello, pueden coexistir. Afirmó que la marca cuestionada cuenta con elementos suficientes para diferenciarse de la marca opositora sin derivar en riesgo de confusión en el mercado y, por ende, no puede alegarse mala fe o acto desleal derivado del registro cuando a la luz de la normativa vigente no podía darse consecuencia diferente a la concesión del registro marcario. Precisó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha definido que incluso si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, lo cual no sucede en este caso, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe debido a que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal “[…] antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial […]”. Sostuvo que quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137 debe probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal mediante una imitación de la marca previamente conocida. Que no existe indicio razonable respecto del acto de competencia desleal por parte de quien solicitó la marca cuestionada. Advirtió que no puede predicarse la posibilidad de la SIC para determinar que se estaba en presencia de la causal establecida en el artículo 137 de la Decisión 486

ni tampoco que la solcitud elevada estaba dirigida a perpetrar, facilitar o consumar un acto de competencia desleal, máxime cuando la demandante no presentó oposición alguna a la concesión de la marca cuestionada. Señaló que la SIC obró de buena fe y no procedió en forma arbitraria al expedir las resoluciones acusadas. Concluyó que es viable el registro de la marca figurativa solicitada, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, porque no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 136, literal a) y 137 de la Decisión 486. II.1.2.- El señor JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda porque carecen de fundamento legal. Señaló que los procesos ventilados en otros Estados, así como los casos en los que la SIC ha reconocido la prevalencia de los derechos de PUMA SE y negado marcas, por ser confundibles con la marca de la demandante, no pueden servir de referente porque no es una jurisprudencia válida en nuestro Estado, amén que tocan tópicos diferentes y cotejan otras marcas que no son objeto de estudio en este caso. Expresó que se debe tener en cuenta, además de la diferencia de trazos, la evocación. Alegó que la demandante se opuso con “[…] un sin número de marcas nacionales y extranjeras propias y ajenas como base para la nulidad […]” y que el presente proceso versa sobre la oposición realizada por la SIC con la marca que se le reconoció a la demandante.

Anotó que el Consejo de Consejo debe decidir si mediante este proceso se pueden aportar nuevas pruebas que la demandante no hizo valer en la actuación administrativa, “[…] pues de ser así no tiene asidero la acción si lo que pretende es que revalúen sus argumentos a la luz de nuevas pruebas que omitió conscientemente en el proceso previo del cual pretende la nulidad […]” . Sostuvo que el uso y la disposición de una marca, una vez registrada, no constituye acto de mala fe y que las marcas cotejadas son diferentes en sus trazos e ideas que evocan. Adujo que el opositor no puede pretender la exclusividad de cualquier diseño, que partiendo desde un punto fijo realice una curvatura y termine en la parte superior derecha debido a que dicha idea es inapropiable. Indicó que las marcas cotejadas son totalmente diferentes en sus trazos y conceptos. Afirmó que la demandante en la demanda, a folio 21, trae a colación una marca figurativa solicitada con posterioridad a la marca cuestionada, es decir, dos años después. Aclaró que la causal prevista en el artículo 137 de la Decisión 486 no tiene asidero en este caso. Que, por el contrario, quien, a su juicio, tiene la mala fe es la demandante por invocar una marca posterior como antecedente válido, omitiendo la verdad y tratando de hacer ver al tercero interesado en las resultas del proceso como transgresor. Sostuvo que no existe un indicio en el proceso que vislumbre que el registro de la marca cuestionada se hizo para perpetrar un acto de competencia desleal y mucho menos la intención de la SIC de abrir un proceso con fundamento en las

actuaciones del tercero en mención. Manifestó que en este caso no se cumplen los requisitos para hablar de mala fe de la marca cuestionada ni del uso de la misma. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 18 de enero de 20113, el 9 de febrero de 2015 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad PUMA SE, en su calidad de actora del proceso, la SIC, en su condición de entidad demandada, el apoderado del señor JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS, en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, y el Ministerio Público. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad de que pudiere adolecer el proceso. Se observó que, el apoderado del señor JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS, tercero con interés directo en las resultas del proceso, al contestar la demanda propuso la excepción de caducidad de la acción, la cual fue declarada no probada debido a que los actos acusados concedieron el registro de una marca figurativa, los cuales son enjuiciables mediante el medio de control de nulidad a que alude el 3 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. artículo 172 de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 137 del CPACA,

que puede ser promovido por cualquier persona dentro del término de cinco años, contados a partir de la fecha de concesión del registro impugnado. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, consiste en determinar si las resoluciones núms. 38441 de 28 de julio de 2010 y 04979 de 31 de enero de 2011, por medio de las cuales la SIC concedió el registro de la marca “FIGURATIVA”, solicitada por el señor JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS, tercero con interés directo en las resultas del proceso, para distinguir productos comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran, por indebida aplicación, lo dispuesto en los artículos 136, literales a) y 137 de la Decisión 486 de 2000. Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes. Se señaló que, una vez finalizada la Audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Visto el artículo 182 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el Despacho sustanciador, mediante auto de 13 de marzo de 20174, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Vencido el plazo, demandante, la demandada y el señor JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS, tercero con interés directo en el resultado del proceso, reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en sus contestaciones. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó5: “[…] 1.3. De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, 4 Cfr. Folio 499 5 Proceso 675-IP-2017. y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados

con la marca. […] 1.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de su formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflico con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. […] 2.2. Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir tres elementos, a saber: -El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. -El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. -Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. 2.3. En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que

evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de dichos elementos en el conjunto marcario. […] 4.4. De conformidad con el asunto debatido en el proceso interno, se deberá determinar si el registro del signo FIGURATIVO solicitado por JOHN JAIRO fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 4.5. En el escenario de aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es necesario referise a los actos de competencia desleal relacionadas con la propiedad industrial, ya que es en este marco donde el juez debe catologar la conducta que pudiere contener el registro solicitado. En efecto, encontramos en el artículo 258 el concepto aplicable para un correcto análisis: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”. […] 4.6. El artículo 259 enuncia, de manera no taxativa, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial: 4.6.1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 4.6.2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 4.6.3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la

cantidad de los productos. 4.7. El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, tiene una gran relevancia para el caso particular, ya que se deberá establecer si el registro solicitado tenía como finalidad perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal por confusión, lo que implica que se cumplan las siguientes características: 4.7.1. El acto se dirija a perpetrar, facilitar o consolidar confusión sobre el establecimiento, los productos y la actividad comercial de un competidor. La acción desleal pretende, en últimas, inducir en error a los partícipes de un competidor, lo que podría incluir el uso y goce de sus bienes industriales protegibles: marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, patentes etc. Para analizar si una solicitud de registro podría catalogarse como desleal, la labor del Consultante no se enmarcaría en realizar un simple análisis de confundibilidad de los signos distintivos que pudiesen estar implicados, sino en determinar si el registro, en relación con un competidor determinado, se dirigió, de manera deshonesta, a perpetrar, consolidar o facilitar un estado de confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor determinado. 4.7.2. Los competidores deben concurrir en el mismo mercado físico o electrónico. Si el supuesto y posiblemente afectado con la solicitud de registro no actúa en una relación de competencia con el solicitante de la marca, no se podría hablar de competencia desleal. 4.7.3. Se debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de manera desleal,

podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por indicio razonable se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda