CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2013-00393-00-2017

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto cuestionado KRISPY KREME y la marca denominativa previamente registrada KROSPY / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo KRISPY KREME para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza al poseer la condición de distintiva y no generar confusión con la marca

KROSPY

[N]o encuentra la Sala similitud ortográfica, ni fonética, que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca solicitada cuestionada “KRISPY KREME” (mixta) es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca opositora, al contener la expresión “KREME”, que le da un matiz diferenciador y contundente y la dota por sí misma de la suficiente carga semántica, que le da una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial. […] En este orden de ideas, al poseer la marca “KRISPY KREME” la condición de distintividad necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a confusión al consumidor, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Un Solo Proveedor S.A., en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y que se interpretó como nulidad relativa, demandó las Resoluciones 0033681 de 30 de marzo de

2012 y 00026809 de 3 de mayo de 2013, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca KRISPY KREME en favor a la sociedad HDN DEVELOPMENT CORPORATION., para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala denegó las pretensiones de la demanda.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 22 de mayo de 2014, Radicación 11001-03-24-000-2008-00053-00, C.P. María Elizabeth García González; y de 25 de agosto de 2010, Radicación 11001-03-24000-2000-06535-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136

– LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00393-00

Actor: UN SOLO PROVEEDOR S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: Medio de Control de Nulidad

Referencia: TESIS: LA MARCA MIXTA “KRISPY KREME” ES DIFERENTE DE

LA MARCA DENOMINATIVA OPOSITORA “KROSPY”, AL CONTENER LA

EXPRESIÓN “KREME”, QUE LE DA LA CONDICIÓN DE DISTINTIVIDAD

NECESARIA

La sociedad UN SOLO PROVEEDOR S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., que se debe interpretar como acción de nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: Las Resoluciones núms. 0033681 de 30 de mayo de 2012, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 00026809 de 3 de mayo de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1º: El 24 de junio de 2011, la sociedad HDN DEVELOPMENT CORPORATION, a través de apoderado, solicitó el registro de la marca mixta “KRISPY KREME” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2º: Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la actora presentó oposición contra la marca solicitada, con fundamento en que dicha expresión estaba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta el alto riesgo de confundibilidad con la marca

previamente registrada “KROSPY” (denominativa), para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Mediante la Resolución núm. 0033681 de 30 de mayo de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada su oposición y otorgó el registro de la marca “KRISPY KREME” (mixta) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4°: Contra la citada Resolución la sociedad actora interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria, a través de la Resolución núm. 00026809 de 3 de mayo de 2013, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Advirtió que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir las Resoluciones acusadas violó, por falta de aplicación, el artículo 134, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la marca mixta “KRISPY KREME” no cumple con los requisitos exigidos para su registro, como son la perceptibilidad, distintividad y susceptibliidad de representación gráfica. Sostuvo que toda marca goza de distintividad cuando es novedosa en relación con determinados productos y servicios y no constituya un signo genérico o descriptivo. Aseguró que la expresión objeto de controversia no es suficientemente distintiva para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir los actos administrativos acusados violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, pues es evidente la similitud entre los signos en conflicto, toda vez que la comparación debe centrarse en las palabras “KRISPY” y “KROSPY”, puesto que el elemento “KREME” es el descriptivo. Sostuvo que la única diferencia entre dichas expresiones es una vocal, la O y la I, lo cual es imperceptible para el consumidor desprevenido, dado que el resto de letras son exactamente las mismas ubicadas en el mismo orden. Indicó que los dos signos comparten cinco (5) de las seis (6) letras que los componen, lo que significa que la pronunciación es muy similar, como en efecto ocurre con las siguientes expresiones: “KROSPY” “KRISPY” “KROSPY” “KRISPY” “KROSPY” “KRISPY” Manifestó que los signos en conflicto distinguen los mismos productos de la misma Clase 30 Internacional y evocan el mismo concepto, esto es, elementos crujientes. Anotó que la coexistencia del signo solicitado materializa un alto riesgo de confusión con la marca previamente registrada, por cuanto: 1. Los productos que se pretenden identificar con el signo solicitado, como los protegidos por la marca previamente registrada se encuentran ubicados en la misma Clase 30 Internacional; 2. Los canales de comunicación son los mismos; 3. Los medios de publicidad son idénticos o cuando menos similares, habida cuenta de que la naturaleza de los productos que identifican son alimentos con la misma finalidad;

4. Se trata de productos con una misma finalidad: alimentar; 5. Los elementos visuales, fonéticos e ideológicos de las marcas son idénticos.

Alegó que se violó el artículo 29 de la Constitución Política, toda vez que la Superintendencia demandada incluyó el elemento “KREME”, en los análisis comparativos hechos en las Resoluciones demandadas, a pesar de que se trata de un vocablo eminentemente descriptivo, “pues es obvio que el público consumidor lo asocia a CREMA”.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 1º de agosto de 2014 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad UN SOLO PROVEEDOR S.A., en su calidad de actora del proceso; la Superintendencia de Industria y Comercio, en su condición de entidad demandada, la sociedad HDN DEVELOPMENT CORPORATION., en su condición de tercero interesado en las resultas del proceso y el Ministerio Público. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad relativa, establecida en el artículo 137 del C.P.A.C.A.; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes y el Ministerio Público no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. Habida cuenta de que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte

demandada, no se adoptó decisión al respecto; el Secretario señaló que verificada la base de datos no se advirtió que las Resoluciones núms. 0033681 de 30 de mayo de 2012 y 00026809 de 3 de mayo de 2013 hayan sido demandadas con anterioridad. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, consiste en determinar si las Resoluciones núms. 0033681 de 30 de mayo de 2012 y 00026809 de 3 de mayo de 2013, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “KRISPY KREME” (mixta), solicitada por el tercero interesado, sociedad HDN DEVELOPMENT CORPORATION, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, expedidas por esa entidad, vulneran lo dispuesto en los artículos 29 de la Constitución Política, 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes y el tercero en mención, así como los solicitados por la actora. Se señaló que una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes y el Ministerio Público manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las pretensiones y condenas solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que los signos en conflicto no son confundibles en el aspecto ortográfico, ni en el fonético, ni en el conceptual. Adujo que la marca de la sociedad actora es nominativa, consta de dos (2) sílabas y no cuenta con definición alguna en el lenguaje castellano, debiendo ser considerada como un signo de fantasía. Expresó que el signo solicitado es una marca mixta y compleja, que se compone de dos (2) expresiones anglosajonas, cada una con dos (2) sílabas, que evidencia que la disposición de las letras no es similar a las de la marca opositora. Que estas dos expresiones carecen de definición en el idioma castellano, por cuanto se trata de palabras anglosajonas, frente a las cuales no existe prueba de que sean comúnmente conocidas por el público consumidor. Dicho concepto evoca el de “crema crocante”. Indicó con relación al aspecto fonético, que al ser pronunciadas las marcas en conflicto por el consumidor medio, el sonido generado por éstas en cada caso

difiere, debido a que sólo se presenta una coincidencia vocálica, además de que no comparten la mayoría de las letras. Respecto al aspecto ortográfico, señaló que hay coincidencias entre los signos controvertidos; la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de las sílabas y las terminaciones las hacen claramente diferenciables. Con relación a la similitud conceptual o ideológica, expresó que tampoco se configura en el caso concreto, por cuanto la marca nominativa opositora no hace referencia a un concepto concreto, mientras que el signo solicitado evoca una “crema crocante”, evidenciando la imposibilidad de confusión de los signos confrontados. Consideró que, conforme a las reglas de cotejo marcario, las marcas deben ser analizadas “sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad orográfica, auditiva e ideológica”. Estimó que no se violó el derecho al debido proceso y que se realizó un examen de registrabilidad de conformidad con la normativa vigente. II.1.2.- La sociedad HDN DEVELOPMENT CORPORATION, tercera con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal. Manifestó que la marca “KRISPY KREME” es distintiva, totalmente novedosa y su conjunto es definitivamente distintivo frente a los productos de la Clase 30 Internacional en el mercado, sin generar riesgo de confusión alguna con los signos base de la oposición. Resaltó que la marca solicitada está compuesta por la combinación de elementos que no deben ser divididos para encontrar similitudes con otros signos.

Indicó que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista ortográfico, fonético, conceptual, ni visual. Agregó que el diseño, estructura, la forma de la escritura, el tipo de letra, la composición ortográfica y los elementos adicionales del signo solicitado, lo hacen completamente distintivo. Mencionó que existen diferencias en las vocales presentes en cada signo, a tal punto que es difícil encontrar alguna semejanza entre éstos. Que tanto las partes iniciales, como las terminaciones de los signos son absolutamente diferentes, lo cual permite su coexistencia en el mercado. Que únicamente comparten algunas letras y que la marca solicitada cuenta con elementos nominativos y gráficos importantes dentro del conjunto marcario que permite distinguirla de la marca previamente registrada. Insistió en que la marca solicitada no puede ser asociada conceptualmente con el signo opositor, pues es el resultado de la unión novedosa de varias palabras provenientes del idioma inglés, en donde la ortografía es entendible intencionalmente para un efecto fantasioso. Expresó que el signo solicitado evoca un concepto concreto en la mente del público consumidor, mientras que la marca “KROSPY” puede considerarse de fantasía al incluir arbitrariamente palabras que no provienen de ningún idioma para distinguir productos de la Clase 29 Internacional.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la

demanda, concluyó1: 1 Proceso 395-IP-2015. “1.8. Orientada la Corte Consultante por las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto, determine las similitudes de los signos en conflictos desde los distintos tipos de semejanza, que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe ser integral y completo, esto es, comprender todos los aspectos que sean necesarios en el caso concreto para llegar a determinar el posible riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, considerados también los productos amparados con los signos KRISPY KREME (mixto) y KROSPY (denominativo). (…) 2.5 En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, la Corte Consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre el signo mixto KRISPY KREME y el denominativo KROSPY, cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar, para el efecto, si existe un elementos compartido y preponderante o relevante en ambos signos. (…) 3.6. No obstante lo anterior, si la exclusión de las expresiones, partículas o palabras descriptivas llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional los

elementos descriptivos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario la Corte Consultante deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. (…) 3.12. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, la Corte Consultante deberá determinar si la palabra KREME es descriptiva en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, y a continuación deberá proceder a realizar la comparación excluyendo las palabras descriptivas que hubiere llegado a determinar, considerando, de ser pertinente, dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó el párrafo 3.6. (…) 4.6. Le corresponde entonces a la Corte Consultante, considerando los productos de la Clase 30, establecer si el signo KRISPY KREME tiene carácter de evocativo, para determinar si es distintivo y posiblemente registrable, teniendo en cuenta para esto los parámetros plasmados en el acápite 3 de esta providencia.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La Superintendencia de Industria y Comercio, a través del acto acusado, concedió el registro de la marca “KRISPY KREME” (mixta), en favor de la sociedad HDN DEVELOPMENT CORPORATION, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la actora alegó que la marca solicitada para registro se encuentra

incursa en la causal de irregistrabilidad, establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, porque presenta similitudes, susceptibles de causar riesgo de confusión con su marca previamente registrada “KROSPY” (denominativa), para distinguir productos de la citada Clase. Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, no así el artículo 134, ibídem. Corresponde, entonces, a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, procedía el registro de la marca “KRISPY KREME” para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. El texto de la norma aludida, es el siguiente: Decisión 486. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marca en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina en este proceso: “La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica figurativa y conceptual. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos difíciles. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de experiencia, al consumidor se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.” Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

MARCA SOLICITADA PARA REGISTRO (MIXTA)

KROSPY MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (DENOMINATIVA) Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la solicitada por el tercero interesado en las resultas del proceso, con una marca

nominativa, previamente registrada, en favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca controvertida, no así la gráfica que la acompaña, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquélla. De manera, que no existe duda alguna en que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Para el efecto, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de casa caso concreto.

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante.”2

Además, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: “2.3.2.1. Se debe analizar cada signo en conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podía ser evidente. 2 Ibídem 2.3.2.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una marca más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la maraca en el mercado.”3 Ahora, en tratándose de marcas compuestas, esta Sección en sentencia de 22 de mayo de 20144, precisó: “Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos enfrentados no advierte la Sala similitud ortográfica, ni fonética. En primer lugar, que el signo cuestionado “KRISPY KREME” es una marca compuesta, en la cual la expresión “KREME” es la que contiene la fuerza 3Proceso 361-IP2015 4 Expediente núm. 2008-00053-00, Actora: RENEWAL CIA LTDA., Consejera ponente doctora

María Elizabeth García González. distintiva necesaria y que contribuye a diferenciarla de la marca previamente registrada de la actora. Al ser el vocablo “KREME” el de mayor relevancia y distintividad dentro de la denominación compuesta, es el que dota al signo “de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”5, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En otras palabras, la expresión “KREME” de la marca cuestionada refuerza las diferencias entre los signos en disputa y permite vincularla con un origen empresarial determinado. En segundo lugar, la extensión de los signos en conflicto es diferente, pues la marca cuestionada solicitada “KRISPY KREME” cuenta con 2 palabras, 4 sílabas, mientras que el signo previamente registrados “KROSPY” está conformado de una sola palabra y 2 sílabas; aunado al hecho de que existen diferencias en las vocales presentes en cada signo. Además, la pronunciación de los signos enfrentados es diferente, dado que la expresión “KREME” le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se señala que las marcas en conflicto son signos de fantasía, ya que no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano (ni en inglés). A lo sumo, la palabra “KREME” puede 5 Sentencia de 25 de agosto de 2010 (Expediente núm. 11001-03-24-000-2000-06535-01, Actor: THE GATES CORPORATION, Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno).

evocar la idea de algo cremoso. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos confrontados, no encuentra la Sala similitud ortográfica, ni fonética, que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca solicitada cuestionada “KRISPY KREME” (mixta) es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca opositora, al contener la expresión “KREME”, que le da un matiz diferenciador y contundente y la dota por sí misma de la suficiente carga semántica, que le da una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial. Ahora bien, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de las Clases 30, también lo que es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos, habida cuenta de las significativas diferencias entre las referidas marcas. En este orden de ideas, al poseer la marca “KRISPY KREME” la condición de distintividad necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a confusión al consumidor, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, di