CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2013-00436-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto TIERRAGRO y la marca mixta HERRAGRO / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es AGRO en la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Es inapropiable / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA – Lo es TIERRA en la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza. Inapropiable / EXPRESIÓN DÉBIL – Lo es HERR / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Análisis bajo la visión de conjunto / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto TIERRAGRO para para identificar productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con la marca mixta HERRAGRO previamente registrada en la misma clase [S]e observa que las marcas tienen una estructura ortográfica y una longitud diferente. Teniendo en cuenta el carácter común del elemento AGRO, los elementos H, por un lado, y TI, por el otro, desde la visión en conjunto y a partir de la perspectiva de un consumidor promedio, generan impacto suficiente para ser ponderables frente a la terminación común de ambos signos. Por lo tanto, la Sala considera que se trata de una diferencia suficiente para evitar confusión en el aspecto ortográfico. […] Para la Sala, considerando el carácter inapropiable del elemento AGRO, la pronunciación de las dos marcas es fácilmente diferenciable para evitar confusión en el mercado. En el aspecto fonético, por un lado, la marca solicitada TIERRAGRO inicia con el fonema /ti/, el cual no está presente en la

marca previamente registrada, y que por ser la sílaba inicial ofrece impacto suficiente en el consumidor para generar una impresión en conjunto diferenciable. […] Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. Al respecto, atendiendo al contenido conceptual de cada marca como se indicó supra, cualquier semejanza ideológica atada al concepto inapropiable AGRO resulta irrelevante para el análisis. A lo sumo, la marca mixta solicitada TIERRAGRO hace énfasis en la relación tierra y agricultura, mientras la marca mixta registrada HERRAGRO sería relacionada con el concepto de herramientas para la agricultura. No existe por lo tanto desde el punto de vista ideológico, razón de confusión entre los signos. Corolario de todo lo expuesto, la Sala encuentra que desde la percepción de un consumidor promedio y con base en la visión de conjunto, criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y reiterados por la jurisprudencia de la Sala, las diferencias identificadas son suficientes para evitar el riesgo de confusión entre las marcas. […] La Sala encuentra que por cuanto no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, habida cuenta que no existe identidad o similitud entre las marcas cotejadas de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad competitiva

teniendo en cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL P / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL F

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS (E1)

Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00436-00

Actor: HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS S.A. - HERRAGRO S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA

Tema: RIESGO DE CONFUSIÓN. MARCA MIXTA TIERRAGRO SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Herramientas Agrícolas S.A. - Herragro S.A., en ejercicio de la acción de nulidad relativa, contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 16366 de 10 de abril 2013.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)

Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Herramientas Agrícolas S.A. - Herragro S.A., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado1, presentó demanda2 invocando la acción de nulidad del artículo 1723 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 1 Cfr. Folio 2 2 Cfr. Folios 30 a 43 3 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” de la Comisión de la Comunidad Andina4, en adelante Decisión 486, la cual se fundamenta en los literales b) y p) del artículo 1355 y los literales a) y f) del artículo 1366 ibídem.

2. La demanda se presentó contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 16366 de 10 de abril 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

de la Superintendencia de Industria y Comercio. La parte demandada, a través de la mencionada resolución, concedió el registro de la marca mixta TIERRAGRO para identificar “máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos”, productos comprendidos en la Clase 7 de la novena edición de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza, a Pérez y Cardona S.A.S., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

3. La parte demandante solicitó que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro núm. 470.867 asignado a la marca mixta TIERRAGRO para identificar productos comprendidos en la Clase 7 de la

Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones

4. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones7: 4 “Régimen Común de Propiedad Industrial” 5 “[…]Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad;[…] p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; […]” 6 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un

tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; […]” 7 Cfr. Folio 31 “[…]

1. Que se declare la Nulidad de la Resolución 16366 del 10 de abril de 2013 emanada de la Superintendencia delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio proferida en el expediente administrativo 11 66368, por medio de la cual al estudiar en apelación el expediente, revocó la decisión emanada de la Dirección de Signos Distintivos contenida en la Resolución 28968 de 4 de mayo de 2012 que había declarado fundada la oposición presentada por la sociedad Herragro S.A. con base en la marca HERRAGRO, y concedió el registro de la marca TIERRAGRO (mixta).

2. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia delegada para la Propiedad Industrial se anule el Certificado de Registro 470.867 de la marca TIERRAGRO (mixta) a favor de la sociedad Pérez y Cardona SAS, domiciliada en Medellín, Antioquia, Colombia, para distinguir máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales: incubadoras de huevos.

3. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Dirección de Signos

Distintivos de la Superintendencia delegada para la Propiedad Industrial, declarar fundada la Oposición (observaciones) presentada por la sociedad Herragro S.A. con base en las marcas HERRAGRO contra la solicitud de registro de la marca TIERRAGRO en la clase 7 y se niegue el registro de la marca.

4. Que se ordene a la Superintendencia delegada para la Propiedad Industrial dar aplicación al inciso 10 del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en consecuencia, que dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, dicte la Resolución correspondiente en la que se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento.

5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte en este proceso.

[…]”. Presupuestos fácticos

5. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

6. El 30 de mayo de 2011, Pérez y Cardona S.A.S. solicitó el registro de la marca mixta TIERRAGRO, para identificar “máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos”, productos comprendidos en la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza. A esta solicitud le correspondió la radicación núm. 11066368. 6.1. La Superintendencia de Industria y Comercio publicó la solicitud de registro

en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 630 de 21 de julio de 2011. 6.2. Herramientas Agrícolas S.A. Herragro S.A., presentó oposición con fundamento en la marca mixta HERRAGRO previamente registrada en la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, y la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 6.3. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 28968 de 4 de mayo de 2012, declaró fundada la oposición presentada por Herramientas Agrícolas S.A. Herragro S.A., y negó el registro de la marca mixta TIERRAGRO para identificar productos comprendidos en Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.4. Pérez y Cardona S.A.S., interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 28968 de 4 de mayo de 2012. 6.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución núm. 16366 de 10 de abril 2013, resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 28968 de 4 de mayo de 2012, y, en su lugar, concedió el registro de la marca mixta TIERRAGRO para identificar productos comprendidos en Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza a Pérez y Cardona S.A.S., y dio por agotada la vía gubernativa. Normas violadas

7. La parte demandante adujo en el escrito de la demanda la vulneración de

los literales b) y p) del artículo 1358 y los literales a) y f) del artículo 1369 de la Decisión 486. Concepto de la violación

8. La parte demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma: 8.1. Sobre la violación de los literales b) y p) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina afirmó: “[…] la Administración ignoró el que la marca solicitada carecía de la suficiente fuerza para distinguir los productos de la clase 7ª marcaria para los cuales fue solicitada, frente a los mismos productos comprendidos en la clase 7ª de propiedad de un tercero, distinguidos y comercializados con la marca HERRAGRO de propiedad de la sociedad Herragro S.A. En efecto, al contener la marca TIERRAGRO a la marca registrada y vigente HERRAGRO, la primera carece de la suficiente distintividad para individualizar en el mercado unos productos y sobre todo para que el consumidor desprevenido no crea que tiene el mismo origen empresarial que la marca ya conocida y presente en el mercado […]”10. 8.2. Sostuvo que “[…] La marca solicitada es mixta. Sin embargo, por la fuerza de las palabras prima la parte nominativa sobre la figurativa. En realidad en este caso, el elemento figurativo lo que hace es acompañar a la palabra sin añadirle originalidad alguna. Por lo tanto, el estudio de las marcas se debe centrar en las denominaciones HERRAGRO-TIERRAGRO […]”11. 8.3. También sostuvo que con los actos acusados, la demandada violó los literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto: “[…] las marcas

TIERRAGRO y HERRAGRO son semejantes y crean riesgo de confusión por su similitud conceptual, gráfica y fonética, y riesgo de asociación pues al contener la marca solicitada a la marca registrada HERRAGRO, usada y registrada por la 8 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […] p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; […]” 9 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; […]” 10 Cfr. Folio 33 11 Cfr. Ibidem sociedad Herragro S.A.. se pensará que además tienen el mismo origen empresarial […]”12. 8.4. Advirtió que “[…] al contener las dos (sic) 7 letras idénticas, colocadas en el mismo orden y en la misma posición en el signo distintivo, se debe atender a la morfología de cada marca, a su conformación general, pues es esa unidad la que es aprehendida en un primer momento […]”13. Contestación de la demanda

9. La parte demandada se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte

demandante y, para sustentar su posición, reiteró el sustento de los actos administrativos acusados para concluir que “[…] si bien, los signos presentan cierta semejanza al compartir la desinencia “AGRO” se trata de un término usualmente utilizado para designar productos de la clase 7 internacional como quiera que evoca el concepto “agricultura”, en tal sentido, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizar se examen, encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales tales como la raíz TIERRA en la marca solicitada que sugiere un contenido conceptual específico, así como la razón HERRA en la marca registrada, las cuales determinan su diferenciación e individualización de orden ortográfico y fonético, y al ser pronunciadas, generan una sonoridad distinta que facilita si (sic) recordación, lo cual aunado al elemento gráfico que cada una de ellas incorpora, le brindan al consumidor los elementos necesarios para identificar los signos en el mercado, pudiéndolos asociar con un origen empresarial determinado […]”14.

10. Pérez y Cardona S.A.S., vinculada en calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso, en adelante el tercero con interés, contestó la demanda, argumentando lo siguiente: “[…] La coexistencia de las diversas marcas registradas para identificar productos de clase 7 y que incorporan la expresión AGRO implica que tales marcas son distintivamente débiles y que los titulares de tales marcas deben tolerar la existencia de otras marcas que incorporen o evoquen dicha expresión para conformar marcas que, combinadas con otros elementos gráficos y nominales resulten distintivas, como es el caso de la marca

TIERRAGRO (mixta), puesto que la comparación de ese tipo de marcas debe 12 Cfr. Folio 35 13 Cfr. Folio 38 14 Cfr. Folio 65 realizarse con criterio benevolente y su protección procede contra signos que las reproduzcan de forma total, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la comunidad Andina […]15. Para concluir que: “[…] no es viable basar una pretendida confundibilidad marcaria entre la marca "TIERRAGRO" (mixta) y la marca opositora "HERRAGRO" (mixta) en su sola coincidencia en la expresión AGRO, pues se trata de un elemento común y evocativo que, por sí solo, desprovisto de otros elementos, no singulariza un único origen empresarial, máxime si se tiene en cuenta el número de marcas que la contienen y que están registradas para identificar productos de clase 7 […]”16.

11. Sostuvo que: “[…] Luego de una comparación sucesiva de las marcas en cuestión, es decir considerando a la primera de ellas en su propia integridad y posteriormente a la otra marca en su propio conjunto, se descarta por completo la posibilidad de que el consumidor se confunda y llegue a pensar, razonablemente, que está frente a una misma marca o que al adquirir los productos amparados por la primera esté adquiriendo aquellos amparados por la otra, máxime tienen diseños propios y posiciones gráficas especiales inescindibles del diseño de cada signo y que comunican ideas diferentes […]”17.

12. También advirtió que: “[…] Adicionalmente, cada marca apela a significados

diferentes. La marca "TIERRAGRO", desde el punto de vista nominal, evoca a una TIERRA PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, y gráficamente, a través de la figura de un horizonte soleado, comunica la idea de un amanecer o un atardecer. En cambio, la marca HERRAGRO evoca el significado de HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS. Los diferentes contenidos conceptuales de las marcas enfrentadas, se constituyen como elementos de crucial relevancia al momento de evaluar si estas se confunden o no […]”18. Para concluir que: “[…] se presenta entonces la situación descrita por la jurisprudencia: el contenido ideológico de la marca “TIERRAGRO” le permite coexistir con otras marcas que también incluyan el elemento común “AGRO”, como la marca opositora, con contenido ideológico propio y diferente. Las diferencias conceptuales de los signos evitan que los consumidores se dejen llevar por las semejanzas gráficas o auditivas derivadas del uso común de la expresión “AGRO” […]”19. 15 Cfr. Folio 85 16 Ibidem 17 Cfr. Folio 86 18 Cfr. Folio 87 19 Ibidem Audiencia Inicial

13. La audiencia inicial a que se refiere el artículo 180 de la Ley 1437 del 18 de enero de 201120, en adelante Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se llevó a cabo el 11 de julio de 201621, en donde se surtieron las siguientes actuaciones: i) se realizó un recuento de las actuaciones procesales adelantadas dentro del proceso ii) se fijó el litigio en los siguientes términos: “[…] consiste en determinar si la Resolución 16366 de 10 de abril de

2013, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la cual revocó la decisión contenida en la Resolución 28968 de 4 de mayo de 2012; declaró infundada la oposición presentada por la actora; y, concedió a favor de PÉREZ Y CARDONA S.A.S. el registro de la marca mixta TIERRAGRO para distinguir productos comprendidos en la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera lo dispuesto en los artículos 135 literales b) y p), 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”; fijación que determina el planteamiento y solución al problema jurídico en esta sentencia, iii) se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas, teniéndose como pruebas los documentos aportados con la demanda y las contestaciones, iv) luego de lo cual se determinó que “[…] finalizada la audiencia se suspende el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección, la documentación requerida para efectos de la interpretación prejudicial. Cumplida la actuación se continuará el trámite pertinente […]”, v) finalmente se consideró que “[…] comoquiera que sólo se decretaron pruebas de naturaleza documental, el Despacho considera innecesaria la realización de la audiencia prevista en el artículo 181 del C.P.A.C.A. […]”, por lo que prescindió de la audiencia de pruebas. Audiencia de pruebas

14. Atendiendo a la decisión proferida en la audiencia inicial, el Despacho prescindió de la realización de la audiencia de pruebas.

Interpretación Prejudicial

15. El Despacho Sustanciador, en audiencia inicial llevada a cabo el 11 de julio de 201622, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la 20 “Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo” 21 Cfr. Folios 116 a 125 22 Cfr. Folios 116 a 125

Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

16. El 24 de abril de 2017, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 540-IP-201623, en adelante la Interpretación

Prejudicial, en la que consideró lo siguiente: “[…]

1. La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales b) y p) del Articulo 135 y de los Literales a) y f) del Artículo 136, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. No procede Interpretación Prejudicial de los Literales b) y p) del Artículo 135 y del Literal f) del Artículo 136 de la norma antes citada debido a que no son materia controvertida en el presente caso.

3. Sólo procede interpretar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se encuentra relacionado con el tema controvertido.

4. De oficio se interpretará el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 4865, por ser pertinente para el caso ya que el tercero interesado alegó que los signos en conflicto coinciden en la palabra AGRO, la cual sería de uso común

[…]24.

17. Con base en lo anterior, expuso los criterios y criterios establecidos por la

jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio. Audiencia de alegaciones y juzgamiento

18. Visto el inciso final del artículo 181 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 13 de julio de 201825 decretó la reanudación del proceso y consideró que “[…] atendiendo a que en la audiencia inicial se consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas y que este Despacho considera innecesario realizar la audiencia de alegaciones y juzgamiento, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal […]”, por lo que ordenó correr traslado a las partes por el término común de 10 días para que presentaran por escrito los alegatos de 23 Cfr. Folios 139 a 153 24 Cfr. Folios 143 y 144 25 Cfr. Folio 155 conclusión, e indicó que dentro del mismo término, el Ministerio Público podía presentar concepto.

19. Durante el término legal, la parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

8. Visto el artículo 14926 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia y el artículo 1º27 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 200328, sobre la

distribución de negocios entre las Secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

9. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino, v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, vi) la Interpretación Prejudicial 540IP-2016 de 24 de abril de 2017, vii) el marco jurídico de la protección de marcas registradas y del cotejo marcario para marcas mixtas, y viii) el análisis del caso concreto.

10. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal alguna de nulidad que invalide lo actuado; por lo que, se procede a decidir el caso sub lite.

El acto administrativo acusado 26 “[…] El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:

8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]” 27 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 28 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.

11. La Sala procederá a transcribir los apartes más relevantes del acto

administrativo acusado, sin perjuicio de la transcripción que del mismo se haga al analizar cada uno de los cargos presentados, así: 11.1. Resolución núm. 16366 de 10 de abril 201329, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 28968 de 4 de mayo de 2012, y, en su lugar, concedió el registro de la marca mixta TIERRAGRO para identificar productos comprendidos en Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza a Pérez y Cardona S.A.S., y dio por agotada la vía gubernativa. En la resolución se indicó: “[…] La Delegatura con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad considera si bien, los signos presentan cierta semejanza al compartir la desinencia "AGRO" se trata de un término usualmente utilizado para designar productos de la clase 7 internacional" como quiera que evoca el concepto "agricultura", en tal sentido, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales tales como la raíz TIERRA en la marca solicitada que sugiere un contenido conceptual específico, así como la raíz HERRA en la marca registrada, las cuales determinan su diferenciación e individualización de orden ortográfico y fonético, y al ser pronunciadas, generan una sonoridad distinta que facilita su recordación, lo cual aunado al elemento gráfico que cada una de ellas incorpora, le brindan al consumidor los elementos necesarios para

identificar los signos en el mercado, pudiéndolos asociar con un origen empresarial determinado. 2.2. Relación de productos o servicios Teniendo en cuenta que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable. […]”30 (Destacado de la Sala) El problema jurídico 29 Cfr Folios 8 a 12 30 Cfr. Folio 11

12. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la demanda, la Interpretación Prejudicial y la fijación del litigio, determinar si la marca mixta solicitada TIERRAGRO para identificar productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad de los literales b) y p) del artículo 135 de la Decisión 486. En particular, esto es, si carece o no de distintividad inherente y si es o no es contraria a la ley. Además, le corresponde determinar si la marca mixta TIERRAGRO, que identifica productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad de los literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486, esto es, si es o no confundible con la marca mixta registrada HERRAGRO que identifica productos en la misma clase, o si infringe un derecho de propiedad industrial. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto

administrativo acusado, expedido por la parte demandada.

13. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su

Interpretación Prejudicial indicó que: “[…]

1. La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales b) y p) del Articulo 135 y de los Literales a) y f) del Artículo 136, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. No procede Interpretación Prejudicial de los Literales b) y p) del Artículo 135 y del Literal f) del Artículo 136 de la norma antes citada debido a que no son materia controvertida en el presente caso.

3. Sólo procede interpretar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se encuentra rel