CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2013-00457-00-2017

COTEJO MARCARIO – Entre el signo denominativo DULOXA y la marca mixta DOLEX / MARCAS FARMACÉUTICAS - Rigurosidad de examen de confundibilidad / SIGNO DE FANTASÍA – Lo son DULOXA y DOLEX / REGISTRO MARCARIO – Procedencia frente al signo DULOXA por no existir similitud ni riesgo de confusión con la marca DOLEX [L]a marca cuestionada “DULOXA” cuenta con 3 sílabas y el signo previamente registrado “DOLEX” está conformado por 2 sílabas. Si bien es cierto que dichos vocablos tienen en común las letras D-L-X, también lo es que tienen diferentes raíces y terminaciones, dado que la marca “DULOXA” tiene la raíz “DU” y termina en “XA” (en una vocal), mientras que la marca opositora “DOLEX” tiene como raíz “DO” y termina en “LEX” (en una consonante). Dichas marcas tienen secuencias de vocales diferentes, porque en el primer signo están la “U-O-A” y el segundo signo contiene “O-E”, lo que hace que visualmente no sean confundibles. Además, la pronunciación de los signos enfrentados es diferente, toda vez que sus sílabas tónicas se encuentran ubicadas en lugares distintos. En la marca cuestionada se encuentra en la sílaba “LO”, mientras que en la marca previamente registrada se ubica en “LEX”. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, cabe señalar que las marcas en conflicto son signos de fantasía, ya que no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto. Así las cosas, del análisis de

los conceptos señalados y de los signos confrontados, no encuentra la Sala similitud ortográfica, ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca solicitada cuestionada “DULOXA” (nominativa) es lo suficientemente distintiva frente a la marca opositora. Ahora bien, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de la clase de productos en disputa o de su origen empresarial, habida cuenta de las significativas diferencias entre las referidas marcas.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 11 de febrero de 2010, Radicación 11001-03-24-000-2004-00376-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; y 22 de julio de 2010, Radicación 11001-03-24-000-200400065-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERALES A Y H / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 226 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 228

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00457-00

Actor: GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de nulidad relativa

Referencia: TESIS: LA MARCA “DULOXA” ES DIFERENTE DE LA MARCA

OPOSITORA “DOLEX”, AL CONTENER RAICES, TERMINACIONES Y SECUENCIA DE VOCALES DIFERENTES La sociedad GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., que se interpreta como nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución núm. 00026867 de 3 mayo de 2013 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1º: El 14 de julio de 2011, la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. (en adelante LAFRANCOL) S.A.S.) solicitó el registro de la

marca “DULOXA” (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2º: Una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 631 de 22 de agosto de 2011, la sociedad actora formuló oposición, con fundamento en la falta de distintividad del signo “DULOXA” (nominativo) y la confundibilidad con la marca notoria y previamente registrada “DOLEX” (nominativa) núm. 52376 en Clase 5ª y “DOLEX” (mixta) núm. 286657 en Clase 5ª, entre otros. 3º: Mediante la Resolución núm. 52166 de 30 de agosto de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por la actora y, en consecuencia, negó el registro de la marca “DULOXA” (nominativa), para amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Contra la citada Resolución, la sociedad actora interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución 00026867 de 3 de mayo de 2013, en la cual revocó la Resolución 52166 de 30 de agosto de 2012 y, en su lugar, concedió el registro de la marca “DULOXA” (nominativa), para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir la Resolución acusada

violó, por indebida aplicación, los artículos 135, literal b) y 136, literales a) y h), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Expresó que se violó el literal h) del artículo 136 de dicha Decisión, por cuanto la SIC ignoró la gran similitud que se presenta entre las marcas “DULOXA” y “DOLEX” como resultado de la reproducción que hace la marca “DULOXA” de la estructura básica D-L-X, así como la protección especial de la que es objeto la marca “DOLEX” consecuencia de su carácter notorio en el mercado colombiano. Estimó que concurren los requisitos exigidos por la citada norma, en el presente caso, ya que la marca solicitada reproduce su marca notoriamente conocida, manteniendo la estructura básica D-L-X, tal y como se puede apreciar de la comparación que a continuación se hace de ellas: “DOLEX” (marca notoria) y “DULOXA” (marca solicitada). Que la marca solicitada reproduce tres (3) de los cinco (5) elementos que componen la marca “DOLEX”, manteniendo la estructura básica D-L-X, lo cual genera una semejanza ortográfica, fonética y visual entre ellas, pues el solicitante tomó la misma estructura consonántica D-L-X y le agregó las vocales U-O-A, lo cual no le otorga la suficiente distintividad, dando la idea de que las marcas “DOLEX” y “DULOXA” están relacionadas y, por tanto, llevan al consumidor a pensar que tienen el mismo origen empresarial o uno relacionado. Adujo que lo anterior cobra más relevancia si se tiene en cuenta que la marca

“DOLEX” es notoriamente conocida, por lo que está presente en la mente del consumidor, quien la reconoce por su especial grafía y su trayectoria en el mercado. Advirtió que la SIC, mediante la Resolución 16894 de 29 de marzo de 2011, proferida dentro del Expediente núm. 20006-023-009, negó el registro de la marca “DULOX”, también solicitada por LAFRANCOL S.A.S., con fundamento en la confundibilidad que la misma presenta con la marca notoria “DOLEX”. Que en vista de lo anterior, no se entiende por qué dicha entidad cambió de parecer en el presente caso, si es claro que la adición de la letra final “A” en nada contribuye a superar tal similitud, teniendo en cuenta que la marca “DULOXA” es derivada de la marca “DOLEX”. Señaló que en el presente caso se cumple el requisito del mencionado literal h) del artículo 136 de la citada Decisión 486, concerniente a: “que sea un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero”, pues en la vía gubernativa se demostró que la marca “DOLEX” es notoriamente conocida, de conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la referida Decisión, disposición que enuncia una serie de factores para determinar la notoriedad de un signo distintivo, razón por la cual la Directora de Signos Distintivos de la SIC, a través de la Resolución 52166 de 30 de agosto de 2012, que dio origen a la Resolución demandada, confirmó la notoriedad de la marca “DOLEX” para los años 1999 a 2009 y declaró probada dicha notoriedad desde el año 2010 hasta junio de 2011.

Que así las cosas, “DOLEX” es una marca notoria en Colombia para el período comprendido entre el año 2010 hasta junio de 2011, dentro del cual se presentó la solicitud de registro de la marca “DULOXA”, por lo que se debió confirmar la Resolución expedida por la Directora de Signos Distintivos, otorgando así la protección especial propia de la marca notoria y negando el registro de la marca

“DULOXA”.

Que en lo concerniente con el requisito de “cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo”, establecido por la citada norma, alegó que el carácter de notoria que tiene la marca “DOLEX” debe protegerse aún sin considerar los productos que pretende amparar la marca “DULOXA”, solicitada por LAFRANCOL S.A.S.; máxime aún, cuando en este caso se pretenden amparar productos farmacéuticos de la Clase 5ª Internacional, que se identifican con la marca registrada y notoriamente conocida “DOLEX”. Que lo anterior pone de manifiesto que la marca solicitada “DULOXA” se comercializa en el mismo mercado en que lo hacen sus productos y, por lo tanto, al público consumidor se le creará confusión directa, respecto de los productos, e indirecta, respecto del origen empresarial de los mismos, ya que pensará que aquellos productos farmacéuticos que se distinguen con la marca “DULOXA” forman parte de una nueva línea de productos y los adquiere confiado en que éstos son fabricados por la actora. Resaltó que dado que en ambos casos las marcas solicitadas pretenden identificar productos farmacéuticos, el perjuicio que la coexistencia de las mismas causará al

público consumidor es incalculable y gravísimo, toda vez que de crearse confusión entre dos productos farmacéuticos, se afectará la salud del paciente. Aseveró que el requisito “cuando su uso es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”, exigido en la norma en estudio, también se encuentra presente en el caso concreto, como quiera que las similitudes ortográficas, fonéticas y visuales, que se presentan entre la marca notoria “DOLEX” y la marca “DULOXA”, sin duda le generarán al consumidor un riesgo de confusión entre sus productos y los de LAFRANCOL S.A.S. Manifestó que dada la imitación que hace la marca “DULOXA” de la marca notoriamente conocida “DOLEX”, se diluirá el carácter distintivo de ésta, generando una dispersión de la identidad y retención de la misma en la mente del público, pues como resultado de la amplitud de la difusión que la marca ha tenido en el mercado desde hace muchísimos años, el público consumidor la reconoce como una marca de propiedad de la actora con mayor tradición en Colombia. Así mismo, expresó que con el registro de la marca “DULOXA” se estaría generando un riesgo de uso parasitario, consistente en el riesgo de que LAFRANCOL S.A.S. se aproveche del prestigio de la marca “DOLEX” para su beneficio propio. Concluyó que la SIC violó la norma aludida al haber permitido el registro de la

marca “DULOXA” (nominativa) en la Clase 5ª Internacional, por ser similarmente confundible con la marca notoriamente conocida “DOLEX”, tal y como quedó demostrado en la comparación de las marcas y en el análisis de confundibilidad de las mismas. Alegó que se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, al conceder el registro de la marca “DULOXA” (nominativa) y no tener en cuenta que los presupuestos de irregistrabilidad consagrados en esta norma se encuentran presentes en el caso concreto, pues desconoció que la marca es semejante a la anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, pues “DULOXA” y “DOLEX” presentan semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales que inducen al consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado. Desde el punto de vista ortográfico, señaló que “DULOXA” reproduce tres (3) de los cinco (5) elementos que componen la marca “DOLEX”, por cuanto el solicitante se limitó a reproducir la estructura básica D-L-X, cambiando tan sólo las vocales de la marca, modificaciones que resultan secundarias en la medida en que no trascienden dada la identidad consonántica que se presenta entre las mismas. Desde la perspectiva fonética, la reproducción que hace la marca “DULOXA” de la mayoría de los elementos ortográficos que componen la marca “DOLEX”, genera una gran semejanza entre éstas, teniendo en cuenta la sonoridad de las consonantes y las vocales más sobresalientes de las mismas, ya que la sonoridad de la D inicial y la X de la sílaba final tienen un especial impacto.

Desde el punto de vista visual, consideró que “DULOXA” también es similarmente confundible con “DOLEX”, toda vez que como resultado de la reproducción de la estructura consonántica, se genera una impresión muy similar al apreciar las marcas en su conjunto y de manera sucesiva. Estimó que de lo anterior se desprende que el primer requisito que exige la causal de irregistrabilidad, señalada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, se encuentra presente, pues la marca cuestionada “DULOXA” es similarmente confundible con la marca “DOLEX”, desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual y sin duda alguna genera un riesgo de confusión que induce a error. Indicó que también se cumple el requisito “para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios de los cuales el uso de la marca pueda causar un riegos de confusión o de asociación”, que prevé la citada norma, ya que la marca “DULOXA” fue solicitada para amparar los mismos productos farmacéuticos que se identifican con la marca registrada “DOLEX”, comprendidos en la Clase 5ª Internacional. En torno a la violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, puntualizó que el signo “DULOXA” al reproducir la mayoría de los elementos que componen la marca “DOLEX” es similarmente confundible con ésta, ya que resulta una imitación de la misma, por lo que el público consumidor se verá expuesto a un inminente riesgo de confusión o de asociación al encontrarse con ambas marcas en el mercado. Que, por lo tanto, el signo cuestionado no goza de la distintividad extrínseca que se requiere para ser registrado como marca, razón por la cual no es registrable.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20111, el 24 de noviembre de 2014, se llevó a cabo a la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, el apoderado de la actora; la Superintendencia de Industria y Comercio, en su condición de entidad demandada; y LAFRANCOL S.A.S., en su calidad de tercero interesado en las resultas del proceso. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486; seguidamente se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. Habida cuenta de que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: 1 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Que el objeto del presente litigio, consiste en determinar si la Resolución 00026867 de 3 mayo de 2013, a través de las cuales la SIC revocó la Resolución 52166 de 30 de agosto de 2012 y, en su lugar, concedió el registro de la marca

“DULOXA” (nominativa), solicitada por la sociedad LAFRANCOL S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional, vulnera lo dispuesto en los artículos 135, literal b), y 136, literales a) y h), de la Decisión 486, conforme se alegó en la demanda a folios 86 a 105 y se respondió por la demandada a folios 127 a 144. Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes. Se señaló que, una vez contestada la demanda o resuelta la adición o corrección de la misma, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes y el Ministerio Público manifestaron que NO encuentran irregularidad en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La SIC se opuso a las pretensiones de la demanda, dado que, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que, el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que, al comparar la marca concedida “DULOXA” (denominativa) con el

signo “DOLEX”, no se encontraron semejanzas conceptuales, ya que los signos en cuestión son de fantasía y, por lo tanto, no tienen significado en el idioma español. Expresó que, en lo tocante a las similitudes ortográficas, si bien ambos signos comparten algunas letras, la marca cuestionada cuenta con mayor extensión al estar compuestas por tres sílabas, en tanto que la otra está compuesta solo por dos, además de que la conjugación de letras y las terminaciones les otorgan suficiente distintividad. Indicó que, en el campo fonético o auditivo, también se encontraron diferencias claras en la pronunciación, en especial por la letra “U” en la marca concedida que le imprime fuerza. También existe diferencia, en tanto una marca termina en vocal “A” y la otra en la “X”. Estimó que, la sílaba tónica se encuentra ubicada en lugares distintos, pues mientras en la marca cuestionada se encuentra en “LO”, en la marca de la actora está en la sílaba “LEX”. Que las marcas enfrentadas no presentan semejanzas que pudieran inducir al consumidor a error, por cuanto cada una cuenta con elementos que permiten diferenciarlas. Por tanto, el consumidor no se confundiría al elegirlas en el mercado, teniendo claro el origen empresarial de los productos identificados con cada una. Respecto a la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal h), de la Decisión 486, la SIC determinó que el signo concedido “DULOXA” (denominativo) no reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe al signo registrado, por lo que consideró irrelevante realizar el análisis de la notoriedad argumentado. Adujo que, son improcedentes también los cargos de violación de los artículos

135, literal b), y 136, literales a), de la Decisión 486. III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio. IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó2: “1.8. Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios 2 Proceso 597-IP-2015. en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables. 1.9. De acuerdo con las reglas y pautas antes expuestas, es importante que, al analizar el caso concreto, se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. (…) 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos, se debe realizar el cotejo de conformidad con las

siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos; (i) Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, puesto esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4. En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos en conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos DULOXA (denominativo) y DOLEX (denominativo). (…) 3.5. En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos DULOXA (denominativo) y DOLEX (mixto). Para su análisis, se deben

tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. (…) 4.1. Como en el proceso interno se discute si la denominación DOLEX (Fj. 51) tiene carácter evocativo, en relación con la idea de que el producto tiene como utilidad contrarrestar los malestares y el dolor causado por alguna enfermedad, es pertinente analizar el tema en cuestión señalando que un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. (…) 4.4. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación DOLEX y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. (…) 5.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores. Son expresiones que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen ni ninguna de sus propiedades. (…) 5.4. De conformidad con lo anterior, se debe analizar si la marca solicitada DULOXA (denominativo) y la marca registrada DOLEX (denominativa y mixta) son de fantasía, para posteriormente poder

realizar un adecuado análisis de confundibilidad entre ambos signos. (…) 6.7. De conformidad con lo anterior, se debe determinar la registrabilidad de la marca DULOXA (denominativa), solicitada por Lafrancol, examinando cuidadosamente la posibilidad de generar un riesgo de confusión en el público consumidor mediante el registro solicitado, en aras de evitar daños irreparables a la vida y la salud humana. (…) 7.5. Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella. 7.6. La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. Además, el reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el artículo previamente citado. (…) 7.10. De conformidad con los criterios anteriormente señalados, debe evaluarse el carácter notorio de las marcas opositoras DOLEX (denominativa y mixta), alegado por Glaxo, teniendo en cuenta que la

notoriedad de un signo debe ser acreditada por quien la alega.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución 00026867 de 3 de mayo de 2013, revocó la Resolución 52166 de 30 de agosto de 2012 y concedió el registro de la marca “DULOXA” (nominativa), para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que entre dicha marca y la marca “DOLEX” (nominativa), previamente registrada en favor de la actora, que distingue productos de la misma Clase, no existen semejanzas susceptibles de generar confusión, en tanto presentan distintas cadenas vocálicas y consonánticas que hacen que se emita una impresión en conjunto diferente. La actora alegó que la marca cuestionada “DULOXA” (nominativa) es similarmente confundible con su marca previamente registrada “DOLEX” (nominativa y mixta), ya que la referida marca cuestionada reproduce su marca, al mantener la estructura consonántica D-L-X. Adicionalmente, señaló que su marca “DOLEX” era notoriamente conocida en Colombia, para el período comprendido entre el año 2010 hasta junio de 2011, dentro del cual se presentó la solicitud de registro para la marca “DULOXA”. El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literales a) y h), 224, 226, y 228 de la Decisión 486. Por consiguiente, a la Sala le corresponde determinar si, de conformidad con las normas de la citada Decisión, procedía el registro de la marca “DULOXA”

(denominativa) para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, ransliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. (…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…) Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte especial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación

con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del