CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2013-00478-00A-2017

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto THE CHEESECAKE FACTORY y la marca mixta CHEESECAKE COMPANY / PALABRAS DE USO COMÚN – Lo son las expresiones THE y CHEESECAKE / EXPRESIÓN DE USO COMÚNSe excluyen del estudio de registrabilidad / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Al estar combinada puede generar signos distintivos / REGISTRO MARCARIO – Procedencia frente al signo THE CHEESECAKE FACTORY al no existir similitud con la marca mixta CHEESECAKE COMPANY [E]l cotejo debe recaer respecto de las expresiones “FACTORY” de la marca cuestionada y “COMPANY” de la marca previamente registrada, toda vez que las expresiones “THE” y “CHEESECAKE” son de uso común, las cuales no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva. […] El actor, como titular de un signo con un elemento de uso común, esto es “CHEESECAKE”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra de uso común en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general. […] la Sala estima que entre la marca cuestionada “THE CHEESECAKE FACTORY” y el signo “CHEESECAKE COMPANY”, previamente registrado de la actora no existe similitud ortográfica, ni fonética, pues la expresión “FACTORY”, genera un signo completamente distintivo y diferente al previamente

registrado, que está acompañado de la partícula “COMPANY”. […] al poseer la marca solicitada cuestionada “THE CHEESECAKE FACTORY” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que no se configuraron las causales de irregistrabilidad MARCAS EVOCATIVAS – Son consideradas como débiles y registrables /

MARCAS EVOCATIVAS – Lo son FACTORY y COMPANY

[L]as denominaciones “FACTORY” y “COMPANY” tienen una relación o similitud conceptual, pues ambas expresiones son evocativas, ya que sugieren en la mente del consumidor la idea de productos relacionados con una empresa o fábrica, que desarrolla una actividad económica.[…] Sobre las marcas evocativas, es menester aclarar que son consideradas como débiles, pero registrables. […] Por lo tanto, “el titular de estos signos previamente registrados no puede impedir que la citada marca cuestionada evoque las mismas propiedades o características de sus marcas, o pretender su exclusión en marcas de terceros o apropiarse de dichas expresiones, ni fundamentar la confundibilidad marcaria, solamente en esa precisa específica circunstancia”.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre palabras de uso común ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 23 de enero de 2014, Radicación 11001-03-24-0002007-00230-00, C.P. María Elizabeth García González; Sobre marcas evocativas, ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 18 de febrero de 2016,

Radicación 11001-03-24-000-2008-00183-00, C.P. María Elizabeth García

González; Sobre riesgo de confusión, ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 14 de abril de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2010-00267-00, C.P. María Elizabeth García González FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00478-00

Actor: SEBASTIAN CADAVID HERRERA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de nulidad relativa

Referencia: TESIS: LA MARCA “THE CHEESECAKE FACTORY” SI BIEN

POSEE LAS EXPRESIONES DE USO COMÚN “THE” Y “CHEESECAKE”, AL

ESTAR COMBINADA CON LA EXPRESIÓN “FACTORY” ES REGISTRABLE,

PUES FORMA UN CONJUNTO SUFICIENTEMENTE DISTINTIVO Y DIFERENTE

AL SIGNO PREVIAMENTE REGISTRADO “CHEESECAKE COMPANY”

La Sala decide, en única instancia la demanda1 promovida por el señor SEBASTIAN CADAVID HERRERA, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución 00004194 de 8 de febrero de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1º: El actor es un comerciante debidamente matriculado encargado del expendio de comidas preparadas en restaurantes y que en desarrollo de su actividad 1 En ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante CAN. económica opera el establecimiento de comercio denominado “EL SEÑOR CHEESECAKE”. 2º: El demandante solicitó ante la SIC el registro de su marca “CHEESECAKE COMPANY” el 14 de septiembre de 2009, para identificar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “repostería, pastelería, confitería, helados y panadería”. 3º: Dicha marca le fue concedida mediante la Resolución 19042 de 14 de abril de 2010. 4º: La sociedad TCF CO. LLC (en adelante TCF), el 13 de abril de 2012, solicitó el registro de la marca mixta “THE CHEESECAKE FACTORY”, sin reivindicar colores, para identificar los siguientes productos de la Clase 30 Internacional:

“café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales; pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, postres de pastelería, cheesecakes, pasteles, dulces, pastelitos, tortas, pastelería y confitería”. 5º: Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 651, no se presentaron oposiciones. 6º: Mediante la Resolución 66325 de 31 de octubre de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC negó el registro de la marca “THE CHEESECAKE FACTORY” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que la misma estaba incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, por resultar similarmente confundible con la marca “CHEESECAKE COMPANY”, previamente registrada. 7º: Contra la citada Resolución el actor interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto a través de la Resolución 00004194 de 8 de febrero de 2013, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, concedió el registro de la marca “THE CHEESECAKE FACTORY” (mixta), solicitada por TCF, argumentando para ello que “el signo solicitado para registro es una marca compleja conformada

por las expresiones THE CHEESECAKE y FACTORY con un tipo de grafía especial, enmarcada por un rectángulo integrado por una serie de rayas horizontales. (…) Así en el presente caso, la comparación de los signos debe centrarse en su elemento gráfico, según las pautas doctrinales y jurisprudenciales antes expuestas. Entonces, observa esta Delegatura que los elementos gráficos de las dos marcas son completamente diferentes”. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Advirtió que, la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó, por indebida aplicación, el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, por cuanto la marca previamente registrada “CHEESECAKE COMPANY” es similarmente confundible con la marca solicitada “THE CHEESECAKE FACTORY”, por lo que el registro de esta última era inviable por estar incurso en dicha causal de irregistrabilidad. Señaló que, la preposición en inglés “THE” es una expresión de uso común o usual, genérica y ciertamente inapropiable por un empresario en exclusiva. Por ello mismo, carece de distintividad y, en ese sentido, debe ser excluida del cotejo marcario así: “CHEESECAKE COMPANY” vs. “CHEESECAKE FACTORY”. Aseveró que, al hacer una comparación entre los signos enfrentados, es posible ver que existen semejanzas que no permiten superar un riesgo de confusión o de asociación, lo que impide la pacífica coexistencia de estos en el mercado. En cuanto a la similitud ortográfica evidenció que las marcas en conflicto coinciden

en varios de los criterios para su determinación. Advirtió acerca de la coincidencia vocálica (tanto ortográfica como conceptual), susceptible de generar confusión: EEEAEOA-EEEAEAO-EEEAEOA-EEEAEAOEEEAEOA. En lo relacionado con la similitud fonética (la determinación de tal similitud depende entre otros elementos de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones), anotó que, además de que ambas marcas comparten la raíz CHEEESECAKE, en los dos casos las primeras sílabas de las dos expresiones que componen cada signo son idénticas. En lo concerniente a la similitud conceptual o ideológica (que emerge cuando lo signos evocan la misma idea), señaló que, no puede perderse de vista que las marcas confrontadas “CHEEESECAKE COMPANY” y “CHEEESECAKE FACTORY” evocan exactamente el mismo concepto: el de una empresa de cheesecakes. Es sabido que “FACTORY” y “COMPANY” son ambas expresiones en inglés, traducen y están asociadas al concepto de su empresa como actividad económica. Que, por lo tanto, es un hecho notorio que las marcas suscitan la misma idea en la mente del consumidor: “El producto que se identifica tiene origen en la empresafábrica o compañía de cheesecakes”. Así las cosas, adujo que, queda claro que las marcas “CHEESECAKE COMPANY” y “CHEESECAKE FACTORY” tienen tantas semejanzas y coincidencias ortográficas, fonéticas y conceptuales que su coexistencia es susceptible de generar riesgo de confusión.

Que, de esta manera, al existir identidad o semejanza que cause riesgo de confusión, se hace necesario analizar la identidad/similitud entre los productos que se buscan amparar con las marcas. El signo previamente registrado “CHEESECAKE COMPANY” ampara los siguientes productos: “repostería, pastelería, confitería, helados, panadería. Y el signo solicitado “CHEESECAKE FACTORY” distingue: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales; pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal; mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias; hielo, postres de pastelería, cheesecakes, pasteles, dulces, pastelitos, tortas, pastelería y confitería”. Expresó que, de conformidad con la citada lista de productos reivindicados, difícilmente se puede sostener que no hay relación entre ellos, pues aunque el listado suyo es menos extenso, lo cierto es que los signos amparan la pastelería, repostería, panadería, confitería, y en todo caso, el género de los alimentos preparados. Por lo demás, el hecho de que ambas marcas se hayan registrado en la Clase 30 Internacional debe ser indicio suficiente de la relación de productos. De lo anterior, concluyó que, la entidad demandada aplicó de manera indebida el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, como quiera que

no efectuó un análisis comparativo de los signos observando los criterios fijados por el Tribunal de la Comunidad Andina. II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 el 1º. de diciembre de 2014 se dio curso a la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, el señor SEBASTIAN CADAVID HERRERA, en su calidad de actor del proceso; la SIC, en su condición de entidad demandada; TCF, en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad, establecida en el artículo 137 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes y el Ministerio Público no observaron vicio alguno que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. Habida cuenta de que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada ni por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se adoptó decisión al respecto. Además, el Despacho no encontró motivo o fundamento para declarar probada de oficio alguna excepción. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la Resolución 00004194 de 8 de febrero de 2013, a través de la cual la SIC concedió el registro de la marca mixta

“THE CHEESECAKE FACTORY” (mixta), solicitada por el tercero interesado, sociedad TCF, para amparar productos de la Clase 30 Internacional, vulnera lo dispuesto en los artículos 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, de acuerdo con lo alegado en la demanda y sus contestaciones. Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como las solicitadas por el tercero en mención, enunciadas en el numeral 7 del acápite “Decreto y Práctica de Pruebas” del Acta de la Audiencia Inicial. Se señaló que, una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes y el Ministerio Público manifestaron que NO encuentran irregularidad en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior se declaró saneado el proceso hasta ese momento. II.1.- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por el actor por carecer de apoyo jurídico. Manifestó que, la marca cuestionada “THE CHEESECAKE FACTORY” reúne elementos denominativos, gráficos o figurativos, que poseen capacidad de

transmitir a la mente del consumidor una imagen o una idea indirecta sobre el producto amparado. Adujo que, los signos en conflicto no son confundibles, ya que presentan diferencias en sus unidades linguísticas, haciendo que el consumidor pueda singularizar la sonoridad de cada una de ellas. Señaló que, los signos en disputa coinciden en la palabra “CHEESECAKE” evocativa de la -“torta de queso”-, lo que no debe ser motivo de negación, pues es de uso común y genera debilidad del signo opositor. Expresó que, los elementos estructurales de cada signo, como su tipo de escritura, genera distintividad en el conjunto marcario de cada uno. Explicó que, las marcas objeto de debate son disímiles en sus unidades lingüísticas, pues se diferencian por las letras que las componen, haciendo que para el consumidor pueda singularizar la sonoridad de cada una de ellas. II.1.2.- La sociedad TCF, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal. Señaló que, la única coincidencia entre los signos es la expresión genérica “CHEESECAKE”, la que es comúnmente conocida por la mayoría de los consumidores colombianos para identificar una torta de queso. Manifestó que, “COMPANY” y “FACTORY” son palabras en inglés que cuentan con una traducción en español y se encuentran incorporadas en varias marcas registradas en la Clase 30 Internacional. Por lo tanto, deben ser analizadas en el conjunto marcario de cada uno de los signos en conflicto. Advirtió que, es importante tener en cuenta que la conformación de la marca

cuestionada incorpora elementos gráficos que le imprimen al signo la distintividad requerida para permitir a los consumidores determinar la procedencia empresarial de los productos al realizar actos de consumo. Expresó que, la autoridad administrativa realizó un estudio preciso de la normativa vigente, pues estableció que los elementos gráficos de las marcas son completamente diferentes a pesar de incluir en ellas la expresión genérica

“CHEESECAKE”.

Indicó que, los signos en conflicto ya coexisten pacíficamente en el mercado, pues tienen registros en las Clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza que incorporan la expresión “THE CHEESECAKE FACTORY” en la conformación de las marcas y que actualmente coexisten pacíficamente con la marca “CHEESECAKE COMPANY” + GRÁFICA de propiedad del señor SEBASTIAN

CADAVID HERRERA.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio. IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó2: “1.3. De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia

para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. […] 1.8. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. […] 2.4. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos THE CHEESECAKE FACTORY y CHEESECAKE COMPANY, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia.

[…] 3.4. El derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado y, por lo tanto, como en cualquier 2 Proceso 618-IP-2015. otra disciplina jurídica resulta atendible el principio de primacía de la realidad sobre las formas. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, le corresponde a la autoridad nacional competente examinar si los consumidores destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado, comprenden o no dichas palabras. En el supuesto de ser entendidas perfectamente por los consumidores el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 3.5. En consecuencia, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero cuyo significado sea de conocimiento generalizado en el sector del público al cual se encuentran dirigidos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas, genéricas o de uso común de los mismos productos. […] 4.11. De todos modos, en forma similar a lo ya expuesto respecto de los signos que involucran gráficos, partículas o expresiones de uso común, el titular de una marca que incluya elementos genéricos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su marca puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones genéricas deben ser excluidas al realizar el cotejo de marcas. 4.12. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común o genérico) llegare a reducir el signo de

tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 4.13. Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso común y genérico en una clase determinada, pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 4.14. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si las palabras THE, CHEESECAKE, FACTORY y COMPANY son de uso común y genéricas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. […] 5.6. Considerando los productos de la Clase 30, se deberá establecer si el signo CHEESECAKE COMPANY tiene carácter de evocativo. Además, debe determinar su proximidad con los servicios que ampara para llegar a deducir si tiene un poder de oposición fuerte, o si por el contrario le resulta evidente un elevado grado de cercanía entre esta marca y los servicios que ampara, para poder concluir válidamente que la misma es débil y que por esa condición le comporta tolerar el registro de otra marca con ciertos rasgos parecidos y que evoque el mismo concepto. […] 6.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otros, para generar la total

convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros). […] 6.8. En consecuencia, se deberá establecer si los signos mixtos CHEESECAKE COMPANY y THE CHEESECAKE FACTORY coexisten pacíficamente en el mercado de conformidad con los parámetros vertidos en la presente providencia con el fin de evaluar si está circunstancia, junto con los demás elementos de juicio obrantes en el proceso, conducen a determinar la existencia o no de riesgo de confusión o asociación.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución 00004194 de 8 de febrero de 2013 concedió el registro de la marca mixta “THE CHEESECAKE FACTORY”, en favor de la sociedad TCF para distinguir productos de la Clase 303 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que no se encuentra comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Al respecto, el actor alegó que la marca solicitada para registro es similar a su marca “CHEESECAKE COMPANY”, que también distingue productos de la citada 3 “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de

cereales; pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, postres de pastelería, cheesecakes, pasteles, dulces, pastelitos, tortas, pastelería y confitería”. Clase 304, dado que evocan el mismo concepto, el de una “empresa de cheesecakes”; “FACTORY” y “COMPANY” son expresiones en inglés que están asociadas al concepto de “empresa” como actividad económica, la partícula “THE” es de uso común y debe ser excluida del cotejo marcario; y por cuanto ambas marcas amparan productos de la Clase 30 Internacional. El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 135, literales f) y g), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Corresponde entonces a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, procedía el registro de la marca “THE CHEESECAKE FACTORY” para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Los textos de las normas aludidas, son los siguientes: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que […]: f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en

el lenguaje corriente o en las usanza del país; […]. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 4 “Repostería, pastelería, confitería, helados y panadería”. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas que para el cotejo marcario, ha señalado el Tribunal en este proceso: “1.9.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario; es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.9.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará

en momentos diferentes. 1.9.3. El análisis comparativo debe enfatizar en las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.9.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máxima de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.” Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA SOLICITADA PARA REGISTRO (MIXTA) MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA) Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la solicitada por el tercero interesado en las resultas del proceso, con otra marca mixta, previamente registrada, en favor del actor, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca controvertida, no así la gráfica que la acompaña, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte

gráfica sea de relevancia, amén de que si los productos amparados bajo las mismas son solicitados a un expendedor se hace por su denominación y no por la descripción de aquella. Igual sucede con la marca previamente registrada. De manera, que no existe duda alguna en que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Para el efecto, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se