CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2013-00486-00-2017

RECURSO ORDINARIO DE SÚPLICA – Contra la decisión de rechazo de la demanda / REGISTRO MARCARIO – Acciones procedentes. Caducidad [L]a Sala entiende que el acto que concede un registro marcario es enjuiciable en ejercicio de las acciones de nulidad establecidas en el artículo 172 de la Decisión 486; en tanto que, el que niega o cancela total o parcialmente el registro de una marca lo es enjuiciable a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la caducidad de las acciones en materia marcaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486, la nulidad absoluta no tiene término de caducidad, es decir, puede ejercerse en cualquier momento; en tanto que, la nulidad relativa prescribe en cinco (5) años desde la concesión de la marca. […] la Sala entiende que la interposición de las acciones establecidas en el artículo 172 de la Decisión 486 para controvertir los actos que conceden un registro marcario, esto es, las de nulidad absoluta y de nulidad relativa, pueden ejercerse en cualquier tiempo y dentro de los cinco años a partir de la concesión de la marca; en tanto que, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 debe interponerse dentro de los cuatro (4) meses a partir de la notificación del acto que niega o cancela total o parcialmente el registro marcario. MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOProcede contra acto administrativo que cancela parcialmente un registro marcario / RECHAZO DE LA DEMANDA DEL MEDIO DE CONTROL DE

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Caducidad

[L]a Sala infiere que no lo asiste razón a la parte actora en cuanto señala que no le asiste ningún interés particular del registro marcario cancelado parcialmente pues la declaratoria de nulidad de la Resolución Nro. 79367 de 21 de diciembre de 2012 conlleva un restablecimiento del derecho automático, a saber, la obtención del derecho preferente establecido en el artículo 168 de la Decisión 486 para solicitar el registro de la marca cancelada parcialmente en relación de otras solicitudes que pudieran presentarse. Entonces, para la Sala no cabe duda que el medio de control adecuado para controvertir la legalidad de la Resolución nro. 79367 de 21 de diciembre de 2012 es el de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437, el cual debió interponerse dentro del término de los cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de su notificación; actuación que ocurrió el 2 de enero de 2013, a través de listado único de notificación fijado en la página web de propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por el término de un (1) mes, que venció el 2 de febrero del mismo año. Así, el término con el que contaba la sociedad WGI International Programas de Ensino E Franquias Ltda., para interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho transcurrió entre el 3 de febrero y el 3 de junio de

2013 y comoquiera que la demanda se presentó el 6 de septiembre de 2013 es evidente lo extemporánea de su presentación.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 172 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 138

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

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Radicación número: 110010324000201300486 00

Actor: GWI INTERNATIONAL PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00486-00

Actor: GWI INTERNATIONAL PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: RECURSO ORDINARIO DE SÚPLICA EN CONTRA DEL AUTO

QUE RECHAZA LA DEMANDA POR OPERAR EL FENÓMENO DE LA CADUCIDAD La Sala decide el recurso ordinario de súplica oportunamente interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora en contra del auto de 5 de octubre de 2015, por medio del cual la Consejera de Estado, doctora María Elizabeth García González, rechazó la demanda que presentó la sociedad WGI International Programas de Ensino E Franquias Ltda. contra la Superintendencia de Industria y Comercio.

I. ANTECEDENTES La sociedad WGI International Programas de Ensino E Franquias Ltda., actuando a través de apoderado especial, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad en contra de la Resolución nro. 79367 de 21 de diciembre de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por la

Superintendencia de Industria y Comercio. 3

Radicación número: 110010324000201300486 00

Actor: GWI INTERNATIONAL PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO En providencia de 23 de enero de 20141, la Consejera Ponente inadmitió la demanda por considerar que no cumplía con los requisitos exigidos por los numerales 7º del artículo 162 y 1º del artículo 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por no indicar la dirección de notificación de la sociedad WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES, tercera con interés directo en las resultas del proceso y, allegar la constancia de notificación de la Resolución demandada.

El término para corregir la demanda corrió a partir del 31 de enero de 2014 y finalizó el 13 de febrero del mismo año2. El apoderado de la parte actora presentó el escrito de subsanación el 10 de febrero de 20143.

II. FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA RECURRIDA Mediante auto de 5 de octubre de 20154, la Consejera de Estado, doctora María Elizabeth García González, luego de adecuar la demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dispuso el rechazo de la misma, al

considerar que en el presente asunto había operado el fenómeno jurídico de caducidad, argumentando, para el efecto, lo siguiente: 1 Providencia visible a folios 47 y 48 del expediente. 2 Constancia obrante a folio 48 vuelto del expediente. 3 Escrito de contestación visible a folios 127 a 145 ibídem. 4 Cfr. Folios 62 a 72. 4

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Actor: GWI INTERNATIONAL PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO “[…] En materia marcaria, existen tres clases de acciones: a) la acción de nulidad absoluta, consagrada en el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, equiparable con el medio de control de nulidad establecido en el artículo 137 del C.P.A.C.A.; b) la acción de nulidad relativa, que tiene un término de caducidad de 5 años, consagrada en el inciso segundo del mismo artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y c) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., que procede contra los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso.

En ese entendido, es pertinente señalar que, según lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, la acción de nulidad absoluta o medio de control de nulidad, en la legislación interna, procede, en cualquier tiempo, cuando lo que se va a demandar es el registro de una marca

concedido en contravención de lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo y 135, los cuales establecen: […] Por su parte, la acción de nulidad relativa, que tiene un término de prescripción de 5 años5, es procedente cuando el registro marcario fue concedido de mala fe o en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, que reza: […] Es decir, que tanto las acciones de nulidad relativa como de nulidad absoluta, fueron legalmente consagradas para demandar actos administrativos que conceden registros marcarios, tal como se desprende de lo expresamente establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 de

20006. No obstante, cuando lo que se demanda es el acto administrativo que niega o cancela total o parcialmente un registro marcario, los medios de control procedentes ya no serán los referidos, sino el de nulidad y restablecimiento del derecho, debido a la afectación directa que genera este tipo decisiones frente a los intereses particulares del solicitante o del propietario a quien se le cancela la marca.

Cuando se anula un acto administrativo que deniega un registro marcario, la consecuencia directa del pronunciamiento judicial no puede ser otra que la 5 Inciso 2º, Articulo 172 de la decisión 486 de 2000. “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.” (Negrillas y

subrayas fuera del texto original) 6 “Artículo 172La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe…” (Negrillas y subrayas fuera del texto original). 5

Radicación número: 110010324000201300486 00

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Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO orden de concesión del registro denegado, lo cual constituye un claro restablecimiento automático del derecho del solicitante.

Así mismo sucede en los casos de cancelación total o parcial de una marca por no uso, tanto para el propietario de la marca que demanda el acto administrativo por medio del cual se le canceló su registro, como para el tercero que demanda la Resolución que negó la cancelación solicitada, pues en estos casos se involucra directamente un interés particular y se busca además de la declaratoria de nulidad un restablecimiento del derecho. Teniendo en cuenta lo anterior, en este caso, el presente medio de control ejercido por la actora se debe interpretar como de nulidad y restablecimiento del derecho. Ahora bien, conforme consta en la certificación7 de notificación de la Resolución núm. 79367 de 21 de diciembre de 2012, “Por la cual se

resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, allegada en cumplimiento del requerimiento hecho por el Despacho a través de auto de 23 de enero de 2014, se advierte que el mencionado acto administrativo se le notificó a la actora mediante listado único de notificación fijado en la página web de propiedad industrial el día 2 de enero de 2013, por el término de un mes, el cual venció el 2 de febrero de 2013. De acuerdo con el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del C.P.A.C.A., el plazo para el ejercicio oportuno del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que es el procedente para el juzgamiento de los actos acusados en el sub lite, es de 4 meses, contado a partir del día siguiente al de la notificación del acto administrativo que agotó la vía gubernativa. Como ya se indicó, el acto administrativo que agotó la vía gubernativa, esto es, la Resolución núm. 79367 de 21 de diciembre de 2012, quedó notificada a la actora el 2 de febrero del 2013, por lo que el término de caducidad empezó a correr desde el 3 de ese mes y año, y precluyó el 3 de junio de 2013. Significa lo precedente que la presentación de la demanda el día 6 de septiembre de 2013, se hizo de forma extemporánea. En consecuencia, es del caso rechazar la demanda, conforme lo ordena el artículo 169, numeral 1º, del C.C.A., como en efecto se dispondrá en la

parte resolutiva de este proveído. […]”. 7 Visible a folio 59. 6

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Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO En escrito visible en folios 74 a 78 del expediente, el apoderado judicial de la parte actora interpuso recurso ordinario de súplica en contra del proveído de 5 de octubre de 2015, sustentando su inconformidad en los argumentos que se exponen a continuación: Indicó que la acción de cancelación total o parcial de una marca no lleva implícita la invocación del derecho preferente que establece el artículo 1688 de la Decisión 486 de 2000, como quiera que la finalidad de la acción de cancelación, de una parte, es remover un obstáculo frente a una marca que se considera confundible y, por la otra, obtener el registro no usado bajo las condiciones en que se otorgó el mismo.

Manifestó que en el caso sub examine no se pretende ningún derecho preferente del cual se pueda derivar un restablecimiento del derecho sino controvertir la vulneración del derecho de contradicción que le asiste al administrado “cuando siente que le han conculcado sus prerrogativas”.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con el artículo 246 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el recurso ordinario de súplica procede contra los autos proferidos por el ponente en el curso de una segunda o única instancia, que por su misma naturaleza serian apelables, de haberse dictado por los jueces administrativos en el trámite de una primera instancia, según lo dispone el artículo

243 ibídem. 8 “[…] Artículo 168. La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa […]”. 7

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Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO El artículo 243 en comento, es del siguiente tenor literal: “[…] ARTÍCULO 243. APELACIÓN. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los

jueces administrativos:

1. El que rechace la demanda […]” (Destacado de la Sala).

Por consiguiente, la decisión de rechazar la demanda presentada en virtud de haber operado la caducidad, es susceptible del presente recurso de súplica. Ahora bien, en el sub examine, la parte actora pretende que se revoque el auto de 5 de octubre de 2015, por medio del cual la Consejera de Estado, doctora María Elizabeth García González, dispuso el rechazo de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad –adecuada como nulidad y restablecimiento del derecho-, presentó la sociedad WGI International Programas de Ensino E Franquias Ltda. en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, al considerar que en el presente asunto había operado el fenómeno jurídico de la

caducidad del medio de control. La recurrente indica que la Consejera Ponente se equivocó al adecuar la demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho porque no pretende ningún derecho preferente del cual se pueda derivar un restablecimiento; además, que la acción de cancelación total o parcial de una marca no comporta la invocación “automática” del derecho previsto en el artículo 1689 de la Decisión 486. Para resolver el recurso ordinario de súplica, la Sala abordará lo atinente a la 9 “[…] Artículo 168. La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa […]”. 8

Radicación número: 110010324000201300486 00

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Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO naturaleza de las acciones procedentes para controvertir actos sobre registros marcarios y el término de caducidad para interponerlas.

El artículo 172 de la Decisión 486 establece que el acto que concede el registro de una marca es enjuiciable a través de las acciones de nulidad absoluta o de nulidad relativa. La norma en cita, establece: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de

cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”. Sin embargo, en el ordenamiento interno, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que el registro marcario es susceptible de control judicial mediante el ejercicio de las acciones previstas en el referido artículo 172 y la de nulidad y 9

Radicación número: 110010324000201300486 00

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Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO restablecimiento del derecho regulada en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; medio de control que procede contra los actos que niegan o cancelan total o parcialmente un registro marcario.

Al respecto, la Sección Primera de la Corporación, en sentencia de 15 de septiembre de 201110, señaló: “[…] En relación con los actos relativos a registros marcarios procedía al

amparo del Código de Comercio una acción de nulidad objetiva, con la particularidad de estar sujeta al término de caducidad de cinco (5) años. En efecto, conforme al artículo 596 de ese estatuto: “El certificado de una marca podrá anularse a petición de cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones de los artículos 585 a 586; pero en este último caso la solicitud deberá intentarse dentro de los cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicite. De esta acción conocerá el Consejo de Estado”. No obstante, en materia marcaria dejó de aplicarse el derecho interno para empezarse a aplicar la legislación andina, salvo en lo no dispuesto por esta. En efecto, en esa normativa se sustituyó la acción consagrada en el Código de Comercio, estableciéndose en su lugar una acción de nulidad especial, sui generis por su índole subjetiva, y distinta por ello mismo, a la acción de nulidad objetiva regulada en el referido código (que estaba sujeta a caducidad), así como a la acción de nulidad del derecho contencioso administrativo interno, también de naturaleza puramente objetiva, establecida para la defensa de la legalidad en abstracto. En el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se estableció una acción de nulidad sui géneris, o especialísima, en tanto que no es objetiva, pues, según su propio enunciado, y como lo ha dejado sentado de manera reiterada el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requiere interés directo o personal para poder incoarla, es decir, estar afectado por el

10 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 15 de septiembre de 2016. Actor: Pepsico, INC. Exp. nro. 2004-00155-01. M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; providencia reiterada por la Sección el 16 de julio de 2015, dentro del Exp. nro. 2010-00067-00. M.P. Guillermo Vargas Ayala. 10

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Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO acto impugnado. Según esta norma, “[l]a autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, (…)”, cuando se acredite que el registro se obtuvo en contravención de las disposiciones de esa Decisión, o con fundamento en documentos falsos o inexactos, o de mala fe.

En consecuencia, respecto del derecho marcario, a partir de la entrada en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contra los actos que conceden el registro de una marca sólo procedían, en dichas normas, la acción de nulidad de que habla el artículo 113 de tal Decisión, con la específica condición de requerir interés directo, y la de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando sea el caso, prevista en el artículo 85 del C.C.A. […]”. De conformidad con lo anterior, la Sala entiende que el acto que concede un registro marcario es enjuiciable en ejercicio de las acciones de nulidad

establecidas en el artículo 172 de la Decisión 486; en tanto que, el que niega o cancela total o parcialmente el registro de una marca lo es enjuiciable a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la caducidad de las acciones en materia marcaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486, la nulidad absoluta no tiene término de caducidad, es decir, puede ejercerse en cualquier momento; en tanto que, la nulidad relativa prescribe en cinco (5) años desde la concesión11 de la marca. En cuanto al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 11 La Sala en providencia de 17 de agosto de 2017, definió el momento en que se entiende concedido el registro de la marca. Actor: Avidesa Mac Pollo S.A. Exp. nro. 2015-00335-00. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 11

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Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Contencioso Administrativo, el literal d) del numeral segundo del artículo 164

ibídem, dispone: “[…] Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses

contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales […]”. De conformidad con las normas transcritas, la Sala entiende que la interposición de las acciones establecidas en el artículo 172 de la Decisión 486 para controvertir los actos que conceden un registro marcario, esto es, las de nulidad absoluta y de nulidad relativa, pueden ejercerse en cualquier tiempo y dentro de los cinco años a partir de la concesión de la marca; en tanto que, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 debe interponerse dentro de los cuatro (4) meses a partir de la notificación del acto que niega o cancela total o parcialmente el registro marcario. No obstante lo anterior, el recurrente sostiene que en el sub examine el medio de control idóneo para controvertir la resolución demandada no es el de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que no le asiste ningún interés particular derivado de un derecho preferente. Al respecto, la Sala observa que la parte actora, presentó el 17 de agosto de 2010, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de cancelación por falta de uso en contra del certificado de registro Nro. 148246, correspondiente a la 12

Radicación número: 110010324000201300486 00

Actor: GWI INTERNATIONAL PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO marca nominativa WISE, registrada para distinguir productos de la Clase 16 de la

Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad World Institute of Scientology Enterprises. La Superintendencia de Industria y Comercio admitió la solicitud a través del oficio nro. 1118912, actuación notificada al apoderado de sociedad World Institute of Scientology Enterprises, mediante listado nro. 157, desfijado el 29 de septiembre de 2010, sociedad que presentó oportunamente oposición a la solicitud. Mediante Resolución nro. 29592 de 31 de mayo de 2011 “Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca”, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, canceló por no uso la marca nominativa WISE, certificado nro. 148249, por considerar que no había sido usada en los términos establecidos por el legislador andino para identificar productos en la referida clase internacional. Contra la anterior decisión, la apoderada especial de la sociedad World Insstitute of Scientology Enterprises, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones Nro. 27463 de 30 de abril de 2012 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el sentido de confirmar el acto recurrido; y, 79367 de 21 de diciembre de 2012 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la entidad, que revocó la decisión recurrida y, en su lugar, canceló parcialmente el certificado nro. 148249, correspondiente a la marca nominativa WISE, en el sentido de excluir de

su cobertura las expresiones “todos” y “periódicos”. Visto lo anterior, la Sala considera que a la parte actora sí le asiste un interés particular, consistente en el derecho preferente derivado de la cancelación parcial por no uso del registro marcario nro. 148249. 12 Del expediente no es posible establecer la fecha del oficio. 13

Radicación número: 110010324000201300486 00

Actor: GWI INTERNATIONAL PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO En lo que respecta al derecho preferente, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia de 22 de enero de 201513, indicó que de acuerdo con lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación perjudicial rendida en ese asunto, el solicitante de la cancelación de registro marcario por falta de uso puede, a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, informar su intención de utilizar el derecho preferente. Al respecto, la Sección, sostuvo: “[…] Con relación al derecho preferente, como consecuencia de la cancelación del registro marcario por no uso, es preciso traer a colación lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, a saber: “En anterior Interpretación Prejudicial, el Tribunal se ha referido a los efectos de la cancelación de la marca por no uso, dentro de los cuales se encuentra el derecho preferente aludido. El Tribunal ha expresado lo siguiente: “g. Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

1. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva.

2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación.” (Proceso 180-IP2006. Marca: BROCHA MONA. publicado en la Gaceta Oficial Nº 1476, de 16 de marzo de 2007). 13 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 22 de enero de 2015. Actor: Laboratorios Pisa S.A. de

C.V. Exp. nro. 2008-00133-00. M.P. 14

Radicación número: 110010324000201300486 00

Actor: GWI INTERNATIONAL PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Las características principales del derecho preferente que surge como consecuencia de la cancelación de un registro marcario por no uso, son las siguientes: Titular del derecho.

El titular del derecho preferente es aquel que ha promovido el procedimiento de cancelación por no uso y ha logrado dicha cancelación. Objeto del derecho preferente. Dentro del Proceso 46-IP-2007, este Tribunal ha señalado que: “(…) Si lo que se pretende, al iniciar un procedimiento de cancelación por no uso, es posibilitar el posterior registro de una marca semejante o similar a la marca que se pretende cancelar, si se obtiene la cancelación, se debe invocar el derecho preferente para lograr el registro del signo solicitado, dentro del término previsto en la norma

comunitaria. Para entender el término de que dispone el titular del derecho preferente para su ejercicio, se debe precisar en qué momento nace el derecho preferente. El dere