CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2013-00487-00A-2018

RECURSO ORDINARIO DE SÚPLICA – Contra decisión que rechazó la demanda por caducidad / TEORÍA DE LOS MÓVILES Y FINALIDADES – Aplicación / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Es el que procede cuando se deriva de la nulidad del acto un restablecimiento automático [D]ando aplicación a la teoría de los fines y los móviles, la Sala considera que el presente asunto se debe tramitar por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. […] [L]a Sala considera que con la nulidad de los actos acusados, como bien lo advirtió el a quo en el auto de 20 de mayo de 2014, la sociedad actora busca un restablecimiento de derechos, lo que se ratifica cuando indica en su demanda que busca “remover un obstáculo”; consistente en que al declararse la cancelación por un uso del registro de la marca nominativa Wise, le asistiría el derecho de preferencia para un nuevo registro marcario, textualmente el líbelo demandatario señala: “[…] mi representada tiene interés en el registro de la marca Wise Up (mixta), procedió a presentar acción de cancelación en relación con el signo Wise (nominativa) a efectos de remover este obstáculo […]”. Por las anteriores razones, la adecuación de la demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue acertada.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sección Primera, de julio de 2013, Radicación 11001-03-24-000-2011-00138-00, C.P. María Claudia

Rojas Lasso y 5 de febrero de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2009-00552-00, C.P. María Elizabeth García González. RECURSO ORDINARIO DE SÚPLICA – Contra decisión que rechazó la demanda por caducidad / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Cómputo / RECHAZO DE LA DEMANDA – Por caducidad En el caso que nos ocupa, cabe poner de relieve que el acto administrativo que puso fin a la actuación administrativa, esto es, la Resolución 079397 de 21 de diciembre de 2012, fue notificado el 2 de febrero de 2013, conforme a la certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio obrante a folio 47 del expediente. Así las cosas, los cuatro (4) meses para presentar la demanda, iniciaron su contabilización el 3 de febrero de 2013 y la misma finalizó el martes 4 de junio del mismo año (dado que el lunes 3 era día festivo), y como quiera que la demanda fue radicada el 6 de septiembre de 2013, es claro que en el presente asunto acaeció el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control. Con base en lo anteriormente expuesto, le asiste la razón al a quo cuando señaló que: […] la actora tenía hasta el 4 de junio de 2013 para interponer la demanda […] la demanda fue presentada por fuera del término de caducidad de la acción, toda vez que conforme con la constancia secretarial visible a folio 38 del expediente, la misma fue radicada el 6 de septiembre de 2013 [...]”.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 246

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00487-00

Actor: GWI INTERNATIONAL PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: RECURSO ORDINARIO DE SÚPLICA Se decide el recurso ordinario de súplica interpuesto, oportunamente, por el apoderado judicial de la parte actora, en contra del proveído del 18 de noviembre de 20141, por medio del cual la entonces Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, en Sala Unitaria, rechazó la demanda de la referencia, al considerar que había operado el fenómeno jurídico de caducidad del medio de control.

I.- Antecedentes La sociedad GWI International Programas de Ensino E Franquias Ltda., a través de apoderado judicial, el 6 de septiembre de 2013 presentó demanda ante esta Corporación, en ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que elevó las siguientes pretensiones: “[…]

1. QUE SE DECLARE LA NULIDAD del Acto Administrativo contenido en

la Resolución No. 27458 del 30 de abril de 2012 proferida por la Directora de Signos Distintivos y la Resolución 79397 del 21 de diciembre de 2012 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Que como consecuencia de lo anterior se ordene la Cancelación total, por no uso de la marca Wise, en la clase 41 Internacional, como se hizo en primera instancia por parte de la Administración.

3. Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial en la cual se informe que es nula la Resolución No. 27458 del 30 de abril de 2012 proferida por la Directora de Signos Distintivos y la 1 La Sección Primera de esta Corporación, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento formulado por el Consejero de Estado, doctor Oswaldo Giraldo López, ordenando la remisión del expediente al consejero que seguía en turno, con miras a proveer lo que en derecho corresponde (folios 49 a 51).

Resolución 79397 del 21 de diciembre del 2012 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

4. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos expedir Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

[...]”. El asunto fue asignado por reparto al Despacho de la entonces Consejera de

Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, quien mediante auto de 20 de mayo de 20142, adecuó la demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y la inadmitió con miras a que la parte actora allegara al expediente la correspondiente constancia de publicación, comunicación, notificación o ejecución de los actos acusados. Frente a tal requerimiento, el apoderado judicial de la parte actora, subsanó la demanda oportunamente, allegando la constancia solicitada; además, manifestó su inconformidad con la adecuación de la demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento, indicando, para el efecto, que “[…] de las pretensiones enunciadas no se puede colegir un restablecimiento del derecho o la reparación de un daño, como quiera, que bajo el entendido que se declare la nulidad de los actos acusados, la consecuencia de ello implicaría necesariamente la cancelación de la marca, sin que ello se entienda que se está restableciendo el derecho conculcado, no obstante, y en gracia de discusión que así lo pueda entender su Honorable Despacho, me permito, de ser el caso, excluir dicha pretensión del medio de control aquí estudiado […] lo que se busca es que se declaren nulos los Actos Acusados, en donde para cuyo caso, dicha pretensión, que es la naturaleza de este medio de control, no puede ser tomado como un restablecimiento del derecho […]”.

II. La providencia recurrida El Despacho de la Consejera Ponente, mediante auto de 18 de noviembre de 20143, rechazó la demanda al considerar que en el presente asunto había operado

el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control y sustentó su decisión 2 Folios 41-42 3 Folios 49-52 con base en los siguientes argumentos: “[…] se tiene que la actora actuó en el trámite administrativo en calidad de solicitante de la cancelación del registro de la marca WISE concedido a favor de la sociedad WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza; y, que en caso de declararse la nulidad de los actos acusados y proceder a cancelarse por no uso el registro del el (sic) signo enunciado anteriormente, la actora tendría derecho preferencial al registro de la marca, conforme con lo previsto en el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones. […] Entonces, el plazo de los cuatro (4) meses para el ejercicio oportuno del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el caso sub lite, empezó a correr del 3 de febrero de 2013 al 3 de junio del mismo año, día feriado, de modo que el término máximo para interponer la demanda concluía el 4 de junio de 2013. Lo anterior significa que la actora tenía hasta el 4 de junio de 2013 para interponer la demanda. En este sentido, se advierte que la demanda fue presentada por fuera del término de caducidad de la acción, toda vez que conforme con la constancia secretarial visible a folio 38 del expediente, la misma fue radicada el 6 de septiembre de 2013, ante la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación. […]”.

III. Fundamentos del recurso de apelación El apoderado judicial de la sociedad demandante, mediante escrito radicado oportunamente en la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación4, interpuso recurso de súplica en contra del proveído en mención. Las razones de su

inconformidad fueron las siguientes: “[…] Dado que mi representada tiene interés en el registro de la marca Wise Up (mixta), procedió a presentar acción de cancelación en relación con el signo Wise (nominativa) a efectos de remover este obstáculo, en donde para cuyo caso señaló, la existencia del registro de la marca Wise (Nominativa) cuyo titular es la sociedad World Institute Of Scientology Enterprises. En el escrito de cancelación cuyo objetivo era remover el obstáculo, se señaló que la marca Wise (Nominativa) no ha sido usada por su titular para 4 Folios 54-59 distinguir los servicios protegidos en la marca en mención, por un lapso de tres años anteriores a la fecha de presentación de la presente acción de cancelación. […] Sea lo primero aclarar, que reitero y destaco el hecho de lo poco preciso y claro que fue el auto mediante el cual se inadmitió la demanda, nótese como dentro del mismo, no se precisa, cual es la pretensión de la cual se deriva, el supuesto restablecimiento del derecho […] toda vez, que la acción de cancelación aquí demandada tiene como vocación remover un obstáculo y no obtener un registro de marca idéntica […]. En efecto dentro del escrito mediante el cual se dio respuesta al auto de inadmisión se indicó: …no obstante, y en gracia de discusión que así lo pueda entender su Honorable Despacho, me permito, de ser el

caso, excluir dicha pretensión del medio de control aquí estudiadó. (negrillas y subrayas del texto del recurso) […] Ahora bien, es del caso anotar que la naturaleza de la acción de cancelación, tiene en sí misma dos finalidades, a) por un lado remover un obstáculo frente a una marca que se considera confundible y por el otro, b) obtener el registro no usado bajo las condiciones en que se otorgó el mismo, es decir, no necesariamente, la acción de cancelación me conlleva a la invocación del derecho preferente consagrado en el artículo 168 de la Comunidad Andina de Naciones, como quiera que la acción en mención también puede conllevar la intención de remover un obstáculo como se infiere de los hechos citados en el acápite anterior, en efecto, el interés de mi cliente es obtener el registro de la marca Wise Up (Mixta) y no Wise (Nominativa) y con servicios que van refreídos (sic) a mercados completamente diferentes. […] Dicho lo anterior es claro, que para el caso en estudio, la aplicación del derecho preferente no se constituye en la principal pretensión de mi cliente, es por ello que de manera, reitero y entendiendo en este momento la interpretación del Honorable Magistrado en su momento que reitero mi petición presentada con la respuesta a la inadmisión de la demanda, que se excluya la pretensión relacionada con la cancelación de la marca, es decir que las pretensiones deben ser entendidas de la siguiente forma:

1. QUE SE DECLARE LA NULIDAD del Acto Administrativo contenido en la Resolución No. 27458 del 30 de abril de 2012 proferida por la Directora de Signos Distintivos y la Resolución 79397 del 21 de

diciembre de 2012 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial en la cual se informe que es nula la Resolución No. 27458 del 30 de abril de 2012 proferida por la Directora de Signos Distintivos y la Resolución 79397 del 21 de diciembre del 2012 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la

Superintendencia de Industria y Comercio.

4. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos expedir Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

[…]”. Con fundamento en lo anterior, la demandante solicitó que se revoque el auto objeto del presente recurso y, como consecuencia de ello, se admita la demanda.

IV. Consideraciones de la Sala Cuestión Previa Dada la terminación del periodo constitucional de la Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, la Sala Plena del Consejo de Estado eligió como titular de dicho despacho al doctor Hernando Sánchez Sánchez. Posteriormente, el Magistrado Oswaldo Giraldo López, a través de escrito de 15 de noviembre de 2017, manifestó su impedimento para conocer del asunto. La Sección Primera de esta Corporación, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento formulado por el doctor Giraldo López, ordenando la remisión del

expediente al consejero que seguía en turno, con miras a proveer lo que en derecho corresponde (folios 49 a 51). Ahora bien, como quiera que no existía quorum para resolver el presente recurso de súplica, mediante auto de 31 de mayo de 2018, se ordenó el sorteo de un Conjuez, siendo designado, para el efecto, el doctor Martín Bermúdez Muñoz. Caso concreto De conformidad con el artículo 246 del CPACA5, el recurso ordinario de súplica procede en contra de los autos que, por su naturaleza, serían apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de la segunda o única instancia, o durante el trámite de la apelación del auto. En el caso sub examine se observa que se reúnen los presupuestos consagrados en el artículo 246 citado para la procedencia del recurso de súplica. En efecto, el auto que rechazó la demanda, por su naturaleza, es susceptible del recurso de apelación y fue dictado por el magistrado ponente en el curso de la única instancia. Dicha providencia data del 18 de noviembre de 2014, fue notificada el 2 de diciembre del mismo año y el recurso fue presentado el 5 de diciembre de 2014, es decir, dentro del término oportuno. Precisado lo anterior, la Sala pasa a decidir si, i) era pertinente adecuar la demanda de nulidad interpuesta al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, ii) si operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control. - Adecuación de la demanda al medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho La sociedad demandante alega que el a quo se equivocó al adecuar la demanda de nulidad presentada, al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto, “[…] la acción de cancelación aquí demandada tiene como vocación remover un obstáculo y no obtener un registro de marca idéntica […]”. Ahora bien, dando aplicación a la teoría de los fines y los móviles, la Sala considera que el presente asunto se debe tramitar por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Para el efecto, resulta pertinente traer a 5 ARTÍCULO 246. SÚPLICA. El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el Magistrado Ponente en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto. También procede contra el auto que rechaza o declara desierta la apelación o el recurso extraordinario. Este recurso deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto, en escrito dirigido a la Sala de que forma parte el ponente, con expresión de las razones en que se funda. El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la Secretaría por dos (2) días a disposición de la parte contraria; vencido el traslado, el Secretario pasará el expediente al Despacho del Magistrado que sigue en turno al que dictó la providencia, quien será el ponente para resolverlo ante la Sala, sección o subsección. Contra lo decidido no procederá recurso alguno. colación lo señalado por esta Sección con ponencia de la Magistrada María Claudia Rojas Lasso6, cuando se indicó:

“[…] Cabe precisar que la jurisprudencia de esta Corporación ha dejado claramente definido que la procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no depende del carácter general o particular del acto acusado, sino de los motivos y finalidades que al incoarla persiga el actor. Así, como puede ejercerse la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos de contenido general, también procede la acción pública de nulidad contra un acto de contenido particular, siempre y cuando éste no pretenda restablecer un derecho individual en cabeza del demandante. En numerosos pronunciamientos la Sección Primera ha reiterado la tesis de que si sólo se pide la nulidad del acto demandado y éste es un acto particular que corresponde a los que, según norma expresa o la jurisprudencia, no son susceptibles de la acción de nulidad simple, la demanda debe interpretarse como de nulidad y restablecimiento del derecho, y como tal, someterse al examen de los presupuestos de la acción y de los respectivos requisitos procesales, como la caducidad de la acción, la legitimación en la causa y los demás pertinentes, que se dan en este litigio. Contrario sensu, cuando se solicita la nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo de carácter general, y según norma expresa o la jurisprudencia, este no es susceptible de dicha acción, la demanda ha de interpretarse como de nulidad simple. […]” (negrilla de la Sala) Aunado a lo anterior, resulta pertinente traer a colación lo señalado por esta Sección con ponencia de la Magistrada María Elizabeth García González7, cuando

se señaló: “[…] Sea lo primero señalar que la demanda no puede considerarse inepta, como lo pretende el tercero interesado, pues la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ejercida por la parte actora, es procedente, ya que de prosperar sus pretensiones de cancelación total del registro de la marca figurativa, puede solicitar el registro a nombre suyo para todos los productos de la Clase 30; pero además, si la decisión le es favorable, el titular pierde su protección y aquella tiene el derecho preferente a solicitar el registro de la marca si se cancela por falta de uso, lo que no puede hacer mientras esté protegida a nombre de 6 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejera ponente: María Claudia Rojas Lasso, 2 de julio de 2013, Expediente número: 11001-03-24-000-2011-00138-00, Actor: Partido Alas, Demandado: Consejo Nacional Electoral. 7 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejera ponente: María Elizabeth García González, 5 de febrero de 2015, Expediente número: 11001-03-24-000-2009-00552-00, Actor: Trolli Ibérica S.A. y Mederer GMBH,

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio.

PROCAPS S.A.. En efecto, el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, dispone: “ARTICULO 168. La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de

cancelación quede firme en la vía administrativa”. Precisamente, la cancelación de una marca por falta de uso se hace para depurar el registro marcario y permitir a otras personas hacer uso de marcas que han caído en no uso por parte de su titular, a quien se le extingue el derecho al uso exclusivo de la marca. […]” (negrilla y subraya de la Sala) Así las cosas, la Sala considera que con la nulidad de los actos acusados, como bien lo advirtió el a quo en el auto de 20 de mayo de 2014, la sociedad actora busca un restablecimiento de derechos, lo que se ratifica cuando indica en su demanda que busca “remover un obstáculo”; consistente en que al declararse la cancelación por un uso del registro de la marca nominativa Wise, le asistiría el derecho de preferencia para un nuevo registro marcario, textualmente el líbelo demandatario señala: “[…] mi representada tiene interés en el registro de la marca Wise Up (mixta), procedió a presentar acción de cancelación en relación con el signo Wise (nominativa) a efectos de remover este obstáculo […]”. Por las anteriores razones, la adecuación de la demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue acertada. - Operancia del fenómeno jurídico de la caducidad del presente medio de control En cuanto a la oportunidad para presentar la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el literal d) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA, señala: “…D) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación,

notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales”. En el caso que nos ocupa, cabe poner de relieve que el acto administrativo que puso fin a la actuación administrativa, esto es, la Resolución 079397 de 21 de diciembre de 2012, fue notificado el 2 de febrero de 2013, conforme a la certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio obrante a folio 47 del expediente. Así las cosas, los cuatro (4) meses para presentar la demanda, iniciaron su contabilización el 3 de febrero de 2013 y la misma finalizó el martes 4 de junio del mismo año (dado que el lunes 3 era día festivo), y como quiera que la demanda fue radicada el 6 de septiembre de 2013, es claro que en el presente asunto acaeció el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control. Con base en lo anteriormente expuesto, le asiste la razón al a quo cuando señaló que: […] la actora tenía hasta el 4 de junio de 2013 para interponer la demanda […] la demanda fue presentada por fuera del término de caducidad de la acción, toda vez que conforme con la constancia secretarial visible a folio 38 del expediente, la misma fue radicada el 6 de septiembre de 2013 [...]”. Por todo lo anterior, la Sala confirmará el auto de 18 de noviembre de 2014, por medio del cual se rechazó la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, R E S U E L V E: PRIMERO: CONFIRMAR el auto suplicado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: En firme esta decisión, DEVOLVER el expediente al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Consejera de Estado Consejero de Estado

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Conjuez