CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2013-00625-00-2015

MEDIDAS CAUTELARES – Procedencia / SUSPENSION PROVISIONAL – Improcedente cuando se invocan como vulneradas normas comunitarias La actora pretende se suspendan provisionalmente los efectos de la Resolución 12336 de 2012 (28 de diciembre), por violar lo dispuesto en el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000, norma de carácter comunitario. Respecto de la procedencia de la suspensión provisional de los actos administrativos cuando se invocan como vulneradas normas comunitarias, la Sala en reiteradas oportunidades, se ha pronunciado en el sentido de señalar la improcedencia de la medida, toda vez que se requiere de la interpretación prejudicial proveniente del Tribunal de la Comunidad Andina, para precisar el alcance y aplicación de las normas invocadas como violadas.

NOTA DE RELATORIA: Ver providencias, Consejo de Estado, Sección Primera, de 18 de octubre de 2007, Radicación 2007-00191, C.P. Camilo Arciniegas Andrade; de 30 de abril de 2008, Radicación 2007-00404, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; de 24 de julio de 2008, Radicación 2008-00235, C.P. Rafael E.

Ostau De Lafont Pianeta.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Integración de la Ingeniería Química Mecánica Y Afines – QMA S.A, en ejercicio del medio de control de nulidad y previa solicitud de suspensión provisional, demandó la resolución 64960 de 2012, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a favor del señor Héctor Jiménez Torres, el registro del diseño industrial denominado “SOPORTE METALICO”, por considerar que vulnera el artículo 115 de la Decisión

486 de la Comunidad Andina. La Consejera a cargo del proceso negó la solicitud de suspensión provisional.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 229 / LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 231 / DECISION 486 DE 2000 – ARTICULO 115

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 64960 DE 2012 (30 de octubre)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No suspendida)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00625-00

Actor: INTEGRACIÓN DE LA INGENIERÍA QUÍMICA MECÁNICA Y AFINES –

QMA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Resuelve el Despacho, la solicitud de suspensión provisional de la Resolución 64960 de 2012 (30 de octubre), por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a favor del señor Héctor Jiménez Torres, el registro del diseño industrial denominado “SOPORTE METÁLICO”.

I. EL ACTO ACUSADO

El acto acusado es del siguiente tenor: “Resolución 64960 Ref. Expediente No 12135228 Por medio de la cual se otorga un registro de diseño industrial EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 8 del artículo 20 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO (…) PRIMERO: Que, la solicitud de registro de diseño industrial contenida en el expediente indicado en la referencia, cumple los requisitos previstos en los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el alcance señalado en el artículo 124 de la misma disposición.

SEGUNDO: Que, la protección conferida al diseño industrial solo comprenderá aquellos elementos o características de forma y configuración descritos y representados en las figuras para las cuales se otorga el registro.

RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el registro al diseño industrial

denominado:

“SOPORTE METÁLICO”

Clasificación Internacional, Arreglo de Locarno: 25-01

Titular(es): HÉCTOR JIMÉNEZ TORRES

Domicilio(s): BOGOTÁ D.C., COLOMBIA Diseñador(es): HÉCTOR JIMÉNEZ Vigencia desde: 10 de agosto de 2012 Hasta: 10 de agosto de 2022

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de registro de diseño industrial, previas las anotaciones en los libros correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución al doctor JORGE ARTURO ROMERO PRIETO, en su calidad de Apoderado, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, del cual podrá hacer uso al momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.(…)”

II. LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL La actora considera que debe suspenderse el acto acusado por infringir el artículo 115 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por cuanto afirma que el diseño industrial “SOPORTE METÁLICO” no es novedoso debido a que este se fabrica y comercializa en almacenes, hipermercados y ferreterías en el territorio nacional, desde aproximadamente diez años antes de la presentación de la solicitud de registro.

En este sentido, allega los siguientes documentos con la finalidad de demostrar que el diseño industrial “SOPORTE METÁLICO” no es novedoso:  Certificación de 17 de julio de 2013, expedida por el Director Comercial de AGOFER S.A.S, por la cual se indica que la sociedad INTEGRACIÓN DE LA INGENIERÍA QUÍMICA MECÁNICA Y AFINES es su proveedora del producto “Perfil Entre Piso Tipo Pi” señalando que el producto se distribuye hace varios años.1  Certificación de 12 de julio de 2013, expedida por el Gerente de HIERROS ANTOMAR S.A.S, por la cual se indica que la sociedad INTEGRACIÓN DE LA INGENIERÍA QUÍMICA MECÁNICA Y AFINES es su proveedora del 1 Folio 24. producto “Perfil Entre Piso Tipo Pi” señalando que el producto se distribuye hace varios años.2  Certificación de 17 de julio de 2013, expedida por el Gerente de TUBOS Y

PERFILES DE OCCIDENTE S.A.S, por la cual se indica que la sociedad INTEGRACIÓN DE LA INGENIERÍA QUÍMICA MECÁNICA Y AFINES es su proveedora del producto “Perfil Entre Piso Tipo Pi” señalando que el producto se distribuye hace varios años.3  Certificación de 15 de julio de 2013, expedida por el Gerente de MULTIALAMBRES LTDA., por la cual se indica que la sociedad INTEGRACIÓN DE LA INGENIERÍA QUÍMICA MECÁNICA Y AFINES es su proveedora del producto “Perfil Entre Piso Tipo Pi” señalando que el producto se distribuye hace varios años.4  Certificación de 18 de julio de 2013, expedida por el Gerente de FERRETERÍA EL SURTIDOR DEL TUBO E.U, por la cual se indica que la sociedad INTEGRACIÓN DE LA INGENIERÍA QUÍMICA MECÁNICA Y AFINES es su proveedora del producto “Perfil Entre Piso Tipo Pi” señalando que el producto se distribuye hace varios años.5  Certificación de 18 de julio de 2013, expedida por el Gerente de DISTRIHIERROS, por la cual se indica que la sociedad INTEGRACIÓN DE LA INGENIERÍA QUÍMICA MECÁNICA Y AFINES es su proveedora del producto “Perfil Entre Piso Tipo Pi” señalando que el producto se distribuye hace varios años.6  Certificación de 18 de julio de 2013, expedida por el Gerente de FERRETERÍA TUBOS Y LAMINAS LUGUIER LTDA., por la cual se indica que la sociedad INTEGRACIÓN DE LA INGENIERÍA QUÍMICA MECÁNICA 2 Folio 25.

3 Folio 26. 4 Folio 27. 5 Folio 28. 6 Folio 29. Y AFINES es su proveedora del producto “Perfil Entre Piso Tipo Pi” señalando que el producto se distribuye hace varios años.7  Certificación de 19 de julio de 2013, expedida por el Gerente de TODO HIERRO S.A.S., por la cual se indica que la sociedad INTEGRACIÓN DE LA INGENIERÍA QUÍMICA MECÁNICA Y AFINES es su proveedora del producto “Perfil Entre Piso Tipo Pi” señalando que el producto se distribuye hace varios años.8  Certificación de 12 de julio de 2013, expedida por el Gerente de COMERCIALIZADORA GOYJUL S.A.S., por la cual se indica que la sociedad INTEGRACIÓN DE LA INGENIERÍA QUÍMICA MECÁNICA Y AFINES es su proveedora del producto “Perfil Entre Piso Tipo Pi” señalando que el producto se distribuye hace varios años.9  Certificación de 17 de julio de 2013, expedida por el Gerente de FERREMETALICAS COLOMBIA, por la cual se indica que la sociedad INTEGRACIÓN DE LA INGENIERÍA QUÍMICA MECÁNICA Y AFINES es su proveedora del producto “Perfil Entre Piso Tipo Pi” señalando que el producto se distribuye hace varios años.10 Señala que el diseño industrial otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio denominado “SOPORTE METÁLICO”, es irregistrable en razón a que presenta pequeñas diferencias frente a otros diseños como “perfil entre piso” y “perfil placa fácil” los cuales son de dominio público.

III. TRASLADO DE LA SOLICITUD

La Superintendencia de Industria y Comercio, guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES 7 Folio 30. 8 Folio 31. 9 Folio 33. 10 Folio 34.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, proceden las medidas cautelares en todos los procesos declarativos adelantados en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso a petición de parte debidamente sustentada. En ese sentido, corresponde al Juez o Magistrado Ponente cuando corresponda, decretar en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La norma dispone: “Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento. Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se

regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio”. Por su parte, según lo previsto en el artículo 231 del C.P.A. y C.A., cuando se interpone una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, procede la suspensión provisional de los efectos del acto acusado: (i) por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado; (ii) cuando dicha violación surja del análisis del acto demandado y de su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud; y, adicionalmente, (iii) cuando se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En el caso presente, la actora solicita la suspensión provisional de la Resolución 12336 de 2012 (28 de diciembre) expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por vulnerar lo dispuesto en el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000; norma cuyo texto literal es el siguiente: Decisión 486 de 2000: “Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o

porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.” En el caso presente, la actora afirma que el acto acusado, viola lo dispuesto en el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto a su juicio no debía concederse el registro del diseño industrial “SOPORTE METÁLICO”, a favor del señor Héctor Jiménez Torres, por carecer del requisito de novedad. Para tales efectos, allega varios documentos encaminados a demostrar que el diseño industrial no es novedoso. Advierte el Despacho, que la actora pretende se suspendan provisionalmente los efectos de la Resolución 12336 de 2012 (28 de diciembre), por violar lo dispuesto en el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000, norma de carácter comunitario. Respecto de la procedencia de la suspensión provisional de los actos administrativos cuando se invocan como vulneradas normas comunitarias, la Sala en reiteradas oportunidades, se ha pronunciado en el sentido de señalar la improcedencia de la medida, toda vez que se requiere de la interpretación prejudicial proveniente del Tribunal de la Comunidad Andina, para precisar el alcance y aplicación de las normas invocadas como violadas. En este sentido, la Sala mediante providencia de 18 de octubre de 2007 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade)11, manifestó: “Estima la Sala que en el caso sub examine no se reúnen los presupuestos para la prosperidad de la suspensión provisional, pues la confrontación del acto acusado con las normas comunitarias invocadas no se hace patente la vulneración alegada.

Además, como en este caso se controvierte el registro de una marca, es indispensable obtener la interpretación prejudicial que de las normas comunitarias debe hacer el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por solicitud que deberá formularse según lo previsto en el artículo 123 del Tratado y Estatuto de este Tribunal que dispone que «de oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante oficio la interpretación del Tribunal», interpretación que será la que finalmente precise el alcance de tales normas, en orden a determinar si al momento de expedirse la resolución demandada existía la causal de irregistrabilidad alegada”. Asimismo, dicha posición fue reiterada mediante providencias de 30 de abril de 2008 (M.P. Marco Antonio Velilla Moreno)12 y de 24 de julio de 2008 (M.P. Rafael

E. Ostau De Lafont Pianeta)13. En efecto, en la última providencia mencionada se indicó: “Tal y como se observa, una de las normas que el demandante considera manifiestamente violadas por el acto acusado (artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina) pertenece al Ordenamiento Jurídico Andino y, por ende, su aplicación en este caso se encuentra sujeta a la interpretación que le corresponde

hacer al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según lo dispone el artículo 32 de la Decisión 472 de la Comunidad Andina, a través de la 11 Consejo de Estado, Sección Primera. Auto de 18 de octubre de 2007. Rad.: 11001-03-24-0002007-00191-00; actora: RADA AESTHETIC SPA LTDA.; M.P. Camilo Arciniegas Andrade. 12 Consejo de Estado, Sección Primera. Auto de 30 de abril de 2008. Rad.: 11001-03-24-000-200700404-00; actora: LABORATORIOS NICOLE S.A.; M.P. Marco Antonio Velilla Moreno. 13 Consejo de Estado, Sección Primera. Auto de 24 de julio de 2008. Rad.: 11001-03-24-000-200800235-00; actora: Paños Atlas S.A.; M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. cual se codificó el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la misma Comunidad (Protocolo de Cochabamba), aprobado mediante la Ley 457 de 1998, como quiera que dicha interpretación debe ser adoptada por los jueces nacionales, tal como lo prevén el inciso segundo del artículo 33 y el artículo 35 ibídem. Conforme con lo anterior, la Sala encuentra que no es posible hacer la confrontación directa de las mencionadas disposiciones andinas con las del acto administrativo demandado cuya suspensión provisional se solicita, toda vez que ello implicaría, necesariamente, fijar su alcance, labor que, como ya se dijo, corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando se pronuncie en la interpretación prejudicial

que en el momento procesal oportuno se le solicite, pues de lo contrario se violaría el ordenamiento jurídico comunitario”. (Se subraya). Ahora bien, en cuanto a las pruebas allegadas por la actora, precisa que las mismas están dirigidas a demostrar la violación del artículo 115 de la Decisión 486 de 2000; razón por la cual no pueden ser objeto de valoración en esta etapa procesal sino hasta tanto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precise el alcance de la mencionada disposición. Las anteriores razones son suficientes para negar la medida solicitada. En virtud de lo anterior, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, R E S U E L V E: Primero-. NIÉGASE la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 12336 de 2012 (28 de diciembre) expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Notifíquese y cúmplase.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Consejera de Estado