CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2013-00635-00-2019

COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo MG y el nombre y enseña comercial mixtos MG / USO DEL NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL – Prueba / DERECHO EXCLUSIVO DE NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL – No se demostró la titularidad prioritaria A juicio de la Sala, la parte demandante no demostró una titularidad prioritaria sobre el nombre y enseña comercial MG por cuanto el uso, y en consecuencia, el derecho exclusivo, acreditado por MG Vehículos Y Cia. Ltd. cesó en año 2006 sin que se hubiera trasferido o cedido en favor de la parte demandante. Asimismo, el uso atribuible a MG Automóviles Ltda., hoy MG Automóviles S.A.S. data de 2004 en adelante, motivo por el cual tal uso no resulta oponible a los derechos previos que demostró el tercero con interés sobre la marca mixta MG registrada en 1996 cuyo elemento distintivo reproduce la partícula MG que constituye la marca nominativa sub lite más aún cuando se demostró que los signos distintivos cuya titularidad prioritaria alega la parte demandante concurren con la marcas registradas por el tercero con interés en el sector de la industria automotriz. Corolario de lo expuesto, los derechos que invoca la parte demandante sobre el nombre y enseña comercial MG no la habilitan para hacerlos prevalecer frente a la marca nominativa sub lite MG, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, razón por la cual no se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal b) de la Decisión 486, ni se

vulneraron los artículos 191, 192 y 200 de la Decisión 486. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados, se mantiene la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo acusado y, en consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de nulidad contenidas en la demanda. PROTECCIÓN DEL NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL – Marco jurídico FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 193 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 200

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00635-00

Actor: MG AUTOMÓVILES S.A.S Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa

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Núm. único de radicación: 11001032400020130063500

Referencia: Titularidad del derecho sobre nombre y enseña comercial; análisis de la existencia del derecho. Riesgo de Confusión entre marcas y

nombres y enseñas comerciales. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por MG Automóviles S.A.S , en ejercicio de la acción de nulidad relativa, contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la resolución núm. 42428 de 19 de julio de 2013. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. MG Automóviles S.A.S, en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado1, presentó demanda, invocando el medio de control de nulidad del artículo 1372 de la Ley 1437 del 18 de enero de 20113, en adelante Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa del artículo 1724 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina5, en adelante

Decisión 486.

2. La demanda se presentó contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 42428 de 19 de julio de 2013, “Por la cual se resuelve un 1 Cfr. Folio 2 2 “[…] Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con

desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió […]”. 3 “Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo” 4 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” 5 “Régimen Común de Propiedad Industrial” 3

Núm. único de radicación: 11001032400020130063500 recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. La parte demandada, a través de la mencionada resolución, concedió el registro de la marca nominativa MG para identificar “información sobre la reparación, la instalación y reparación de equipos de calefacción, instalación mantenimiento y reparación de maquinaria; instalación y reparación de aparatos de alumbrado mantenimiento y reparación de vehículos, estaciones de servicio para vehículos, instalación y mantenimiento de equipamientos deportivos o de entretenimiento; limpieza de ventanas; instalación y reparación de aparatos eléctricos; instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado”, servicios comprendidos en la Clase 37 de la novena edición de la Clasificación

Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.

3. La parte demandante solicitó que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro núm. 475593 asignado a la marca nominativa MG para identificar servicios comprendidos en la Clase 37 de la

Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones

4. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes

pretensiones6: “[…] 6 Cfr. Folios 13, 14 y 15 4

Núm. único de radicación: 11001032400020130063500 4.1. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No. 42428 de 19 de julio de 2013, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del Expediente Administrativo No. 12 175628, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad solicitante SAIC MOTOR CO., LTD. y la sociedad opositora MG AUTOMÓVILES LTDA., en contra de la Resolución No. 25816 del 30 de abril de 2013, proferida por la Dirección de Signos Distintivos, revocando la decisión contenida en la Resolución No. 25816 del 30 abril de 2013, en el sentido de conceder el registro de la marca nominativa MG en clase 37 a favor de la sociedad SAIC MOTOR CO., LTD. y sin tener en consideración el reconocimiento del nombre comercial MG AUTOMÓVILES de mí representada. Lo anterior, por cuanto la resolución

que se impugna está viciada de nulidad, en los términos del artículo 84 (sic) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, toda vez que adolece de falsa motivación e infracción de las normas en que debería fundarse. 4.2. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicito se sirva: i) declarar la utilización, en Colombia, del nombre comercial MG AUTOMÓVILES de propiedad de mi representada desde el año 1995; y ii) ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio negar el registro de la marca MG (nominativa), para identificar servicios comprendidos en la clase 37 internacional, concedido dentro del Expediente Administrativo No. 12 175628. 4.3. En consonancia con lo anterior, sírvase ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a cancelar el Certificado de Registro No. 475681 (sic) asignado a la marca nominativa MG para identificar servicios comprendidos en la clase 37 internacional, concedido dentro del expediente administrativo No. 12 175628. 4.4. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva ordenar la inscripción de la cancelación del Certificado de Registro que se asignó a la marca nominativa MG para identificar servicios comprendidos en la clase 37 internacional, concedido dentro del expediente administrativo No. 12 175628. 4.5. Asimismo, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 4.6. Igualmente, solicito se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y

Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Finalmente, solicito se condene en costas a la entidad demandada. 5

Núm. único de radicación: 11001032400020130063500

[…]”. Presupuestos fácticos

5. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1. El 5 de octubre de 2012, SAIC Motor Co. Ltd. solicitó el registro de la marca nominativa MG, para identificar “información sobre la reparación, la instalación y reparación de equipos de calefacción, instalación mantenimiento y reparación de maquinaria; instalación y reparación de aparatos de alumbrado mantenimiento y reparación de vehículos, estaciones de servicio para vehículos, instalación y mantenimiento de equipamientos deportivos o de entretenimiento; limpieza de ventanas; instalación y reparación de aparatos eléctricos; instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado”, servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. A esta solicitud correspondió la radicación núm. 12175628. 5.2. La Superintendencia de Industria y Comercio publicó la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 656 de 15 de noviembre de 2012. 5.3. MG Automóviles Ltda., hoy MG Automóviles S.A.S., presentó oposición con

fundamento en el uso previo del nombre y enseña comercial MG. 5.4. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 25816 de 30 de abril de 2013, declaró fundada la oposición presentada por MG Automóviles Ltda., hoy MG Automóviles S.A.S., y negó el registro de la marca nominativa MG para identificar servicios comprendidos en Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.5. MG Automóviles Ltda., hoy MG Automóviles S.A.S., interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 25816 de 30 de abril de 2013. 5.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución núm. 42428 de 19 de julio de 2013, resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 25816 de 30 de abril de 2013 y, en 6

Núm. único de radicación: 11001032400020130063500 consecuencia, declaró infundada la oposición presentada por MG Automóviles Ltda., hoy MG Automóviles S.A.S. y concedió el registro de la marca nominativa MG para identificar servicios comprendidos en Clase 37 de la Clasificación

Internacional de Niza. Normas violadas

6. La parte demandante adujo en el escrito de la demanda la vulneración de los artículos 136, literal b)7, 1918, 1929 y 20010 de la Decisión 486.

Concepto de la violación

7. La parte demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma:

7.1. Indicó que con el acto acusado, la demandada violó las normas fundamento de la demanda, por cuanto: “[…] la resolución que conceda o deniegue un registro marcario tiene que ser, necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar las razones que fundamentan la decisión […]. Al respecto, es importante poner de presente que la Resolución No. 42428 de 19 de julio 2013, la cual concedió el registro de la marca nominativa MG en clase 37 a nombre de SAIC MOTOR CO., LTD., no expresa con claridad y suficiencia los motivos que llevaron la autoridad a tomar ésta decisión, pues la fundamentación de esta resolución se reduce a 3 párrafos, en los cuales las razones invocadas carecen de cualquier sustento fáctico y jurídico […]”11. 7.2. Sostuvo que con los actos acusados, la demandada violó el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto: “[…] la marca registrada es la 7 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […]” 8 “[…] Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del

establecimiento que lo usa. […]” 9 “[…] Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. […]” 10 “[…] Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro […]”. 11 Cfr. Folios 19 y 20 7

Núm. único de radicación: 11001032400020130063500 reproducción del acrónimo de mi poderdante, que es parte de su nombre comercial, y se emplea mucho más como referencia comercial: MG; […] se debe precisar que conforme las pruebas allegadas al proceso que reposan en el expediente No. 12 175628, el signo en cuestión es usado desde el año de 1995, cumpliendo los requisitos contenidos en las normas precitadas […]. Es importante resaltar que mi representada, la sociedad MG AUTOMÓVILES, se encuentra haciendo uso del nombre y la enseña comercial MG AUTOMÓVILES de forma continua, reiterada e ininterrumpida desde el año de 2004. En ese sentido, la

denominación MG AUTOMÓVILES constituye un nombre y una enseña comercial protegibles, en los términos de la Decisión Andina 486 de 2000 […]”12. 7.3. Manifestó que “[…] el socio de la hoy compañía MG AUTOMÓVILES, desde el año de 1995 inició actividades comerciales tendientes a “dar y recibir vehículos en consignación con el objeto de comprar y vender por cuenta de terceros, la consecución de clientes para la compra y venta de vehículos automotores nuevos y usados”, bajo la denominación social MG VEHÍCULOS CIA LTDA. Así, pese a que dicha sociedad fue liquidada mediante acta de liquidación el día 2 de diciembre de 2006, no cabe duda que utilizó de forma ostensible, continua e ininterrumpida, las siglas MG como parte de su nombre comercial desde aquel año, y que con la liquidación de ésta, la sociedad MG AUTOMÓVILES asumió todos los derechos y obligaciones de MG VEHÍCULOS Y CIA LTDA., continuando con su actividad mercantil y haciendo uso del nombre comercial sin interrupción alguna, esta vez cambiando el término “vehículos” por su análogo “automóviles”. A este respecto, es importante poner en perspectiva que pese a que no existe ningún contrato de cesión entre las sociedades MG AUTOMÓVILES y MG VEHÍCULOS CIA LTDA., que dé cuenta de la enajenación de activos por parte de una sociedad a otra, si existen otros elementos de prueba, de los cuales se puede inferir razonablemente y siguiendo las reglas de la sana critica, la transferencia del nombre comercial y con ésta la protección sobre las

siglas MG de una sociedad a otra. Entre éstos, el hecho indiscutible, que tanto de la sociedad MG AUTOMÓVILES como de MG VEHÍCULOS Y CIA figura como socio y gerente el señor Mauricio Guzmán, tal y como consta en los Certificados de Existencia de dichas sociedades […]”13. 12 Cfr. Folios 21 a 23 13 Cfr. Folios 23 y 24 8

Núm. único de radicación: 11001032400020130063500 7.4. Afirmó que “[…] en el contrato de arrendamiento de local comercial, suscrito el 1 de octubre de 1995 y vigente a la fecha, se evidencia que la actividad comercial desarrollada por MG VEHÍCULOS Y CIA LTDA., fue continuada por la sociedad MG AUTOMÓVILES, quien actualmente ejecuta el contrato en comento bajo las condiciones iniciales. En esta misma línea, los contratos de trabajo celebrados por MG AUTOMÓVILES Y CIA LTDA. fueron asumidos y ejecutados por parte de MG AUTOMÓVILES quien se responsabilizó de todas las obligaciones laborales a su cargo. Dicho lo anterior, y pese a la inexistencia de un contrato de cesión entre las sociedades, existen otros elementos de juicio que llevan a la inevitable conclusión del uso ostensible del nombre comercial MG AUTOMÓVILES, durante 18 años, por parte de MG VEHÍCULOS Y CIA LTDA. la cual posteriormente se convirtió en MG AUTOMÓVILES. En este sentido, es importante reiterar que las anteriores sociedades responden a un mismo objeto social, pertenecen a un socio común y por lo tanto no deben ser consideradas como sociedades diferentes, pues los cambios en la razón social no implican

necesariamente el cambio en la estructura y fines de la sociedad […]”14. 7.5. Adujo que “[…] En cuanto al uso de las siglas MG como parte distintivo del nombre comercial, es claro que bien sea acompañada de la expresión “Automóviles” o “Vehículos”, éstas están directamente relacionadas con las iniciales del nombre del socio y representante legal, Mauricio Guzmán, quien ha identificado con tales siglas su actividad comercial en el sector automotor, de forma personal, continúa e ininterrumpida, durante 18 años. Como se ha visto, bajo el nombre comercial MG AUTOMÓVILES se desarrollan actividades relacionadas con automotores. Siendo así, MG AUTOMÓVILES presta sus servicios en un nicho muy específico de mercado, dentro del cual tiene un reconocimiento y prestigio, como consecuencia de la calidad en la prestación de sus servicios y actividades. En este sentido, resulta improcedente desestimar la trayectoria de MG AUTOMÓVILES, dentro del mercado automotor, tal y como lo hace la autoridad en la resolución que se impugna […]”15. 7.6. Señaló que “[…] existe una significativa similitud ortográfica entre los signos que resulta apta para causar confusión en el público consumidor, pues como se podrá observar, los signos enfrentados comparten la totalidad de sus elementos ortográficos más característicos. A saber, el signo solicitado para registro MG y la 14 Cfr. Folio 24 15 Cfr. Folios 24 y 25 9

Núm. único de radicación: 11001032400020130063500 expresión MG AUTOMÓVILES, coinciden en el término más distintivo de ambos:

MG. Tratándose de productos y servicios del sector automotor, el término AUTOMÓVILES, que por demás es de uso común, no agrega la distintividad suficiente para que los consumidores puedan distinguir un signo de otro […]. Con respecto a la similitud fonética entre dos signos enfrentados, se tiene que los mismos son igualmente similares en el aspecto fonético […]; en el presente caso también existe el riesgo de confusión ideológico o conceptual en la medida en que los signos en cotejo incluyen la misma expresión base, esto es MG […] que podrían catalogarse como signos de fantasía, cuya composición gramatical no tiene ningún significado concreto para los consumidores colombianos, y cuya protección resulta ser mayor […]. Es viable que los consumidores asocien la marca MG, solicitada bajo el expediente en referencia, con una actualización del logo de MG AUTOMÓVILES, que incluye algunos matices más modernos […]”16. 7.7. Sobre la conexidad competitiva manifestó que “[…] el signo opositor MG AUTOMÓVILES ha sido continuamente usado para identificar los siguientes servicios: “venta, retoma, reparación y financiación de vehículos automotores usados.” […]. Asimismo, MG AUTOMÓVILES cuenta con depósitos sobre el nombre y la enseña comercial MG AUTOMÓVILES, actualmente registrados en Clase 35 para identificar los siguientes servicios: “compra y venta de automóviles y vehículos automotores usados de diferentes marcas y modelos, a saber, camperos, camionetas todo terreno, camionetas (pickup), camionetas van), vehículos de carga, vehículos de pasajeros, entre otros”. De forma análoga, la marca MG se solicitó para registro en Clase 37 para identificar servicios

relacionados con los vehículos automotores usados, particularmente: “información sobre la reparación, la instalación y reparación de equipos de calefacción, instalación mantenimiento y reparación de maquinaria; instalación y reparación de aparatos de alumbrado mantenimiento y reparación de vehículos, estaciones de servicio para vehículos, instalación y mantenimiento de equipamientos deportivos o de entretenimiento; limpieza de ventanas; instalación y reparación de aparatos eléctricos; instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado […]”17. 7.8. Concluyó indicando que “[…] se trata de servicios idénticos y conexos, entre los cuales existe una relación tanto de intercambiabilidad como de complementariedad. De lo anteriormente expuesto se desprende que el riesgo de 16 Cfr. Folios 27, 28 y 29 17 Cfr. Folio 30 10

Núm. único de radicación: 11001032400020130063500 confusión entre los consumidores es cierto y real. En efecto, resulta plenamente viable que un consumidor promedio, generalmente desprevenido, se enfrente a la marca solicitada para registro y confunda su origen empresarial con el del signo MG AUTOMÓVILES, obteniendo la sociedad SAIC MOTOR CO., LTD. un provecho injustificado de la reputación que MG AUTOMÓVILES ha adquirido como consecuencia de su extensa participación en el mercado nacional e internacional, mediante la cual ha logrado posicionar adecuadamente su nombre.

Asimismo, los servicios identificados bajo la marca MG son complementarios y sin duda, tratándose de productos conexos, comparten canales de comercialización y distribución con los servicios que se reivindican bajo el nombre comercial registrado. En este sentido, es importante observar que el empresario que presta

servicios de compra y venta de carro usados puede realizar la reparación y el mantenimiento de algunas partes de los vehículos. Así son complementarios los servicios, siendo perfectamente viable encontrarlos en el mismo mercado […]”18. Contestación de la demanda

8. La parte demandada, por intermedio de su apoderado especial19, contestó la demanda20 y se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 8.1. Sobre la legalidad del acto administrativo acusado indicó que fue expedido con sujeción a la normativa vigente y que su trámite administrativo se ajustó plenamente a los requisitos legales de la normatividad marcaria garantizando así el debido proceso y el derecho de defensa. 8.2. Afirmó, en relación con las pruebas allegadas por la sociedad opositor lo siguiente21: “[…] con la intención de ofrecer un contexto mayor en la materia, es pertinente hacer referencia a lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien el 24 de julio de 2013, expuso la interpretación judicial de los artículos 134 literales a), b) y g), y 136 literal b) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 190, 191, 192, 193 y 200 de 18 Cfr. Folio 31 19 Cfr. Folios 94 a 97 20 Cfr. Folios 78 a 93 21 Cfr. Folios 88 y 89

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Núm. único de radicación: 11001032400020130063500 la misma normativa, solicitado por el Honorable Consejo de Estado

colombiano, como se lee a continuación: "3. Consideraciones […] En el presente caso las pruebas allegadas al expediente administrativo no fueron suficientes para lograr demostrar sin que llegara a quedar duda alguna respecto del uso continuo de las siglas MG por parte de la sociedad MG VEHÍCULOS Y CIA LTDA. en la sociedad MG AUTOMÓVILES LTDA., por cuanto no existió prueba algún que evidenciara una trasferencia o enajenación de una sociedad a otra, "es decir no se halla entre las pruebas contrato de cesión del establecimiento o de alguno de sus elementos, valga decir el nombre comercial MG VEHÍCULOS, en las que el opositor aparezca como cesionario. Como consecuencia de ello esta oficina entiende que las pruebas allegadas corresponden a 2 sociedades completamente diferentes de las cuales MG VEHÍCULOS Y CIA LTDA. fue liquidada en el año 2006 y MG AUTOMÓVILES LTDA. continua vigente hasta la fecha. De otro lado, en relación con las pruebas de uso referentes a la sociedad MG AUTOMÓVILES LTDA., se observan que estas acreditan el uso de la expresión MG AUTOMÓVILES a partir del año 2004 para la explotación de un establecimiento comercial dedicado a dar y recibir vehículos en consignación con el objeto de comprar y vender por cuenta de terceros, la consecución de clientes para la compra y venta de vehículos automotores usados y que con posterioridad a esa fecha continua usando dicho nombre en el comercio de tales servicios, asistiéndole a dicha persona el derecho de oponerse al registro de la marca solicitada. Sin embargo la expresión fundamento de la oposición resulta ser muy similar a la marca registrada desde el año 1995 por la

sociedad solicitante con certificado N° 189389, para distinguir "motores para vehículos automotores y sus partes y accesorios". Así las cosas, resulta evidente que el signo de la sociedad opositora no resulta oponible en este caso, al no poder ser considerado un nombre comercial susceptible de protección pues es bastante similar a una marca previamente registrada, la cual está en cabeza de las solicitante". […] Con lo relatado anteriormente se puede inferir razonablemente que NO se logró demostrar el uso comercial de MG AUTOMÓVILES; es de resaltar que la marca hoy en disputa "MG" (NOMINATIVA), solicitada por la sociedad SAIC MOTOR CO., LTD., fue solicitada por esta como marca mixta previamente desde el año 1995 lo que es claramente previo al uso de MG AUTOMÓVILES […]”. 8.3. Indicó que “[…] Conforme a las normas señaladas y a lo descrito por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aunado al estudio realizado dentro del proceso administrativo, esta Entidad pudo determinar que era procedente el registro de la marca solicitada, por contar, con un registro concedido mediante la resolución N° 20242 del 18 de septiembre de 1996 con certificado N° 189389, por 12

Núm. único de radicación: 11001032400020130063500 lo cual resulta evidente que el signo de la sociedad demandante no es oponible en este caso, al no poder ser considerado un nombre comercial susceptible de protección pues es bastante similar a una marca previamente registrada, la cual está en cabeza de la sociedad SAIC MOTOR CO., LTD. […]”22

9. Saic Motor Co. Ltd., en calidad de tercero con interés directo en el

resultado del proceso, en adelante, el tercero con interés, mediante apoderado especial23, contestó la demanda24 y se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 9.1. Adujo que “[…] mi representada solicitó el 6 de junio de 1995 el registro de la marca MG para distinguir "Motores para vehículos automotores y sus partes y accesorios" en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Este registro fue concedido mediante Resolución 20242 de 18 de septiembre de 1996 y se le asignó el certificado No. 189389. La sociedad MG AUTOMÓVILES nació a la vida jurídica el 1 de octubre de 2004. En consecuencia, quien tiene derecho al uso de la expresión MG para distinguir productos de la Clase 12 y los productos y servicios que le son competitivamente conexos, como es el caso de la clase 37, es mi representada, por ser primera en el tiempo. Esta concesión no es otra cosa que la consecuencia de reconocer un mejor derecho a (sic) esta expresión a mi representada SAIC MOTOR CO LTD. […]”25. 9.2. Manifestó que “[…] la Resolución demandada está adecuadamente motivada, pues evalúa las pruebas aportadas, determina la fecha en que comenzó el uso del nombre comercial fundamento de la oposición y concluye que la sociedad SAIC MOTORS CO. LTD. tiene un mejor derecho al uso de la expresión MG para identificar vehículos, sus partes y accesorios, y los servicios complementarios tales como comercialización y reparación de vehículos […]. Lo que se discute en el presente caso es quién tiene un mejor derecho al signo

distintivo MG para identificar automóviles, sus partes y los servicios de fabricación y venta de los mismos, y la regla a aplicar para dirimir el conflicto es el derecho de prevalencia, según el cual quien es primero en el tiempo es primero en el derecho […]”26. 22 Cfr. Folio 90 23 Cfr. Folios 70 a 77 24 Cfr. Folios 59 a 69 25 Cfr. Folio 67 26 Cfr. Folio 68 13

Núm. único de radicación: 11001032400020130063500 9.3. Señaló que “[…] No es de recibo el argumento de la demandada según el cual hubo una especie de "continuidad" en el uso del nombre comercial por la sociedad MG VEHÍCULOS y por la sociedad MG AUTOMÓVILES, puesto que la primera sociedad fue disuelta y liquidada y la segunda es un ente jurídico completamente diferente […]. Tampoco hubo transferencia del