CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2014-00046-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Cancelación por no uso / USO DE LA MARCA – Prueba / CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO – No procede respecto de la marca SANILYX para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza [P]ara determinar el uso de una marca debe demostrarse que esta haya sido utilizada de manera real y efectiva en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción de cancelación. Así las cosas, la Sala debe referirse a las pruebas allegadas allegadas a la actuación administrativa y al expediente, con el objeto de analizar si la sociedad SANI LAB LIMITADA ha usado o no la marca “SANILYX” (nominativa), para distinguir “[…] producto farmacéutico en polvo para preparar solución desodorante antitraspirante […]” de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, en el período comprendido entre el 16 de agosto de 2009 y 16 de agosto de 2012 (tres años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación del registro de la citada marca, la cual fue presentada el 16 de agosto de 2012 por la sociedad demandante), a efectos de establecer si el acto administrativo acusado se ajusta a la legalidad requerida en la Decisión 486. […] Las anteriores pruebas reseñadas demuestran que durante el período comprendido entre los años 2009 y 2012 (últimos tres años contados desde la presentación de la solicitud de cancelación del registro de la marca “SANI-LYX”), la sociedad SANI LAB LIMITADA usó en forma real y efectiva la marca “SANILYX”, para identificar un “[…] producto farmacéutico en polvo para preparar solución desodorante antitraspirante […]” de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, que se cumple el presupuesto establecido en el artículo 166 de la Decisión 486, consistente en que los productos identificados con la citada marca fueron puestos en el comercio en la cantidad y modo que normalmente corresponde a su naturaleza.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ (E)

Bogotá, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00046-00

Actor: LABORATORIOS INCOBRA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: PARA DETERMINAR EL USO DE UNA MARCA DEBE

DEMOSTRARSE QUE ESTA HAYA SIDO UTILIZADA DE MANERA REAL Y

EFECTIVA EN LOS TRES AÑOS INMEDIATAMENTE ANTERIORES A LA

PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN.

La sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo, en adelante CPACA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Es nula la Resolución núm. 00056976 de 27 de septiembre de 2013, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC, de conformidad con el artículo 192 del CPACA, dictar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación de la sentencia, la Resolución correspondiente, en la cual se confirme la cancelación total por no uso del certificado de registro núm. 56.127 de la marca nominativa “SANI-LYX” de la sociedad LABORATORIO SANI LAB Y COMPAÑÍA LIMITADA, en adelante SANI LAB LIMITADA, para productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el día 16 de agosto de 2012 solicitó la cancelación total por no uso de la marca "SANI-LYX" (nominativa) de la sociedad SANI LAB LIMITADA, la cual distingue productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional. 2°: Indicó que, en ejercicio del derecho preferente, el 17 de agosto de 2012 solicitó

el registro de la marca "SANY-LYX" (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la citada Clase 5ª Internacional. 3°: Que el 12 de diciembre de 2012, la sociedad SANI LAB LIMITADA dio respuesta a la solicitud de cancelación de la marca "SANI-LYX" (nominativa). 3°: Agregó que mediante la Resolución núm. núm. 082891 de 28 de diciembre de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC resolvió cancelar totalmente por no uso la marca "SANI-LYX" (nominativa) de la sociedad SANI LAB LIMITADA, para productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 5º: Señaló que el 19 de febrero de 2013, la sociedad SANI LAB LIMITADA interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución núm. 082891 de 28 de diciembre de 2012. 6º: Expresó que mediante la Resolución núm. 00056976 de 27 de septiembre de 2013, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la Resolución apelada y, en consecuencia, canceló parcialmente la marca "SANILYX" (nominativa), Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir la Resolución acusada, violó el artículo 165, en especial el inciso 3°, de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina porque la marca ha debido cancelarse

totalmente, en razón a que para el único producto que se probó el uso de la marca "SANI-LYX" (nominativa) fue para un desodorante antitranspirante y no para un medicamento o producto farmacéutico. Indicó que en la contestación a la solicitud de cancelación por no uso, el titular de la marca "SANI-LYX" (nominativa) solo aportó pruebas correspondientes a un un desodorante antitranspirante, cuya forma de presentación es un polvo, siendo un cosmético con notificación sanitaria obligatoria y no un producto farmacéutico o medicamento con registro sanitario. Trajo a colación el Decreto 219 de 30 de enero de 19982, que en su artículo 2° señala la definición legal de cosmético, la cual, a su juicio, encaja con lo que es el producto desodorante de la marca "SANI-LYX" (nominativa). Aseguró que ninguno de los elementos que componen el desodorante "SANILYX" lo convierten en un medicamento debido a que la sudoración no es una enfermedad y que el problema del titular de la marca "SANI-LYX" (nominativa) es que no tenía un registro marcario de desodorantes y cosméticos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, sino un registro marcario en la referida Clase 5ª, pero que nunca fue usado para distinguir productos comprendidos en esta última. 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 “Por el cual se reglamentan parcialmente los regímenes sanitarios de control de calidad, de vigilancia de los productos cosméticos, y se dictan otras disposiciones”.

Agregó que lo anterior obligó a la sociedad SANI LAB LIMITADA a tratar de demostrar que los desodorantes en polvo son medicamentos, con el fin de que no fuera cancelado el registro para la Clase 5ª, el cual no distingue desodorantes y que es el único producto con que dicha sociedad usa la marca "SANI-LYX" (nominativa). Manifestó que en la Resolución núm. 082891 de 28 de diciembre de 2012, mediante la cual se canceló totalmente por falta de uso la marca en mención, la Directora de Signos Distintivos no obró equivocadamente por cuanto no se demostró el uso de la marca "SANI-LYX" (nominativa) para ningún producto de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza porque todas las pruebas presentadas iban dirigidas a demostrar la fabricación y comercialización de un desodorante de la Clase 3ª Internacional. Anotó que la Decisión 516 de 15 de marzo de 20023 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone en su artículo 5° que los productos requieren de la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) para su comercialización o expendio en la subregión y establece los requisitos que deberán acompañar a dicha Notificación Sanitaria Obligatoria y la solicitud de reconocimiento de código de identificación asignado por la Autoridad Nacional Competente para facilitar el etiquetado, la vigilancia y el control sanitario. De conformidad con lo anterior, señaló que así la sociedad SANI LAB LIMITADA pretenda demostrar que el producto protegido por la marca "SANI-LYX" (nominativa) es un producto farmacéutico, éste corresponde a un producto cosmético porque de lo contrario el INVIMA (que es la autoridad sanitaria

competente en Colombia) no le hubiera expedido una Notificación Sanitaria 3 “Armonización de Legislaciones en materia de Productos Cosméticos”. Obligatoria (NSO), que es la que se otorga para productos cosméticos, sino que, por el contrario, hubiera indicado al titular que debía tramitarlo como registro sanitario de medicamento o producto farmacéutico. En consecuencia, expresó que una vez establecido que el producto "SANI-LYX" no es un producto farmacéutico, sino un producto cosmético, las facturas y las certificaciones de clientes aportadas como pruebas con la contestación a la acción de cancelación por SANI LAB LIMITADA no debieron ser apreciadas y tenidas como tales por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en la Resolución acusada, para determinar la existencia del uso de la marca "SANILYX" (nominativa), que distingue un producto farmacéutico, debido a que dichas facturas corresponden a un producto cosmético. Adujo que los estudios de las Universidades del Atlántico y de Cartagena, los cuales fueron aportados por la sociedad SANI LAB LIMITADA, versan sobre un producto que ha de considerarse como medicamento, pero que no corresponde al mismo que hacen referencia las demás pruebas obrantes en el expediente de la acción de cancelación, habida cuenta de que dichas pruebas versan sobre un producto cosmético, al cual corresponde una Notificación Sanitaria Obligatoria del INVIMA, y que no puede ser considerado dentro de la cobertura de la Clase 5ª Internacional, como erróneamente lo decidió el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial en la Resolución acusada.

Por todo lo anterior, alegó que no ha sido probado el uso de la marca "SANI-LYX" (nominativa) por la sociedad SANI LAB LIMITADA, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza en el mercado colombiano y, por tanto, la Resolución núm. 00056976 de 27 de septiembre de 2013 debe ser revocada en su totalidad y, en consecuencia, quedar en firme la decisión de cancelar totalmente por no uso la marca en mención, para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II. 1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.

Señaló que el fundamento legal del acto acusado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Adujo que se allegaron las facturas correspondientes a la elaboración del producto por un tercero debidamente autorizado en razón del contrato de fabricación, las facturas de su empacado y las facturas de venta a terceros. Manifestó que, igualmente, se allegaron facturas expedidas por la sociedad SANI LAB LIMITADA, en las cuales se describe un producto denominado “SANILIX” y una certificación, expedida por el Contador de dicha sociedad, en la que da cuenta de los ingresos obtenidos por concepto de la venta de productos identificados con la marca “SANI-LYX”, los cuales ascendieron a un total de $36.135.017 pesos para el 2009, $71.000.000 pesos para el 2010, $71.714.000 pesos para el 2011 y $53.953.000 pesos para el 2012.

Expresó que, además, en el expediente administrativo se adjuntaron certificaciones expedidas por los clientes en las cuales afirman sostener relaciones comerciales con la sociedad SANI LAB LIMITADA, con ocasión de la comercialización del producto SANILIXSANI-LYX, todo lo cual al ser analizado de forma conjunta con las fotografías de los empaques del productos, en las cuales se describe “[…] polvo para preparar solución desodorante […]”, llevó a concluir que se trataba de un producto comprendido en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, para la cual fue registrada la marca “SANILYX”, consistente en un producto farmacéutico desodorante antitranspirante. Alegó que es importante tener en cuenta que la sociedad titular de la marca aportó estudios técnicos realizados por la Universidad del Atlántico y por la Universidad de Cartagena sobre productos “SANI-LYX”, que concluyeron que al producto identificado con esa marca se le venía dando un uso real y efectivo para identificar un producto comprendido en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que se determinó que se encuentra de manera seria y razonable dentro del tráfico mercantil apropiado, siendo procedente negar la cancelación total solicitada, acotando que el material probatorio aportado demostró únicamante el uso de la marca para identificar un producto farmacéutico consistente en un polvo para preparar soluciones desodorantes antitranspirantes, en tanto que no se probó el uso para identificar los demás productos reivindicados en el registro, lo que conllevó claramente a que se debía cancelar parcialmente el registro de la marca porque no se probó su uso. II.2. La sociedad SANI LAB LIMITADA, tercero con interés directo en las resultas

del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda porque carecen de fundamento legal. Manifestó que se consultó a la SIC y se determinó que los desodorantes de tocador se registran en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza y que cuando el desodorante es antitranspirante a base de sustancias medicamentosas se clasifica en la Clase 5ª y este es el caso del producto “SANI-LYX”. Anotó que en la Clasificación Internacional de Niza se establece que los antitranspirantes a base de sustancias medicamentosas pertenecen a la Clase 5ª, bajo el núm. de base 050825 de la mencionada Clase. Expresó que para la legislación marcaria un producto farmacéutico corresponde única y exclusivamente a la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que el cosmético pertenece a la Clase 3ª. Indicó que para la legislación sanitaria, un producto farmacéutico comprende dos tipos de preparados: medicamentos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y cosméticos de la Clase 3ª. Señaló que no se ajusta a la realidad el argumento de la demandante, en el sentido de considerar que el producto “SANI-LYX” corresponde a un cosmético al poseer una notificación sanitaria obligatoria, porque la comercialización de dicha marca se hace vendiendo un producto farmacéutico a base de polvo para preparar solución desodorante antitranspitante, la cual siempre ha sido la forma de presentar el producto etiquetado con esa marca, desde hace más de 80 años. Sostuvo que la clasificación marcaria para el producto “[…] polvo para preparar

solución desodorante antitranspirante […]” es de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y que la clasificación sanitaria incluye todos los desodorantes, como cosméticos, según la definición descrita en el artículo 1º4 de la Decisión 516, por cuanto la definición que el INVIMA aplica para definir 4“[…] ARTÍCULO 1º. Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales […]”. cosmético no entra a diferenciar si un desodorante es antitranspirante o no. Tampoco si es a base de sustancias medicamentosas o cosméticas. Advirtió que no necesariamente la denominación del producto es la que permite su clasificación marcaria, sino la composición y usos del mismo. Adujo que los estudios técnicos que realizaron la Universidad del Atlántico y la Universidad de Cartagena corresponden al producto “SANI-LYX”, donde se concluyó que el mismo está en la categoría de un medicamento de acción antiséptica, utilizado como desodorante antitranspirante, cuya principal cualidad es ser un antitranspirante a base de sustancias medicamentosas, que se utiliza básicamente en las situaciones de “hiperhidrosis” (exceso de sudoración), la cual se considera como una situación o enfermedad patológica, en la cual no son de mucha utilidad otros desodorantes corrientes.

Explicó que el citado producto no se vende listo para usar debido a que es un polvo en sobre para disolver en cantidad variable de agua, dependiendo del uso que le vaya a dar al mismo; por lo tanto, se vende como producto para preparar una solución. Alegó que se presentaron como pruebas de uso de la referida marca en la Clase 5ª, las siguientes: facturación de ventas mensuales de julio de 2009 hasta agosto de 2012, certificación expedida por un contador público, en la cual hace constar que estas facturas son fiel copia de las que reposan en los archivos y certificaciones de comercialización (distribuidores y clientes), entre otras. Afirmó que la obtención del registro sanitario no es una prueba del uso del producto; lo único que prueba es que el producto cumple con las normas sanitarias pertinentes y que es apto para el público consumidor. Señaló que la SIC fue muy acertada al identificar el citado producto como “producto farmacéutico consistente en un polvo para preparar solución desodorante antitranspirante” porque define el género, el cual es el producto farmacéutico y la especie, la cual es el polvo para preparar solución desodorante antitranspirante. Concluyó que el producto “SANI-LYX” se clasifica en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza porque está en la categoría de un medicamento de acción antiséptica. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de enero de 20115, el 2 de mayo de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A., en su calidad de

demandante del proceso, la SIC, en su condición de entidad demandada, el apoderado de la sociedad SANI LAB LIMITADA, en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, y el Agente del Ministerio Público. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron 5 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la Resolución núm. 00056976 de 27 de septiembre de 2013, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC revocó la Resolución núm. 082891 de 28 de diciembre de 2012, expedida por la Directora de Signos Distintivos, que había cancelado por no uso el certificado de registro núm. 56127, correspondiente a la marca nominativa “SANI-LYX”, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, registrada a la sociedad SANI LAB LIMITADA,

tecero con interés directo en las resultas del proceso y, en su lugar, canceló parcialmente dicho registro marcario en el sentido de excluir varios productos de su cobertura, vulnera lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486, especialmente el inciso 3º, de acuerdo con lo expuesto por la demandante a folios 28 a 42 y lo respondido por la demandada a folios 62 a 65 y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso a folios 80 a 94 del expediente. Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y con el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como los solicitados por ellos. Se señaló que, una vez finalizada la Audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Visto el artículo 182 del CPACA, el Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de abril de 20186, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que

podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Vencido el plazo, la demandante, la demandada y el tercero con interés en las resultas del proceso, reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en sus contestaciones. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 6 Cfr. Folio 199

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: “[…] 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 1.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la

cancelación del registro por falta de uso. […] 2.2. El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que inicie la acción de cancelación. 2.3. Como puede advertirse de la disposición trascrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 2.4. Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinanda de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el 7 Proceso 174-IP-2017. registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. […] 2.6 Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o

funciones idénticas o similares y, además, resultan sustitutos entre si para el consumidor en su proceso de elección en el mercado. […] 3.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento (sic) que se cancele dicha marca. 3.3. El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. […] 4.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar al primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere – o quiso referirse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. […] 4.10. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del

mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. […] 4.12. En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. […] 4.6. Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebbook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 00056976 de 27 de septiembre de 2013,

canceló parcialmente por no uso la marca “SANI-LYX” (nominativa), registrada con el certificado núm. 56127, a la sociedad SANI LAB LIMITADA, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes: “[…] productos veterinarios e higiénicos; sustancias ditéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas [...]”. En consecuencia de lo anterior, estableció que dicha marca, distinguirá exclusivamente el siguiente producto de la citada Clase 5ª: “[…] producto farmacéutico en polvo para preparar solución desodorante antitraspirante […]” Al respecto, la demandante alegó que la cancelación total por no uso de la marca “SANI-LYX” sí procede porque solo se aportaron pruebas para demostrar el uso de un desodorante antitranspirante, el cual corresponde a un producto cosmético con notificación sanitaria obligatoria y está comprendido en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, pero no es un medicamento o producto farmacéutico distinguido en la Clase 5a. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486. Por consiguiente, a la Sala le corresponde determinar si, de conformidad con dichas normas, procedía o no la cancelación parcial de la marca “SANILYX”

para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486 “[…] Artículo 165.-La o