CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2014-00101-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo NIXFLAM y la marca nominativa NIFLAMIN / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca NIFLAMIN / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[L]a existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en

consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe en cabeza de la demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó la marca en cuestión. Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, la marca previamente registrada, “NIFLAMIN” (nominativa), concedida a favor de la actora, se encuentra caducada, lo que impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno frente a la nulidad del registro del signo cuestionado “NIXFLAM” (nominativo), el cual estima confundible, habida cuenta que al momento de resolverse este medio de control ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda. En efecto, al encontrarse caducada la marca concedida a la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG. es evidente que ya no es titular del derecho subjetivo por cuya protección se acudió ante esta jurisdicción y, por ende, la demanda, que se fundamentaba en la existencia del mismo, carece actualmente de sustento. […] Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del registro de la marca “NIFLAMIN” (nominativa), por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin

el proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00101-00

Actor: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Medio de control de nulidad relativa

TESIS: LA MARCA “NIFLAMIN” (NOMINATIVA), FUNDAMENTO DEL

PRESENTE MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD, REGISTRADA A FAVOR DE LA ACTORA, SE ENCUENTRA CADUCADA. POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 172, DE LA DECISIÓN 486,

TODA VEZ QUE ESTA SIRVIÓ DE FUNDAMENTO PARA SOLICITAR LA

NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO “NIXFLAM”. REITERACIÓN

JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo

172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 57133 de 27 de septiembre de 2012, "Por la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 00054586 de 16 de septiembre de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 28 de octubre de 2011 la sociedad GLOBAL MARKETING FARMACEUTICA S.A. solicitó el registro como marca del signo nominativo "NIXFLAM", para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª4 de la 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante, SIC. 4 Esta marca fue solicitada para los siguientes productos: “[...] productos farmacéuticos de uso humano [...]”. Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, formuló oposición en contra del registro solicitado, con fundamento en el riesgo de confusión con su marca previamente registrada “NIFLAMIN” (NOMINATIVA), que también distingue productos de la citada Clase 5ª. 3º: Que mediante Resolución núm. 57133 de 27 de septiembre de 2012, la

Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro del signo nominativo "NIXFLAM", en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad GLOBAL MARKETING FARMACEUTICA S.A. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 00054586 de 16 de septiembre de 2013. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Indicó que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 135, literal b), de la Decisión 486, toda vez que la marca solicitada “NIXFLAM” no es distintiva, en tanto que constituye una reproducción parcial de su marca previamente registrada “NIFLAMIN”, habida cuenta de que son similares tanto ortográfica como fonéticamente; y que, además, pretende amparar los mismos productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, vulneró el artículo 136, literal a), ibidem, debido a que concedió el registro de una marca similar para identificar productos idénticos a los amparados por el signo “NIFLAMIN”, lo que a su juicio, pone en riesgo la salud de los consumidores, toda vez que la coexistencia de dos marcas tan similares generaría riesgo de confusión entre el público consumidor, lo cual es inaceptable, particularmente, cuando se trata de productos que tienen la

capacidad de afectar la salud humana. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. Señaló que dentro del estudio realizado por la entidad demandada se hizo un análisis parcial de los signos, lo que llevó al examinador a la errónea conclusión de que no existía similitud entre las marcas en controversia. Adujo que el signo solicitado “NIXFLAN” reproduce prácticamente la totalidad de su marca previamente registrada, “NIFLAMIN”, por lo que cuando el consumidor se encuentre con productos de uno y otro signo creerá equivocadamente que las palabras son sinónimas o de alguna u otra forma las relacione. Explicó que la comparación de las marcas fue realizada sin tener en cuenta un sinnúmero de semejanzas; que el análisis del examinador reflejado en las resoluciones acusadas simplemente se limitó a estudiar la coincidencia de la partícula “FLAM”, la cual estimó como débil; y, que, además, que dicha expresión se encontraba incluida en varios registros marcarios comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Indicó que los signos en controversia presentan conexidad competitiva, habida cuenta que amparan productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, productos farmacéuticos, por lo que tienen una misma finalidad, comparten canales de comercialización y se promueven a través de medios de publicidad afines, por lo que de concederse el registro de la marca cuestionada, se estaría generando riesgo de confusión para el público consumidor. Precisó que el consumidor de los productos de la citada Clase 5ª no es especializado, puesto que es un comprador que está atento al momento de

adquirir los productos, pero que su desconocimiento técnico en la materia es fácilmente confundible, sobretodo porque existe la tendencia generalizada entre los productores de este mercado de crear marcas que contienen tecnicismos, ya sea utilizando prefijos o sufijos; no obstante, el consumidor desprevenido es desinformado de cualquier significado o contraindicación y, en consecuencia, podría confundirse y causar daño a su salud. Concluyó que entre los signos enfrentados existe similitud capaz de generar riesgo de confusión entre el público consumidor, así como conexidad competitiva entre los productos que distinguen. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Adujo que la marca previamente registrada, “NIFLAMIN” (nominativa), está compuesta ocho letras y tres sílabas, mientras que el signo cuestionado “NIXFLAM” (nominativo) se conforma por siete letras y dos sílabas, por lo que tanto en su estructura como en su pronunciación, resultan completamente disímiles. Indicó que si bien es cierto que los signos enfrentados comparten la partícula “FLAM”, también lo es que dicha similitud no es determinante para establecer que exista un riesgo de confusión y/o asociación, máxime si se tiene en cuenta que es un vocablo que ha sido usado frecuentemente en el mercado por los comerciantes para distinguir productos farmacéuticos. Que por lo anterior, pudo concluir en los actos acusados que las marcas

“NIXFLAM” y “NIFLAMIN” no presentan semejanzas que puedan causar riesgo de confusión o asociación, razón por la cual el consumidor no se confundiría al escogerlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos que distinguen cada una de ellas, quedando a salvo tanto el interés del consumidor así como el derecho de exclusividad que la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG. ostenta sobre la marca

“NIFLAMIN”.

II.2. La sociedad GLOBAL MARKETING FARMACEUTICA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20116, el 2 de mayo de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la 6 En adelante CPACA. sociedad BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y el Agente del Ministerio Público. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió y se interpretó como de nulidad, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que

pudiere adolecer el proceso. Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, consiste en determinar si las resoluciones núms. 57133 de 27 de septiembre de 2012 y 00054586 de 16 de septiembre de 2013, mediante las cuales la SIC declaró infundada la oposición formulada por la actora y concedió el registro de la marca “NIXFLAM” (nominativa) a nombre de la sociedad GLOBAL MARKETING FARMACÉUTICA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486, conforme a lo expuesto por la actora a folios 23 a 38 y a lo respondido por la entidad demandada a folios 58 a 63 del expediente. Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1La sociedad actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual alegó que la marca cuestionada “NIXFLAM” presenta semejanzas de tipo ortográfico y fonético con su registro marcario “NIFLAMIN”, al iniciar de la misma forma con las letras “N-I” y contener la sílaba “FLAM”; y que la posición de las consonantes “N” y “M” con las que inician y terminan ambos signos es idéntica. IV.2La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda e insistió en que entre las marcas cotejadas no existe similitud suficiente de generar riesgo de confusión o asociación, máxime si se tiene en cuenta que cuentan con elementos suficientes para diferenciarlas y que el signo cuestionado “NIXFLAM” contiene la letra “X” que aporta un sonido diferenciador a la palabra, mientras que el registro previo “NIFLAMIN” cuenta con la sílaba de terminación “MIN”, sufijo que sin duda alguna, a su juicio, le aporta una identidad propia. IV.3En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: “[…] 7 Proceso 404-IP-2017.

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos NIXFLAM (denominativo) y NIFLAMIN (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos

en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado NIXFLAM (nominativo) y la marca NIFLAMIN

(denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas. a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse

riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.6. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 57133 de 27 de septiembre de 2012, concedió el registro de la marca nominativa “NIXFLAM”, al titular GLOBAL MARKETING FARMACEUTICA S.A., para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] productos farmacéuticos de uso humano […]”. Al respecto, la demandante alegó que dicho signo reproduce parcialmente su marca previamente registrada, “NIFLAMIN” (nominativa), que ampara productos

en la citada Clase 5ª, lo que a su juicio, pone en riesgo la salud de los consumidores, toda vez que la coexistencia de dos marcas tan similares generaría riesgo de confusión entre el público consumidor. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”; no así la del artículo 135, literal b), ibídem “[…] por no ser parte de la controversia la distintividad intrínseca del signo […]”. El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […]”. Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad. Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada8, se advierte que la marca “NIFLAMIN” (nominativa), identificada con el certificado de registro núm. 84061, otorgada en favor de la actora y con base en la cual promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con el signo cuestionado “NIXFLAM” (nominativo), concedido a favor de GLOBAL MARKETING FARMACEUTICA S.A., se encuentra caducada.

En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 10 de febrero de 2020, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, por lo que estaría caducado a la luz del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, el cual señala: “[…] Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación 8 www.sipi.sic.gov.co, consultado el 15 de marzo de 2021 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]”. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular, el Tribunal en Interpretación Prejudicial 79-IP-2015, sostuvo lo siguiente: “[…] El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a

partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la

caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro […]”. Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca “NIFLAMIN” (nominativa) que sirvió de fundamento para promover la presente demanda, por cuanto la misma caducó al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 15 de marzo de 2021, se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el

presente proceso, se advierte que la marca “NIFLAMIN” (nominativa), identificada con el certificado de registro núm. 84061, otorgada en favor de la actora, se encuentra caducada, a la luz del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el mencionado registro estuvo vigente hasta el 10 de febrero de 2020, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, habida cuenta que dicho signo fue el fundamento para que la actora promoviera la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con la marca cuestionada, “NIXFLAM” (nominativa), concedida a favor de GLOBAL MARKETING FARMACEUTICA S.A., el Despacho dispone que, por Secretaría, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio9, el reporte correspondiente sobre el estado actual del registro marcario núm. 84061, a cuya página se puede acceder directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 9 En adelante SIC Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen. […]”. La Sala destaca que aún cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a

cabo, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. De lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, que prevé: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese conced