CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2014-00121-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre los signos nominativo y mixto TRISSITOS y las marcas nominativas RIZITOS / COTEJO MARCARIO – Similitud ortográfica, fonética e ideológica o conceptual / COTEJO MARCARIO – Cuando las marcas tienen un contenido conceptual distinto las semejanzas fonéticas y ortográficas pierden relevancia / EXPRESIÓN EVOCATIVA – Lo es TRISSITOS de la palabra TRIS / EXPRESIÓN EVOCATIVA – Lo es RIZITOS de la palabra RIZOS / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto de los signos nominativo y mixto TRISSITOS para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con las marcas nominativas RIZITOS previamente registradas en la misma clase [D]el análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no encuentra similitud ortográfica ni fonética ni ideológica, que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca solicitada cuestionada “TRISSITOS” (nominativa y mixta) es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca “RIZITOS”. Asimismo, la Sala encuentra que debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal

en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ(E)

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00121-00

Actor: FERRIS ENTERPRISES CORP Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Medio de control de nulidad

Referencia: LAS MARCAS CUESTIONADAS “TRISSITOS” Y LA MARCA

PREVIAMENTE REGISTRADA “RIZITOS” DE LA DEMANDANTE SON

DIFERENTES DESDE EL ASPECTO ORTOGRÁFICO, FONÉTICO E

IDEOLÓGICO.

La sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad, de conformidad con el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 4354 de 11 de febrero, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario" y 00042654 de 22 de julio de 2013, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 00052832 de 30 de agosto de 2013, "Por

la cual se resuelve un recurso de apelación" y 77500 de 13 de diciembre de 2013, "Por el cual se resuelve un recurso de apelación", expedidas por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 7 de junio de 2012, la sociedad PEPSICO, INC. solicitó ante la SIC el registro como marca del signo "TRISSITOS" (nominativo), para identificar productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: Que el 29 de junio de 2012, la referida solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3°: Agregó que la actora, sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP. presentó escrito de oposición al registro de la marca en mención. 4º: Señaló que mediante la Resolución núm. 4354 de 11 de febrero de 2013, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por FERRIS ENTERPRISES CORP. y, en consecuencia, concedió el registro de la marca "TRISSITOS" (nominativa), para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad PEPSICO, INC. 5°: Que contra dicha decisión interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto mediante la Resolución núm. 00052832 de 30 de agosto de 2013, por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de manera confirmativa.

6°: Manifestó que, igualmente, el 8 de febrero de 2013, la sociedad PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA. solicitó ante la SIC el registro como marca del signo "TRISSITOS" (mixto), para identificar productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 7º: Que el día 15 de febrero de 2013, la anterior solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 8º: Que la sociedad COMESTIBLES RICOS S.A. presentó oposición en contra de la solicitud de registro de la marca anteriormente mencionada, con fundamento en que la marca "TRISSITOS" era similarmente confundible con las marcas "TROCITOS SUPER RICAS", "TROCITOS CON SABOR A POLLO SUPER RICAS" y "TROCITOS CON DELICIOSO SABOR A POLLO SUPER RICAS". 9º: Que mediante la Resolución núm. 00042654 de 22 de julio de 2013, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad COMESTIBLES RICOS S.A. y, en consecuencia, concedió el registro de la marca "TRISSITOS" (mixta), Clase 30 Internacional, solicitada por la sociedad PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA. 10º: Que la anterior resolución fue objeto de recurso de apelación, el que fue resuelto mediante la Resolución núm. 77500 de 13 de diciembre de 2013, por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, de manera confirmativa. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó los artículos

136, literales a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, porque concedió los registros de las marcas cuestionadas bajo el pretexto de que estas no eran confundibles con la marca "RIZITOS", previamente registrada en la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que lleva a concluir que el respectivo estudio de confundibilidad y aplicación de reglas para el cotejo marcario fueron obviados o al menos mal practicados por parte del examinador. Agregó que si se procediera a realizar un cotejo marcario entre las marcas en conflicto (“TRISSITOS” – “RIZITOS”), el que debió seguir la SIC, según los parámetros establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se advierte que pese a que uno de las marcas "TRISSITOS" se solicitó como mixta, no es cierto que sus elementos gráficos se limitan a unos "trazos ubicados en el extremo izquierdo de la etiqueta", como lo describió la SIC. Indicó que no se debe caer en el error de creer que la marca "TRISSITOS" (mixta) está dotada de elementos gráficos distintivos, porque no obstante ser mixta es innegable que el elemento preponderante es el denominativo, en 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. atención a que no es de aquellas que sí gozan de un arte por sí mismo distintivo, como sucede con otras marcas, cuyo elemento gráfico basta para individualizar sus prestaciones mercantiles y su origen empresarial, entre ellas, Café de Colombia, Starbucks Coffee y Colsubsidio.

Explicó que las marcas al compararse se reducen a las expresiones TRISSITOS y RIZITOS, las cuales no ostentan suficientes diferencias para poder coexistir pacíficamente como marcas debido a que coinciden en la secuencia vocálica, en el número de sílabas y las letras. Anotó que las marcas cotejadas son similares desde el punto de vista ortográfico, porque la secuencia vocálica de ellas coincide en un 100%, en cuanto las 3 vocales empleadas en esas marcas son coincidentes; el número de sílabas coincide en un 100% y la coincidencia de letras es de un 62% y 85%, promediando. Respecto a la similitud fonética, señaló que ambas marcas se pronuncian en tres (3) tiempos (TRI-SSI-TOS y RI-ZI-TOZ); que tienen su sílaba tónica en el “segundo tiempo” (sic) (TRI-SSI-TOS y RI-ZI-TOS); y que comparten la terminación fonética "risitos" (sic). Sostuvo que en lo único que difieren las marcas -desde el punto de vista sonoro o fonéticoes en la inclusión de una "T" inicial en la marca solicitada; pero al no ser siquiera una vocal, sino una consonante que se añade a una "R" (TR), su sonoridad no afecta sustancialmente el sonido de la expresión total, por lo que no es de recibo sostener que las expresiones en controversia no son fonéticamente semejantes. Afirmó que tampoco puede dejarse de lado que en Colombia no se hace distinción sonora en la pronunciación de las composiciones “SSI” y “ZI” debido a que ambas suenan “SI”.

En cuanto a la similitud conceptual o ideológica, alegó que ni la expresión “TRISSITOS” ni “RIZITOS” existen como palabras en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo que implica, necesariamente, que se trate de expresiones de fantasía, las que no tienen significado propio y, por ende, deben ser examinadas a partir de los criterios ortográficos y fonéticos establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Agregó que no basta con que las marcas sean semejantes debido a que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 también exige que se hayan solicitado para distinguir los mismos productos o servicios, lo que concurre en el caso sub lite, porque los signos enfrentados pretenden identificar una misma gama de productos, productos alimenticios de origen vegetal, comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, indicio suficiente de esa circunstancia. Frente al "riesgo" de confusión o asociación, expresó que basta con que exista la posibilidad de ocurrencia de la confusión para negar el registro de la marca, sin ser necesario que la marca solicitada induzca a error a los consumidores. Que así lo sostuvo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina2, al señalar que “[…] no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación […]”. 2 Proceso 90-IP-2009. De lo anterior, coligió que de haberse aplicado correctamente la Decisión 486, de acuerdo con la interpretación autorizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se habría efectuado un riguroso cotejo marcario para asegurar

que, de concederse la marca "TRISSITOS" en la citada Clase 30, no se violaría el derecho de exclusividad previamente adquirido por un tercero, cotejo que omitió la SIC, por lo que, a su juicio, concurren las dos condiciones de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, esto es, que las marcas sean similares y que amparen una misma gama de productos o servicios. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Anotó que el sentido de dichos actos obedeció a un análisis serio e imparcial de registrabilidad impartido por la SIC. Expresó que las marcas cotejadas son disímiles en sus unidades lingüísticas porque además de no coincidir en sus estructuras y ordenes, solo comparten, en su orden silábico, la vocal “I” en la segunda de sus sílabas, pero seguida de diferentes consonantes, lo que hace que no cuenten con la misma secuencia vocálica y sílabas tónicas, haciendo que el consumidor pueda singularizar la sonoridad de cada una de ellas. Indicó que revisados los aspectos ortográficos de las marcas en debate es forzoso concluir que no existen similitudes o semejanzas capaces de generar confundibilidad entre las mismas. Explicó que teniendo en cuenta que según los parámetros establecidos por el

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la similitud ortográfica es aquella que se presenta por las coincidencias de letras entre los segmentos que van a ser objeto de comparación, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea palpable u obvia, la cuestionada “TRISSITOS” presenta una clara diferencia derivada de la disparidad en el orden en que se encuentran sus vocales, respecto del orden de las vocales de la marca “RIZITOS”, predominando de nuevo las diferencias que existen entre ellas. Afirmó en lo que se refiere al aspecto conceptual, que las marcas no tienen significado alguno, conforme se puede observar al consultar cada uno de los términos en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Alegó que en atención a que se demostró que las referidas marcas son disímiles, se hace improcedente realizar el estudio de relación entre los productos amparados por las marcas cotejadas, debido a que con ese estudio se busca determinar si pueden coexistir o no en el mercado, en aquellos eventos en que se presentan marcas con un gran de similitud y que, por tanto, presentan riesgo de confundibilidad. Concluyó que los actos acusados no son nulos y no violan normas de carácter supranacional. II.2.- Las sociedades PEPSICO INC.3 y PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA.4, terceros con interés directo en las resultas del proceso, solicitaron que se denieguen las pretensiones de la demanda porque carecen de fundamento legal.

Señalaron que el cotejo marcario efectuado por la SIC se ajustó a los criterios que ha señalado la doctrina y la jurisprudencia para esos efectos y su decisión está debidamente soportada en el ordenamiento jurídico andino. Expresaron que las marcas cotejas no son confundibles y por ende la marca “TRISSITOS” no se encuentra incusa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 de la Decisión 486. Que, en tratándose de marcas denominativas la doctrina le ha dado prevalencia al elemento conceptual, el cual es determinante para apreciar el riesgo de confusión que puede surgir entre las mismas. Anotaron que mientras la denominación “TRISSITOS” es de fantasía y carece de significado propio, la expresión “RIZITOS” posee un contenido conceptual, fácilmente identificable por el consumidor medio, que constituye el factor que determina la impresión general de la marca que percibe el consumidor y que elimina cualquier riesgo de confusión con la marca cuestionada. Afirmaron que desde la perspectiva ortográfica y fonética, las denominaciones “TRISSITOS” y “RIZITOS” son disímiles. Su estructura gramatical es distinta; su primera sílaba es diferente “TRI”- “RI”, que es la que mayor impacto produce desde esta perspectiva; la presencia de la doble “S” le imprime a “TRISSITOS” 3 Titular de la marca nominativa “TRISSITOS”. 4 Titular de la marca mixta “TRISSITOS”. una especial caracterización visual que la diferencia plenamente de la expresión

“RIZITOS”.

Indicaron que las coincidencias que la actora señala, basada en un criterio de

porcentajes, es parcial y arbitraria y no se ajusta a los criterios de comparación marcaria. Explicaron que los criterios para establecer las similitudes no pueden reducirse a la secuencia de vocales, al número de sílabas y coincidencia de letras y menos atribuirles el mismo valor a cada uno de esos criterios para establecer un promedio. Que los criterios que propone la doctrina son distintos y atienden a la realidad del mercado y a la percepción del consumidor. Son particularmente aplicables al caso bajo examen la preponderancia del factor conceptual, la visión en conjunto y la necesidad de excluir de la comparación los sufijos de uso común en la categoría. Afirmaron que teniendo en cuenta que las marcas cotejadas son diferentes y no generan riesgo de confusión en el consumidor, resulta irrelevante que dichas marcas amparen los mismos productos. Propusieron como excepción “[…] La coexistencia pacífica de las marcas en el registro y en el mercado como prueba de la ausencia de la confusión entre las mismas […]”, por cuanto la marca “RIZITOS”, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, fue registrada aproximadamente veinte años después de la marca “TRISSITOS” & DISEÑO, Clase 30; siendo titular FRITO LAY COLOMBIA LTDA. -hoy PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA.-, vigente hasta el 11 de febrero de 2012, coexistiendo pacíficamente casi 16 años en el registro y en el mercado, lo que, a su juicio, constituye prueba de la ausencia de confusión entre las mismas. Y que conforme lo ha sostenido el

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el Consejo de Estado “[…] Una coexistencia pacífica, extensa en número de años y sin reclamaciones por parte del primer titular, puede significar una autorización tácita de aquel para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca […].” También propusieron la excepción relativa a que “[…] FERRIS ENTERPRISES CORP., como titular de la marca “RIZITOS” no está facultada para oponerse o impugnar el registro de la marca “TRISSITOS”, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 146 de la Decisión 486 […]”, por las mismas razones antes enunciadas, esto es, la coexistencia pacífica por varios años; y que si no proceden oposiciones contra las solicitudes de la marcas “TRISSITOS” y “TRISSITOS” & DISEÑO “[…] tampoco se podrán impugnar los registros que resulten de dichas solicitudes, pues donde existe la misma razón debe existir la misma oposición […]”. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de enero de 20115, el 16 de mayo de 2015 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP., en su calidad de demandante del proceso, la SIC, en su condición de entidad demandada, el apoderado de la sociedades PEPSICO INC. y PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA., en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, y el Agente del Ministerio Público. 5 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

La sociedad COMESTIBLE RICO S.A.6 fue notificada oportunamente para vincularse al proceso y no asistió a la audiencia. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad, de conformidad con el artículo con el artículo 137 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. Las sociedades PEPSICO INC. y PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA., terceros con interés directo en las resultas del proceso, propusieron excepciones de fondo“[…] La coexistencia pacífica de las marcas en el registro y en el mercado como prueba de la ausencia de la confusión entre las mismas […]”, y “[…] FERRIS ENTERPRISES CORP., como titular de la marca “RIZITOS” no está facultada para oponerse o impugnar el registro de la marca “TRISSITOS”, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 146 de la Decisión 486 […]” y se decidió que dichas excepciones serían resueltas en la sentencia que dirima el asunto, momento procesal oportuno para el efecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 4354 de 11 de febrero de 2013, 00042654 de 22 de julio de 2013, 00052832 de

30 de agosto de 2013 y 77500 de 13 de diciembre de 2013, mediante las cuales la SIC declaró infundadas las oposiciones presentadas por la demandante y la sociedad COMESTIBLES RICO S.A. y concedió el registro de las marcas 6 Se le notificó el auto admisorio de la demanda, conforma consta a folios 56 y 57. “TRISSITOS” (nominativa) y “TRISSITOS” (mixta), para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a las sociedad PEPSICO, INC. y PESPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA., respectivamente, terceros con interés directo en las resultas del proceso, vulneran, por falta de aplicación, lo dispuesto en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, conforme a lo expuesto por la parte demandante a folios 27 a 41 y 123 a 128 y lo respondido por la entidad demandada a folios 108 a 116 y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso a folios 65 a 73 del expediente. Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y con el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes y por los terceros con interés directo en las resultas del proceso, así como los solicitados por ellos. Se señaló que, una vez finalizada la Audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la

audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Visto el artículo 182 del CPACA, el Despacho sustanciador, mediante auto de 6 de noviembre de 20187, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Dentro del plazo, la demandante y la demandada y el tercero interesado en las resultas del proceso reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en sus contestaciones. El Ministerio Público en esta oportunidad emitió concepto8, considerando lo siguiente: Señaló que la parte denominativa es la que tiene la preponderancia, por ser esta la de mayor recordación e impacto en el público consumidor. Expresó que al revisar la parte ortográfica, fonética e ideológica de las marcas cotejadas, no se evidencia similitud alguna debido a que la marca solicitada a registro “TRISSITOS” está compuesta por una palabra con un total de 9 letras, 3 vocales, 6 consonantes y 3 sílabas, mientras que la marca registrada “RIZITOS” está compuesta por una palabra compuesta por 7 letras, 3 vocales, 4 consonantes y 3 sílabas. Anotó que el acento prosódico de la marca cuestionada es en la sílaba “SSI” y en la marca previamente registrada es en la sílaba “ZI”, además de que tienen diferentes raíces y terminaciones.

7 Cfr. Folio 215 8 Cfr. Folios 227 a 233, concepto recibido en la Secretaría del Consejo de Estado el 30 de noviembre de 2018. Indicó que no tienen significado alguno. Adujo que lo anterior permite concluir que las similitudes entre las marcas en debate son incapaces de generar en el público consumidor confusión, al ser una y otra lo suficientemente distintiva y, por tanto, pueden coexistir pacíficamente en el mercado. Alegó que si bien dichas marcas amparan productos de la misma Clase Internacional, ello no afecta los derechos del titular de la marca previamente registrada, debido a las diferencias entre las mismas. Por tal razón, solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó9: “[…] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad

únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que 9 Proceso 296-IP-2017. sean necesarios, incluidos sobre productos (sic) amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado TRISSITOS (denominativo) y la marca RIZITOS (denominativa). […] 3.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. […] 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos anteriores. […] 4.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas

denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. […] 4.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado TRISSITOS (mixto) y la marca RIZITOS (denominativa) […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre las excepciones de “[…] La coexistencia pacífica de las marcas en el registro y en el mercado como prueba de la ausencia de la confusión entre las mismas […]”, y “[…] FERRIS ENTERPRISES CORP., como titular de la marca “RIZITOS” no está facultada para oponerse o impugnar el registro de la marca “TRISSITOS”, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 146 de la Decisión 486 […]” propuestas por las sociedades PEPSICO INC. y PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA., terceros con interés directo en las resultas del proceso.

Las mencionadas entidades propusieron dichas excepciones, por cuanto, a su juicio, la marca “RIZITOS”, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, fue registrada aproximadamente veinte años después de la marca “TRISSITOS” & DISEÑO, Clase 30; siendo titular FRITO

LAY COLOMBIA LTDA. -hoy PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA.-, y han coexistido pacíficamente casi 16 años en el registro y en el mercado, lo que constituye prueba de la ausencia de confusión entre las mismas. Al respecto, cabe precisar, conforme lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “[…] la “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad […]”.10 Por lo tanto, no prosperan las referidas excepciones propuestas por los terceros interesados en las resultas del proceso. Ahora, la SIC, mediante las resoluciones núms. 4354 de 11 de febrero de 2013 y 00042654 de 22 de julio de 2013, concedió el registro como marca de “TRISSITOS” (nominativa y mixta), respectivamente, a las sociedades PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA. y PEPSICO, INC., para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] 10Así lo señaló esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 1101032400020090062900. café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos de café, harina, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, helados, miel,

jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo [...]”. Sobre el particular, la demandante alegó que dichas marcas son confundibles con su marca previamente registrada “RIZITOS” (nominativa), que identifica también productos de la citada Clase 30 de la Clasificación Internacional, por cuanto entre ellas existen similitudes desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, además de que amparan los mismos productos. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486. El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de conf