CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2014-00229-00-2017

RECURSO ORDINARIO DE SÚPLICA – Contra auto que rechazó la demanda por caducidad / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD – Es improcedente cuando de la declaración de nulidad del acto surge automáticamente el restablecimiento de un derecho / SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE MARCA – La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro [N]o le asiste razón a la recurrente, comoquiera que el resultado que se derivaría de manera indefectible en el evento de sacar avante las pretensiones, sí sería el restablecimiento del derecho, toda vez que el acto administrativo cuya nulidad se pretende negó la cancelación del registro. Así las cosas, en el evento de declararse su nulidad, ello derivaría en que con ocasión de la cancelación del registro, se active el derecho de preferencia al que hace alusión el referido artículo 168 de la Decisión 486 de 2000. En este orden de análisis, contrario a lo afirmado por la sociedad recurrente no se configura una de las hipótesis en las cuales es procedente la demanda de nulidad contra de un acto administrativo particular, debido a que la sentencia si generaría un derecho subjetivo a favor del demandante.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 168

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO (E)

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00229-00

Actor: GRENDENE S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – auto resuelve súplica La Sala decide el recurso de súplica interpuesto por el actor contra el auto proferido el 25 de abril de 2016 por el despacho del magistrado Roberto Augusto Serrato Valdés, el cual rechazó la demanda interpuesta por haber operado el fenómeno de la caducidad.

I. ANTECEDENTES La sociedad GRENDENE S.A., a través de apoderado judicial, interpuso demanda de nulidad simple contra las Resoluciones números 78729 de diciembre 29 de 2011 “por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca”, y 17625 de abril 15 de 2013 “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, ambas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

En auto de 13 de noviembre de 2015, el señor magistrado inadmitió la demanda, con fundamento en que no se aportó prueba de la existencia y representación legal de la sociedad actora. 1.1. Auto recurrido. Subsanado lo anterior, por auto de 25 de abril de 2016, en Sala Unitaria se rechazó la demanda, por cuanto los actos administrativos cuya nulidad se pretende decidieron negar la cancelación por no uso de la marca mixta BORDADOS DE CARTAGO, registrada a nombre de la sociedad ASOCIACIÓN PRO-BORDADOS DE CARTAGO para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional de Niza. En consecuencia, consideró el precitado despacho que por tratarse de una pretensión de interés particular, cuya prosperidad conduciría al restablecimiento

automático de un derecho subjetivo1, consistente en el derecho preferente del demandante para solicitar el registro de la marca; los actos acusados eran susceptibles de control judicial a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y no a través de nulidad. Advirtió que de acuerdo con la constancia de notificación de las resoluciones demandadas2, estas quedaron en firme el día 23 de mayo de 2013, y el actor instauró la demanda en contra de las citadas resoluciones el día 13 de marzo de 1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; artículo 137; parágrafo. 2 Fl. 27 2014, es decir, diez meses después de su ejecutoria, fecha para la cual el medio de control había caducado. 1.2. Recurso de súplica. En escrito presentado por la sociedad actora el 24 de mayo de 2016 manifestó que el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina es una norma de carácter imperativo que establece: “Artículo 168. – La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede en firme en la vía administrativa.” Estimó que, la citada norma solo se aplica a quien obtiene una resolución que cancela por no uso una marca, el cual tiene tres meses contados a partir de la fecha de la resolución, para solicitar la marca cuya cancelación obtuvo. Relató que el derecho preferente para pedir la marca que se canceló por no uso,

solo debe ejercerse ante la administración (Superintendencia de Industria y Comercio), en el plazo establecido en el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, esto es, dentro de 3 meses siguientes a la fecha en que la resolución de cancelación quede en firme. Argumentó que cuando se solicita la cancelación del registro de una marca no necesariamente es para invocar un derecho preferente, sino que muchas veces se hace para defenderse dentro de un proceso de oposición (como sucedió en el caso concreto) o porque la administración niega en forma oficiosa y definitiva una marca solicitada y el peticionario simultáneamente junto con la interposición de los recursos también inicia una acción de cancelación por no uso contra la marca que sirvió de base a la administración para negar la pedida. Señaló que dicho criterio quedó expuesto en la sentencia del Consejo de Estado del 12 de junio de 2008, en el proceso No. 2003-00157-01. Explicó que hay dos eventualidades que se pueden llegar a presentar dentro de un proceso de cancelación cuando la autoridad administrativa decide de fondo dicha solicitud: La primera, cuando la Superintendencia cancela de forma total o parcial el registro, caso en el cual se debe entender que la acción invocada es la de nulidad y restablecimiento del derecho, pues existe un titular que ha perdido el derecho que ostentaba y requiere que le sea restablecido. La segunda eventualidad se presenta cuando la demanda de cancelación es negada en forma definitiva, en esta oportunidad no existe ningún derecho por restablecer, primero, porque el derecho preferente de que trata la norma citada tiene un término perentorio para invocarlo y en segundo lugar, porque la acción de cancelación no necesariamente

conlleva la pretensión de solicitud de un derecho preferente. Así las cosas, la acción que se pretende invocar ante esta Corporación es una demanda de simple nulidad, pues se trata de un puro control de legalidad, respecto del cual no opera el fenómeno de la caducidad. 1.3. Traslado. Dentro del término de traslado no hubo pronunciamiento alguno.

II. CONSIDERACIONES 2.1. Cuestión previa.

El recurso de súplica bajo análisis se interpuso contra la decisión adoptada en auto de 25 de abril de 2016 por el despacho del magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado, doctor Roberto Augusto Serrato Valdés. Comoquiera que para decidir el presente asunto la Sala no puede estar integrada por el magistrado que proyectó la decisión recurrida, y ante la falta de quorum, en auto de 24 de febrero de 2017 se ordenó el sorteo de un conjuez. En diligencia de sorteo de conjuez efectuada el 2 de marzo de 2017 fue designado el doctor Eduardo Cifuentes Muñoz. 2.2. Caso concreto. Para resolver el recurso de súplica interpuesto, la Sala deberá examinar si como lo pretende la sociedad actora, la demanda presentada es de nulidad y, en consecuencia, no está sometida a término de caducidad. Lo anterior por cuanto aduce que cuando la solicitud de cancelación de registro es negada por la autoridad administrativa, no existe ningún derecho por restablecer, toda vez que el derecho preferente al registro de una marca solo se aplica a quien obtiene una resolución que la cancela por no uso.

Al respecto, advierte la Sala que no le asiste razón a la recurrente, comoquiera que el resultado que se derivaría de manera indefectible en el evento de sacar avante las pretensiones, sí sería el restablecimiento del derecho, toda vez que el acto administrativo cuya nulidad se pretende negó la cancelación del registro. Así las cosas, en el evento de declararse su nulidad, ello derivaría en que con ocasión de la cancelación del registro, se active el derecho de preferencia al que hace alusión el referido artículo 168 de la Decisión 486 de 2000. En este orden de análisis, contrario a lo afirmado por la sociedad recurrente no se configura una de las hipótesis en las cuales es procedente la demanda de nulidad contra de un acto administrativo particular, debido a que la sentencia si generaría un derecho subjetivo a favor del demandante. Por tales razones, la Sala confirmará el auto suplicado. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, R E S U E L V E: PRIMERO: Confirmar el auto del 25 de abril de 2016, proferido por el despacho del magistrado Roberto Augusto Serrato Valdés, a través del cual se rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad.

SEGUNDO: Devuélvase el expediente al despacho de origen una vez se encuentre en firme esta decisión.

Notifíquese y cúmplase. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la fecha.

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ CARLOS ENRIQUE MORENO

RUBIO Consejera de Estado Consejero de Estado (E) Aclara Voto

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ

Conjuez

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

ACLARACIÓN DE VOTO DE MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00229-00

Actor: GRENDENE S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Mi aclaración de voto en el proceso de la referencia obedece a que considero que no había lugar a sortear Conjuez, con el objeto de completar el quórum deliberatorio y decisorio para resolver el recurso ordinario de súplica contra el proveído de 25 de abril de 2016, a través del cual el señor Consejero doctor ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS rechazó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido por la actora contra la Superintendencia de Industria y Comercio, por haber operado el fenómeno de la caducidad, habida cuenta de que al estar conformada en la actualidad la Sección Primera por tres Magistrados, dos son mayoría.

Tal afirmación encuentra respaldo en el artículo 54 de la Ley 270 de 7 de marzo de 1996, el cual prevé: “Quórum deliberatorio y decisorio. Todas las decisiones que las Corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerirán para su deliberación y decisión, de

la asistencia y voto de la mayoría de los miembros de la Corporación, sala o sección. … Cuando quiera que el número de los magistrados que deban separarse del conocimiento de un asunto jurisdiccional por impedimento o recusación o por causal legal de separación del cargo disminuya el de quienes deban decidirlo a menos de la pluralidad mínima prevista en el primer inciso, para completar ésta se acudirá a la designación de conjueces.”. Comoquiera que el recurso ordinario de súplica debe ser resuelto por los restantes Consejeros que conforman la Sala a la cual pertenece el Magistrado que profirió el auto suplicado, al estar conformada la Sala por tres Magistrados, dado que está pendiente de proveer el cargo que dejó el doctor GUILLERMO VARGAS AYALA, por haber llegado a la edad de retiro forzoso, la Sala conformada por el doctor CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO y la suscrita, era mayoría para resolver el citado recurso. Fecha ut supra,

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Consejera