CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2014-00253-00A-2017

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ESTRELLA RUBIA y la marca nominativa ESTRELLA DAMM previamente registrada / MARCA MIXTAComponente denominativo predominante [C]omo en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la solicitada por el tercero interesado en las resultas del proceso, con una marca nominativa, previamente registrada, en favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca controvertida, no así la gráfica que la acompaña, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que si los productos amparados bajo las mismas son solicitados a un expendedor se hace por su denominación y no por la descripción de aquella. De manera, que no existe duda alguna en que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ESTRELLA RUBIA y la marca nominativa ESTRELLA DAMM previamente registrada / PARTÍCULA DE USO COMÚN – Exclusión en examen comparativo de marcas / PARTÍCULA DE USO COMÚN – Lo es ESTRELLA en las marcas de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza Según el tercero interesado en las resultas del proceso, la partícula “ESTRELLA”

se encuentra incorporada en algunas marcas de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto, en el archivo de peticiones y registros de marcas de la Superintendencia demandada se encontró que figuran las siguientes marcas registradas para la citada Clase 32, que contienen dicha expresión “ESTRELLA”, […] De tal manera que ello impone al Juzgador el deber de excluir del cotejo la partícula “ESTRELLA,” la cual es de uso común y no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva, conforme se señaló anteriormente. REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo ESTRELLA RUBIA por no existir similitud ni riesgo de confusión con la marca ESTRELLA DAMM /

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[L]a Sala estima que entre la marca cuestionada “ESTRELLA RUBIA” y el signo “ESTRELLA DAMM” previamente registrado de la actora no existe similitud ortográfica, ni fonética, pues si bien es cierto que la referida marca cuestionada contiene la partícula de uso común “ESTRELLA”, también lo es que al estar acompañada de la expresión “RUBIA”, genera un signo completamente distintivo y diferente al previamente registrado, que está acompañado de la partícula “DAMM”. […] Se advierte que la marca “ESTRELLA RUBIA” se encuentra formada por una expresión de uso común “ESTRELLA” y por la denominación “RUBIA”, las cuales al estar combinadas forman un conjunto suficientemente distintivo y diferente al

signo previamente registrado, que permite una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 22 de mayo de 2014, Radicación 11001-03-24-000-2008-00053-00, C.P. María Elizabeth García González; 23 de enero de 2014, Radicación 11001-03-24-0002007-00230-00, C.P. María Elizabeth García González; y 17 de agosto de 2017,

Radicación 11001-03-24-000-2014-00259-00, C.P. María Elizabeth García González.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00253-00

Actor: SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de nulidad relativa

Referencia: TESIS: LA MARCA “ESTRELLA RUBIA” SI BIEN POSEE UNA

PARTÍCULA DE USO COMÚN, ESTO ES, “ESTRELLA”, AL ESTAR

COMBINADA CON LA EXPRESIÓN “RUBIA” ES REGISTRABLE, PUES

FORMA UN CONJUNTO SUFICIENTEMENTE DISTINTIVO Y DIFERENTE AL SIGNO PREVIAMENTE REGISTRADO La Sala decide, en única instancia la demanda1 promovida por la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución 00056355 de 26 de septiembre de 2013, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1 En ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante CAN. 1º: El 20 de julio de 2011, la sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS – INVERPORTO S.A.S.-, en adelante INVERPORTO S.A.S. presentó solicitud de registro de la marca “ESTRELLA RUBIA” (mixta), para distinguir los productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza2. 2º: Publicada la solicitud de dicha marca en la Gaceta de Propiedad Industrial 636 de 20 de enero de 2012, la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM presentó oposición con fundamento en el registro previo de su marca “ESTRELLA DAMM” (nominativa), vigente hasta el 29 de abril de 2019, para identificar productos de la misma Clase Internacional.

3º: Mediante la Resolución 0039067 de 27 de junio de 2012 la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, negó el registro de la marca “ESTRELLA RUBIA” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que los signos enfrentados presentaban similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales y porque al amparar productos de la misma Clase Internacional el consumidor no podía diferenciar los productos ni el origen empresarial de los mismos. 4º: Contra la citada Resolución la sociedad INVERPORTO S.A.S.-interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto a través de la Resolución 00056355 de 26 de septiembre de 2013, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC revocó la Resolución 0039067 de 27 de junio de 2012 y, en su lugar, concedió el registro de la marca “ESTRELLA RUBIA” 2 “Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”. (mixta), por estimar que entre las marcas en controversia no existía similitud o identidad que pudiera generar un riesgo de confusión o asociación. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Advirtió que, se violaron los artículos 134, literal b) y 135, literal a) de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, toda vez que al otorgar la marca en controversia no se

tuvo en cuenta que para que un signo pueda ser registrado debe ser apto para distinguir productos y servicios en el mercado. Asimismo, desconoció que la capacidad distintiva de un signo es el principal fundamento para su registro y que, en el caso concreto, la identidad parcial entre signos genera una gran confusión en los consumidores. Señaló que, la SIC al expedir la Resolución acusada violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Explicó que, la marca solicitada “ESTRELLA RUBIA” (mixta) y la previamente registrada “ESTRELLA DAMM” (nominativa), tienen identidades parciales a nivel ortográfico, fonético y visual que inducen al consumidor a error en la elección del producto, toda vez que el elemento relevante de uno y otro signo es la expresión

“ESTRELLA”.

Manifestó que, entre los signos existe similitud ortográfica, por cuanto la marca solicitada reproduce en su totalidad el elemento relevante de la ya registrada, lo ubica en el mismo lugar que la previamente amparada, dando como resultado un mayor impacto y recordación en la gramática de ambos signos, haciéndolos estrechamente semejantes. Señaló que, la expresión “RUBIA” es de carácter descriptivo, toda vez que se refiere a un tipo de cerveza, por lo que no debe tenerse en cuenta al momento de efectuar la comparación de las marcas enfrentadas, ya que el elemento relevante de cada signo es la expresión “ESTRELLA”. Expresó que, la reproducción del elemento relevante también conduce a una similitud fonética, pues al utilizar una misma composición ortográfica la

pronunciación de las marcas es idéntica y le creará un riesgo de confusión al consumidor que lo conducirá en error, dado que al observar la marca solicitada “ESTRELLA RUBIA” inmediatamente la relacionará con la marca “ESTRELLA DAMM”, así:

ESTRELLA RUBIA/ESTRELLA DAMM, ESTRELLA RUBIA/ESTRELLA DAMM

ESTRELLA RUBIA/ESTRELLA DAMM, ESTRELLA RUBIA/ESTRELLA DAMM ESTRELLA RUBIA/ESTRELLA DAMM, ESTRELLA RUBIA/ESTRELLA DAMM Sostuvo que, el utilizar el término “ESTRELLA” hace evidente la existencia de una similitud ideológica o conceptual entre las marcas ya que, aún cuando tiene diferentes acepciones, transmite la misma idea en la mente del consumidor, pero en manera alguna puede considerarse de uso común en relación con los productos de la Clase 32 Internacional. Indicó que, hay una similitud visual, porque a pesar de que la marca solicitada cuenta con un elemento gráfico adicional y la registrada no, la Doctrina y la Jurisprudencia han resaltado la relevancia del elemento denominativo sobre el gráfico en las marcas, toda vez que el consumidor final al atenerse a las palabras y sonidos que le generen las mismas, al pronunciar las marcas en conflicto no encontrarán diferencia alguna entre ellas y darán una misma impresión. Reiteró que, la marca solicitada es confundible con el signo “ESTRELLA DAMM” (nominativo), porque al reproducir la expresión principal de la marca previamente

registrada y, por tanto, existir una identidad de expresiones y no una mera semejanza, no se puede predicar una distinción y mucho menos una coexistencia entre los signos. Adujo que, las marcas en conflicto amparan los mismos productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, pues ambas distinguen cerveza. Tienen conexidad competitiva, en cuanto poseen la misma naturaleza, finalidad, comparten los mismos canales de comercialización y publicidad. Trajo a colación apartes jurisprudenciales y doctrinales relacionados con la similitud ortográfica, fonética, ideológica o conceptual y visual cuando se comparan signos similares y conexidad competitiva en eventos de marcas que buscan amparar productos o servicios en una misma Clase Internacional. II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 el 27 de julio de 2015 se dio inicio a la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM, en su calidad de actora del proceso; la SIC, en su condición de entidad demandada; INVERPORTO S.A., en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad, establecida en el artículo 137 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes y el Ministerio Público no observaron vicio alguno que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho declaró debidamente saneados

los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. Habida cuenta de que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada ni por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se adoptó decisión al respecto. Además, el Despacho no encontró motivo o fundamento para declarar probada de oficio alguna excepción. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la Resolución 00056355 de 26 de septiembre de 2013, a través de la cual la SIC concedió el registro de la marca “ESTRELLA RUBIA” (mixta), solicitada por el tercero interesado, sociedad INVERPORTO S.A.S., para amparar productos de la Clase 32 Internacional, vulnera lo dispuesto en los artículos 134, 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, de acuerdo con lo alegado en la demanda y sus contestaciones. Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como las solicitadas por el tercero en mención, enunciadas en el numeral 7 del acápite “Decreto y Práctica de Pruebas” del Acta de la Audiencia Inicial. Se señaló que, una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección

Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes y el Ministerio Público manifestaron que NO encuentran irregularidad en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior se declaró saneado el proceso hasta ese momento. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. Adujo que, no existe vulneración de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Por el contrario, las decisiones acusadas se fundamentaron en la normativa vigente, en la jurisprudencia y en la doctrina reconocida y aplicable. Señaló que, desde el punto de vista visual y ortográfico entre los signos en conflicto, si bien tienen una estructura gramatical similar y comparten algunas vocales, son disímiles “dejando ver una estructura independiente en cada conjunto” y tienen una pronunciación distinta. Expresó que, los signos en conflicto aunque presentan un uso común de la denominación “ESTRELLA” no resultan confundibles, dada la presencia de elementos nominativos y gráficos adicionales en cada uno de los conjuntos marcarios, que permiten concluir que, al valorarlos en su conjunto el consumidor no se vería inducido en error respecto del origen empresarial de los mismos. Manifestó que, los signos en conflicto no son similares y gozan de suficiente distintividad en el mercado. Indicó que, que en el caso que nos ocupa la SIC aplicó el principio de la independencia judicial en el estudio de registrabilidad de la marca “ESTRELLA

RUBIA”, lo que quiere decir que a pesar de que la entidad demandada en el proceso 11-204456 negó el registro de “ESTRELLA DAMM”, la SIC no estaba obligada a seguir los mismos criterios expuestos en dicho análisis, pues las circunstancias de hecho y de derecho son diferentes en cada caso. II.1.2.- La sociedad INVERPORTO S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal. Señaló que, la marca “ESTRELLA DAMM” se encuentra cancelada por no uso. Que, la sociedad anónima DAMM no formuló oposición contra dicho pronunciamiento, por lo que la Resolución 34717 de 29 de mayo de 2014, mediante la cual se canceló por no uso el registro de la marca nominativa “ESTRELLA DAMM”, con certificado 380048, quedó en firme. Expresó que, en tal virtud, los argumentos en los que la actora basa la confundibilidad entre los signos en conflicto han dejado de ser un obstáculo. Adujo que, la marca “ESTRELLA RUBIA” (mixta) goza de distintividad y no lleva al consumidor a confusión acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos que protege. Advirtió que, de ninguna manera se está apropiando del término “ESTRELLA”, ya que el consumidor medio va a solicitar los productos como “ESTRELLA RUBIA”, en su conjunto, no de manera fraccionada. Indicó que, la combinación de todos los elementos, términos y gráfica de la marca “ESTRELLA RUBIA” (mixta) logran la distintividad requerida para su registro.

Alegó que, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. Manifestó que, la SIC ha concedido marcas con la denominación “ESTRELLA” en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de diversos titulares, porque el conjunto marcario de las mismas es novedoso, diferenciador y registrable, razón por la cual es posible concluir que es un término de uso común para esa Clase y no debe ser tomado en cuenta como un elemento determinante al momento de establecer si existe o no confusión entre las marcas en conflicto. Sostuvo que, el uso primario de la expresión “ESTRELLA” en la marca opositora “ESTRELLA DAMM” no impide que pueda ser utilizado por terceros en nuevos signos para los mismos productos o para otros, siempre que la nueva composición tenga su propia distintividad, como es el caso de la marca “ESTRELLA RUBIA”. Estimó que, el conjunto marcario “ESTRELLA RUBIA” no es descriptivo, ni genérico. Tampoco es similarmente confundible con la marca previamente registrada, ni por asociación directa o indirecta. III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio. IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó3: “1.7. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es

importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. […] 2.1. Como la controversia radica en la confusión entre la marca solicitada ESTRELLA RUBIA (mixta) y la marca registrada ESTRELLA DAMM (denominativa), se abordará en este acápite este tema. […] 2.3. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determinan la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. […] 3 Proceso 436-IP-2016. 2.5. En el presente caso, como el elemento denominativo en las marcas en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.5.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.5.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la

extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.5.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.5.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.5.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.5.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.5.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.5.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.5.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. […] 2.6. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad

con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos ESTRELLA RUBIA (mixto) y ESTRELLA DAMM (denominativo).” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución 00056355 de 26 de septiembre de 2013 concedió el registro de la marca mixta “ESTRELLA RUBIA”, en favor de la sociedad INVERPORTO S.A.S. para distinguir productos de la Clase 324 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que no se encuentra comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Al respecto, la actora alegó que la marca solicitada para registro se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 134, literal b), 135, literal a) y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, porque, de una parte, presenta similitudes susceptibles de causar riesgo de confusión con su marca previamente registrada “ESTRELLA DAMM” (denominativa), para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y, de otra, una relación entre los productos que identifican los signos en conflicto. Señaló que, la expresión “RUBIA” es de carácter descriptivo, toda vez que se refiere a una característica del producto, esto es, bajo en grasa, calorías, azúcar o que no engorda, por lo que no debe tenerse en cuenta al momento de efectuar la comparación de las marcas enfrentadas y que la expresión “ESTRELLA” es el

elemento que se comparte y el relevante de cada signo. Que, al existir una identidad de expresiones y no una mera semejanza, no se puede predicar una distinción y mucho menos una coexistencia entre los signos. 4 Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Por su parte, el tercero interesado en las resultas del proceso manifestó que la expresión “ESTRELLA” es de uso común para los productos comprendidos en las Clases 32 de la Clasificación Internacional de Niza y que la marca solicitada “ESTRELLA RUBIA” goza de distintividad y no informa al consumidor acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos que identifica. El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, no así del artículo 134, ni del literal b), del artículo 135, ibidem. Corresponde entonces a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, procedía el registro de la marca “ESTRELLA RUBIA” para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Los textos de las normas aludidas, son los siguientes: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos

productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. De acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas que para el cotejo marcario, ha señalado el Tribunal en este proceso, así: “1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, ortográfica, figurativa conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en diferentes momentos. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar en las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate.”

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

MARCA SOLICITADA PARA REGISTRO (MIXTA)

ESTRELLA DAMM MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (DENOMINATIVA) Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la solicitada por el tercero interesado en las resultas del proceso, con una marca nominativa, previamente registrada, en favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca controvertida, no así la gráfica que la acompaña, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que si los productos amparados bajo las mismas son solicitados a un expendedor se hace por su denominación y no por la descripción de aquella. De manera, que no existe duda alguna en que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Para el efecto, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “1.5.1. Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los

signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante.”5 Además, es menester resaltar que tratándose de marcas compuestas, esta Sección en sentencia de 22 de mayo de 20146, precisó: “Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia

particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). Ahora, es del caso señalar que esta Sección en sentencia de 23 de enero de 2014 (Expediente núm. 2007-00230-00, Actora: AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A., Consejera ponente María Elizabeth García González) indicó, con fundamento en 5 Ibidem 6 Expediente núm. 2008-00053-00, Actora: RENEWAL CIA LTDA., Consejera ponente María Elizabeth García González. la Interpretación Prejudicial, que no se deben tener en cuenta las palabra