CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2014-00352-00A-2017

RECURSO ORDINARIO DE SÚPLICA – Contra decisión que denegó la excepción previa de caducidad / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Cómputo / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Debe contarse desde el día siguiente al de la notificación del acto que modificó de fondo lo resuelto en el que dio por terminado el procedimiento administrativo [F]ue acertada la decisión proferida por el Magistrado conductor del proceso en el auto de 3 de febrero de 2017, toda vez que es evidente que durante el procedimiento que dio origen a los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en unos yerros que generaban absoluta confusión frente a la situación jurídica del registro marcario solicitado por la actora y le impedían acceder a la Administración de Justicia con anterioridad a la expedición de la Resolución 72407 de 29 de noviembre de 2013, que fue la que aclaró y corrigió la decisión final de la Administración en torno a dicho tema. Tal y como se explicó en el auto suplicado, a pesar de que es cierto que, en principio, el procedimiento administrativo objeto de controversia concluyó con la Resolución 65893 de 31 de octubre de 2012, notificada a la actora el 6 de diciembre de la misma anualidad, también lo es que posteriormente la Superintendencia de Industria y Comercio, al percatarse de un evidente error en la parte resolutiva del referido acto administrativo, expidió la Resolución 72407 de 29 de noviembre de

2013, por medio de la cual, en virtud de un procedimiento de revocatoria directa iniciado oficiosamente, corrigió la decisión y le cambió el sentido. […] la Resolución 72407 de 29 de noviembre de 2013, tal y como lo explicó el Magistrado sustanciador del proceso, contiene una corrección que modifica totalmente el sentido de lo decidido en la Resolución 65893 de 31 de octubre de 2012, por lo tanto era procedente su enjuiciamiento ante la Jurisdicción, pues en definitiva fue la que dio por concluido el procedimiento administrativo, al aclarar las dudas existentes frente al asunto objeto de controversia.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL F

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00352-00

Actor: INVER QUINTERO TORO LIMITADA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Recurso ordinario de súplica Referencia: TESIS: SE CONFIRMA EL AUTO RECURRIDO. EL TÉRMINO DE CADUCIDAD SE DEBÍA EMPEZAR A CONTAR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 72407 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2013, PUES ESTA MODIFICÓ POR COMPLETO EL SENTIDO DE LA DECISIÓN

DE LA RESOLUCIÓN 65893 DE 31 DE OCTUBRE DE 2012

La Sala decide el recurso ordinario de súplica interpuesto por la sociedad SMILEY WORLD LTDA., tercero interesado en las resultas del presente proceso, en contra del auto de 3 de febrero de 2017, proferido por la Sala Unitaria del señor Consejero ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, dentro de la audiencia inicial celebrada en la misma fecha, por medio del cual denegó la excepción previa de caducidad. I.- FUNDAMENTOS DEL AUTO SUPLICADO El Consejero conductor del proceso denegó la excepción previa de caducidad propuesta por la sociedad SMILEY WORLD LTDA., con base en los siguientes argumentos: “[…] Excepción de caducidad: (fl.140). Al respecto el Despacho pone de relieve que el último recurso de apelación decidido mediante la resolución 65893 de 31 de octubre de 2012 fue notificado el 6 de diciembre de 2012, también se afirma que obra certificación de ejecutoria aportada por la parte demandante en torno a que el 6 de diciembre de 2012 quedó agotada la via gubernativa en el expediente administrativo que nos ocupa. En la medida en que la demanda fue presentada ante esta Corporación el 5 de mayo de 2014, considera el tercero interesado que operó el fenómeno de la caducidad de la acción toda vez que la acción fue incoada por fuera del término de cuatro meses establecido en el artículo 164 ordinal 2 literal del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El Despacho manifiesta que si bien es cierto que la resolución 65893

de 2012 quedó ejecutoriada el 6 de diciembre de 2012, también lo es que a folio 39 del expediente obra la resolución 72.407 expedida el 29 de noviembre de 2013 en virtud de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial luego de poner de presente el contenido de un yerro en el artículo 1º de la parte resolutiva de la resolución 65893 de 2012 consistente en que dicho acto manifestó que se revocaba la decisión contenida en la resolución 35.325 de 2011, cuando en realidad esta debía ser confirmada, procedió en la parte resolutiva del acto administrativo a corregir el artículo 1º de la decisión antes mencionada en el sentido ya no de revocar sino de confirmar la resolución 35325 de

2013. Como puede apreciarse la actuación administrativa antes referida constituyó una corrección de fondo que alteró el contenido de la resolución 65893 de 2012, en la medida en que la decisión administrativa pasó a ser diametralmente opuesta a la consignada en el último de los actos referidos. Considera este despacho que la modificación efectuada por la Superintendencia de Industria y Comercio supone la alteración de una situación jurídica y a su vez conduce a que el administrado cuente con la potestad de controvertir la decisión de la administración que clarifica la situación jurídica en lo que al mismo respecta. Adicionalmente, cabe resaltar que de la lectura del contenido de la resolución se desprende que la administración señaló que revocaba la resolución, confirmando el cambio de fondo realizado en la resolución 72.407. Así las cosas, el término de caducidad en

concepto de este Despacho no debe ser contabilizado a partir de la ejecutoria de la resolución 65893 sino desde el momento en que cobró firmeza la resolución 72.407 de 29 de noviembre de 2013. Queda en estos términos consignado el pronunciamiento del Despacho respecto de las excepciones propuestas por el tercero interesado en las resultas del proceso, y pone de relieve que el auto que resuelve sobre las excepciones será susceptible del recurso de súplica. […]”. II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO La sociedad SMILEY WORLD LTDA., en la audiencia inicial y posteriormente a través de memorial obrante a folios 180 a 185 del cuaderno principal del expediente, expuso dos claros argumentos para controvertir la decisión suplicada: 1) que los artículos 72 del CCA y 96 del CPACA establecieron una regla según la cual las decisiones sobre la revocatoria directa no reviven términos para incoar las acciones contenciosas administrativas, y 2) el Magistrado conductor del proceso equivocadamente asumió que lo decidido en la Resolución 72407 de 29 de noviembre de 2013, “por medio de la cual se resolvió una revocatoria directa”, fue “diametralmente opuesto” a lo resuelto en los actos administrativos previos. Respecto al primer argumento, el recurrente señaló que la situación que se presentó en el asunto objeto de estudio estaba debidamente regulada en el artículo 72 del CCA1, el cual claramente disponía que las decisiones sobre la 1 EL artículo 96 del CPACA mantuvo esta disposición sin modificación de fondo respecto del texto del CCA.

revocatoria directa no revivían los términos para instaurar las acciones contenciosas y frente a dicha regla el legislador no contempló excepción alguna. Afirmó que, el Magistrado conductor del proceso debió contar el término de caducidad a partir del día siguiente a la notificación de la Resolución 65893 de 31 de octubre de 2012, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación y se dio por concluido el procedimiento administrativo, independientemente de que posteriormente la entidad accionada hubiera expedido otro acto que decidiera la revocatoria directa de aquel. Recordó que, en estos asuntos de índole marcaria, no se trata de una decisión administrativa bilateral, en la que el Juez debe equilibrar las cargas entre la administración y el administrado, ya que también se involucran intereses de un tercero al que se le debe respetar su derecho al debido proceso. Manifestó que, en el presente caso, el término de caducidad venció el día 8 de abril de 2013, teniendo en cuenta que la resolución que dio por terminado el trámite administrativo se notificó el 6 de diciembre de 2012, en consecuencia, la demanda incoada el día 5 de mayo de 2014, era extemporánea. Frente al segundo argumento, aseguró que al analizar el contenido de la Resolución 72407 de 29 de noviembre de 2013, por medio de la cual se decidió la revocatoria directa, no es de recibo afirmar que la misma arrojó una decisión diferente de la expuesta en las Resoluciones 11907 de 26 de febrero de 2010, 35325 de 29 de junio de 2011 y 65893 de 31 de octubre de 2012, pues en todas

se dejó clara la denegación del registro marcario solicitado por la actora. Adujo que lo que motivó la expedición de la Resolución 72407 de 29 de noviembre de 2013, fue la necesidad de corregir un error formal en la Resolución 65893 de 31 de octubre de 2012, que no alteraba la manifestación de voluntad de la administración expuesta en los actos administrativos anteriores. Indicó que, de la sola lectura de la Resolución 65893 de 31 de octubre de 2012, se evidenciaba con absoluta claridad que la voluntad de la Superintendencia de Industria y Comercio era denegar la solicitud del registro de la marca SMILEY & Diseño, presentada por la actora. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA El Consejero conductor del asunto de la referencia, dentro de la audiencia inicial celebrada el día 3 de febrero de 2017, decidió denegar la excepción previa de caducidad propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, con el argumento de que dicho término no se podía contar a partir del día siguiente a la notificación de la Resolución 65893 de 31 de octubre de 2012, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación y se dio por terminado el procedimiento administrativo, sino desde la notificación de la Resolución 72407 de 29 de noviembre de 2013, ya que esta modificó de fondo lo resuelto en el acto antes referido y con ello, abrió la posibilidad a que la actora también lo pudiera controvertir ante esta jurisdicción. Por su parte, la recurrente afirmó que tanto el CCA como el CPACA claramente

establecen que las decisiones sobre la revocatoria directa de un acto administrativo no reviven los términos para acceder a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por lo tanto, a su juicio, el Magistrado conductor del proceso no podía tener en cuenta la fecha de notificación de la Resolución 72407 de 29 de noviembre de 2013, para efectos de determinar si la presente demanda estaba o no caducada. Igualmente, la sociedad SMILEY WORLD LTDA adujo que la Resolución 72407 de 29 de noviembre de 2013, no contiene una decisión diferente de la expuesta en la Resolución 65893 de 31 de octubre de 2012 y no modificó el fondo de lo resuelto en la misma. En virtud de lo señalado en líneas anteriores, es evidente que el problema jurídico del presente asunto se circunscribe a determinar si era procedente que el Consejero conductor del proceso tuviera en cuenta la Resolución 72407 de 29 de noviembre de 2013, para efectos del conteo del termino de caducidad del presente medio de control o, si por el contrario, dicho acto no incidía en el referido análisis, como lo afirma la recurrente. Antes de entrar a resolver el recurso objeto del presente pronunciamiento, la Sala considera pertinente hacer un resumen de la fundamentación fáctica del caso en los siguientes términos: - El día 23 de septiembre de 2005, la actora presentó solicitud para registrar la marca mixta del signo SMILEY, a la cual se opuso la sociedad SMILEY WORLD LTDA. - A través de la Resolución 11907 de 26 de febrero de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió:

“[…] ARTICULO PRIMERO. Declarar infundada la oposición presentada por SMILEY WORLD LTDA. ARTICULO SEGUNDO. Negar el registro como marca mixta del signo SMILEY para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza […]”. (Subrayas fuera del texto original). - Dentro del término legalmente establecido tanto la sociedad solicitante (ahora actora) como la opositora (ahora tercero interesado) interpusieron recursos de reposición y en subsidio apelación contra la decisión referida anteriormente. - Mediante Resolución 35325 de 29 de junio de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió los recursos de reposición interpuestos por las sociedades solicitante y opositora y en la parte resolutiva expresamente señaló: “[…] ARTICULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución 11907 de 26 de febrero de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos. ARTÍCULO SEGUNDO. Declarar fundada la oposición presentada por SMILEY WORLD LTDA. ARTICULO TERCERO. Negar el registro como marca mixta del signo SMILEY para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza […]”2. (Subrayas fuera del texto original). - Posteriormente, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, a través de la Resolución 65893 de 31 de octubre de 2012, resolvió los recursos de apelación interpuestos por las sociedades actora y opositora y en la parte resolutiva sostuvo: “[…] ARTICULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en

la Resolución 35325 de 29 de junio de 2011, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.3 2 A diferencia de lo resuelto en la Resolución 11907 de 26 de febrero de 2010, en este acto administrativo sí se declaró fundada la oposición y se mantuvo la decisión en lo que respecta a la denegación del registro marcario. ARTICULO SEGUNDO. Notificar a los doctores Fanny Graciela Bayona Álvarez, apoderada de la parte solicitante y Álvaro Correa Ordoñez, apoderado de la parte opositora, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la via gubernativa […]”. (Subrayas fuera del texto original). - La anterior decisión administrativa se notificó el día 6 de diciembre de 2012. - Luego de transcurrir más de un año desde que se dio por finalizado el procedimiento administrativo, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de oficio, expidió la Resolución 72407 de 29 de noviembre de 2013, por medio de la cual “decide una revocatoria directa” y expresamente explicó: “[…] CONSIDERANDO PRIMERO. Que mediante Resolución 65893 de 31 de octubre de 2012, la Delegatura para la Propiedad Industrial, confirmó la decisión contenida en la Resolución 35325 de 29 de junio de 2011, proferida por la Dirección de Signos Distintivos, mediante la cual se declaró fundada la oposición presentada por SMILEY

WORLD LTDA y se negó el registro de la marca mixta SMILEY, para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. SEGUNDO. Que al resolver el recurso de apelación interpuesto por la sociedad opositora, la Delegatura cometió un yerro en el artículo primero de la parte resolutiva de dicho acto al manifestar que se revocaba la decisión contenida en la Resolución 35325 de 29 de junio de 2011, cuando en realidad esta debía ser confirmada. TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley. 3 Esta decisión no es congruente con la parte considerativa de la resolución, ya que los fundamentos expuestos en la misma daban lugar a confirmar y no a revocar Resolución 35325 de 29 de junio de 2011, tal y como se explicara más adelante.

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él.

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

Por su parte, el artículo 73 del mismo código establece: «Procederá la revocatoria parcial de los actos administrativos de carácter particular, en cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentida de la decisión.» Tomando en consideración lo antes expuesto, se hace

necesario corregir la decisión adoptada por la Delegatura en su acápite correspondiente. En mérito de lo expuesto, RESUELVE: ARTICULO PRIMERO. Corregir el artículo primero de la decisión contenida en la Resolución 65893 de 31 de octubre de 2012, el cual en lo pertinente quedará de la siguiente manera: «ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 35325 de 29 de junio de 2013, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.» ARTICULO SEGUNDO. Confirmar en todo lo demás la decisión contenida en la resolución 65893 de 31 de octubre de 2012, proferida por la Delegatura para la Propiedad Industrial […]” - La resolución referida fue notificada el día 3 de enero de 2014. - La sociedad actora instauró la presente demanda el 5 de mayo de 2014, de conformidad con el sello de radicación obrante a folio 56 del cuaderno principal. Una vez analizados los argumentos y la fundamentación fáctica expuesta en precedencia, la Sala considera que fue acertada la decisión proferida por el Magistrado conductor del proceso en el auto de 3 de febrero de 2017, toda vez que es evidente que durante el procedimiento que dio origen a los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en unos yerros que generaban absoluta confusión frente a la situación jurídica del registro marcario solicitado por la actora y le impedían acceder a la Administración de Justicia con anterioridad a la expedición de la Resolución 72407 de 29 de noviembre de 2013, que fue la que aclaró y corrigió la decisión final de la

Administración en torno a dicho tema. Tal y como se explicó en el auto suplicado, a pesar de que es cierto que, en principio, el procedimiento administrativo objeto de controversia concluyó con la Resolución 65893 de 31 de octubre de 2012, notificada a la actora el 6 de diciembre de la misma anualidad, también lo es que posteriormente la Superintendencia de Industria y Comercio, al percatarse de un evidente error en la parte resolutiva del referido acto administrativo, expidió la Resolución 72407 de 29 de noviembre de 2013, por medio de la cual, en virtud de un procedimiento de revocatoria directa iniciado oficiosamente, corrigió la decisión y le cambió el sentido. En efecto, la Resolución 65893 de 31 de octubre de 2012, en su parte considerativa expresamente señaló: “[…] 3.3 Análisis comparativo de los signos Basta la simple observación de los elementos en cotejo para determinar que el signo solicitado consiste en una reproducción de la obra artística protegida, por lo que no es necesario elaborar mayores elucubraciones al respecto. Ahora bien, a juicio de este Despacho la reproducción que hace el signo solicitado a registro de la obra artística en comento se constituye en una infracción de los derechos patrimoniales del autor que se encontrar en cabeza de la sociedad Smiley World Ltda. En vista de lo anterior, es claro que la reproducción que implica el signo solicitado de la obra protegida, no puede ser considerada como una mera transcripción de la obra, puesto que por su uso como marca implicará la disposición de dicha imagen ante el público en la

realización de actos de comercio en los que el solicitante obtendrá un beneficio económico, constituyéndose un aprovechamiento indebido de la obra y en un detrimento de los intereses de sus legítimos titulares, puesto que por monopolio concedido por el registro de marca, aquellos se verían imposibilitados de explotar la obra con plena libertad.

4. Conclusión Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina […]”. De los apartes traídos a colación en líneas anteriores, se advierte que la conclusión a la que llegó la Superintendencia de Industria y Comercio en la referida resolución era que la marca solicitada por la actora se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo tanto en su parte resolutiva se debía confirmar la Resolución 35325 de 29 de junio de 2011, toda vez que esta había declarado fundada la oposición presentada por la sociedad SMILEY WORLD LTDA y denegado el registro de la marca mixta del signo SMILEY; no obstante, la entidad accionada inexplicablemente revocó dicho acto administrativo, lo que generó evidentes dudas frente a la situación jurídica del registro solicitado, en el entendido de que no había claridad sobre si se mantenía la decisión de denegarlo, como ampliamente se explicaba en la parte motiva o se accedía a su registro como consecuencia de la revocatoria señalada.

La situación expuesta en precedencia obligó a la Superintendencia de Industria y Comercio a expedir la Resolución 72407 de 29 de noviembre de 2013, por medio de la cual se corrigió el yerro cometido en la parte resolutiva de la Resolución 65893 de 31 de octubre de 2012, en el sentido de aclarar que dicho acto administrativo no revocaba la Resolución 35325 de 29 de junio de 2011 sino que la confirmaba, teniendo en cuenta que no era procedente acceder al registro marcario solicitado. Para la Sala, la Resolución 72407 de 29 de noviembre de 2013, tal y como lo explicó el Magistrado sustanciador del proceso, contiene una corrección que modifica totalmente el sentido de lo decidido en la Resolución 65893 de 31 de octubre de 20124, por lo tanto era procedente su enjuiciamiento ante la Jurisdicción, pues en definitiva fue la que dio por concluido el procedimiento administrativo, al aclarar las dudas existentes frente al asunto objeto de controversia. Así las cosas, en el presente caso, en aras de garantizar el acceso a la Administración de Justicia y la primacía del derecho sustancial sobre el procesal, el término de caducidad se debe empezar a contar a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la Resolución 72407 de 29 de noviembre de 2013, tal y como lo hizo el Magistrado conductor del proceso y no desde la notificación de la Resolución 65893 de 31 de octubre de 2012, como lo pretende la recurrente, pues esta, como ya se dijo, contenía un error sustancial que impedía tener claridad sobre el asunto debatido. Luego de revisar el expediente la Sala advierte que la Resolución 72407 de 29 de

noviembre de 2013, se notificó el 3 de enero de 2014, por lo tanto, en principio, el término de caducidad para instaurar el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho vencía el 3 de mayo de esa misma anualidad; sin embargo, como ese día era inhábil –sábado-, dicho plazo se extendía al primer día hábil siguiente, es decir, al lunes 5 de mayo de 2014, fecha en la que precisamente fue instaurada la demanda, razón por la cual la misma lo fue en tiempo. 4 Paso de revocar a confirmar. Por lo precedente, la Sala confirmará el auto de 3 de febrero de 2017, proferido dentro de la audiencia inicial celebrada en la misma fecha, por medio del cual, entre otras decisiones, el Consejero conductor del proceso denegó la excepción previa de caducidad propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, R E S U E L V E PRIMERO: CONFÍRMASE el auto de 3 de febrero de 2017, proferido por el Magistrado conductor del proceso dentro de la audiencia inicial celebrada en la misma fecha, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: En firme esta decisión, DEVUÉLVASE el expediente al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión celebrada el 1º de diciembre de 2017.

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ