CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2014-00526-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / AUDIENCIA INICIAL – Saneamiento del proceso / CONTROL DE LEGALIDAD – Saneamiento de irregularidad / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Finalidad / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Finalidad / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Es el medio procedente para obtener la cancelación de un registro marcario / ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL – De nulidad y restablecimiento del derecho a nulidad relativa Atendiendo a que i) revisado el texto de la demanda se observa que lo pretendido por la parte demandante es la cancelación del registro de la marca nominativa LACTOVIT, concedida a Laboratorios Genesse, S.L. para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, mediante los actos administrativos acusados, por considerar que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136, literal a), 134, 135, literal b), 154, y 155 de la Decisión 486, y ii) que la demanda se admitió como medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Considerando que: i) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho está previsto para la nulidad de actos administrativos de carácter particular y el restablecimiento de un derecho subjetivo; ii) la acción de nulidad relativa está prevista, como un tipo de acción del derecho comunitario, para la nulidad de un registro marcario que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; iii) los actos administrativos acusados

concedieron el registro de la marca nominativa LACTOVIT; iv) los cargos de nulidad se sustentan principalmente en que el registro marcario se concedió con infracción a lo dispuesto en literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, v) la acción procedente en el asunto de la referencia es la acción de nulidad relativa y no el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y vi) la acción de nulidad absoluta y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se tramitan por el mismo procedimiento. Este Despacho adecuará el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho al de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se dan los presupuestos previstos en la norma en mención, toda vez que la parte demandante pretende la cancelación de un registro marcario concedido. AUDIENCIA INICIAL – Saneamiento del proceso / SANEAMIENTO DEL PROCESO - Se ordena correr traslado a la parte demandante de las excepciones propuestas en las contestaciones FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 138 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 207

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00526-00

Actor: LABORATORIOS INCOBRA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Referencia: NULIDAD RELATIVA

AUDIENCIA INICIAL

1. APERTURA E INTALACION:

DR. SANCHEZ: En Bogotá, D.C., a las 10:30 a.m. del día 29 de abril de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley 1437 este Despacho procede a llevar a cabo la AUDIENCIA INICIAL del proceso identificado con el núm. único de radicación 11001032400020140052600, iniciado por Laboratorios Incobra S.A., en adelante la parte demandante, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se pretende que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 62061 de 25 de octubre de 2013 y 36300 de 30 de mayo de 2014, en adelante los actos administrativos acusados, expedidos por la parte demandada y solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa LACTOVIT, para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Laboratorios Genesse, S.L., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

En consecuencia, se declara abierta y debidamente instalada la presente audiencia inicial.

2. INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PREVIAS

DR. SANCHEZ: Para un desarrollo más eficiente de la audiencia, se informa a los presentes que en sus mesas encontrarán las instrucciones de orden metodológico que deberán tener en cuenta para el desarrollo de la misma y sus intervenciones, incluido el uso del micrófono: las cuales fueron previamente indicadas por el Sr.

Secretario. Página 2 de 11 Igualmente, se advierte a los presentes que, como Magistrado Ponente, tengo pleno conocimiento de los textos allegados al expediente. Por lo mismo, en aras de la celeridad se recomienda respetuosamente dirigir sus intervenciones directamente a los temas centrales de la discusión y limitar la lectura de documentos a lo estrictamente necesario. Asimismo, se informa a las partes e intervinientes que las decisiones que se adopten por este Despacho, en el curso de esta audiencia, están contenidas en autos que se notifican en estrados. En caso de no estar de acuerdo con ellos, podrán recurrirlos y sustentarlos, de manera inmediata, teniendo en cuenta que la oportunidad para hacerlo es preclusiva, conforme al artículo 202 de la Ley 1437. La audiencia está siendo grabada en audio y video y los registros correspondientes serán consignados en el acta que se incorporara en el expediente y se encontrarán a disposición de las partes e intervinientes.

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES E INTERVINIENTES: DR. SANCHEZ: Señor Secretario, sírvase por favor informar sobre las personas que se encuentran presentes en la audiencia, la calidad en la que intervienen y actúan y si es necesario reconocer personería para actuar.

SECRETARIO: Señor Magistrado, en la audiencia se encuentran presentes las

siguientes personas:

3.1 POR LA PARTE ACTORA: LABORATORIOS INCOBRA S.A.

APODERADO(A): JOSE LUIS JORGE SUAREZ CAVELIER, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 19.132.014 y con la tarjeta profesional de abogado núm. 19.132.014 del C.S.J., notificaciones: Carrera 4 B No. 26 B – 39 Oficina 404 de Bogotá, teléfono: 2841985; Celular: 3103036541 y correo electrónico: abgados@suarezcavelier.com

. 3.2 POR LA PARTE DEMANDADA: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Página 3 de 11

APODERADO(A): ADRIANA YANETH VELANDIA PALACIO, identificada con cédula de ciudadanía núm. 52.124.962 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 122420 del C.S.J., notificaciones: Carrera 13 No. 27-00 piso 10 de Bogotá,

Teléfono: 5870000 ext. 10355, Celular: 3125318742 y correo electrónico:

notificacionesjud@sic.gov.co – c.avelandia@sic.gov.co (SE LE RECONOCE

PERSONERÍA).

3.3 INTERVINIENTES: 3.3.1 POR EL MINISTERIO PÚBLICO: SONIA PATRICIA TELLEZ, Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, designada mediante Resolución No. 426 del 09 de abril de 2019. Notificaciones: Calle 16 No. 4 – 75 piso 4 de

Bogotá.– NO ASISTE.

3.3.2 TERCERO INTERESADO: LABORATORIOS GENESSE, S.L.

APODERADO(A): JOSE EDRIGELIO GUERRERO GALVAN, identificado con cédula de ciudadanía núm. 79.044.423 y con la tarjeta profesional de abogado núm. 113832 del C.S.J., notificaciones: Carrera 7 No. 7 – 64 Oficina 506 de Bogotá, Teléfono: 3132408; Celular: 3112310098 y correo electrónico:

atpdroit@yahoo.com (SE LE RECONOCE PERSONERÍA). 3.3.3 AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO. - NO ASISTE.

Se deja constancia que el Ministerio Publico y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado fueron notificados en debida forma, no obstante, los mismos no se hacen presentes, no han presentado excusa.

DR. SANCHEZ: Tal como lo dispone el artículo 180, numeral 2º de la Ley 1437 de 2011, la inasistencia de quienes deban concurrir a la audiencia, no impedirá la realización de la misma, razón por la cual se dará continuación a la actuación.

RECONOCIMIENTO DE PERSONERIA: Página 4 de 11

DR. SANCHEZ: Señor Secretario, sírvase por favor informar sobre las personas que se encuentran presentes en la audiencia, la calidad en la que intervienen y actúan y si es necesario reconocer personería para actuar.

SECRETARIO: Sí señor Consejero, a la doctora ADRIANA YANETH VELANDIA

PALACIO, en representación de la parte demandada, y al doctor JOSE EDRIGELIO GUERRERO GALVAN, en representación del Tercero con Interés en las resultas del proceso.

DR. SANCHEZ: Muchas gracias señor Secretario. En consecuencia, este Despacho profiere la siguiente decisión: Visto el artículo 160 de la Ley 1437 en concordancia con los artículos 74 y siguientes de la Ley 1564 de 12 de julio de 20121, aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 306 de la Ley 1437 y atendiendo a que los poderes allegados cumplen con los requisitos previstos en la ley, Resuelve: RECONOCER PERSONERÍA a la abogada ADRIANA YANETH VELANDIA PALACIO, identificada con cédula de ciudadanía núm. 52.124.962 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 122420 del C.S.J.,, como apoderado de la parte demandada en los términos y para los efectos del PODER aportado al inicio de la presente audiencia.

RECONOCER PERSONERÍA al abogado JOSE EDRIGELIO GUERRERO GALVAN, identificado con cédula de ciudadanía núm. 79.044.423 y con la tarjeta profesional de abogado núm. 113832 del C.S.J., como apoderado del tercero con interés en las resultas del proceso, en los términos y para los efectos del PODER aportado al inicio de la presente audiencia. Esta decisión se notifica en estrados.

4.- RECUENTO DE LAS ACTUACIONES PROCESALES SURTIDAS:

DR. SANCHEZ: Señor Secretario, sírvase por favor realizar un recuento de las actuaciones procesales adelantadas hasta este momento. 1 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones Página 5 de 11

SECRETARIO: La parte demandante presentó demanda, la cual fue radicada en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el día 26 de agosto de 2014, conforme consta a folio 61 del expediente y remitida al Despacho el 4 de septiembre de 2014.

La demanda fue admitida, como medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante auto proferido el 18 de noviembre de 2014 y notificada en debida forma a la parte demandada, al tercero con interés directo en el resultado del proceso, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La parte demandada y el tercero con interés en el resultado del proceso contestaron la demanda.

VENCIMIENTO PARA CONTESTAR: 25 DE MAYO 2016

Ni la parte demandada ni el tercero con interés en el proceso propusieron excepción previa alguna o de las demás enunciadas en el núm. 6.º del artículo 180 de la Ley 1437; sin embargo, formularon excepciones de mérito. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 24 de abril de 2018, suspendió el proceso para efectos de solicitar la respectiva interpretación prejudicial, vía electrónica, junto con la documentación pertinente, por conducto de la Secretaría de la Sección.

Mediante Oficio 069-S-TJCA-2019 de 24 de enero de 2019 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina remitió con destino al expediente la Interpretación Prejudicial 427-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018, la cual obra a folios 230 a 248. Finalmente, el Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 12d e abril de 2019, decretó la reanudación del trámite procesal y convocó y fijó fecha y hora para la realización de la presente audiencia. Señor Magistrado, este es mi informe.

5. METODOLOGIA (DESARROLLO DE LA AUDIENCIA) Página 6 de 11

DR. SANCHEZ: Muchas gracias señor Secretario.

De conformidad con el artículo 180, en la presente audiencia inicial seguidamente: i) el saneamiento, ii) las excepciones previas a las que se refiere el numeral 6.o del artículo en mención, según sea el caso, iii la fijación del objeto del litigio, iv) la posibilidad de conciliar, v) las solicitudes de decreto de medida cautelar que se encuentren pendientes por resolver, vi) el decreto y practica de las pruebas solicitadas y las que el Despacho considere de oficio, vii) la adopción de las decisiones pertinentes a que haya lugar para continuar con el proceso, y viii) el respectivo control de legalidad, de conformidad con el articulo 207 ibidem.

1. - SANEAMIENTO DEL PROCESO: DR. SANCHEZ: Atendiendo a que se debe decidir, de oficio o a petición de parte, sobre los vicios que se hayan presentado y adoptar las medidas de saneamiento

necesarias para evitar sentencias inhibitorias. Atendiendo al informe secretarial presentado en esta audiencia y verificado el expediente del proceso objeto de la misma, este Despacho observa que existe una irregularidad que debe ser saneada en esta fase de la audiencia, como se expone a continuación: Vistos: i) el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comunidad Andina2, sobre la acción de nulidad relativa; ii) el artículo 138 de la Ley 1437, sobre el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; y iii) el artículo 207 ibidem, sobre saneamiento. 2 Por la cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Página 7 de 11 Atendiendo a que i) revisado el texto de la demanda se observa que lo pretendido por la parte demandante es la cancelación del registro de la marca nominativa LACTOVIT, concedida a Laboratorios Genesse, S.L. para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, mediante los actos administrativos acusados, por considerar que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136, literal a), 134, 135, literal b), 154, y 155 de la Decisión 486, y ii) que la demanda se admitió como medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Considerando que: i) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho está previsto para la nulidad de actos administrativos de carácter particular y el restablecimiento de un derecho subjetivo; ii) la acción de nulidad relativa está prevista, como un tipo de acción del derecho comunitario, para la nulidad de un

registro marcario que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; iii) los actos administrativos acusados concedieron el registro de la marca nominativa LACTOVIT; iv) los cargos de nulidad se sustentan principalmente en que el registro marcario se concedió con infracción a lo dispuesto en literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, v) la acción procedente en el asunto de la referencia es la acción de nulidad relativa y no el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y vi) la acción de nulidad absoluta y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se tramitan por el mismo procedimiento. Este Despacho adecuará el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho al de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se dan los presupuestos previstos en la norma en mención, toda vez que la parte demandante pretende la cancelación de un registro marcario concedido. En este orden de ideas, se ordenará a la Secretaría de la Sección que proceda a corregir la carátula del expediente de la referencia y la información que sobre este proceso se encuentre en el Sistema de Información Judicial Colombiano. Precisado lo anterior, el Despacho pregunta a las partes e intervinientes, si observan, adicional a lo expuesto, algún vicio que deba ser objeto de saneamiento hasta este momento procesal. Página 8 de 11

PARTES E INTERVINIENTES: i) Parte demandante: Señor magistrado, noto una irregularidad y es que en las dos

contestaciones de la demanda no traen excepciones previas ni de mérito, aunque realmente traen una cosa que se llama “razones”, y además el tercero dice que va a contestar los conceptos de violación. Así las cosas, en este caso no se ha corrido traslado de las excepciones, que es una oportunidad probatoria adicional que tiene el demandante (pues no podemos considerar que las dos contestaciones de la demanda no tienen excepciones de mérito) para poder expresarse si lo que allí se dice enerva o extingue el Derecho reclamado, razón por la cual solicito al Despacho que se proceda a correr el traslado correspondiente. ii) Parte demandada: La parte demandada no presentó excepciones porque no lo considero necesario e igual no evidencio ninguna. iii) Tercero con interés: Entiendo que le asiste una fundamentación teórica valida al demandante, en el entendido que en lo que a mi representada concierne, si hicimos referencia a la validez. En ese orden de ideas no consideramos por parte de la persona jurídica a la cual represento, en oponernos a la solicitud que presenta el apoderado de la parte demandante. En consecuencia, este Despacho profiere la siguiente decisión: Vistos el numeral 5.º del artículo 180 de la Ley 1437, sobre saneamiento, y el parágrafo primero del artículo 175 ibidem, sobre el traslado de las excepciones propuestas en la contestación de la demanda, y atendiendo a las consideraciones expuestas por los apoderados de las partes e intervinientes y que revisado el expediente en efecto se encuentra que la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación no ha corrido traslado de las excepciones de mérito propuestas por la

parte demandada y por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, este Despacho Resuelve: Página 9 de 11 i) Adecuar el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho al de la acción de nulidad relativa y, en ese sentido, ordenar a la Secretaría de la Sección que corrija la carátula del expediente de la referencia y la información que sobre este proceso se encuentre en el Sistema de Información Judicial Colombiano. ii) Ordenar a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación que de cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 175 de la Ley 1437 en el sentido de correr traslado a la parte demandante de las excepciones propuestas en las contestaciones de la demanda. Esta decisión se notifica en estrados. Continuando con el trámite de la audiencia y atendiendo a que se decidió sobre los vicios que se presentaron en el proceso de la referencia y se adoptaron las medidas de saneamiento necesarias y que finalizada la diligencia se debe realizar un control de legalidad, el Despacho pregunta a las partes e intervinientes si observan, adicional a lo expuesto, algún vicio que deba ser objeto de saneamiento hasta este momento procesal.

PARTES E INTERVINIENTES: i) Parte demandante: Ninguno. ii) Parte demandada: Ninguno. iii) Tercero con interés: Ninguno.

DR. SANCHEZ: En consecuencia, este Despacho profiere la siguiente decisión: Visto el numeral 5.º del artículo 180 de la Ley 1437, sobre saneamiento, y los artículos 207 y 179 ibidem, sobre control de legalidad y etapas procesal, y

atendiendo a que se adoptaron las medidas de saneamiento necesarias comoquiera que se adecuó el trámite al de la acción de nulidad relativa y se ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación correr traslado de la excepciones propuestas en las contestaciones de la demanda, este Despacho Página 10 de 11

Resuelve: Declarar saneado el proceso hasta este momento procesal y, en consecuencia, declarar precluida esta fase.

Esta decisión se notifica en estrados. FIN DE LA AUDIENCIA Se deja constancia de que el video de la presente audiencia hace parte integral de esta acta y se incorpora al expediente. En este momento, cumplido a cabalidad el objeto de la audiencia a las 10:54am se da por terminada, previa lectura y aprobación integrales del acta por todos los que en ella intervinieron, quienes en constancia la firman

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Consejero Ponente

JOSE LUIS JORGE SUAREZ CAVELIER

Apoderado Parte Demandante

ADRIANA YANETH VELANDIA PALACIO

Apoderada Superintendencia de Industria y Comercio

JOSE EDRIGELIO GUERRERO GALVAN

Apoderado Tercero Con Interés Página 11 de 11

PEDRO PABLO MUNÉVAR ALBARRACÍN

Secretario MBC Página 12 de 11