CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2015-00104-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el lema comercial FORO DE PRESIDENTES DESARROLLO LIDERAZGO y la marca mixta FORO DE PRESIDENTES / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Del lema comercial FORO DE PRESIDENTES DESARROLLO LIDERAZGO / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 /

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[L]a consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. […] Así las cosas, se encuentra acreditada

la extinción de los derechos exclusivos del titular del lema comercial nominativo “FORO DE PRESIDENTES - DESARROLLO LIDERAZGO”, que sirvió de fundamento para promover la presente demanda, por cuanto el mismo caducó al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] [E]n aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca del medio de control pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”. Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. […]

Como se observa, el Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio de la actora, hacía nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane y, en consecuencia, evitaría un desgaste jurisdiccional. Ahora, es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a los medios de control de nulidad relativa, promovidos contra los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, pues la actora pretende la nulidad de las resoluciones núms. 4481 de 31 de enero y 62936 de 22 de octubre de 2014, mediante las cuales se concedió el registro del lema comercial nominativo “FORO DE PRESIDENTESDESARROLLO LIDERAZGO”, asociado a la marca mixta “CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ” a favor de la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, tercero con interés directo en las resultas del proceso. En ese orden de ideas, las causales de nulidad invocadas en el medio de control de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando el signo del tercero, del cual busca su protección, ha sido cancelado por no uso, ha caducado o ha sido anulado. […] Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, el lema comercial nominativo “FORO DE PRESIDENTES – DESARROLLO LIDERAZGO”, concedido a favor del tercero con

interés directo en las resultas del proceso, se encuentra caducado, lo que impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno frente a la nulidad de dicho signo en relación con la marca previamente registrada “FORO DE PRESIDENTES”, de la actora, habida cuenta que al momento de resolverse este medio de control han dejado de ser aplicables las causales de nulidad invocadas en la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00104-00

Actor: FORO DE PRESIDENTES Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Medio de control de nulidad relativa

TESIS: EL LEMA COMERCIAL “FORO DE PRESIDENTES -DESARROLLO LIDERAZGO”, OTORGADO EN FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Y CON BASE EN LA CUAL EL

ACTOR PROMOVIÓ LA DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR

QUE ERA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON SU SIGNO “FORO DE

PRESIDENTES” (MIXTO), PREVIAMENTE REGISTRADO, SE ENCUENTRA

CADUCADO. POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO

DEL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN

JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el FORO DE PRESIDENTES, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 4481 de 31 de enero de 2014, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 62936 de 22 de octubre de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 9 de agosto de 2004 la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ solicitó el registro del lema comercial "FORO DE PRESIDENTES -DESARROLLO LIDERAZGO", asociada a la marca mixta “CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ”, registrada en la Clase 414 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, formuló oposición en contra del lema solicitado, con fundamento en el riesgo de confusión

con su marca previamente registrada mixta “FORO DE PRESIDENTES” en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante Resolución núm. 4481 de 31 de enero de 2014, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del lema comercial "FORO DE PRESIDENTES – DESARROLLO LIDERAZGO", asociado a la marca mixta “CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ”, en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante, SIC. 4 Dicha marca identifica los siguientes servicios: “[…] Educación; formación y actividades culturales. Servicios consistentes en organizar exposiciones y conferencias, editar o imprimir estudios o informes. La enseñanza comercial e industrial a través de cursos especializados, conferencias y publicaciones […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 5º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 62936 de 2014. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Indicó que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 136, literal a), 177 y 179, de la Decisión 486, dado que un lema comercial solicitado

para registro no solo debe ser lo suficientemente distintivo como para no encontrarse incurso en las causales de irregistrabilidad contempladas en los diversos literales de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, sino que, además, debe tener la capacidad distintiva suficiente para que en su contenido nominativo no se encuentren expresiones que contengan alusiones a productos o signos similares que lleguen a perjudicar al titular de una marca previamente registrada. Alegó que la SIC desconoció el hecho de que el lema comercial cuestionado, “FORO DE PRESIDENTES – DESARROLLO LIDERAZGO”, guarda un estrecho grado de similitud con la marca mixta “FORO DE PRESIDENTES”, de la cual es titular, lo que resultaría ser suficiente para inducir en error al público consumidor. Indicó que existió una omisión a la obligación que tiene la SIC de realizar un debido estudio de cotejo marcario; y que, por ello, ante la falta de un serio análisis respecto de la visión conjunta de los componentes que integran los dos signos en pugna, llevó a la conclusión errada de que los mismos no guardan suficientes similitudes entre sí para que sean capaces de inducir en error al público consumidor. Adujo que respecto a la similitud ortográfica de los signos enfrentados, la expresión solicitada es similarmente confundible con la marca de su propiedad, pues recurriendo a la simple reproducción de estas se observan claras semejanzas en sus componentes. En cuanto a la similitud fonética indicó que tratándose de las mismas palabras conformadas por iguales secuencias de letras, estas serán pronunciadas por los consumidores de manera idéntica, por lo que la percepción auditiva de los dos

signos será igual y, por ende, se puede concluir que la marca registrada y el lema solicitado también son idénticos. Agregó que de mantenerse el registro del lema comercial cuestionado se expondrá a los consumidores a un alto riesgo de confusión, toda vez que estos se podrían equivocar y considerar que la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ y el FORO DE PRESIDENTES han realizado algún tipo de acuerdo para prestar conjuntamente servicios en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Adujo que no puede afirmarse que exista semejanza por la simple coincidencia de unas palabras entre un lema comercial y una marca, pues ello obligaría a que cada solicitante de un lema comercial no use palabras existentes en otra marca o lema, lo que resultaría imposible de exigir. Señaló que para establecer la existencia de la posible similitud contemplada en la normativa andina, el análisis de registrabilidad de un lema comercial debe realizarse en conjunto con la marca a la cual se encuentra asociado, porque siempre existirá junto a ella. Resaltó que la naturaleza misma del lema comercial hace que este tenga la vocación de ser complemento o apoyo de una marca, lo que significa que no podrá existir o circular de manera independiente en el mercado o sector al que corresponda, sino que ineludiblemente, hará parte de la marca a la cual se asoció

para obtener el registro. Por último, indicó que resultaba irrelevante manifestarse respecto de la relación de productos y servicios, toda vez que nada impide que dos marcas coexistan así tengan idéntica cobertura, cuando ellas no presentan confusión y/o asociación. II.2. La CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Indicó que la entidad demandada en momento alguno desconoció la normativa alegada por la parte actora, por el contrario, aquella fue el fundamento que sustentó la motivación de los actos administrativos acusados. Manifestó que contaba previamente con el registro del lema comercial “FORO DE PRESIDENTES. DESARROLLO, LIDERAZGO”, y con la marca mixta “FORO DE PRESIDENTES”, para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que pone en evidencia que ha sido usado por muchos años de manera ininterrumpida. Por último, propuso las excepciones de indebida escogencia de la acción, caducidad e incapacidad o indebida representación e ineptitud de la demanda. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 13 de febrero de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad FORO DE PRESIDENTES, en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, como tercero con interés directo en las resultas del

proceso. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. La CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ propuso las excepciones a las cuales denominó “de indebida escogencia de la acción, caducidad e incapacidad o indebida representación e ineptitud de la demanda”, corriéndose el respectivo traslado y frente a las cuales se despacharon de manera desfavorable en la precitada audiencia inicial. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, consiste en determinar si las resoluciones núms. 4481 de 31 de enero de 2014 y 62936 de 22 de octubre de ese año, mediante la cual la SIC declaró infundada la oposición formulada por la actora y concedió el registro del lema comercial “FORO DE PRESIDENTES – DESARROLLO LIDERAZGO”, asociada a la marca “CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ”, registrada en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulnera lo dispuesto en los artículos 136, literal

a), 177 y 179 de la Decisión 486, normas pertinentes del CPACA y demás normas concordantes y complementarias, conforme a lo expuesto por la parte actora a folios 19 a 49 y a lo respondido por la entidad demandada a folios 124 a 139 y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso a folios 78 a 95 del expediente. Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, tanto la parte demandante como la entidad demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardaron silencio. Por su parte, el Agente del Ministerio Público solicitó denegar las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo que no se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en la normativa invocada como transgredida, por lo que, a su juicio, deben mantenerse incólume la presunción de legalidad de los actos administrativos

acusados. Señaló que el lema comercial y la marca previamente registrada contienen las partículas FORO – PRESIDENTE, que dentro del nomenclátor 41 de la Clasificación Internacional de Niza, son consideradas de uso común, lo que lleva a que tales expresiones no puedan ser apropiadas únicamente por el titular de la marca. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la normativa comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó6: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el lema

comercial FORO DE PRESIDENTES – DESARROLLO LIDERAZGO

(denominativo) y la marca FORO DE PRESIDENTES (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. 6 Proceso 382-IP-2017. 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de

generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer

si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas a los registros de los lemas comerciales 2.1. En el proceso interno se discute el riesgo de confusión entre el lema comercial FORO DE PRESIDENTES – DESARROLLO LIDERAZGO y la marca FORO DE PRESIDENTES, en tal sentido, corresponde analizar en qué consiste un lema comercial, y cómo le es aplicable la normativa comunitaria sobre marcas. […] 2.5. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. 2.6. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también lo es el requisito de la perceptibilidad.

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el lema comercial solicitado FORO DE PRESIDENTES-DESARROLLO.

LIDERAZGO (denominativo) y la marca FORO DE PRESIDENTES (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo

significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente,

proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el lema comercial solicitado FORO DE PRESIDENTES-DESARROLLO. LIDERAZGO (denominativo) y la marca FORO DE PRESIDENTES (mixta). […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 4481 de 2014, concedió el registro del lema comercial “FORO DE PRESIDENTES – DESARROLLO LIDERAZGO”, al titular CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, asociada a la marca mixta “CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ”, registrada en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza y que distingue los siguientes servicios: “[…] Educación; formación y actividades culturales. Servicios consistentes en organizar exposiciones y conferencias, editar o imprimir estudios o informes. La enseñanza comercial e industrial a través de cursos especializados, conferencias y publicaciones […]”. Al respecto, la demandante alegó que dicho signo presenta semejanzas con su marca previamente registrada, “FORO DE PRESIDENTES” (mixta), que ampara servicios en la misma clase. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal a), 177 y 179, de la Decisión 486. Los textos de las normas aludidas son los siguientes: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos

cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas. Artículo 179.- Serán aplicables a este título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al título de marcas de la presente decisión. […]”. Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad. Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada7, se advierte que el lema comercial nominativo “FORO DE PRESIDENTES – DESARROLLO LIDERAZGO”, identificado con el certificado de registro núm. 517314, otorgado a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, con base en el cual la parte actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con su marca mixta “FORO DE PRESIDENTES”, se encuentra caducado. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 15 de octubre de 2019, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, por lo que estaría caducado a la luz del artículo 1748 de la Decisión 486, el cual señala:

7 www.sipi.sic.gov.co, consultado el 15 de marzo de 2021 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. 8 Aplicable a los lemas comerciales en virtud del artículo 179 de la Decisión 486 que prevé, lo siguiente: “[…] Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión […]”. Criterio que ha sido reiterado por esta Sección, entre otras, en sentencia de 19 de julio de 2020, en la que, con fundamento en la Interpretación Prejudicial rendida en ese caso, se señaló lo siguiente: “[…] 1.5. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. […]” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00072-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Asimismo, en sentencias de 4 de octubre de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00422-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; 4 de octubre de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00102-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; 31 de julio de 2018, “[…] Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la

renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión. […]”. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular, el Tribunal en Interpretación Prejudicial 79-IP-2015, sostuvo lo siguiente: “[…]El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariament