CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2015-00116-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto DISPEP y la marca nominativa previamente registrada DISLEP / ELEMENTO DENOMINATIVO DE MARCA MIXTA - Por regla general es el predominante / MARCA FARMACÉUTICARigurosidad de examen de confundibilidad / PARTÍCULA DE USO COMÚNNo deben ser tenidas en cuenta al momento de realizar el examen comparativo / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo DISPEP para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y conexión competitiva con la marca DISLEP [L]a Sala observa que existe similitud ortográfica y fonética, dada la longitud de las palabras, sus terminaciones, la coincidencia y el orden de las vocales y consonantes que las componen y que la única diferencia radica en la consonante “P” de la marca cuestionada, la cual se encuentra ubicada en la misma posición de la consonante de la previamente registrada, pero que no le imprime la fuerza distintiva necesaria que contribuya a diferenciarla de aquélla. […] Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de productos farmacéuticos, donde se encuentran ubicados los de las marcas en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición; y si los solicita al farmaceuta directamente, al pronunciarlos también hay riesgo de confusión, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva. […] Así las cosas, la marca “DISPEP” del tercero interesado en las resultas del proceso, para

distinguir los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, frente a la marca “DISLEP” de la parte actora, para distinguir los productos de la misma Clase, son similares, desde el punto de vista ortográfico y fonético, pues se reitera, que el vocablo “DIS”, por tratarse de una partícula de uso común en marcas farmacéuticas, no puede tenerse en cuenta en el análisis. […] [C]abe mencionar que dichas marcas pertenecen a una misma clase del nomenclátor; tienen la misma finalidad, en cuanto ambas son para el cuidado de la salud del ser humano; pueden compartir los mismos canales de comercialización, de publicidad, pues se promocionan por los mismos medios -folletos, televisión, prensa-; suelen expenderse en los mismos establecimientos, pues generalmente se venden en droguerías; poseen el mismo género (artículos farmacéuticos); y tienen relación, dado que poseen una finalidad similar, al ser productos para el cuidado de la salud. Al verificarse los citados criterios, la Sala estima que existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común. Así las cosas, al no poseer la marca solicitada “DISPEP” la condición de distintividad necesaria y existir entre los signos confrontados semejanzas significativas y conexidad competitiva de sus productos, debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues generan riesgo de confusión o de asociación, en tanto el consumidor puede confundirse

acerca de su origen empresarial, que supone que los productos provienen del mismo titular, y que lo llevaría a asociar los productos de la marca “DISPEP” con los del signo “DISLEP”, beneficiando la actividad empresarial de la sociedad solicitante, en el caso de mantenerse su registro.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 18 de julio de 2012, Radicación 11001-03-24-000-2006-00373-00, C.P. María

Elizabeth García González.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00116-00

Actor: FERRER INTERNACIONAL S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: SE ACCEDE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. LA

MARCA CUESTIONADA “DISPEP” ES CONFUNDIBLE CON EL SIGNO

PREVIAMENTE REGISTRADO “DISLEP”, EN CUANTO EXISTE ENTRE

ELLOS SEMEJANZAS Y CONEXIDAD COMPETITIVA.

La Sala decide, en única instancia la demanda1 promovida por la sociedad FERRER INTERNACIONAL S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, tendiente a que se declare la nulidad de los

siguientes actos administrativos: Las resoluciones núms. 24901 de 16 de abril de 2014, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y 2291 de 29 de enero de 2015, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan: 1 En ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. 1º: El 9 de septiembre de 2013, los señores FIDEL ALFREDO URREGO RUIZ y SAEL BARBOSA TORRADO solicitaron el registro de la marca "DISPEP" (mixta), para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional, en particular "productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebes; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. 2°- El 30 de septiembre de 2013, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta núm. 676 de la Propiedad Industrial. 3º- Contra la mencionada solicitud, la actora, sociedad FERRER

INTERNACIONAL S.A., presentó oposición, aduciendo el inminente riesgo de confusión que implicaría el registro y uso de de la marca "DISPEP" (mixta). 4º: El 17 de enero de 2014, los señores FIDEL ALFREDO URREGO RUIZ Y SAEL BARBOSA TORRADO presentaron contestación a la oposición por ella formulada. 5º: El 16 de abril de 2014, mediante Resolución núm. 24901, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por ella y, en consecuencia, concedió el registro de la marca "DISPEP" (mixta), para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional, en favor de los señores FIDEL ALFREDO URREGO RUIZ Y SAEL BARBOSA TORRADO. 6º- El 6 de junio de 2014, la sociedad actora presentó recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en contra de la anterior decisión, el cual fue resuelto de manera confirmatoria el 29 de enero de 2015, mediante Resolución núm. 2291. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que, la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la marca concedida configura un inminente riesgo de confusión y asociación entre el público consumidor. Manifestó que, el elemento nominativo de las marcas enfrentadas es el que prevalece, dado que el elemento gráfico de la marca cuyo registro se disputa no

tiene la entidad suficiente para prevalecer dentro del conjunto marcario. Alegó que, en los actos administrativos controvertidos se ignoró la existencia de factores que evidencian la similitud visual y conceptual presentes entre los signos enfrentados; asimismo, concurre una relación de complementariedad entre los productos identificados por la marca "DISLEP" (NOMINATIVA) y aquellos identificados por el signo "DISPEP" (MIXTA), generando un riesgo de confusión para el público consumidor al momento de adquirir productos de la marca "DISLEP", confundiéndolos con los productos identificados con el signo

"DISPEP".

Afirmó que, del análisis comparativo de las marcas enfrentadas se evidencian semejanzas desde las dimensiones visual, ortográfica, fonética y conceptual, lo cual demuestra que el signo solicitado carece de distintividad extrínseca requerida para ser registrado como marca. Indicó que, la SIC debió llegar a la conclusión de que las marcas en conflicto son similarmente confundibles puesto que al hacer un simple cotejo se encuentra semejanza en todos los aspectos, a saber: Ortográfico, por cuanto la única diferencia entre ambas marcas es que el signo cuyo registro otorgó la entidad demandada sustituye la letra “L” por la letra “P” exactamente en la misma posición. D I S L E P D I S P E P En los dos signos coinciden sus letras, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: i) longitud de las palabras; ii) secuencia de vocales; iii) número de sílabas; iv) raíces y terminaciones comunes. Fonético, pues el signo solicitado comparte una alta similitud fonológica con la

marca opositora, ya que reproduce en su totalidad el término “DIS” y la terminación “EP”, por lo que para la actora resulta prácticamente igual debido a que los signos tienen la misma secuencia de vocales y una longitud idéntica, dejando de presente la existencia de un alto grado de semejanza desde el punto de vista fonético. Conceptual, pues no es posible que los ciudadanos del común, quienes son los consumidores de los productos farmacéuticos, conozcan el significado de la palabra “DISPEPSIA” y mucho menos que esta sea de común utilización, por lo cual resultaría muy poco probable que al encontrar un producto identificado con el término “DISPEP”, el consumidor inmediata y necesariamente lo identifique con un medicamento para tratar la “DISPEPSIA”; que ante la incapacidad del consumidor medio de asociar el término “DISPEP” con algún significado, la SIC debió abstenerse de conceder el registro de la marca solicitada. Agregó que, el análisis efectuado por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC respecto a la conexidad de los productos enfrentados, desconoció la realidad del mercado y la existencia de importantes vinculaciones entre los productos identificados por las marcas bajo estudio, debido a que los productos amparados por la marca cuyo registro se otorgó están incluidos en la misma clase que los productos amparados por la marca opositora, ya que en ambos casos se trata de productos farmacéuticos para el consumo humano, máxime cuando los productos amparados por la marca “DISPEP” tienen el propósito de tratar enfermedades o malestares gastrointestinales, razón por lo cual existe una plena coincidencia con el producto designado y la marca concedida a registro.

Concluyó que, son más significativas y prevalentes las semejanzas entre los signos confrontados que las diferencias existentes entre ellos, por lo tanto, el registro de la marca “DISPEP” no solo implica una violación del derecho de uso exclusivo sobre el signo “DISLEP”, sino que, además, expone a los consumidores a un inminente riesgo de confusión o asociación que incluso puede significar un riesgo para la vida y la salud. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico. Señaló que, el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que, la marca cuestionada “DISPEP” (mixta) no es idéntica o similar a la marca “DISLEP" (nominativa) y, por lo tanto, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad, establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000. Indicó que, el elemento denominativo es el determinante en la marca mixta cuestionada. Anotó que, si bien desde los puntos de vista ortográfico y fonético, puede hablarse de una eventual similitud entre los signos, teniendo en cuenta las letras que los conforman, tal similitud no tiene la capacidad de causar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, ya que el signo cuestionado corresponde a una marca evocativa, la cual puede ser perfectamente objeto de registro a la luz de la Decisión 486 de 2000.

Afirmó que, desde el punto de vista ideológico o conceptual tampoco puede hablarse de similitud alguna, dado que la marca previamente registrada “DISLEP” (nominativa) corresponde exclusivamente a una marca de fantasía, a la cual no le es atribuido significado alguno. Adujo que, la marca “DISPEP” (mixta) evoca el término “DISPEPSIA”, que corresponde a una enfermedad. Que, el término “DISPEPSIA” significa “enfermedad crónica caracterizada por la digestión laboriosa e imperfecta”, de acuerdo con la Real Academia Española. Manifestó que, el vocablo “DIS”, utilizado como prefijo, resulta ser una expresión de uso común de los productos para los cuales el signo “DISLEP” se encuentra registrado y, por tanto, no puede ser tenido en cuenta para el cotejo marcario. Que, al excluir el vocablo “DIS” del cotejo marcario, no puede concluirse una similitud o identidad entre el signo solicitado y el previamente registrado. Advirtió que, la actora no puede olvidar que el signo cuestionado corresponde a una marca mixta, la cual cuenta con elementos gráficos que le otorgan una distintividad mayor, como resultan ser las tres franjas de color verde en la parte posterior de la parte nominativa de la marca, así como la especial grafía del término “DISPEP”. Sostuvo que, para que exista riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no basta que haya conexidad competitiva entre los productos y servicios identificados con la marca, sino que se exige que exista identidad o similitud entre ambos signos, la cual no se presenta entre los signos cotejados.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 30 de enero de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad FERRER INTERNATIONAL S.A., en su calidad de actora del proceso, la SIC, en su condición de entidad demandada, y el Agente del Ministerio Público. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. Se advirtió que, en el acápite “RAZONES DE DEFENSA” del escrito de la contestación de la demanda, la SIC señaló que los argumentos de defensa revestían el carácter de excepciones, que denominó: “5.1. DE LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS”; y “5.2 INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 136, LITERAL A), DE LA DECISIÓN 486 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Se indicó, frente a lo anterior, que tales argumentos envuelven la defensa de los actos acusados, lo cual significa que no constituyen excepciones propiamente dichas, pues la finalidad de estas es probar la existencia de un hecho extintivo,

modificativo o impeditivo de las pretensiones, que inhibe al fallador para entrar a conocer del fondo del asunto, circunstancia que no se presenta en el asunto examinado. Por lo tanto, no concurren los presupuestos del numeral 6 del artículo 180 del CPACA, para considerarlas como excepciones previas. Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, consiste en determinar si las Resoluciones núms. 24901 de 16 de abril de 2014 y 2291 de 29 de enero de 2015, mediante las cuales la SIC declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió el registro de la marca “DISPEP” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional, solicitada por los señores FIDEL ALFREDO URREGO y SAEL BARBOSA TORRADO, terceros con interés directo en las resultas del proceso, vulneran lo dispuesto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a lo expuesto por la actora a folios 38 a 50 y a lo respondido por la entidad demandada a folios 71 a 80 del expediente. Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes.

Se señaló que una vez finalizada la Audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó2: “[…] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En este sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 2.4. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el

preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor o del gráfico […] 2 Proceso 277-IP-2016. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado DISPEP (mixto) y la marca (DISLEP) (denominativa). 2.7. Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.8. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes. […] 3.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de

sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. […] 3.4. En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los productos y/o servicios que identifican. […]” VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución núm. 24901 de 16 de abril de 2014, concedió el registro de la marca “DISPEP” (mixta), en favor de los señores FIDEL ALFREDO URREGO RUIZ y SAEL BARBOSA TORRADO, para distinguir los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que entre dicha marca y el signo previamente registrado “DISLEP” (nominativo) no existen semejanzas susceptibles de generar confusión. Por su parte, la actora alegó que la marca “DISPEP” (mixta) es confundible con su marca previamente registrada “DISLEP” (nominativa), que ampara productos de la citada Clase 5ª, dado que tienen semejanzas desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, además de la conexidad competitiva. El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con la norma de la citada Decisión 486 de 2000, procedía el registro de la marca

“DISPEP” (mixta) para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. El texto de la norma aludida es el siguiente: “Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos y/o servicios de que se trate [...].” Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (mixta)

DISLEP MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (nominativa) Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta (“DISPEP”), como lo es la solicitada por el tercero interesado en las resultas del proceso, con otra marca nominativa (“DISLEP”), previamente registrada, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca controvertida, no así la gráfica que la acompaña, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que las distinguen. De manera, que no existe duda alguna en que en la marca cuestionada predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. Al respecto, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen

una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se

encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” Ahora, es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en aquél. Los productos que las marcas en conflicto pretenden proteger son de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas”. La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, se debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas. Por tal razón, la Sala considera necesario analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e

ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Con el objeto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riego de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […].”3 Antes de ello, cabe señalar que el Tribunal ha reiterado que las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas para

determinar si existe confusión. 3 Ibídem Al efecto, se debe traer a colación la sentencia4, descrita al pie de página, en la en la cual la Sala precisó: “[…] En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad. A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya n