CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2015-00127-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL – Respecto del acto por medio del cual se declaró infundada una oposición y se concedió el registro de la marca de color PANTONE 183 C / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA – Para fijar el alcance de las normas invocadas mediante la interpretación prejudicial / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Negada por cuanto su análisis implicaría fijar el alcance de las normas enjuiciadas, lo cual compete al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [E]s dable advertir que en cuanto se refiere a la suspensión provisional de los efectos jurídicos de actos administrativos que son desarrollo del ordenamiento jurídico comunitario andino, la Sala en reiteradas oportunidades se ha pronunciado, en el sentido de señalar la improcedencia de dicha medida, sin que previamente se conozca la interpretación prejudicial proveniente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la que se precise el alcance y la aplicación de las normas invocadas como violadas. […] Las anteriores razones son suficientes para negar la medida cautelar solicitada, bajo la premisa consistente en que, una vez se allegue al proceso la referida interpretación prejudicial, se emitirá un pronunciamiento de fondo en relación con la solicitud de suspensión provisional de los actos acusados.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso administrativo, Secciones Primera y Tercera, de 17 de marzo de

2015, Radicación 11001-03-15-000-2014-03799-00, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; 18 de octubre de 2007, Radicación 11001-03-24-000-2007-00191-00, C.P. Camilo Arciniegas Andrade; 30 de abril de 2008, Radicación 11001-03-24-0002007-00404-00, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; 24 de julio de 2008, Radicación 11001-03-24-000-2008-00235-00, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; 27 de agosto de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2015-00194-00, C.P. María Elizabeth García González; 11 de marzo de 2014, Radicación 11001-03-24000-2013-00503-00; C.P. Guillermo Vargas Ayala; 13 de mayo de 2015, Radicación 11001-03-26-000-2015-00022-00, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y Corte Constitucional, C-834 de 2013, C.P. Alberto Rojas Ríos.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 238 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 229 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 230 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 231

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00127-00

Actor: THE COCA-COLA COMPANY

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

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Expediente. Núm.: 11001-03-24-000-2015-00127-00

Actora: THE COCA – COLA COMPANY

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR - SUSPENSIÓN

PROVISIONAL DE ACTO ADMNISTRATIVO – NIEGA

Referencia IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR PORQUE NO SE

CUMPLIÓ CON EL SUPUESTO DE DEMOSTRAR EL PERJUICIO QUE

GENERARÍA NO DECRETARLA Y PORQUE SE REQUIERE DE LA

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA, PARA PRECISAR EL ALCANCE Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS INVOCADAS COMO VIOLADAS El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos de las Resoluciones número 33205 y 33206 de mayo 27 de 2014; 1075 y 1076 de enero 19 de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante la SIC).

I. ANTECEDENTES I.1. La demanda I.1.1. La sociedad THE COCA-COLA COMPANY (en adelante COCA-COLA) por medio de apoderado judicial presentó demanda de nulidad en contra de las Resoluciones número 33205 y 33206 de mayo 27 de 2014; 1075 y 1076 de

enero 19 de 2015, expedidas Superintendencia de Industria y Comercio. I.2. Solicitud de suspensión provisional I.2.1. La sociedad THE COCA-COLA COMPANY, por medio de apoderado judicial, presentó como pretensiones cautelares, las siguientes:1 “[…] 2.1. Que se ordene la suspensión provisional, hasta tanto se emita sentencia dentro de la acción de la referencia, de la Resolución N° 33205 de 27 de mayo de 2014, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad ACAVA LIMITED y concedió el registro de la marca ROSADO (PANTONE 183 C) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de GASEOSAS POSABA TOBÓN S.A. POSTOBÓN S.A. 2.2. Que se ordene la suspensión provisional, hasta tanto se emita sentencia dentro de la acción de la referencia, de la Resolución N° 33206 de 27 de mayo de 2014, mediante la cual la Directora de Signos 1 Folio 2 a 24. Cuaderno No. 2. Medida cautelar. 3

Expediente. Núm.: 11001-03-24-000-2015-00127-00

Actora: THE COCA – COLA COMPANY Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Distintivos, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad ACAVA LIMITED y concedió el registro de la marca ROSADO

(PANTONE 183 C) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de GASEOSAS

POSABA TOBÓN S.A. POSTOBÓN S.A.

2.3. Que se ordene la suspensión provisional, hasta tanto se emita sentencia dentro de la acción de la referencia, de la Resolución N° 1076 de 19 de enero de 2015, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad ACAVA LIMITED contra la Resolución N°33205 de 27 de mayo de 2014, confirmándola en su integridad y declarando agotada la vía gubernativa. 2.4. Que se ordene la suspensión provisional, hasta tanto se emita sentencia dentro de la acción de la referencia, de la Resolución N° 1075 de 19 de enero de 2015, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad ACAVA LIMITED contra la Resolución N°33206 de 27 de mayo de 2014, confirmándola en su integridad y declarando agotada la vía gubernativa […]”2. I.2.2. Como antecedentes del caso, el apoderado judicial enunció los siguientes: “[…] 3.1. El 27 de agosto de 2009, la sociedad GASEOSAS POSABA TOBÓN S.A. POSTOBÓN S.A. (“POSTOBÓN”) solicitó el registro de las marcas ROSADO (PANTONE 183 C) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2. A estas solicitudes de registro de marca les correspondieron los Expediente Nos. 09-90469 y 09-90473. 3.3. Mediante Oficios Nos. 3625 y 3626 de 16 de marzo de 2010 la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Registro requirió a la sociedad

solicitante en el sentido de aclarar la clase de marca que se solicitaba 3.4. Mediante memoriales presentados el día 17 de junio de 2010 la sociedad POSTOBON presentó sus consideraciones frente a los requerimientos adelantados por la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Registro. 3.5. Los extractos de rigor fueron publicados, de manera incompleta y errónea al no vincular el tipo de marca solicitada ni la aclaración sobre el alcance del derecho pretendido, en la Gaceta de la Propiedad Industrial N°619 de 19 de agosto de 2010, números de publicación 3 y 4. 3.6. Mediante Oficios Nos. 3920 y 3921 de 9 de marzo de 2012 la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Registro sugirió a la sociedad solicitante aclarar algunos aspecto de las solicitudes de registro presentadas. 2 Folio 2 y 3. Cuaderno No. 2. Medida cautelar 4

Expediente. Núm.: 11001-03-24-000-2015-00127-00

Actora: THE COCA – COLA COMPANY Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3.7. Mediante memoriales presentados el día 14 de junio de 2012 la sociedad POSTOBÓN presentó sus consideraciones frente a las sugerencias adelantadas por la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Registro. 3.8. Los extractos de rigor fueron nuevamente publicados, de manera incompleta y errónea al no vincular el gráfico respectivo ni la aclaración sobre el alcance del derecho pretendido, en la Gaceta de la Propiedad Industrial N°649 de 31 de julio de 2012, números de publicación 888 y

889. 3.9. Mediante Resoluciones Nos. 58717 y 58718 de 28 de septiembre de 2012, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de las marcas ROSADO

(PANTONE 183 C) tramitadas bajo los expedientes Nos. 09-90469 y 09-90473. 3.10. Para la fecha de la expedición de la Resoluciones Nos. 58717 y 58718 de 28 de septiembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio no se tomaba menos de seis (6) meses en decidir sobre la registrabilidad de una marca solicitada, contados a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, con el propósito respectar el derechos de reivindicación de prioridad comprendido en el artículo 4 del Convenio de parís y en el artículo 9 de la Decisión 486 de la 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, y antes de que se hubiera regulada la concesión condicionada del registro de conformidad con la Resolución No. 48348 de 11 de agosto de 2014. 3.11. Ni siquiera trascurrieron dos (2) meses entre la publicación de las marcas en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 649 de 31 de julio de 2012 y la concesión de su registro mediante las Resoluciones Nos. 58717 y 58718 de 28 de septiembre de 2012. 3.12. Mediante Resoluciones Nos. 2526, 2527 y 2529 de 30 de enero de 2013 la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó parcialmente las Resoluciones Nos. 58717

y 58718 de 28 de septiembre de 2012, en el sentido de incluir en las mismas la etiqueta respectiva. 3.13. Mediante escritos presentados el 24 de abril de 2013, POSTOBÓN solicitó la revocatoria directa de las Resoluciones 58717 y 58718 de 28 de septiembre de 2012 y Nos. 2526, 2527 y 2529 de 30 de enero de 2013, argumentando que las solicitudes de registro de las marcas de la referencia no habían sido debidamente publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3.14. Mediante Resoluciones Nos. 41790 y 41792 de 17 de julio de 2013 la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó totalmente las Resoluciones Nos. Nos. 58717 y 58718 de 28 de septiembre de 2012 y Nos. 2526, 2527 y 2529 de 30 de enero de 2013, y ordenó la devolución del expediente al Grupo de Registro. 3.15. Los extractos de rigor de las solicitudes de registro fueron nuevamente publicadas, de manera incompleta y errónea al no vincular 5

Expediente. Núm.: 11001-03-24-000-2015-00127-00

Actora: THE COCA – COLA COMPANY Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO la aclaración sobre el alcance del derecho pretendido, en la Gaceta de la Propiedad Industrial N°675 de 16 de septiembre de 2013, números de publicación 479 y 480. 3.16. La sociedad ACAVA LIMITED (“ACAVA”) presentó oposiciones

con el fin de desvirtuar las solicitudes de registro marcario de POSTOBÓN, con fundamento en las causales de irregistrabilidad absoluta contempladas en el artículo 135 de la Decisión 486. 3.17. POSTOBÓN no dio respuesta a las oposiciones presentadas por ACAVA, de conformidad con el artículo 148 de la Decisión 486. 3.18. POSTOBÓN, mediante memorial presentado el día 23 de diciembre de 2013, solicitó la extensión del plazo para presentar las pruebas que sustentan una contestación a una oposición presentada frente a una solicitud de registro de marca, amparándose en el artículo 148 de la Decisión 486. Sin embargo, en dicho escrito no presentó los argumentos en que fundamentaría su defensa, como lo exige la norma mencionada y únicamente se limitó una extensión de tiempo para presentar pruebas sobre hechos que ni siquiera mencionó ni mucho menos explicó. 3.19. POSTOBÓN, mediante memorial presentado el 6 de febrero de 2014, presentó los argumentos que fundamentaron su defensa a las oposiciones de ACAVA, por fuera del término legal, y presentó las pruebas en que fundamentaba su defensa. 3.20. Mediante Resoluciones Nos º 33205 de 27 de mayo 2014 y N°33206 de 27 de mayo de 2014, La Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundadas las oposiciones presentadas por ACAVA y concedió el registro de las marcas ROSADO (PANTON 183C) en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de POSTOBON, al no encontrarlas incursas en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas

en la Decisión 486. 3.21. Mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisito^ legales, ACAVA presentó recursos de apelación contra las Resoluciones Nos0 33205 de 27 de mayo 2014 y N°33206 de 27 de mayo de 2014. 3.22. La sociedad EMBOTELLADORA DE BEBIDAS DEL TOLIMA, actuando a través de apoderado, presentó, el 19 de diciembre de 2014, sendos escritos de objeciones a las solicitudes de registro de las marcas ROSADO (PANTONE 183C) tramitadas bajo los expedientes Nos. 09-90469 y 09-90473, con fundamento en las ¡ 'i causales de irregistrabilidad contempladas en la Decisión 486. 3.23. La sociedad THE COCA-COLA COMPANY (“TCCC”), actuando a través del suscrito apoderado, presentó, el 19 de diciembre de 2014, sendos escritos de objeciones a las solicitudes de registro de las marcas ROSADO (PANTONE 183C) tramitadas bajo los expedientes Nos. 09-90469 y 09-90473, con fundamento en las causales de irregistrabilidad contempladas en la Decisión 486. 6

Expediente. Núm.: 11001-03-24-000-2015-00127-00

Actora: THE COCA – COLA COMPANY Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3.24. Mediante Resoluciones Nos. 1075 de 19 de enero de 2015 y 1076 de 19 de enero de 2015, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió los recursos de apelación impetrados por

ACAVA, confirmando en su integridad las decisiones contenidas en las Resolución Nos °33205 de 27 de mayo 2014 y N°33206 de 27 de mayo de 2014. Con esta actuación quedó así agotada la vía gubernativa. I.2.3. El apoderado judicial de la parte actora sustentó la solicitud de medida cautelar en los siguientes términos: I.2.3.1. De los actos demandados y su confrontación con las normas superiores invocadas En este aspecto, el apoderado judicial señaló que los actos administrativos que se demandan son violatorios de los artículos 135, literal h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones y 333 de la Constitución Política de Colombia. Al respecto, plantea que el Artículo 135, literal h), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que: h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; […]". Por su parte, las resoluciones acusadas emitidas por la Dirección de Signos Distintivos, confirmadas en sede de apelación, contravienen la norma en cuestión al disponer en el artículo segundo de su parte resolutiva, lo siguiente: “ARTICULO SEGUNDO. Conceder el registro de: La marca: ROSADO (PANTONE183 C) Al respecto, el apoderado judicial adujo lo siguiente: “[…] La Decisión 486 establece, en su artículo 134 literal e), la posibilidad de registrar signos consistentes en colores, siempre y cuando estos estén delimitados por una forma, pues será esta la que

pueda dotar al signo de distintividad en cada caso específico. En el caso que nos ocupa, POSTOBON, presentó la solicitud de registro para un color, ROSA PANTONE (183C), limitado por una forma 7

Expediente. Núm.: 11001-03-24-000-2015-00127-00

Actora: THE COCA – COLA COMPANY Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO geométrica simple, sencilla y común, sobre la cual expresamente manifestó no reivindicar exclusividad. Lo anterior quiere que el elemento sobre el cual no se reivindica exclusividad no puede tenerse en cuenta para la determinación de la registrabilidad de la marca, por lo que, en últimas, al conceder el registro de la marca en los términos solicitados, la Superintendencia incurrió en contravención del artículo 135, literal h) de la Decisión 486, por lo que es procedente que se decrete la suspensión provisional de los actos en cuestión […]”3

Asimismo el apoderado judicial destaca lo resuelto por la SIC, en el sentido de no conceder derechos de exclusividad sobre la figura que delimita el color, lo cual, según su consideración, deriva en el monopolio sobre un color individualmente considerado.4 Para reforzar su argumento, el apoderado judicial inserta un cuadro comparativo entre la norma superior invocada y los actos administrativos acusados, lo cual, según afirma, ejemplifica la violación alegada teniendo en cuenta que dichos actos administrativos contienen “[…] evidentes e inexpugnables contradicciones con la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 135, literal h) de la

Decisión 486 […].5

El cuadro es el siguiente: Artículo 135, literal h, Decisión 486 Afirmaciones de los Actos Administrativos Demandados de 2000

No podrán registrarse como marcas los Resoluciones 33205 y 33206: signos que: […] “[…] la figura cónica que se halla en la h) consistan en un color aisladamente solicitud objeto de estudio no obtendrá considerado, sin que se encuentre protección de exclusividad sino que delimitado por una forma específica;" obedece a la forma de presentación de color pretendido, esto es, que el aquí solicitante busca la protección de una tonalidad de rosado en particular /cantone 1830 y no de la figura radicada […]". Resoluciones 1075 y 1076: “[…] Igualmente es preciso indicar que en la presente solicitud se analiza el color, y no la forma dentro de la cual 3 Folio 13. Cuaderno medida cautelar. 4 Folio 14. Cuaderno medida cautelar. 5 Folio 15. Cuaderno medida cautelar. 8

Expediente. Núm.: 11001-03-24-000-2015-00127-00

Actora: THE COCA – COLA COMPANY Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO éste está delimitado […].” Subraya inserta en el texto de la solicitud de suspensión provisional.

I.2.3.2. De la afectación del interés general. El color ROSA en la industria de las bebidas gaseosas. El apoderado judicial argumenta que la Superintendencia de Industria y Comercio se equivocó cuando consideró que el color rosa no es usual respecto de los

productos de la clase 32, por cuanto una búsqueda simple en el mercado permite verificar la existencia de, entre otros, los siguientes productos: FANTA, PREMIO, PEPSI, LINK, MINUTE MAID, SOL, que se valen del color rosa para ofrecer en el mercado sus bebidas, algunas de ellas con sabor a manzana.6 El apoderado judicial señala, igualmente, que la Superintendencia de Industria y Comercio no sopesó los efectos negativos que implica la concesión de un registro marcario sobre un color aisladamente considerado, habida cuenta que dicha entidad tiene la obligación de velar por el correcto funcionamiento del mercado en beneficio del interés general de la economía. En tal sentido, el apoderado judicial señaló que, “[…] de no suspender provisionalmente los efectos de las decisiones que confirieron a POSTOBON (sic) de derechos marcarios sobre un color no delimitado, esta sociedad se vería en la facultad, en ejercicio del ius prohibendi que tiene el titular de una marca, de proceder en contra de los competidores que se valen del color rosa para sus bebidas y refrescos, como los reproducidos en páginas anteriores […]”7. Es por tales razones anteriores que la parte demandante advierte que, de concederse el registro de la marca solicitada, se incurriría en violación de las normas relativas a la protección de la propiedad industrial del comerciante y del público consumidor en general, “[…] al impedir la posibilidad de utilizar la tonalidad del color rosado, o cualquier otra similar, a cualquier competidor del mercado distinto a POSTOBON […]”8. 6 Folio 18. Cuaderno medida cautelar. 7 Folio 18. Cuaderno medida cautelar.

8 Folio 19. Cuaderno medida cautelar. 9

Expediente. Núm.: 11001-03-24-000-2015-00127-00

Actora: THE COCA – COLA COMPANY Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO En este mismo apartado, el apoderado judicial anota que las consecuencias fácticas derivadas del registro de una marca que recae sobre un color no delimitado, irían contra el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia que establece un sistema de libre iniciativa privada y libre competencia económica en los siguientes términos: “[…] ARTICULO 333. La actividad económica y ¡a iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades […]. En este apartado, el apoderado de la sociedad demandante concluyó: “[…] Por las razones anteriores, de concederse el registro de la marca solicitada, se incurriría en violación de las normas relativas a la protección de la propiedad industrial, del comerciante y del público consumidor en general, al impedir la posibilidad de utilizar la tonalidad del color rosado, o cualquier otra similar, a cualquier competidor del mercado distinto a POSTOBON […]”9. I.2.3.3. De la procedencia de la solicitud de suspensión provisional por la violación de normas emitidas por la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Para sustentar el anterior aserto, el apoderado judicial hizo referencia a los artículos 3210 y 33 11de la Decisión 472 de 1999 de la Comisión de la Comunidad

Andina referida a la “Codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, que tratan acerca de la posibilidad de solicitar a dicho Tribunal, por parte de los jueces nacionales, la interpretación prejudicial de normas que hacen parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y que deban aplicarse o se controviertan en un proceso. Lo anterior, con el propósito de armonizar y dotar de uniformidad la aplicación de las normas supranacionales en todos los países miembros de la Comunidad Andina. 9 Folio 19. Cuaderno medida cautelar. 10 Decisión 472. Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 11 Decisión 472. Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. 10

Expediente. Núm.: 11001-03-24-000-2015-00127-00

Actora: THE COCA – COLA COMPANY

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Asimismo, señala que la Decisión 500 de 2001 o Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, diferencia la consulta facultativa o la consulta obligatoria a dicho Tribunal para efectos de emitir sentencias en las que deba aplicarse una norma supranacional, para concluir que “[…] no siendo la decisión sobre las medidas cautelares solicitadas una sentencia y, no constituyendo la misma ni siquiera en prejuzgamiento sobre el asunto, de conformidad con el inciso 2 del artículo 229 CPACA, no es necesario contar con la Interpretación Prejudicial de Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para proceder a decretar las medidas cautelares procedentes […]”12.

I.2.4. Finalmente, en cuanto a la necesidad de decretar la medida cautelar, el apoderado judicial de la sociedad demandante adujo que: “[…] el monopolio marcario sobre el color rosa, indebidamente concedido en abierta contradicción de las normas aplicables, generará una grave distorsión del mercado que afectará a todos los competidores de POSTOBÓN, de no accederse a la suspensión provisional aquí solicitada, toda vez que los mismos se verían en la necesidad de modificar, de manera inmediata, la presentación y formulación que para sus bebidas han utilizado durante años, en contravía de sus derechos dentro de un mercado de libre competencia, en igualdad de condiciones y de la seguridad y confianza legítima que se derivan de una actividad que se ha consolidado en el tiempo, esto es, el uso de color rosa, en relación a refrescos y bebidas, por parte de todos los competidores del mercado y no exclusivamente por parte de

POSTOBON […]”.13

II.- TRASLADO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR II.1. El Magistrado conductor del proceso mediante auto14 ordenó dar traslado a la entidad demanda, de la solicitud de medida cautelar presentada por la sociedad accionante, para que en el término de (5) días se pronunciara sobre ella. II.2. Superintendencia de Industria y Comercio II.2.1. La SIC, por intermedio de apoderada judicial, solicitó negar la solicitud de suspensión provisional formulada por la sociedad accionante, de conformidad, entre otras, en las siguientes consideraciones: 12 Folio 21. Cuaderno medida cautelar. 13 Folio 18. Cuaderno medida cautelar. 14 Folio 26. Cuaderno medida cautelar. 11

Expediente. Núm.: 11001-03-24-000-2015-00127-00

Actora: THE COCA – COLA COMPANY Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO II.2.1.1. Inexistencia de violación del literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000

La SIC aduce, en primer lugar, que los argumentos de la sociedad accionante no están llamados a prosperar, pues estos se basan en un error de interpretación de una norma de la Comunidad Andina, al confundir los conceptos de marca color y marca tridimensional. Al respecto, la apoderada judicial de la SIC argumentó lo siguiente: “[…] En primer lugar debe indicarse que el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 establece que, como signo, podrá constituir marca “un color delimitado por una forma, o una combinación de

colores". En segundo lugar, el literal f) del artículo 134 indica que “la forma de los productos, sus envases o envolturas” puede de igual forma constituir una marca. Los literales anteriores del artículo 134 establecen dos clases de marcas diferentes entre sí, a saber, la marca de color (literal e) y la marca tridimensional (literal f). El requisito impuesto por el literal e) consiste en que el color que se quiere reivindicar como marca se encuentre delimitado por una forma. La norma comunitaria no impone la obligación de que la forma que delimita el color solicitado a registro tenga particularidades específicas o incluso particularidad alguna, como al parecer pareciera insinuarlo erróneamente la accionante, ni que el solicitante reivindique de manera alguna, derechos sobre la forma que delimita el color […]”15. “[…] La Decisión 486 de 2000 no califica la forma en la que el color debe estar delimitado para poder ser objeto de registro. En otras palabras, el régimen comunitario de propiedad industrial no impone calificativo alguno o requisito de distintividad respecto de la forma que busca delimitar el color que se pretende registrar como marca, por lo tanto, y se reitera, teniendo en cuenta el objeto de la solicitud de registro, la distintividad requerida debe predicarse sobre el color reivindicado y no sobre la forma que lo delimita. Aceptar la interpretación de la sociedad demandante, implicaría que la Superintendencia de Industria y Comercio, en el examen de registrabilidad de las solicitudes de registro del color ROSADO PANTONE 183C, debía proceder no solamente a determinar si el color ROSADO PANTONE 183C era distintivo para identificar en el mercado bebidas no alcohólicas, sino que además se encontraba en la

obligación de realizar el correspondiente examen para determinar si las formas indicadas con las cuales se delimita el color reivindicado, gozan igualmente de distintividad, lo que resulta a todas luces incorrecto, toda 15 Folio 32. Cuaderno medida cautelar. 12

Expediente. Núm.: 11001-03-24-000-2015-00127-00

Actora: THE COCA – COLA COMPANY Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO vez que el signo reivindicado consiste exclusivamente en el color ROSADO PANTONE 183 C y no en la forma, el envase o la envoltura de un producto, es decir el signo reivindicado no es de las llamadas marcas tridimensionales […]”16. “[…] Así las cosas, pareciera que la sociedad reclamante no concibe el otorgamiento de una marca de color delimitada por una forma, sin que se reivindicaran derechos sobre la forma delimitante y sin que por esta vía dicha forma delimitante sea distintiva, situación ésta que no se corresponde con las exigencias de la Decisión 486 de 2000 […]”17.

En este punto, la apoderada judicial señala que para la SIC resulta relevante indicar lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el literal e) del artículo 134 y con el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, de donde se concluye que bajo ninguna circunstancia puede entenderse que el registro de un color delimitado por una forma, en los términos del primer literal señalado, requiere como requisito adicional la distintividad de la forma que delimita el color, a saber:

“[…] La norma comunitaria, específicamente el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de