CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2015-00189-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo PAXIRA y la marca nominativa AXPIRA previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es IRA en la clase 5 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Exclusión del cotejo marcario / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Lo son PAX y AXP al no tener significado conceptual propio en el idioma castellano / MARCA FARMACÉUTICARigurosidad del examen de registrabilidad / MARCA FARMACÉUTICAConfusión marcaria pone en riesgo salud humana / MARCA FARMACÉUTICA - Exclusión en el cotejo del prefijo de uso común IRA / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo nominativo PAXIRA para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud, riesgo de confusión y asociación con la marca nominativa AXPIRA previamente registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA De tal manera que ello impone al Juzgador el deber de hacer el cotejo respecto de las expresiones “PAX” de la marca solicitada cuestionada y “AXP” de la marca opositora, debido a que la expresión “IRA” es una partícula de uso común, la cual no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Por lo tanto, la actora, como titular de unas marcas que incluyen un elemento de uso común, esto es “IRA”, no puede

impedir la inclusión de dicha partícula de uso común en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, porque se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general e inapropiable. Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que “PAX” y “AXP” tienen el mismo número de letras, las mismas consonantes (“P” y “X”) y la misma vocal (“A”), lo que permite concluir que hay similitud ortográfica. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es similar, por razón de la identidad de la vocal y de las consonantes que integran ambas marcas, así como por la transposición de los elementos integrantes de las partículas comparadas. […] Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa. […] En el caso sub lite, la marca cuestionada “PAXIRA” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] productos farmacéuticos oncológicos [...]”. La marca previamente registrada “AXPIRA” distingue los siguientes productos de la citada Clase 5ª: “[…] productos farmacéuticos de uso humano […]”. De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre las citadas Clases existe una relación debido a que los productos de ambas marcas están incluidos en una misma clase del nomenclátor; tienen la misma finalidad, en cuanto ambos tienen como función curar enfermedades, aún si es para

enfermedades de cáncer o no; y existe un riesgo para la salud de los consumidores quienes al guardar los productos luego de su uso podrían confundir los productos en un futuro, en atención a la similitud de las marcas y a que dichos artículos están relacionados con el mismo género, esto es, medicamentos de uso humano. Por lo tanto, se observa que existe conexión competitiva que la Sala debe precaver cualquier riesgo para la salud de los consumidores. Así las cosas, al existir entre las marcas confrontados semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichos marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar un riesgo para la salud del consumidor, así como un riesgo de confusión, que conllevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del tercero interesado en las resultas del proceso, en el caso de no cancelar su registro.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 150

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00189-00

Actor: AVALON PHARMACEUTICAL S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: Acción de nulidad relativa

Referencia: ENTRE LA MARCA NOMINATIVA “PAXIRA” Y LA MARCA

NOMINATIVA “AXPIRA”, PREVIAMENTE REGISTRADA DE LA ACTORA,

EXISTEN SIGNIFICATIVAS SEMEJANZAS Y UNA RELACIÓN ENTRE LOS

PRODUCTOS QUE DISTINGUEN.

La sociedad AVALON PHARMACEUTICAL S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, que se interpretó como de nulidad relativa1, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,2 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 57995 de 30 de septiembre de 2013, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 67615 de 12 de noviembre de 2014, "Por la cual se resuelve 1 Mediante proveído de 29 de abril de 2015, al admitirse la demanda, se interpretó como de nulidad relativa. Cfr. folios 74 a 77 del cuaderno principal. 2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la

Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 5 de abril de 2013, la sociedad HOSPIRA, INC. solicitó el registro como marca del signo "PAXIRA" (nominativo), para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, en particular productos farmacéuticos oncológicos. 2°: Que el 30 de abril de 2013, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta núm. 666 de la Propiedad Industrial. 3°: Agregó que contra la mencionada solicitud, la sociedad AVALON PHARMACEUTICAL S.A. presentó oposición, aduciendo la similitud fonética con la marca “AXPIRA”, Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue productos farmacéuticos de uso humano. 4º: Señaló que el 30 de septiembre de 2013, mediante la Resolución núm. 57995, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad AVALON PHARMACEUTICAL S.A. y, en consecuencia, concedió el registro de la marca "PAXIRA" (nominativa), para distinguir productos de la citada Clase 5ª Internacional, al solicitante. 5°: Que el 22 de noviembre de 2013, la sociedad AVALON PHARMACEUTICAL S.A. interpuso recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial contra la anterior decisión, siendo resuelto de manera confirmativa, el 12 de noviembre de 2014, mediante la Resolución núm. 67615,

por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó los 136, literal a) y 150 de la Decisión 486 porque existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre la marca “PAXIRA” (nominativa), que identifica productos de Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y la marca registrada “AXPIRA” (nominativa), generando con ello riesgo de confusión en el público consumidor. Ello, por cuanto la SIC no tuvo en cuenta al momento de conceder el registro de la marca, lo siguiente: i) Que la marca “PAXIRA” reproduce en su totalidad los aspectos gráficos, conceptuales, fonéticos e ideológicos de la marca “AXPIRA”, así: A X P I R A 1 2 3 4 5 6 P A X I R A 1 2 3 4 5 6 ii) Que la solicitante de la marca “PAXIRA” cambió de posición la consonante “P” al inicio de la expresión “AXPIRA”, lo que no le da ninguna clase de distintividad, por cuanto ambas expresiones siguen compartiendo las mismas letras del prefijo “PAX” o “AXP”. iii) Que la terminación o sufijo en ambas expresiones son exactamente iguales, así: A X P I R A 1 2 3 4 5 6

P A X I R A 1 2 3 4 5 6

De lo anterior infirió que se hacen fácilmente confundibles las expresiones mencionadas, debido a que comparten las mismas letras tanto del prefijo como del sufijo, por lo que se puede afirmar que las marcas son iguales y, por ende,

confundibles entre sí. Indicó que, al tratarse de marcas que protegen productos farmacéuticos en la referida Clase 5ª Internacional, el examinador debe realizar un estudio mucho más profundo y cuidadoso, porque lo que está en juego no es solamente el riesgo de confusión o asociación entre las marcas sino un aspecto más relevante, como lo es la salud del consumidor. Agregó que la SIC no tuvo en cuenta que ambas marcas son de tipo nominativo, por cuanto no están acompañadas de ningún elemento gráfico, dibujo o logo, razón por la cual no hay un elemento adicional que permita llegar a alguna diferenciación que genere distintividad entre las marcas en controversia. Trajo a colación casos análogos donde la SIC argumentó la existencia de confusión entre marcas enfrentadas y que, por lo tanto, no podían coexistir en el mercado, argumento suficiente para que en el caso sub lite no se permita la coexistencia entre la marca “AXPIRA” (nominativa) y la marca “PAXIRA” (nominativa), para la Clase 5ª Internacional. Concluyó que, a su juicio, se debe declarar la nulidad del registro de la marca “PAXIRA” en la Clase 5ª Internacional, debido a que ambas marcas comparten las mismas letras del sufijo y el prefijo; protegen la misma clase de productos farmacéuticos y ambas son de tipo nominativas.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II. 1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.

Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a

derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que en el presente caso se debe excluir del cotejo de las marcas enfrentadas el vocablo “IRA”, el cual es una expresión de uso común, en relación con los productos farmacéuticos. Anotó que NORVIRA, ZETIRAX, CETIRAX, HUMIRA, TIRACRIN GEYMONA, CLOPIRAM son marcas registradas de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la citada expresión de uso común. Indicó que dicha expresión de uso común carece de aptitud distintiva por haberse hecho genéricas y, en consecuencia, es inapropiable. Afirmó que con base en lo anterior, el análisis de las marcas se debe hacer sobre los prefijos “PAX” y “AXP”, que tienen la misma longitud, el mismo número de letras y las mismas consonantes. Adujo que la primera sílaba de la marca cuestionada es “PAX” y la primera sílaba de la marca de la actora es “AXP”. Explicó que la letra “P” no tiene la misma ubicación en las marcas cotejadas, porque la marca cuestionada la tiene al comienzo, mientras que la marca de la actora la tiene ubicada en la parte final, lo que hace que auditivamente sean diferentes y, por ende, no confundibles. Alegó que la expresión “PAX” de la marca cuestionada “[…] es suficiente para crear un signo y ser (sic) lo suficientemente fuerte para otorgarle individualidad frente al signo de la marca de demandante […]”, por lo que ambas pueden coexistir pacíficamente en el mercado. Mencionó la inexistencia de coincidencia entre la composición gráfica y la

pronunciación de las marcas enfrentadas, lo cual genera una diferenciación significativa en la sonoridad de las expresiones. Manifestó que la marca cuestionada identifica productos farmacéuticos oncológicos, razón por la cual requiere de prescripción médica para su venta y esta debe ser despachada por un farmaceuta, quien deberá tener un especial cuidado al momento en el cual el paciente solicite dicho medicamento, circunstancia que hace que el riesgo de confusión en el consumidor medio sea mínimo. Concluyó que la marca cuestionada no resulta ser similar a la marca de la sociedad actora, lo que hace que sea distinguible, puedan coexistir y no generen riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. II.2.- La sociedad HOSPIRA, INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda porque carecen de fundamento legal. Señaló que no hubo violación del artículo 150 de la Decisión 486, en la medida que la SIC sí se pronunció expresamente sobre la oposición formulada la actora, constatando que se trataba de una marca registrable por no estar incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad de la citada Decisión. Alegó que las resoluciones acusadas no son ilegales ni la administración ha errado en forma alguna, al conceder el registro de la marca “PAXIRA”. Expresó que la marca “PAXIRA” está compuesta por un conjunto fonético conformado por 3 sílabas, con la secuencia P-X-R, la cual analizada como un todo resulta ser novedosa y caprichosa frente a la marca previamente registrada

“AXPIRA” y su conjunto consonántico X-P-R permite su diferenciación. Indicó que la marca solicitada no presenta semejanzas ortográficas con la marca de la actora, que permitan afirmar que se trata de marcas similares, en cuanto cada una contiene elementos nominativos diferentes. Sostuvo que la simple coincidencia en algunas letras, en otro orden, no permite concluir semejanzas desde el punto de vista ortográfico, en la medida en que la disposición de las mismas dentro de cada conjunto genera una impresión completamente diferente y diferenciable. Manifestó que las diferencias que se presentan desde el punto de vista ortográfico generan diferencias fonéticas entre las marcas en disputa, porque cada una de las marcas se pronuncia en forma muy distinta, en razón a que están compuestas por conjuntos fonéticos diferentes, los cuales resultan completamente ajenos los unos a los otros. Afirmó que, en efecto, la marca “PAXIRA” está conformada por el prefijo “PAX”, el cual es fonéticamente diferente al prefijo “AX”, razón por la cual se trata de partículas que tienen una pronunciación distinta. Adujo que “AXPIRA” evoca la idea de “aspirar”, la cual el consumidor podría relacionar con un producto para las vías respiratorias o que debe ser ingerido “aspirando”. Mencionó que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia “aspirar” significa “[…] Atraer el aire exterior a los pulmones […]”, “[…] Originar una corriente de fluido mediante la producción de una baja de presión […]”, entre otras acepciones. Señaló que “PAXIRA” consiste en una marca de fantasía, que carece

absolutamente de significado conceptual, por lo cual es una marca suficientemente distintiva para identificar productos de la referida Clase 5ª y para ser registrada como marca. Advirtió que el término “IRA” es de uso común en los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, la marca “AXPIRA” puede coexistir pacíficamente con otras marcas que la contengan, incluida la marca “PAXIRA”. Concluyó que la marca “PAXIRA” no es similarmente confundible con la marca previamente registra “AXPIRA”, porque cada una de ellas presenta características propias y caprichosas que permiten diferenciarlas a simple vista, por lo que su coexistencia no causará riesgo de confusión. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de enero de 20113, el 13 de febrero de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad AVALON PHARMACEUTICAL S.A., en su calidad de 3 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. demandante del proceso, la SIC, en su condición de entidad demandada y HOSPIRA INC., en su condición de tercero con interés directo en las resultas del proceso. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear

nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 57995 de 30 de septiembre de 2013 y 67615 de 12 de noviembre de 2014, mediante las cuales la SIC declaró infundada la oposición formulada por la sociedad actora y concedió el registro como marca del signo “PAXIRA” (nominativa), solicitada por la sociedad HOSPIRA, INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 136, literal a, por aplicación e interpretación indebida, y 150, por indebida o falta de aplicación, de la Decisión 486, conforme a lo expuesto por la parte actora a folios 59 a 68 y a lo respondido por la entidad demandada a folios 111 a 122 y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso a folios 91 a 98 del expediente. Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y con el valor que les correspondiera en derecho, los documentos

aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como los solicitados por el tercero interesado en las resultas del proceso, enunciados en el numeral 6 del acápite “Decreto y Práctica de Pruebas” del Acta de la Audiencia Inicial. Se señaló que, una vez finalizada la Audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Visto el artículo 182 del CPACA, el Despacho sustanciador, mediante auto de 6 de noviembre de 20184, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Dentro del plazo, el demandante y el tercero interesado en las resultas del proceso 4 Cfr. Folio 236 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en su contestación. El Ministerio Público y la demandada guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó5: “[…] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe

identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 2.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado PAXIRA (denominativo) y la marca AXPIRA (denominativa). […] 3.5. La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto en razón a que se debe realizar el examen de

registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de 5 Proceso 408-IP-2017. anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 57995 de 30 de septiembre de 2013, concedió el registro como marca del signo “PAXIRA” (nominativo), a la sociedad HOSPIRA, INC., para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª. de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] productos farmacéuticos oncológicos [...]”. Al respecto, la demandante alegó que dicha marca es similar a su marca previamente registrada, "AXPIRA" (nominativa), que identifica productos de la Clase 5ª6 de la citada Clasificación, por cuanto entre estas existe similitud gráfica (sic), fonética e ideológica; ambas comparten las mismas letras del sufijo y el prefijo; protegen la misma clase de productos farmacéuticos y son de tipo nominativo. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal a) y 150 de la Decisión 486. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] 6 “[…] productos farmacéuticos de uso humano […]”.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la conexión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las

diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”. Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

MARCA NOMINATIVA MARCA NOMINATIVA

SOLICITADA REGISTRADA

PAXIRA AXPIRA

Titular: Titular:

HOSPIRA, INC. AVALON S.A.

Certificado núm. 403090 Clase 5ª Clase 5ª “[…] productos farmacéuticos “[…] productos farmacéuticos de uso oncológicos [...]”. humano […]”. La Sala observa que las marcas controvertidas consisten exclusivamente de un elemento denominativo. Al respecto, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se

encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto demostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e

ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Con el objeto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”. Antes de ello, cabe señalar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de las marcas farmacéuticas al realizar el examen comparativo de las mismas.

Al efecto, se trae a colación la sentencia proferida el 9 de junio de 20117, en la que la Sala dijo lo siguiente: “[…] En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad . A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exig