CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2015-00259-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo ESTIVA y la marca nominativa ESTREVA / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es EST en la clase 5 de la Clasificación internacional de Niza / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Exclusión del cotejo marcario / SIGNO DE FANTASÍA – Lo son ESTIVA y ESTREVA al no tener significado conceptual propio en el idioma castellano / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo ESTIVA para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con la marca nominativa ESTREVA previamente registrada en la clase misma clase Al ser de uso común, debe ser excluida del cotejo marcario, en cuanto que no puede ser apropiada únicamente por un titular marcario y puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. De tal manera que ello impone al Juzgador el deber de hacer el cotejo respecto de las expresiones “IVA” de la marca solicitada cuestionada y “REVA” de la marca opositora. Respecto a la similitud ortográfica entre las partículas “IVA” de la marca solicitada cuestionada y “REVA” de la marca opositora, es preciso indicar que si bien es cierto que dichos vocablos tienen en común las letras “VA” que se encuentran al final de las mismas, también lo es que en cada una de las marcas bajo análisis, estas se encuentran combinadas con vocales diferentes (“I” en la marca cuestionada y “E” en la marca previamente registrada); además la marca

previamente registrada contiene la consonante “R” que le imprime un impacto visual distinto respecto del conjunto de la marca solicitada cuestionada, lo que hace que no sean confundibles. […] En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente debido a que la primera expresión inicia con una vocal y se pronuncia I-VA y la segunda inicia con una consonante y se pronuncia RE-VA, lo que le otorga una sonoridad diferente a la marca previamente registrada con respecto a la marca solicitada cuestionada. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala tampoco la advierte. En efecto, se estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada “ESTIVA” es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada, al contener la expresión “IVA”, que le da un matiz diferenciador y contundente respecto del vocablo “REVA” de la marca previamente registrada. Asimismo, la Sala encuentra que debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a

analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ(E)

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00259-00

Actor: LABORATOIRE THERAMEX Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa

Referencia: LA MARCA SOLICITADA “ESTIVA” Y LA PREVIAMENTE

REGISTRADA “ESTREVA” DE LA DEMANDANTE SON DIFERENTES

PORQUE CONTIENEN LA PARTÍCULA DE USO COMÚN “EST” QUE SE

EXCLUYE DEL COTEJO; ADEMÁS SE ENCUENTRAN COMBINADAS CON

UNAS VOCALES DIFERENTES (“I” - “E”) Y LA MARCA PREVIAMENTE

REGISTRADA CONTIENE LA CONSONANTE “R”, QUE LE IMPRIME UN

IMPACTO VISUAL Y SONORO DISTINTO RESPECTO DEL CONJUNTO, LO

QUE HACE QUE NO SEAN CONFUNDIBLES.

La sociedad LABORATOIRE THERAMEX, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486

de 14 de septiembre de 2000,1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 18130 de 20 de marzo de 2014, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC y 822 de 16 de enero de 2015, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 1º: Que el 26 de septiembre de 2013, la sociedad AKAR COLOMBIA S.A.S. solicitó el registro como marca del signo "ESTIVA" (nominativo), para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, en particular "[…] Producto farmacéutico. Medicamento antiretroviral para el tratamiento del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) […]”. 2°: Que el 31 de octubre de 2013 dicha solicitud fue publicada en la Gaceta núm. 678 de la Propiedad Industrial. 3º: Que contra la mencionada solicitud, formuló oposición aduciendo la titularidad de la marca “ESTREVA” (nominativa), previamente registrada para identificar

productos2 de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que el 27 de diciembre de 2013 se corrió traslado de la oposición a la sociedad solicitante, otorgándole un término de treinta (30) días hábiles para responder la oposición, hacer valer sus argumentaciones y presentar pruebas en defensa de la registrabilidad de la marca solicitada. 5º: Agregó que mediante la Resolución núm. 18130 de 20 de marzo de 2014, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición por ella presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca "ESTIVA" (nominativa), para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad AKAR COLOMBIA S.A.S. 2 “[…] productos farmacéuticos, veterinario e higiénico, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para curas (apósitos); material para empastar los dientes para moldes dentales y desinfectantes [...]”. 6º: Señaló que contra dicha decisión interpuso recurso de apelación siendo resuelto de manera confirmativa, mediante la Resolución núm. 822 de 16 de enero de 2015, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 porque al conceder el registro de la marca “ESTIVA” (nominativa) se desconoció la concurrencia de los supuestos de hecho que

impedían su registro como marca, para identificar productos de la Clase 5ª Internacional. Que el otorgamiento de dicha marca también afecta indebidamente el derecho de uso exclusivo que ostenta LABORATOIRE THERAMEX, en virtud del registro núm. 236234 correspondiente a la marca “ESTREVA”, Clase 5ª Internacional. Asimismo, se puede generar confusión y asociación entre las marcas en controversia. Con apoyo en jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indicó que otorgar el registro de un signo similar a una marca previamente registrada generaría riesgo de confusión para los consumidores debido a que encontrarían en el mercado productos o servicios idénticos o de naturaleza o finalidad semejante, identificados con marcas confundibles pertenecientes a diferentes personas. Anotó que la protección al consumidor es un motivo fundamental para determinar la aplicación de las causales de irregistrabilidad, por lo que la SIC no puede promover un mercado en el cual los consumidores no tengan la posibilidad de diferenciar los productos y servicios de su origen empresarial porque ello haría nugatoria su facultad de escoger libre y adecuadamente entre ellos los productos o servicios que necesitan. Estimó que hubo error de derecho en el análisis de confundibilidad, en cuanto que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en materia de productos amparados en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, ha establecido que el análisis de registrabilidad debe ser en extremo riguroso, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor porque de encontrarse similitud con marcas que amparen productos farmacéuticos podría causarse

riesgo en la salud humana, animal y vegetal, lo cual ocurrió en caso sub lite, debido a que los actos acusados son el resultado de una apreciación incorrecta de la marca “ESTIVA” frente a la marca “ESTREVA”, previamente registrada para los mismos productos. Resaltó que se ignoró la existencia de factores que evidencian claramente la similitud ortográfica, visual y fonética presentes entre las marcas enfrentadas, conduciendo a que se genere riesgo de confusión en el público consumidor al momento de adquirir productos farmacéuticos marca “ESTREVA”, confundiéndolos con los productos marca “ESTIVA”. Señaló que al expedir los actos acusados, que otorgaron el registro de la marca “ESTIVA”, se vulneró el derecho de exclusividad en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza para la marca “ESTREVA”, para distinguir productos farmacéuticos, derecho este que permite diferenciar el origen empresarial de dichos productos con el fin de salvaguardar el interés del consumidor y la exclusividad de la marca. En cuanto a la similitud fonética expuso que la simple pronunciación sucesiva de las marcas en conflicto demuestra que no es cierto que su composición sea diferente o que genere una falta de confusión fonética, por cuanto las marcas confrontadas tienen palabras en común, la misma secuencia de las letras “EST”, como también coincidencia en su terminación con las letras “VA”, que se encuentra al final de cada una de ellas. Agregó que solo se diferencian en sus letras intermedias (R y E respectivamente) donde la letra (E) se encuentra en la misma posición de la letra (I) generando

similitud, lo que permite afirmar que desde el punto de vista fonético un consumidor medio podrá creer que se trata de un mismo producto farmacéutico. Desde el punto de vista ortográfico y visual, afirmó que se trata de marcas que están conformadas por seis (6) y siete (7) letras respectivamente, de las cuales cinco (5) son iguales tanto consonantes como vocales y solo dos (2) de sus letras se diferencian. Adicionalmente, inician con tres letras iguales y terminan con dos letras iguales generando con ello similitud visual. Respecto a la similitud ideológica, estimó que cada una de las expresiones se compone por una combinación arbitraria de letras, lo que hace de ellas marcas de fantasía, por lo que no existe una diferenciación ideológica entre las mismas, aunado a que ambas marcas distinguen productos farmacéuticos. Por lo tanto, al tener una pronunciación similar y cubrir los mismos productos de la Clase 5ª Internacional se genera un alto riesgo de confusión en el consumidor. Resaltó que la marca “ESTIVA” y la marca previamente registrada, “ESTREVA”, al ser apreciadas en conjunto producen en el consumidor impresión de semejanza o de relación, de suerte que el consumidor medio impactado por las semejanzas tanto ortográficas como fonéticas, las confundirá. Indicó que teniendo en cuenta las semejanzas que se aprecian y a partir de la impresión de conjunto que las marcas causan en el público consumidor de productos oftálmicos, fácilmente ellas producirán el efecto de rememoración automática, que impedirá determinar cuál de las dos es la que le corresponde

verdaderamente al producto que busca encontrar en el mercado o a creer que entre ellas existe un origen común. Manifestó que para efectos de determinar el riesgo de confusión es irrelevante que en materia farmacéutica los productos sean ofrecidos por personal especializado o que se expidan con o sin fórmula médica, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos son expedidos sin ella en cualquier farmacia, dado que Colombia es un Estado de “cultura curativa personal”. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que las marcas que se comparan tienen dos elementos comunes suficientes que pueden generar confusión en el consumidor medio, habida cuenta que inician con la sílaba “ES” y terminan con la silaba “VA”. Adicionalmente a ello, la sílaba intermedia comparte la letra T en las dos marcas, así como el mismo número de silabas aumentan las semejanzas entre ellos y consecuentemente los riesgos de confusión. Alegó que entre los marcas “ESTIVA” y “ESTREVA” existen más semejanzas que diferencias, derivando una fuerte similitud ortográfica y gramatical entre ellas, pero sobre todo en el aspecto fonético, que al ser pronunciadas por el público consumidor tanto la imagen como el sonido resultan ser tan similares que generarían el riesgo de asociación por un mismo origen empresarial. Advirtió que la SIC debió concluir que la expresión “ESTIVA” carece de fuerza distintiva. Para el efecto, cito la sentencia proferida por el 3 de agosto de 20063, que dio alcance a la Interpretación Prejudicial núm. 87-IP-2004. Reiteró que entre las dos marcas en pugna, además de ser casi idénticas,

distinguen productos farmacéuticos que se encuentran en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, identidad de productos que aumenta el riesgo de confusión por cuanto los productos de una y de otra tienen la misma naturaleza, cumplen el mismo propósito, porque son del mismo género (farmacéutico) y utilizan los mismos canales de comercialización. De lo precedente, concluyó que al concurrir en la marca “ESTIVA” los dos supuestos de irregistrabilidad previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, dada la existencia del registro previo de la marca “ESTREVA”, en defensa de los derechos de uso exclusivo que tal registro confiere como también la protección de los derechos de los consumidores, su registro debió haber sido denegado por la SIC. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de agosto de 2006, C.P. Camilo Arciniegas Andrade (no se identificó el número único de radicación). Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que las marcas cotejadas son de fantasía. Indicó que la marca “ESTIVA” presenta una secuencia vocálica diferente, que no solo permite una fonética diferente entre las marcas cotejadas, sino una visualización e impacto diferente. Explicó que si bien es cierto que la marca solicitada reproduce algunos fonemas

de la marca previamente registrada, también lo es que la combinación de estos con otros y su visión de conjunto no resultan confundibles porque se presentan elementos adicionales nominativos que permiten su individualización. Manifestó que es evidente que la marca “ESTIVA” no genera riesgo de confusión para los consumidores con la marca previamente registrada. Advirtió que la SIC actuó de buena fe y no de manera arbitraria, al expedir las resoluciones acusadas, conforme se prueba en su parte motiva, en las que se aplican los principios, criterios y reglas aceptadas por la doctrina y la jurisprudencia, que auxilian a quien debe aplicar las normas que hacen parte del régimen andino de propiedad industrial. Alegó que los actos acusados son producto de un examen de registrabilidad previo, que se realizó para determinar la procedibilidad de la marca “ESTIVA” de manera razonada y motivada, en el cual se garantizó que la marca analizada cumple con los requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 y que no incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículo 135 y 136 ibidem. II.2. La sociedad AKAR COLOMBIA S.A.S, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda porque carecen de fundamento legal. Manifestó que la marca “ESTREVA” fue registrada para amparar medicamentos de venta bajo fórmula médica, para los tratamientos de vaginitis atrófica y uretritis atrófica postmenopausica, coadyuvante en el manejo de síndrome de deficiencia

estrogénica o terapia de reemplazo hormonal y la marca “ESTIVA” es un medicamento antiretroviral para el tratamiento del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), cuya venta está restringida a una fórmula médica. Por lo tanto, son medicamentos que por su especialidad llegan ser totalmente diferentes, tanto para los consumidores, como su comercialización, distribución, uso, composición y origen empresarial. Anotó que existe una restricción de carácter legal para las dos marcas concedidas de acuerdo con la normativa sanitaria expedida por el Ministerio de la Protección Social y ejecutada por el INVIMA de medicamentos RX o de venta bajo fórmula médica, restricción que consiste en no hacerles publicidad en medios masivos de comunicación, volantes, vallas. Expresó que la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que nadie puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas las incluyan. Adujo que las marcas cotejadas distinguen productos cuya escogencia no resulta de una mera decisión liberal de los consumidores ni como resultado de estrategias específicas debido a que la marca cuestionada es un medicamento antiretroviral para el tratamiento del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y la marca previamente registrada “ESTREVA” se encuentra de manera general solicitada para “[…] productos farmacéuticos, veterinario e higiénico, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para curas (apósitos); material para empastar los dientes para moldes dentales y desinfectantes [...]”. Que, por ello, la marca “ESTIVA” nunca se va a encontrar en los productos veterinario e higiénico, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para

bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y desinfectantes. Indicó que no puede existir una conexión competitiva entre las marcas y mucho menos se puede establecer que pueda existir una relación en los canales de distribución de los productos ni se puede presentar una confusión en los consumidores finales porque los de un medicamento para el tratamiento del VIH no puede confundir los productos con el otro, que es para la vaginitis atrófica y uretritis atrófica. Sostuvo que una de las características más sobresalientes del proceso de selección de los productos de la citada Clase 5ª es el de la asesoría profesional y, en especial, para los medicamentos del VIH, los cuales se venden o distribuyen en sitios especializados como hospitales y con fórmula médica o por orden del médico se aplican en clínicas directamente, razón por la cual el grupo de consumidores de esa clase no es desprevenido en su elección porque no obra sólo para escoger los productos de su conveniencia, sino que lo hace guiado por profesionales de la medicina y la química. Alegó que los productos de las marcas cotejadas poseen canales y medios de publicidad diferentes entre sí. Agregó que al realizar una búsqueda en google de los medicamentos de las marcas cotejadas, se encontró que la publicidad de la marca “ESTREVA” se hace por internet y que a la misma se puede tener acceso sin ninguna restricción, mientras que la marca “ESTIVA” no aparece en la búsqueda; únicamente aparece en la página web del INVIMA, en una información que es de público conocimiento porque es el instituto encargado de la vigilancia y control del medicamentos.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de enero de 20114, el 13 de marzo de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad LABORATOIRE THERAMEX, en su calidad de demandante del proceso, la SIC, en su condición de entidad demandada, el apoderado de la sociedad AKAR COLOMBIA S.A.S., en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, y el Agente del Ministerio Público. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: 4 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 18130 de 20 de marzo de 2014 y 822 de 16 de enero de 2015, mediante las cuales la SIC declaró infundada la oposición formulada por la demandante y

concedió el registro de la marca “ESTIVA” (nominativa), para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad AKAR COLOMBIA S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulneran lo dispuesto en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, conforme a lo expuesto por la demandante a folios 23 a 45 y a lo respondido por la demandada a folios 76 a 86 y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso a folios 120 a 127 del expediente. Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y con el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como los solicitados por la demandante. Se señaló que, una vez finalizada la Audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Visto el artículo 210 del CCA, el Despacho sustanciador, mediante auto de 19 de octubre de 20185, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10)

días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Dentro del plazo, el demandante y la demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en su contestación. El Ministerio Público en esta oportunidad emitió concepto6, considerando lo siguiente: Señaló que en las marcas cotejadas existe la misma sílaba “ES” al inicio y el vocablo “VA” al final, lo cual permite observar en ellas similitud ortográfica, fonética y visual, resaltando que se encuentran registradas para distinguir medicamentos y que una tiene uso limitado para el VIH y la otra, previamente registrada, para productos farmacéuticos, en general, sin distinción o limitación alguna. Expresó que dichas marcas no pueden coexistir en el mercado sin crear riesgo de riesgo de confusión, aún para el consumidor especializado que adquirirá y suministrará el medicamento para el VIH. Concluyó que entre las marcas cotejadas existen similitudes ortográficas, fonéticas y visuales, razón por la cual la marca solicitada “ESTIVA” se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 5 Cfr. Folio 261 6 Cfr. Folios 280 a 288, concepto recibido en la Secretaría del Consejo de Estado el 20 de noviembre de 2018. 486 y, por ello, se debe acceder a las súplicas de la demanda. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria

invocada como violada en la demanda, concluyó7: “[…] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado ESTIVA (denominativo) y la marca ESTREVA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen 7 Proceso 281-IP-2017 una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: -Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. -Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. -Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión de los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a

comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.5. Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.6. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución núm. 18130 de 20 de marzo de 2014, concedió el registro de la marca solicitada “ESTIVA” (nominativa), al titular AKAR COLOMBIA S.A.S., para amparar el siguiente producto de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: "[…] Producto farmacéutico. Medicamento antiretroviral para el tratamiento del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) […]”. Al respecto, la demandante alegó que dicha marca es similar a su marca

previamente registrada, “ESTREVA” (nominativa), que identifica productos8 de la Clase 5ª de la citada Clasificación, por cuanto entre estas existen similitudes desde el punto de vista ortográfico, visual y fonético y que, por lo tanto, la coexistencia de las mismas en el mercado genera riesgo de confusión, además que ambas distinguen productos farmacéuticos. El