CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2015-00305-00-2018

RECURSO ORDINARIO DE SÚPLICA – Contra decisión que rechazó la demanda por caducidad / MATERIA MARCARIA - Clases de acciones / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Improcedencia / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Es el que procede para controvertir acto que negó la solicitud de un registro marcario / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO– Cómputo Si bien es cierto, la sociedad recurrente presentó la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad, la realidad es que, conforme con lo considerado por la Sección Primera de la Corporación en auto de 17 de agosto de 2017, el medio de control idóneo para controvertir la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales se niega una solicitud de un registro marcario, es el de nulidad y restablecimiento del derecho. En ese sentido, se pone de presente a la sociedad recurrente que, contrario a lo afirmado por ella en el recurso presentado, la declaratoria de nulidad de las Resoluciones nro. 64079 de 2013 y 53104 de 2014, genera un restablecimiento del derecho a su favor, consistente en el otorgamiento del registro solicitado y la posibilidad de ejercer todos los derechos sobre el signo distintivo establecidos en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Realizada la anterior precisión, la Sala advierte que la Resolución nro. 53104 de 2014, que resolvió el recurso de apelación presentado contra lo decidido en la Resolución nro. 53104 de 2014 y

puso fin a la actuación administrativa, fue notificada mediante listado único de notificación fijado en la página web de propiedad industrial que venció el 2 de octubre de 2014. […] En ese orden, teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el 9 de junio de 2015, la Sala considera que fue presentada en forma extemporánea, razón por la cual en este caso se configuró el fenómeno jurídico de caducidad del medio de control.

NOTA DE RELATORÍA: Ver auto Consejo de Estado, Sección Primera, de 17 de agosto de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2015-00335-00, C.P. Roberto

Augusto Serrato Valdés.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 138 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL D / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 243 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 246 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 155

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00305-00

Actor: INVERSIONES HOTELERAS ITACA S.A.S Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Medio de control de nulidad

Referencia: RECURSO ORDINARIO DE SÚPLICA CONTRA EL AUTO QUE RECHAZÓ LA DEMANDA POR OPERAR EL FENÓMENO DE LA CADUCIDAD La Sala decide el recurso de súplica oportunamente interpuesto por el apoderado especial de la sociedad INVERSIONES HOTELERAS ITACA S.A.S. contra el auto de 21 de julio de 2015, por medio del cual la Consejera Ponente rechazó la demanda que presentó la sociedad recurrente contra la Superintendencia de

Industria y Comercio.

I. ANTECEDENTES La sociedad INVERSIONES HOTELERAS ITACA S.A.S., actuando a través de apoderado especial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad contra la Resolución nro. 64079 de 31 de octubre de 2013, “Por la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Resolución nro. 53104 de 29 de agosto de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la

Superintendencia de Industria y Comercio. Asimismo, solicitó que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las Resoluciones nro. 64079 de 2013 y 53104 de 2014, se ordenara a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca CARPE DIEM para identificar servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. La Consejera Ponente inadmitió la demanda, mediante auto de 12 de junio de

2015, debido a que la sociedad INVERSIONES HOTELERAS ITACA S.A.S. no allegó la constancia de notificación de la Resolución nro. 53104 de 29 de agosto de 2014, conforme con lo previsto en el numeral 1° del artículo 166 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20111. El apoderado de la sociedad INVERSIONES HOTELERAS ITACA S.A.S. allegó la constancia de notificación de la Resolución nro. 53104 de 29 de agosto de 2014, en memorial de 13 de julio de 2015.

I. FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA RECURRIDA Mediante auto de 21 de julio de 20152, la Consejera Ponente rechazó la demanda presentada por la sociedad INVERSIONES HOTELERAS ITACA S.A.S. en ejercicio del medio de control de nulidad debido a que consideró que en el presente asunto había operado el fenómeno jurídico de la caducidad,

argumentando, para el efecto, lo siguiente: “[…] En materia de marcas existen dos clases de acciones procedentes: la de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando se ha negado un registro de marca; y la de nulidad, cuando se ha conferido dicho registro. Como quiera que los actos acusados niegan el registro de la marca “CARPE DIEM” (MIXTA), Clase 43 Internacional, solicitada por la actora, los mismos son enjuiciables a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del C.P.A.C.A., y no mediante el medio de control de nulidad, como lo pretende la actora. 1 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

2 Cfr. Folios 221 a 224. Precisado lo anterior, y conforme consta en la certificación de notificación de la Resolución núm. 00053104 de 29 de agosto de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que agotó la vía gubernativa, allegada por el apoderado de la demandante, visible a folio 218, se le notificó a la actora mediante listado único de notificación fijado en la página web de propiedad industrial el 2 de septiembre de 2014, por el término de un mes, el cual venció el 2 de octubre de 2014. De acuerdo con el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del C.P.A.C.A., el plazo para el ejercicio oportuno del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que es el procedente para el juzgamiento de los actos acusados en el sub lite, es de 4 meses, contado a partir del día siguiente al de la notificación del acto administrativo que agotó la vía gubernativa. Como ya se indicó, el acto administrativo que agotó la vía gubernativa, esto es, la Resolución núm. 00053104 de 29 de agosto de 2014, fue notificada a la actora el 2 de octubre de ese año, por lo que el término de caducidad empezó a correr desde el 3 de ese mes y año, y precluyó el 3 de febrero de 2015. Significa lo precedente que la presentación de la demanda el día 9 de junio de 2015 se hizo de forma extemporánea.

En consecuencia, es del caso rechazar la demanda, conforme lo ordena el artículo 169, numeral 1, del C.C.A., como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. […] R E S U E L V E: RECHÁZASE la demanda presentada por la sociedad INVERSIONES HOTELERAS ITACA S.A.S., con base en las razones expuestas en la parte motiva de este proveído […]”.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO El apoderado especial de la sociedad INVERSIONES HOTELERAS ITACA S.A.S. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra lo decidido en auto de 21 de julio de 2015, sustentando su inconformidad en los argumentos que se exponen a continuación: Indicó que en el proceso de la referencia no había lugar a rechazar la demanda, debido a que esta fue presentada como de nulidad y no de nulidad y restablecimiento del derecho.

Manifestó que no había lugar a solicitar restablecimiento del derecho alguno, por cuanto el derecho al uso exclusivo de la marca se adquiere por su registro ante la autoridad competente. La Consejera Ponente interpretó el recurso interpuesto por el apoderado especial de la sociedad INVERSIONES HOTELERAS ITACA S.A.S. como ordinario de súplica, mediante providencia de 24 de agosto de 2015, y ordenó remitir el expediente de la referencia al Despacho del Consejero que siguiera en turno.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA 4.1. Problema jurídico En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en determinar si, en efecto: i) es procedente el recurso ordinario de

súplica contra el auto de 21 de julio de 2015; y de ser así, ii) si la demanda que la sociedad INVERSIONES HOTELERAS ITACA S.A.S. presentó contra las Resoluciones nro. 64079 de 2013 y 53104 de 2014, por medio de las cuales la Directora de Signos Distintivos (E) y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, declararon fundada la oposición presentada por la sociedad MARRIOT WORLDWIDE CORPORATION y negaron el registro como marca del signo CARPE DIEM para identificar servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, debía presentarse en ejercicio del medio de control de nulidad o a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para efectos de establecer si la sociedad recurrente presentó oportunamente la demanda de la referencia contra la Superintendencia de Industria y Comercio. 4.2. Procedencia del recurso de súplica Visto los artículos 2433 sobre las providencias que son apelables y 2464 sobre la procedencia del recurso de súplica, de la Ley 1437, la Sala advierte que las providencias por medio de las cuales se rechaza una demanda; son por naturaleza apelables y por lo tanto, susceptibles del recurso de súplica, circunstancia por la que dicho recurso es procedente para controvertir el auto de 21 de julio de 2015, por medio del cual la Consejera Ponente rechazó la demanda que la sociedad INVERSIONES HOTELERAS ITACA S.A.S. presentó en ejercicio del medio de control de nulidad contra la Superintendencia de Industria y

Comercio, por haber operado el fenómeno de la caducidad. 4.3. Jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado sobre el medio de control que se debe ejercer contra los actos administrativos mediante los cuales se niega el registro de una marca La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto de 17 de agosto de 20175, se refirió a los diferentes tipos de pretensiones que se pueden ejercer sobre los actos administrativos que resuelven sobre las solicitudes de registros marcarios, en el siguiente sentido: “[…] Así las cosas, corresponde definir desde qué momento se debe contabilizar el término de prescripción contenido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, con miras a definir si en el caso concreto sobre las pretensiones de la demanda operó la caducidad. 3 “[…] Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

1. El que rechace la demanda.

2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.

3. El que ponga fin al proceso.

4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el

Ministerio Público. […] Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia […]”. 4 “[…] Artículo 246. Súplica. El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían

apelables, dictados por el Magistrado Ponente en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto. También procede contra el auto que rechaza o declara desierta la apelación o el recurso extraordinario. Este recurso deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto, en escrito dirigido a la Sala de que forma parte el ponente, con expresión de las razones en que se funda. El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la Secretaría por dos (2) días a disposición de la parte contraria; vencido el traslado, el Secretario pasará el expediente al Despacho del Magistrado que sigue en turno al que dictó la providencia, quien será el ponente para resolverlo ante la Sala, sección o subsección. Contra lo decidido no procederá recurso alguno […]”. 5 Consejo de Estado, Sección Primera. Auto de 17 de agosto de 2017. Radicación número: 11001-03-24-0002015-00335-00. Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones establece la nulidad del registro marcario de la siguiente manera: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se

hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”. De la lectura de la norma se colige que contra el registro marcario es posible adelantar dos acciones, una por nulidad absoluta, que tiene naturaleza imprescriptible, y otra de nulidad relativa que prescribe en cinco (5) años desde la concesión de la marca, las cuales no son excluyentes de las acciones que por daños se contemplen en el ordenamiento jurídico interno. En virtud de lo anterior, esta Sección ha reconocido que en el derecho colombiano existen tres tipos de pretensiones sobre la validez del registro marcario, las cuales corresponden a las de nulidad absoluta y de nulidad relativa consagradas en el referido artículo 172, y la de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se deniega el registro marcario, y se pretenda además que se indemnicen los daños y perjuicios causados con el registro, así lo señaló en sentencia de 15 de septiembre de 2011: Con posterioridad, se expidió la Decisión 486 (14 de septiembre de

1. mediante la cual se sustituyó el régimen común sobre propiedad industrial contenido en la Decisión 344 de 1993, modificándose el régimen de las acciones procedentes contra los actos referidos al registro de marcas, en tanto que admitió la posibilidad de que se formule acción de nulidad absoluta o acción de nulidad relativa contra los actos que conceden registros marcarios, dependiendo de las causales de irregistrabilidad que se aduzcan, aunque respecto de ambas dispuso que la legitimidad para incoarlas estaba radicada en cualquier persona, tornándose bajo ese aspecto dichas acciones como objetivas. Ciertamente a partir de esta norma se consagró la procedencia de dos acciones frente a los registros marcarios, cuya interposición, en todo caso, no afectará las acciones procedentes en el derecho interno por daños y perjuicios; frente a la acción de nulidad absoluta, se señaló que la misma no prescribe, en tanto que frente a la acción de nulidad relativa, se estableció un término de prescripción de cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro demandado.

Igualmente, en esta normativa, se mantiene la posibilidad de la formulación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., en tratándose de actos administrativos que nieguen el registro marcario solicitado, la cual deberá interponerse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la decisión respectiva […]”6. De lo anterior, se desprende que cuando una persona pretenda controvertir la legalidad del acto administrativo por medio del cual se negó la solicitud de un

registro marcario, deberá acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437. 4.4. Caso concreto En el sub examine, la sociedad INVERSIONES HOTELERAS ITACA S.A.S. pretende que se revoque el auto de 21 de julio de 2015, por medio del cual la Consejera Ponente rechazó la demanda que la sociedad recurrente presentó en ejercicio del medio de control de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio al considerar que en el presente asunto había operado el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control. La sociedad recurrente considera que la Consejera Ponente no debió rechazar la demanda, debido a que la misma fue presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y no había lugar a interpretarla como de nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto que de la declaratoria de nulidad de los actos acusados no se genera restablecimiento del derecho alguno. 6 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA, quince (15) de septiembre de 2011 Radicación núm.:

11001-03-24-000-2004-00155-01 Actor: PEPSICO, INC.

Del anterior contexto, la Sala advierte que hay lugar a confirmar la providencia de 21 de julio de 2015, proferida por la Consejera Ponente, por las siguientes razones: La sociedad INVERSIONES HOTELERAS ITACA S.A.S., actuando a través de apoderado especial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de

nulidad contra las Resoluciones nro. 64079 de 2013 y 53104 de 2014, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad MARRIOT WORLDWIDE CORPORATION y negó el registro como marca del signo CARPE DIEM para identificar servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, expedidas por la Directora de Signos Distintivos (E) y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el día 9 de junio de 20157. Si bien es cierto, la sociedad recurrente presentó la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad, la realidad es que, conforme con lo considerado por la Sección Primera de la Corporación en auto de 17 de agosto de 2017, el medio de control idóneo para controvertir la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales se niega una solicitud de un registro marcario, es el de nulidad y restablecimiento del derecho. En ese sentido, se pone de presente a la sociedad recurrente que, contrario a lo afirmado por ella en el recurso presentado, la declaratoria de nulidad de las Resoluciones nro. 64079 de 2013 y 53104 de 2014, genera un restablecimiento del derecho a su favor, consistente en el otorgamiento del registro solicitado y la posibilidad de ejercer todos los derechos sobre el signo distintivo establecidos en 7 Cfr. Folio 205 del expediente. el artículo 155 de la Decisión 486 de 20008 de la Comisión de la Comunidad Andina. Realizada la anterior precisión, la Sala advierte que la Resolución nro. 53104 de

2014, que resolvió el recurso de apelación presentado contra lo decidido en la Resolución nro. 53104 de 2014 y puso fin a la actuación administrativa, fue notificada mediante listado único de notificación fijado en la página web de propiedad industrial que venció el 2 de octubre de 20149. Conforme con lo previsto en el literal d) del numeral segundo del artículo 164 de la Ley 1437, la sociedad INVERSIONES HOTELERAS ITACA S.A.S. tenía un plazo de cuatro meses contados a partir del día siguiente de la notificación de la Resolución nro. 53104 de 2014 para presentar la demanda, el cual empezó a correr desde el día 3 de octubre de 2014 y venció el 3 de febrero de 2015. En ese orden, teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el 9 de junio de 2015, la Sala considera que fue presentada en forma extemporánea, razón por la cual en este caso se configuró el fenómeno jurídico de caducidad del medio de control. En consecuencia, la Sala confirmará la providencia de 21 de julio de 2015 en cuanto rechazó la demanda presentada por la sociedad INVERSIONES HOTELERAS ITACA S.A.S. 8 “Régimen común sobre la propiedad industrial”. “[…] Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre

los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio […]”. 9 Cfr. Folios 215 a 217 del expediente. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR el auto de 21 de julio de 2015, proferido por la Consejera Ponente, mediante el cual se rechazó la demanda de la referencia, al considerar que se había configurado el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de nulidad, conforme a las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: En firme esta decisión, se ordena devolver el expediente de la referencia al Despacho de la Magistrada Sustanciadora, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Ausente con excusa