CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2015-00333-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ALTEZA INDUSTRIA COLOMBIANA y las marcas mixtas previamente registradas ALTEZZA / ELEMENTO DENOMINATIVO DE MARCA MIXTA - Por regla general es el predominante / PALABRA DE USO COMÚN - No debe ser considerada en el cotejo marcario / PALABRA DE USO COMÚN - Lo son INDUSTRIA y COLOMBIANA en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo ALTEZA INDUSTRIA COLOMBIANA para distinguir productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza por carecer de distintividad, existir similitud y conexión competitiva con las marcas ALTEZZA previamente registradas [E]ntre las expresiones “ALTEZA” y “ALTEZZA” la Sala observa similitud ortográfica y fonética, dada la longitud de las palabras, sus raíces, la coincidencia y el orden de las vocales y consonantes que las componen y que la única diferencia radica en la consonante “Z”, la cual no contiene la fuerza distintiva necesaria, que contribuya a diferenciarla de la marca solicitada cuestionada. Aunado a lo anterior, es pertinente señalar, […] que para que exista confusión entre dos signos se requiere que se presente identidad o semejanza visual, fonética o conceptual ya analizada y que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican. Por lo tanto, es fundamental que concurran estos elementos, para que pueda predicarse la confusión. […] Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso sub examine, la Sala estima

que […] dado que los productos (escobas para aseo) del signo cuestionado requieren o pueden requerir de los servicios de importación, exportación, compra y venta, comercialización, distribución y representación de productos (Clase 35), que realiza la actora para tener su marca en el mercado. Además, tienen la misma finalidad, en cuanto los productos (Clases 21 y 7ª, 9ª y 11) de ambas marcas pueden ser usados en el hogar; pueden compartir los mismos canales de comercialización, de publicidad, pues se promocionan por los mismos mediosfolletos, televisión, prensa-; suelen expenderse en los mismos establecimientos; poseen el mismo género (artículos del hogar); y tienen relación, dado que poseen una finalidad similar, al ser productos usados en el hogar. Al verificarse los citados criterios, la Sala considera que existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común. Así las cosas, al no poseer la marca solicitada “ALTEZA INDUSTRIA COLOMBIANA” la condición de distintividad necesaria y existir entre los signos confrontados semejanzas y conexidad competitiva entre sus productos y servicios, debe concluirse que se configura un riesgo de confusión, que conllevaría al consumidor medio a asumir que los productos y servicios que ellos amparan tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad solicitante, en el caso de mantenerse su registro. Por consiguiente, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la

Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, lo que impone declarar la nulidad del acto acusado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 18 de junio de 2009, Radicación 11001-03-24-000-2003-00095-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; y 23 de enero de 2014, Radicación 11001-03-24-0002007-00230-00, C.P. María Elizabeth García González.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00333-00

Actor: MEICO S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: LA MARCA CUESTIONADA “ALTEZA INDUSTRIA COLOMBIANA” NO

TIENE LA CONDICIÓN DE DISTINTIVIDAD NECESARIA y ES CONFUNDIBLE CON

LOS SIGNOS PREVIAMENTE REGISTRADOS “ALTEZZA”, EN CUANTO EXISTE

ENTRE ELLOS SEMEJANZAS Y CONEXIDAD COMPETITIVA.

La sociedad MEICO S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, que se interpreta como nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 54149 de 10 de septiembre de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan: 1º: La sociedad ESCOBAS 3m S.A.S., solicitó el registro de la marca "ALTEZA INDUSTRIA COLOMBIANA" (mixta), para identificar productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue tramitada en el expediente administrativo núm. 13-109556. 2°- Contra la mencionada solicitud, la sociedad MEICO S.A. presentó oposición. 3°: El 16 de octubre de 2013, mediante la Resolución núm. 59765, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad MEICO S.A. y, en consecuencia, denegó el registro de la marca "ALTEZA INDUSTRIA COLOMBIANA" (mixta), para distinguir productos de la Clase 21 Internacional, decisión contra la cual la sociedad solicitante interpuso recurso de apelación. 4º: El 10 de septiembre de 2014, mediante Resolución núm. 54149, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de

apelación interpuesto por la sociedad ESCOBAS 3m S.A.S., revocando la decisión anterior, y concedió el registro de la marca "ALTEZA INDUSTRIA COLOMBIANA" (mixta), a favor de la sociedad ESCOBAS 3m S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que, la SIC al expedir la resolución acusada, vulneró los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que existe inminente riesgo de confusión o asociación entre las marcas “ALTEZZA”, cuyo titular es la actora, sociedad MEICO S.A., y “ALTEZA INDUSTRIA COLOMBIANA”, otorgada a la sociedad ESCOBAS m S.A.S., a través del acto controvertido. Sostuvo que, se violó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la marca “ALTEZA INDUSTRIA COLOMBIANA”, solicitada por la sociedad ESCOBAS 3m S.A.S., no cumple con los requisitos exigidos por la norma comunitaria para que sea procedente su registro, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. En cuanto a la distintividad, señaló que, este requisito hace referencia a la capacidad que tiene la marca para identificar productos y servicios en el mercado, razón por la cual una marca goza de distintividad cuando es novedosa en relación con determinados productos y servicios y cuando, en relación con los mismos, no constituye un signo genérico o descriptivo.

Indicó que, es titular de varias marcas denominadas “ALTEZZA”, por consiguiente es evidente la similitud entre las marcas en conflicto, concluyendo que la marca “ALTEZA INDUSTRIA COLOMBIANA”, no es suficientemente distintiva para identificar “escobas en material plástico utilizadas para el aseo”, Clase 21 Internacional, afirmación que soporta en jurisprudencia del Tribunal Andino referente a los requisitos exigidos para que una marca se pueda considerar registrable, como lo es la susceptibilidad de representación gráfica, perceptibilidad y distintividad. Con respecto a la violación del artículo 136, literal a), ibidem, manifestó que, la marca “ALTEZA INDUSTRIA COLOMBIANA”, está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en esta norma comunitaria, toda vez que es prácticamente idéntica a las marcas previamente registradas por la actora, sociedad MEICO S.A., “ALTEZZA”, para identificar productos que guardan relación de conexidad con los mismos productos para los cuales se solicitó y concedió la marca “ALTEZA INDUSTRIA COLOMBIANA”. Señaló que, en el sub examine concurren los dos presupuestos que establece el literal a) del citado artículo 136, para que se produzca la causal de irregistrabilidad, como son, similitud de signos y la relación de conexidad de productos y/o servicios. En lo concerniente al primer requisito, comparó la marca “ALTEZA INDUSTRIA COLOMBIANA” con el signo “ALTEZZA”, de cuya simple comparación encontró una eventual similitud en todos los aspectos, como lo son gráfico, fonético y

conceptual, aclarando que los términos “INDUSTRIA COLOMBIANA”, utilizado por el primero, deben excluirse del análisis de confundibilidad por constituir signos de uso común. Respecto del segundo requisito, esto es, la similitud entre productos y servicios identificados con las marcas en conflicto, adujo que, la marca “ALTEZZA”, de la cual es titular, se encuentra registrada para identificar productos y servicios de las Clases 7ª, 9ª, 11 y 35 de la Clasificación Internacional, mientras que la marca “ALTEZA INDUSTRIA COLOMBIANA”, de titularidad de la sociedad ESCOBAS 3m S.A.S., cuya nulidad se demanda, se solicitó para identificar “escobas en material plástico para el aseo”, lo que, a su juicio, genera una relación de conexidad entre las marcas y los productos y un riesgo de confusión en el público consumidor. Agregó que, la marca “ALTEZZA”, registrada previamente por ella, protege todo tipo de elementos y electrodomésticos para el hogar, por lo que resulta claro que el uso de la misma marca para identificar escobas, productos de aseo necesarios en el hogar, necesariamente generará riesgo de asociación dentro del público consumidor, el cual creerá que se trata de productos comercializados por la sociedad MEICO S.A. Concluyó, con apoyo en pronunciamientos del Tribunal Andino, en relación con el riesgo de confusión, que los compradores de productos como planchas, televisores, lavadoras, licuadoras, secadoras, ventiladores marca “ALTEZZA”, al encontrarse con escobas marca “ALTEZA INDUSTRIA COLOMBIANA”,

necesariamente asociará dicho producto con los que ella comercializa, amparados por sus marcas previamente registradas. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico. Señaló que, el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que, el signo solicitado “ALTEZA INDUSTRIA COLOMBIANA” (mixto) goza de la suficiente distintividad intrínseca, pues no existe conexión competitiva entre los productos y servicios que identifican los signos confrontados y, además, el referido signo presenta suficientes diferencias respecto de las marcas registradas “ALTEZZA” (mixta). Explicó que, la denominación “ALTEZA INDUSTRIA COLOMBIANA” no se relaciona con escobas en material plástico utilizadas para el aseo, es decir, ni de forma directa o indirecta dicho signo se relaciona con los productos que distingue. Que, ni siquiera dichas expresiones de forma independiente o combinadas le generan al consumidor una idea del producto, que se representa con la marca cuestionada. Indicó que, la marca cuestionada es distinta, en cuanto a los productos que identifica respecto a los de las marcas opositoras y, en esa medida, es permitida su coexistencia de forma pacífica en el mercado, por lo que también goza de distintividad extrínseca. Anotó que, existen elementos adicionales en el signo cuestionado, que si bien resultan ser de uso común o débiles, los mismos analizados en conjunto y de

acuerdo con la combinación presentada, son distinguibles para la clase de productos ofrecidos en el mercado por la sociedad solicitante, que evidentemente no comparten conexión de competitividad alguna, ni resultan ser complementarios, conforme lo adujo la actora. Que, la finalidad de los productos es distinta, pues si bien son para el hogar, tienen diferentes usos, pues el producto que pretende identificar la marca cuestionada, además de tener una cobertura limitada, está dirigido a un solo fin distinto al de los electrodomésticos. Manifestó que, no es posible vincular escobas con electrodomésticos, que claramente tienen usos distintos en el mercado y no pueden ser sustituidos los unos con los otros, ni complementarios, ya que mientras unos tienen funciones de aseo, los otros tienen funciones de preparación y conservación de alimentos “y en esa medida encontrándose en almacenes de cadena donde existen infinidad de productos distinguidos por distintas marcas, la posibilidad de encontrarse los productos por un mismo consumidor que le genere ideas similares o de asociación es casi nula. Por lo que la posibilidad de un riesgo de confusión o asociación entre los productos comparados no existe y en esa medida resulta evidente que no existe un impedimento real para registrar la marca objeto de debate”. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 8 de mayo de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad MEICO S.A., en su calidad de actora del proceso y la SIC, en su condición de entidad demandada. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la

demanda se admitió como de nulidad, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, consiste en determinar si la Resolución núm. 54149 de 10 de septiembre de 2014, mediante la cual la SIC declaró infundada la oposición formulada por la actora y concedió el registro de la marca “ALTEZA INDUSTRIA COLOMBIANA” (mixta) a nombre de la sociedad ESCOBAS 3m S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, para distinguir productos comprendidos en la Clase 21 Internacional, vulnera lo dispuesto en los artículos 134, por falta de aplicación, y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a lo expuesto por la actora a folios 20 a 31 y a lo respondido por la entidad demandada a folios 53 a 62 del expediente. Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren

conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes, así como los solicitados por la actora, enunciados en el numeral 6 del acápite “Decreto y Práctica de Pruebas” del Acta de la Audiencia Inicial. Se señaló que una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó1: “[…] 1.6. Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario.

1.7. Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que presenta, la función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos. […] 1.9. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 1.10. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. […] 1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de 1 Proceso 288-IP-2017. conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 1.14. Es importante advertir que el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. […] 1.16. El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el Literal b) del Artículo

135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 1.17. Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486. […] 2.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 3.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado ALTEZA INDUSTRIA COLOMBIANA (mixto) y las marcas registradas ALTEZZA (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 3.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué

elemento— sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. […] 3.5. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ALTEZA INDUSTRIA COLOMBIANA (mixto) y las marcas registradas ALTEZZA (mixta). […] 4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 4.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia

de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] 4.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos o servicios, sobre la base de esos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro […].” VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución núm. 54149 de 10 de septiembre de 2014, concedió el registro de la marca “ALTEZA INDUSTRIA COLOMBIANA” (mixta), en favor de la sociedad ESCOBAR 3m S.A.S., para amparar los siguientes productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza: “Escobas en material plástico utilizadas para el aseo.” Al respecto, la actora alegó que dicha marca no cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, además de que es similar a sus marcas previamente registradas “ALTEZZA” (mixtas), que identifican productos y servicios de las Clases 7ª, 9ª, 11 y 35 de la Clasificación Internacional, por cuanto entre ellas existen similitudes y conexión competitiva. El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. El texto de la norma aludida es el siguiente: “Decisión 486. “[…] “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier

signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es

decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al efectuar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos y/o servicios de que se trate [...].” Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (mixta) MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS (mixtas) (Clases 7ª, 9ª, 11 y 35) Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta (“ALTEZA INDUSTRIA COLOMBIANA”), como lo es la solicitada por el tercero interesado en las resultas del proceso, con otras marcas mixtas (“ALTEZZA”), previamente registradas, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas

controvertidas, no así las grafías de las letras, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que las distinguen. De manera, que no existe duda alguna en que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo. Al respecto, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Con el objeto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en

mayor grado a que el riego de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso