CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2016-00265-00-2019

AUDIENCIA INICIAL – Decisión de excepciones previas / DEMANDA – Requisitos: Contenido y anexos / CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN – Debe Estar contenido en la demanda / EXCEPCIÓN PREVIA DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA – No probada porque el demandante sí desarrolló el concepto de violación La “demanda en forma” es un requisito procesal que debe ser controlado por el Juez y por las partes durante la admisión de la demanda, por vía de las excepciones previas y durante la etapa de saneamiento de la audiencia inicial. En la Ley 1437 la “demanda en forma” está precedida del cumplimiento de unos requisitos previos a demandar (artículo 161 de la Ley 1437), un contenido del escrito de demanda (artículo 162 de la Ley 1437) y los anexos que se deben acompañar con la demanda (artículos 166 y 167 de la Ley 1437). En cuanto al “contenido de la demanda” el mismo se encuentra regulado en el artículo 162 de la Ley 1437, el cual dispone que toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y debe contener los requisitos allí dispuestos, entre los cuales se encuentran “los fundamentos de derecho y la explicación del concepto de violación”. En el caso de autos y una vez revisado el plenario, el Despacho advierte que la demanda cumple con el referido requisito por cuanto la parte actora señaló que se violó el artículo 13 de la Constitución, en tanto se dio un trato discriminatorio y preferente a la sociedad titular del signo solicitado al dejar de aplicar la normativa comunitaria, lo que desencadenó en una violación del artículo

29 ibídem. En este contexto, para el Despacho la demanda sí está formulada en forma completa y se dirige a desvirtuar la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado. Así pues, no le asiste razón al representante judicial de la parte demandada, por cuanto el concepto de violación se encuentra completo, razón por la cual no se declara como probada la excepción de ineptitud sustancial de la demanda formulada, decisión que se notifica en estrados.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 161 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 162 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 166 / LEY 1437 DE 2011 –

ARTÍCULO 167

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2016-00265-00

Actor: DAVIVIENDA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD RELATIVA

AUDIENCIA INICIAL

DR. SERRATO: Buenas tardes. En la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las 2:30p.m. del día 29 de marzo de 2019 como Magistrado Ponente declaro abierta y debidamente instalada la AUDIENCIA INICIAL de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, en el proceso radicado bajo el número

11001032400020160026500, promovido por la sociedad DAVIVIENDA S.A. en ejercicio del medio de control de nulidad relativa consagrado en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, a través del cual se pretende obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución 87257 de 5 de noviembre de 2015, por medio de la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución 13933 de 30 de marzo de 2015 y, en su lugar, se concedió el registro de la marca MULTILATINA DE SERVICIOS (nominativa), para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad GLOBAL INVESTMENT &

TRADING MANAGEMENT INC.

INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PREVIAS DR. SERRATO: Les solicito a los presentes se sirvan apagar sus teléfonos celulares o mantenerlos en modo de silencio durante todo el transcurso de la audiencia. La audiencia está siendo grabada en audio y video y los registros correspondientes serán consignados en el acta. Finalmente, se informa a las partes e intervinientes que las decisiones que se adopten en el curso de esta audiencia se entienden notificadas en estrados. En caso de no estar de acuerdo con ellas, podrán recurrirlas de manera inmediata. I.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES E INTERVINIENTES: DR. SERRATO: Sírvase señor Secretario informar sobre la presencia de quiénes se encuentran en la audiencia.

SECRETARIO: Señor Consejero, en la audiencia se encuentran presentes las

siguientes personas:

1.1 POR LA PARTE ACTORA: Sociedad DAVIVIENDA S.A.

APODERADA: YEINNI KATHERIN CEFERINO VANEGAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 1.014.263.207 de Bogotá y portador(a) de la Tarjeta

Profesional número 290472 del C.S.J., notificaciones: Carrera 5 No. 66 - 17 de Bogotá, teléfono: 7496888, Celular: 3223711387, correo electrónico: cpgarciac@davivienda.com (SE LE RECONOCE PERSONERÍA). 1.2 POR LA PARTE DEMANDADA: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO APODERADA: JUAN FRANCISCO GRANADOS VENEGAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 1.020.754.887 de Bogotá y portador(a) de la Tarjeta Profesional número 236860 del C.S.J., notificaciones: Carrera 13 No. 27 – 00 Piso 10 de Bogotá, teléfono: 5870000 ext. 10331, Celular: 3144512618, correo electrónico: notificacionesjud@sic.gov.co (SE LE RECONOCE PERSONERÍA). 1.3 INTERVINIENTES: 1.3.1 POR EL MINISTERIO PÚBLICO: Doctor IVÁN DARÍO GOMEZ LEE, Procurador Delegado para la Conciliación administrativa, designado como Agente Especial. - NO ASISTE – PRESENTÓ EXCUSA. 1.3.2 AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO : - NO ASISTE.

1.3.3 TERCERO CON INTERÉS: sociedad GLOBAL INVESTMENT & TRADING

MANAGEMENT INC.

APODERADA: DANIEL JULIAN AMAYA RICO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.020.724.352 de Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional

número 239373 del C.S.J., notificaciones: Av. Carrera 15 No. 88 – 64 oficina 309 de Bogotá, Celular: 3138611382, correo electrónico: damaya@mybrandlegal.com

(SE LE RECONOCE PERSONERÍA).

Se deja constancia que el la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado fue notificada en debida forma, no obstante los mismos no se hacen presentes, no presentaron excusa. Tal como lo dispone el artículo 180, numeral 2º de la Ley 1437 de 2011, la inasistencia de quienes deban concurrir a la audiencia, no impedirá la realización de la misma, razón por la cual se dará continuación a la actuación. II.- RECUENTO DE LAS ACTUACIONES PROCESALES SURTIDAS: DR. SERRATO : Señor Secretario, sírvase realizar un recuento de las actuaciones procesales adelantadas hasta este momento.

SECRETARIO: La demanda incoada en ejercicio del medio de control de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina fue radicada en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 11 de abril de 2016, conforme consta a folio 153 del expediente, y remitida al Despacho, previo reparto, el 10 de mayo de la misma

anualidad. Mediante auto de 29 de agosto de 2016 se admitió la demanda. En dicha providencia se ordenó notificar personalmente a la parte demandada, al tercero con interés directo en las resultas del proceso, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Dentro del término para contestar la demanda la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y la sociedad GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT, INC. presentaron escritos de contestación a la misma. Mediante auto de 31 de julio de 2018 y 12 de marzo de 2019, el Magistrado ponente fijó fecha y hora para la realización de la presente audiencia inicial. Este es mi informe, Señor Magistrado.

III.- SANEAMIENTO DEL PROCESO: DR. SERRATO : De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, se procede enseguida a realizar el saneamiento del proceso.

Pregunto a las partes e intervinientes si observan algún vicio que pueda acarrear una nulidad procesal que deba ser objeto de saneamiento.

PARTE ACTORA: Ninguno

DEMANDADO(A): Ninguno TERCERO CON INTERÉS: Ninguno DR. SERRATO : Como quiera que no se ha incurrido en ninguna irregularidad procesal que pudiere invalidar las actuaciones surtidas hasta este momento, el Despacho declara debidamente saneados los vicios de nulidad relativa que pudiere adolecer el proceso.

IV.- COSA JUZGADA O ACUMULACIÓN DE PROCESOS Y EXCEPCIONES PREVIAS O

MIXTAS

DR. SERRATO : Señor Secretario, antes de continuar con el desarrollo de la Audiencia y para descartar la ocurrencia del fenómeno de la cosa juzgada, o de una eventual acumulación de procesos, sírvase informar si la Resolución 87257 de 5 de noviembre de 2015, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio ha sido demandada con anterioridad. En caso afirmativo, indique el número de referencia del proceso o procesos respectivos, precisando el estado en que se encuentran y el nombre del Consejero Ponente que conoce o conoció de ellos.

SECRETARIO: Señor Consejero, verificada la base de datos que se lleva en la Secretaría de la Sección Primera, se advierte que el acto acusado no ha sido demandado con anterioridad.

DR. SERRATO: El Despacho encuentra que el apoderado de la SIC a folio 293 del expediente, en el escrito de contestación de la demanda, señaló que el accionante omitió desarrollar el concepto de violación del cargo relacionado con la vulneración del artículo 13 de la Constitución Política, por lo que evidencia que se incumplió con el requisito contenido en el numeral 4º del artículo 162 del CPACA.

Para resolver, el Despacho observa lo siguiente: La “demanda en forma” es un requisito procesal que debe ser controlado por el Juez y por las partes durante la admisión de la demanda, por vía de las excepciones previas y durante la etapa de saneamiento de la audiencia inicial. En la Ley 1437 la “demanda en forma” está precedida del cumplimiento de unos requisitos previos a demandar (artículo 161 de la Ley 1437), un contenido del

escrito de demanda (artículo 162 de la Ley 1437) y los anexos que se deben acompañar con la demanda (artículos 166 y 167 de la Ley 1437). En cuanto al “contenido de la demanda” el mismo se encuentra regulado en el artículo 162 de la Ley 1437, el cual dispone que toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y debe contener los requisitos allí dispuestos, entre los cuales se encuentran “los fundamentos de derecho y la explicación del concepto de violación”. En el caso de autos y una vez revisado el plenario, el Despacho advierte que la demanda cumple con el referido requisito por cuanto la parte actora señaló que se violó el artículo 13 de la Constitución, en tanto se dio un trato discriminatorio y preferente a la sociedad titular del signo solicitado al dejar de aplicar la normativa comunitaria, lo que desencadenó en una violación del artículo 29 ibídem. En este contexto, para el Despacho la demanda sí está formulada en forma completa y se dirige a desvirtuar la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado. Así pues, no le asiste razón al representante judicial de la parte demandada, por cuanto el concepto de violación se encuentra completo, razón por la cual no se declara como probada la excepción de ineptitud sustancial de la demanda formulada, decisión que se notifica en estrados. Los sujetos procesales y demás intervinientes guardan silencio.

V.- FIJACIÓN DEL LITIGIO: DR. SERRATO : El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y su contestación, especialmente con el concepto de violación y la respuesta que del

mismo se hace, consiste en determinar si la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO con ocasión de la expedición de la Resolución 87257 de 5 de noviembre de 2015, por medio de la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución 13933 de 30 de marzo de 2015 y, en su lugar, se concedió el registro de la marca MULTILATINA DE SERVICIOS (nominativa), para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC., llegó a quebrantar los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política, 134, 135, 136 literal c) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011, al haber realizado presuntamente, en forma errónea, el examen de registrabilidad de la marca antes señalada, toda vez que la misma es similarmente confundible con el lema comercial UNA BANCA MULTILATINA, clases 16, 35, 36 y 38 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Concretamente, la parte actora formuló los siguientes cargos de violación:

1. Vicios en la formación del acto acusado, en tanto la SIC (I) “omitió valorar los antecedentes y pruebas que soportan el derecho” del actor; y (ii) concedió el registro con argumentos que “no guardan relación con la realidad de los hechos” y que “distan de los esbozados en la primera instancia”.

2. Falsa motivación, toda vez que la SIC “omitió tener en cuenta los hechos y

antecedentes que sí estaban demostrados, inobservó lo dispuesto en la normatividad de la Comunidad Andina, y justificó la decisión sobre situaciones de hecho inexistentes, favoreciendo intereses de un tercero e infringiendo los principios de legalidad, lealtad, finalidad e imparcialidad de la administración”.

3. Falta de motivación, en tanto la SIC “guardó silencio en relación con los argumentos esgrimidos por el Banco Davivienda, en el escrito de oposición”, y “no atendió los parámetros dispuestos en materia de registros marcarios y examen de registrabilidad”.

4. Infracción de las normas en que debía fundarse, por las siguientes razones: 4.1. Violación por indebida aplicación de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de 2000, en tanto la SIC desconoció que el signo solicitado: i) no es suficientemente distintivo; ii) no cumple con el requisito de perceptibilidad al no contar con fonemas (sonidos), los cuales pueden ser percibidos por los sentidos de la vista y la audición; y iii) no es susceptible de representación gráfica. 4.2. Violación por falta de aplicación del literal c) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto la SIC desconoció que el signo solicitado se asemeja al lema comercial previamente registrado, el cual goza de fuerza distintiva. Además, que el elemento distintivo en ambos signos es la palabra MULTILATINA, lo cual configura una identidad que impide la coexistencia de ambos en el mercado, que las expresiones UNA BANCA y DE SERVICIOS son descriptivas y carecen de fuerza

distintiva, así como se presenta una relación directa en los servicios prestados. 4.3. Violación por indebida aplicación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que la SIC no realizó debidamente el examen de registrabilidad, de acuerdo con el procedimiento previsto por la normatividad andina. 4.4. Violación del artículo 42 de la Ley 1437 de 2011, en tanto que la SIC “no tuvo en cuenta todas y cada una de las cuestiones suscitadas con ocasión al registro marcario solicitado”. 4.5. Violación del artículo 80 de la Ley 1437 de 2011, en tanto que la SIC “no motivó en debida forma el acto administrativo, no respetó el derecho de defensa y contradicción, las pruebas no fueron valoradas en debida forma por la administración”. 4.6. Violación del artículo 13 de la Constitución Política, “toda vez que dio un trato discriminatorio al Banco Davivienda y preferente a la sociedad Global Investment”. 4.7. Violación del artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto: i) existe similitud entre los signos en conflicto, ii) el Banco Davivienda es titular de un registro otorgado con anterioridad, iii) pretende distinguir servicios idénticos, y iv) se promueven mediante medios de publicidad afines. 4.8. Violación del artículo 61 de la Constitución Política, toda vez que la SIC no protegió los derechos que ostenta respecto del lema comercial previamente registrado. Pregunto a las partes e intervinientes si tienen alguna objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos por el Despacho.

PARTE ACTORA: Conforme.

DEMANDADO(A): Conforme.

TERCERO CON INTERÉS: De acuerdo.

En consecuencia queda delimitado el litigio en los términos antes señalados. VI.- DECRETO Y PRÁCTICA DE PRUEBAS: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 180, numeral 10, del C.P.A.C.A., procede el Despacho a referirse a las pruebas, así: Téngase como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les corresponda en derecho, los documentos aportados por las PARTES E

INTERVINIENTES.

En cuanto a los oficios solicitados por la parte actora (fl. 220): - Antecedentes administrativos. Se niegan por cuanto ya fueron aportados al plenario por la Superintendencia de Industria y Comercio, los cuales se encuentran en el CD anexo. - Solicita certificación sobre la titularidad, vigencia y alcance de los registros visibles a folio 221 del expediente. El Despacho accede al decreto de la prueba solicitada. En este sentido, se ordena que por Secretaría de la Sección Primera se oficie a la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que, con destino a este proceso, a costa de la peticionaria, la remita en el término de diez (10) días. - Solicita certificación sobre la totalidad de las marcas que integran la expresión MULTILATINA su conjunto marcario, especificando su titularidad y vigencia. El Despacho accede al decreto de la prueba solicitada. En este sentido, se ordena que por Secretaría de la Sección Primera se oficie a la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que, con destino a este proceso, a costa de la peticionaria, la remita en el

término de diez (10) días. La decisión se notifica en estrados. Los sujetos procesales y demás intervinientes guardan silencio.

DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

La parte actora en la demanda citó como disposiciones comunitarias vulneradas los artículos 134, 135, 136 literal c) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Finalizada la audiencia se suspende el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección, la documentación requerida para efectos de la interpretación prejudicial de que trata los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 y 124 de la Decisión 500 de 22 de junio de 2001 “Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. Cumplida la actuación anterior, se continuará con el trámite pertinente.

VII. CONTROL DE LEGALIDAD Y TERMINACIÓN DE LA AUDIENCIA: DR. SERRATO : De conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 el Despacho pregunta a las partes e intervinientes si consideran que en esta audiencia se ha incurrido en alguna irregularidad que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

PARTE ACTORA: Ninguno.

DEMANDADO(A): Ninguno.

TERCERO CON INTERÉS: Ninguno.

Teniendo en cuenta lo manifestado por las partes, el Despacho declara saneado el proceso hasta el momento.

FINALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA: Como quiera que la prueba decretada es de carácter documental, el Despacho considera innecesaria la realización de la audiencia de pruebas

prevista en el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011. Por lo anterior y en aras de garantizar el derecho de contradicción, se ordena que una vez sea allegada la información solicitada, por la Secretaría se corra traslado a las partes para que manifiesten lo que consideren pertinente. Cumplido el objeto de la audiencia se da por terminada siendo las 02:48pm, previa lectura y suscripción del acta respectiva y de la revisión de la grabación audiovisual.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Magistrado

YEINNI KATHERIN CEFERINO VANEGAS

Apoderada Parte Actora

JUAN FRANCISCO GRANADOS VENEGAS

Apoderado SIC

DANIEL JULIAN AMAYA RICO

Apoderado Tercero Interesado

PEDRO PABLO MUNÉVAR ALBARRACÍN

Secretario MBC