CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2016-00321-01-2018

RECURSO ORDINARIO DE SÚPLICA – Contra decisión que rechazó la demanda por caducidad / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIAImprocedencia / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Es el que procede para controvertir acto que negó la solicitud de cancelación por notoriedad de un registro marcario / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Cómputo Una vez analizados los argumentos y la fundamentación fáctica del presente caso, la Sala considera que fue acertada la decisión proferida por el Magistrado conductor del proceso en el auto de 14 de noviembre de 2017, pues es evidente que cuando se demanda un acto administrativo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio del cual se denegó o concedió la cancelación de una marca, el mecanismo procedente para demandar la decisión es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA. […] Como ya se indicó, el acto que agotó el procedimiento administrativo, esto es, la Resolución 9838 de 21 de febrero de 2014, quedó notificada a la actora el 25 de marzo de la misma anualidad, por lo que el término de caducidad empezó a correr desde el 26 de ese mes y año, y precluyó el 26 de julio de 2014. Significa lo precedente que la demanda instaurada el día 5 de mayo de 2016, se hizo de forma extemporánea, tal y como acertadamente se concluyó en el auto recurrido. MATERIA MARCARIA - Clases de acciones

[E]n materia marcaria, existen tres clases de acciones o medios de control: a) nulidad absoluta, prevista en el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con el artículo 137 del CPACA; b) nulidad relativa, que tiene un término de caducidad de 5 años, establecida en el inciso segundo del mismo artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y c) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en el artículo 138 del CPACA, que procede contra los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro o que deniegan la cancelación del mismo.

SOLICITUD CANCELACIÓN DE REGISTRO MARCARIO – Eventos /

SOLICITUD CANCELACIÓN DE REGISTRO MARCARIO – Por notoriedad / DEMANDA DE NULIDAD DE ACTO QUE NIEGA LA CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA – Presentada por un tercero / NULIDAD DE ACTO QUE NIEGA LA CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA – Consecuencias para el tercero que demanda: Derecho preferente al registro de una marca notoria de la que es titular [S]egún la legislación supranacional que regula los asuntos marcarios, existen tres eventos por los que se puede solicitar la cancelación de un registro: a) por no uso (artículo 65 de la Decisión 486 de 2000); b) por vulgarización (artículo 169 ibídem) y c) por notoriedad (artículo 235 ibídem). Cuando se anula un acto administrativo que deniega un registro marcario, la consecuencia directa del pronunciamiento

judicial no puede ser otra que la orden de concesión del registro denegado, lo cual constituye un claro restablecimiento automático del derecho del solicitante. Así mismo sucede en los casos de cancelación total o parcial de una marca, ya que el propietario de la misma obviamente tiene un interés particular reflejado en su derecho sobre el registro que se ve afectado con la expedición del acto administrativo que ordena su cancelación. Por otra parte, el tercero que demanda una resolución que niega la cancelación de un registro marcario, como sucede en este caso, también tiene intereses particulares en disputa, como por ejemplo, el derecho preferente que se obtiene con la decisión favorable o la posibilidad de eliminar un registro que, a su juicio, presenta similitudes con una marca notoriamente conocida de la que es titular, con las repercusiones que ello implica en cuanto al posicionamiento de la misma dentro del mercado. CANCELACIÓN DE REGISTRO MARCARIO POR NOTORIEDAD – Legitimación en la causa para demandar Cabe resaltar que el último artículo transcrito [artículo 235 de la Decisión 486 de 2000] expresamente prevé que solo el titular de la marca que se alegue como notoria es quien puede solicitar la cancelación -por notoriedad-, lo implica que también es el único legitimado en la causa para demandar la decisión administrativa que deniega la referida solicitud, situación que por sí sola acredita la existencia de un interés particular en este tipo de casos. En efecto, la decisión de denegar la cancelación de un registro, en este caso por notoriedad, únicamente afecta los derechos del titular de la marca notoriamente conocida, pues se permite que su marca coexista en el mercado con otras que a su juicio son similares, por

ello es el único que puede demandar dicho acto administrativo.

NOTA DE RELATORÍA: Ver auto Consejo de Estado, Sección Primera, de 1 de diciembre de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2013-00486-00, C.P. Hernando

Sánchez Sánchez.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 137 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 138 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL D / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 65 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 168 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 169 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 172 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 235

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2016-00321-01

Actor: PEGAUCHO S.A.S Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Recurso ordinario de súplica

Referencia: SE CONFIRMA EL AUTO RECURRIDO. CUANDO LO QUE SE

PRETENDE DEMANDAR ES UN ACTO ADMINISTRATIVO POR MEDIO DEL

CUAL SE DENIEGA LA CANCELACIÓN POR NOTORIEDAD DE UN

REGISTRO MARCARIO, EL MEDIO DE CONTROL PROCEDENTE ES EL DE

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, YA QUE EXISTEN

INTERESES PARTICULARES Y CONCRETOS EN DISPUTA Y POR LO TANTO

SE PRODUCIRÍA UN RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DEL DERECHO ASÍ

NO SE SOLICITE. CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL.

La Sala decide el recurso ordinario de súplica interpuesto por la actora en contra del auto de 14 de noviembre de 2017, proferido por la Sala Unitaria del señor Consejero ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, por medio del cual rechazó la demanda al considerar que había operado el fenómeno jurídico de la caducidad. I.- FUNDAMENTOS DEL AUTO SUPLICADO El Consejero conductor del proceso rechazó la presente demanda, con base en los siguientes argumentos: “[…]Ahora bien, en el momento procesal oportuno para admitir la demanda se advierte que la parte actora eleva sus pretensiones en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, norma del siguiente tenor: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se

hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado (…)». (Negrita fuera de texto original) De acuerdo a lo anterior, esta Corporación ha manifestado que en materia marcaria, existen tres clases de acciones : a) la acción de nulidad absoluta, consagrada en el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, equiparable con el medio de control de nulidad establecido en el artículo 137 del CPACA; b) la acción de nulidad relativa, que tiene un término de caducidad de 5 años, consagrada en el inciso segundo del mismo artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y c) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en el artículo 138 del CPACA, que procede en contra de los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso . En ese entendido, los actos administrativos cuya nulidad se pretende, resuelven negar la cancelación por no uso del certificado de registro Nº 378440, correspondiente a una marca figurativa registrada a nombre del señor Edgar Perea Torres, razón por la cual los mismos resultan enjuiciables a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a que alude el artículo 138 del CPACA. Siendo ello así, el Despacho en uso de la facultad otorgada por el artículo 171 del CPACA, considera que el medio de control adecuado

para examinar las pretensiones de la demanda de la referencia, es el de nulidad y restablecimiento de derecho consagrado en el artículo 138 del mismo Código. Ahora bien, en cuanto a la oportunidad para presentar la demanda, el literal d) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA, señala: «…D) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales». Teniendo en cuenta lo anterior, el Despacho entrará a estudiar si operó el fenómeno jurídico de la caducidad respecto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho o si, por el contrario, la demanda fue instaurada dentro del término legalmente establecido. Del material probatorio obrante en el expediente, observa la Sala que la Resolución número 9838 de 21 de febrero de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, a través de la cual se confirmó la Resolución número 34591 de 31 de mayo de 2012, expedida por la Directora de Signos Distintivos, que negó la cancelación por notoriedad del certificado de registro Nº 378440, fue notificada mediante listado único fijado en la página web de Propiedad Industrial que venció el 25 de marzo de 2014. Ahora bien, los cuatro meses que establece la Ley para instaurar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho vencían el

26 de julio de 2014, pero debido a que ese día era domingo, dicho término se prorrogó hasta el primer día hábil siguiente, esto es, el lunes 27 de julio del mismo año, de conformidad con el artículo 62 del Código del Régimen Político y Municipal. Así las cosas y como quiera que la demanda solo fue radicada hasta el 5 de mayo de 2016, en el presente asunto operó el fenómeno de la caducidad, razón por la cual, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º artículo 169 ibídem, procede el rechazo de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia […]”. II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO La actora sostuvo que no pretende el restablecimiento de ningún derecho, toda vez que su único objetivo es atacar la legalidad de la Resolución 34591 de 31 de mayo 2012 y del artículo tercero de la Resolución 9838 de 21 de febrero de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, pues no tuvieron en cuenta las pruebas allegadas oportunamente en el trámite administrativo que demostraban la notoriedad de la marca comercial PEGAUCHO S.A.S. y que sirvieron de fundamento para incoar la acción de cancelación por notoriedad en contra de la marca figurativa1 con certificado de registro nro. 378440, bajo la titularidad del señor Edgar Perea Torres. Señaló que, no se cumplen las condiciones para aplicar el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, ya que en su demanda no solicitó restablecimiento de derecho alguno y de la nulidad de los

actos administrativos cuestionados tampoco se desprende dicha consecuencia. Afirmó que, en el presente caso, como no solicitó ningún derecho no hay nada que restablecer, por lo tanto lo que procede es el medio de control de nulidad. Manifestó que, si la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio hubiera sido la de cancelar el registro marcario, el titular del mismo sí debía instaurar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pero como en este caso ocurrió lo contrario, es decir, la entidad accionada denegó la cancelación solicitada, no hay derecho alguno que restablecer y por ello el medio de control procedente es el establecido en el artículo 137 del CPACA. 1 2 En adelante CPACA. Adujo que, son numerosos los pronunciamientos de la Sección Primera del Consejo de Estado en los que se ha sostenido que si la solicitud de cancelación por notoriedad prospera, es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el mecanismo idóneo para demandar. Indicó que, lo único que pretende es que se ampare el principio de legalidad y se estudien las pruebas allegadas oportunamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio en las que se demostraba la notoriedad de su marca

PEGAUCHO S.A.S.

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA El Consejero conductor del proceso de la referencia, mediante auto de 14 de noviembre de 2017, decidió rechazar la demanda por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad, toda vez que si bien la actora instauró el medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA, en concordancia con lo establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,

expedida por la Comisión de la Comunidad Andina3, lo cierto es que el mecanismo idóneo y procedente era el de nulidad y restablecimiento del derecho pues lo pretendido era controvertir la legalidad de unas resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de las cuales se había denegado la cancelación por notoriedad de un registro marcario. En el referido auto se explicó que la Jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que cuando se pretende controvertir la legalidad de actos administrativos que 3 En adelante Decisión 486 de 2000. deniegan la concesión de un registro marcario o su cancelación por no uso o cuando prospera dicha solicitud cancelación, el mecanismo procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo tanto en el presente caso no eran aplicables los artículos 137 del CPACA y 172 de la Decisión 486 de 2000 como lo pretendía la actora, sino el artículo 138 del CPACA. Finalmente, el Consejero conductor del proceso señaló que la Resolución 9838 de 21 de febrero de 2014, por medio de la cual se resolvió un recurso de apelación dentro del trámite administrativo adelantado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se notificó mediante listado único de la página web de la referida entidad desfijado el día 25 de marzo de 2014, por lo tanto los cuatro meses para demandar que prevé el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, vencían el 26 de julio de 2014, pero como era un día inhábil4 se prorrogó hasta el primer día hábil siguiente, esto es, el lunes 27 de julio de la misma anualidad; no

obstante, la demanda solo se instauró hasta el 5 de mayo de 2016, fecha en la cual ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad. Por su parte, la recurrente afirmó que en el presente caso sí procede el medio de control de nulidad establecido en los artículos 137 del CPACA y 172 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que se denegó la solicitud de cancelación y por ello no existe ningún derecho a restablecer. Adujo que, en su demanda no solicitó ningún restablecimiento del derecho y la eventual anulación de los actos demandados tampoco acarrearía automáticamente dicha consecuencia, pues sigue siendo titular de la marca cuya notoriedad solicitó y únicamente pretende que se cancele otro registro marcario 4 Domingo. dado que en el procedimiento administrativo adelantado ante la Superintendencia de Industria y Comercio se acreditaron los presupuestos legales para el efecto. Para concluir, indicó que, existen diversos antecedentes jurisprudenciales en los que se reitera que si la solicitud de cancelación prospera, el medio de control idóneo para demandar dicha decisión es el de nulidad y restablecimiento del derecho. En virtud de lo señalado en líneas anteriores, es evidente que el problema jurídico del presente asunto se circunscribe a determinar si los actos administrativos controvertidos pueden ser demandados a través del medio de control de nulidad, como lo alega la recurrente o si, por el contrario, el mecanismo procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho, como lo afirmó el Consejero conductor del proceso. Para resolver el recurso objeto del presente pronunciamiento, la Sala considera

pertinente traer a colación los actos administrativos controvertidos a efectos de determinar qué fue lo que se resolvió en los mismos. - A través de la Resolución 34591 de 31 de mayo de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió: “[…] ARTICULO PRIMERO. Negar la cancelación por notoriedad del registro nro. 378440, correspondiente a una marca figurativa registrada a nombre del señor EDGAR PEREA TORRES, para distinguir productos comprendidos en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza. ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los doctores ELIZABETH GELVEZ VARGAS, apoderada del titular de la marca, y JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, apoderado de la sociedad solicitante de la cancelación, o a quien hagan sus veces, el contenido de la presente decisión, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la misma. ARTICULO TERCERO. Hacer las notaciones correspondientes, y una vez en firme la presente providencia, archivar el expediente. […]”. (Negrillas del texto original). - Mediante Resolución 9838 de 21 de febrero de 20145, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, desató el recurso de apelación interpuesto por la sociedad actora y en la parte resolutiva sostuvo: “[…] ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en

la Resolución nro. 34591 de 31 de mayo de 2012, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer la notoriedad de la marca mixta BULLDOG, certificado nro. 262750, cuyo titular es la sociedad PEGAUCHO S.A.S., para distinguir “adhesivos y pegantes destinados a la industria”, en los términos expuestos en la parte motiva de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: Negar la acción de cancelación del certificado nro. 378440, correspondiente a la marca figurativa, registrada a nombre de Edgar Perea Torres para distinguir productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación

Internacional de Niza.

ARTICULO CUARTO: Notificar a Edgar Perea Torres, como titular de la marca, y a PEGAUCHO S.A.S. como solicitante de la cancelación del registro, el contenido de la presente decisión, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la via gubernativa. […]”. (Negrillas del texto original).

Una vez analizados los argumentos y la fundamentación fáctica del presente caso, la Sala considera que fue acertada la decisión proferida por el Magistrado conductor del proceso en el auto de 14 de noviembre de 2017, pues es evidente que cuando se demanda un acto administrativo expedido por la Superintendencia 5 La actora solo demanda el artículo tercero de esta Resolución, esto es, lo atinente a la denegación de la cancelación por notoriedad del certificado nro. 378440. de Industria y Comercio, por medio del cual se denegó o concedió la cancelación

de una marca, el mecanismo procedente para demandar la decisión es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA. Para fundamentar la afirmación expuesta en líneas anteriores, es preciso recordar que en materia marcaria, existen tres clases de acciones o medios de control: a) nulidad absoluta, prevista en el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con el artículo 137 del CPACA; b) nulidad relativa, que tiene un término de caducidad de 5 años, establecida en el inciso segundo del mismo artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y c) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en el artículo 138 del CPACA, que procede contra los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro o que deniegan la cancelación del mismo. Es importante recordar que según la legislación supranacional que regula los asuntos marcarios, existen tres eventos por los que se puede solicitar la cancelación de un registro: a) por no uso (artículo 65 de la Decisión 486 de 20006); 6 Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición

interpuesto con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. b) por vulgarización (artículo 169 ibídem7) y c) por notoriedad (artículo 235 ibídem8). Cuando se anula un acto administrativo que deniega un registro marcario, la consecuencia directa del pronunciamiento judicial no puede ser otra que la orden de concesión del registro denegado, lo cual constituye un claro restablecimiento automático del derecho del solicitante. Así mismo sucede en los casos de cancelación total o parcial de una marca, ya que el propietario de la misma obviamente tiene un interés particular reflejado en su derecho sobre el registro que se ve afectado con la expedición del acto administrativo que ordena su cancelación. Por otra parte, el tercero que demanda una resolución que niega la cancelación de un registro marcario, como sucede en este caso9, también tiene intereses

particulares en disputa, como por ejemplo, el derecho preferente que se obtiene con la decisión favorable o la posibilidad de eliminar un registro que, a su juicio, 7 Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca: a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo; b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada. 8 Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

9 La actora, que es titular de la marca mixta BULLDOG, pretende que se declare la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales se denegó la cancelación del registro marcario con certificado nro. 378440, que corresponde a una marca figurativa registrada a nombre de Edgar Perea Torres. presenta similitudes con una marca notoriamente conocida de la que es titular, con las repercusiones que ello implica en cuanto al posicionamiento de la misma dentro del mercado. En efecto, el artículo 168 de la Decisión 486 de 200010, establece: “[…] La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa […]”. Igualmente, el artículo 235 de la misma norma supranacional prevé: “[…] Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro […]” Cabe resaltar que el último artículo transcrito expresamente prevé que solo el titular de la marca que se alegue como notoria es quien puede solicitar la cancelación -por notoriedad-, lo implica que también es el único legitimado en la causa para demandar la decisión administrativa que deniega la referida solicitud,

situación que por sí sola acredita la existencia de un interés particular en este tipo de casos. En efecto, la decisión de denegar la cancelación de un registro, en este caso por notoriedad, únicamente afecta los derechos del titular de la marca notoriamente conocida11, pues se permite que su marca coexista en el mercado con otras que a 10 Este artículo se encuentra dentro del Capítulo V denominado “De la Cancelación del Registro”. 11 Que es quien instaura la solicitud de cancelación ante la Autoridad Nacional. su juicio son similares, por ello es el único que puede demandar dicho acto administrativo. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sostuvo:

“[…] 7. LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE UN

REGISTRO MARCARIO.

De acuerdo al artículo 108 de la mencionada Decisión 344, en el caso de la cancelación del registro de una marca cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de aquella, la legitimación para plantear dicha cancelación la tiene el titular legítimo de la marca notoriamente conocida. Al respecto, el Tribunal ha dicho que se recoge: «el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes (…). La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito». (Proceso 96-IP-2004, publicado en la Gaceta

Oficial Nº. 1134, de 3 de noviembre de 2004, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre el modelo de utilidad consistente en una «Maquinaria para la fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura continua») […]”12. (Subrayas del texto original).

“[…] LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR IDENTIDAD O SIMILITUD

CON UNA MARCA QUE HUBIERE SIDO NOTORIAMENTE

CONOCIDA. LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD.

34. BATA LIMITED planteó acción de cancelación en contra de la marca BATA (mixta) argumentando la notoriedad de su marca BATA

(mixta) en razón de lo cual se analizará dicha figura.

35. En la Decisión 486 en su artículo 235, contempla la posibilidad de cancelar el registro de una marca, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de conformidad con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. […] Finalmente, el Tribunal considera que «Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca 12 Interpretación Prejudicial nro. 057-IP-2008, expedida el 2 de octubre de 2008. notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…). En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tant