CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2017-00303-00-2019

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONALRespecto del acto por medio del cual se concede el registro de una marca / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINAPara fijar el alcance de las normas invocadas mediante la interpretación prejudicial / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Negada por cuanto su análisis implicaría fijar el alcance de las normas enjuiciadas, lo cual compete al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA En el presente caso la parte actora solicitó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución No. 65822 del 23 de septiembre de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto considera que dicho acto transgrede los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de 2000. [...] [A]ntes de abordar las solicitudes formuladas por el apoderado judicial de la parte demandante, el Despacho advierte que las disposiciones normativas cuya vulneración invoca la sociedad Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG, son de naturaleza comunitaria. En tal sentido, valga mencionar que esta Sección, en reiteradas oportunidades, ha señalado que el decreto de medidas cautelares resulta improcedente en el evento en que se requiera la interpretación prejudicial proveniente del Tribunal de la Comunidad Andina, toda vez que dicho pronunciamiento fija el alcance y aplicación de las normas comunitarias invocadas como violadas. [...] En este

orden de ideas, al tenor de lo previsto en la Decisión 472 de 16 de septiembre de 1999 de la Comisión de la Comunidad Andina, en especial, con base en lo normado en el artículo 33 del Anexo ; así como en el artículo 123 de la Decisión 500 de 22 de junio de 2001 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, y en los Acuerdos 08 de 24 de noviembre de 2017 y 04 de 11 de abril de 2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en este caso resulta obligatoria la consulta sobre la aplicación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, razón suficiente para negar la medida cautelar de suspensión provisional de la Resolución No. 65822, dado que al juez, no le es dable emitir un pronunciamiento inicial de legalidad sin agotar dicho presupuesto. MEDIDA CAUTELAR PREVENTIVA – Suspensión de un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual / MEDIDA CAUTELAR PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN DE TRÁMITE ADMINISTRATIVO – Naturaleza / MEDIDA CAUTELAR PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN DE TRÁMITE ADMINISTRATIVO – Solo se acudirá a su decreto cuando no exista la posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción / MEDIDA CAUTELAR PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN DE TRÁMITE ADMINISTRATIVO – Condiciones para reanudar el procedimiento / MEDIDA CAUTELAR PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN DE TRÁMITE ADMINISTRATIVO – Su decreto debe estar sustentado en los principios de periculum in mora y

fumus boni iuris / SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR PREVENTIVA – Respecto de la suspensión del trámite administrativo de solicitud de un registro marcario / MEDIDA CAUTELAR PREVENTIVA – Negada por cuanto su análisis implicaría fijar el alcance de las normas enjuiciadas, lo cual compete al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el trámite administrativo que se solicita suspender excede el objeto de la litis En el marco de las diversas medidas cautelares instauradas en el nuevo proceso contencioso administrativo, se encuentra la figura de la suspensión de un procedimiento o actuación administrativa, establecida en el numeral 2 del artículo 230 del CPACA [...]. Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que procedimientos o trámites administrativos que se estén surtiendo y sean contrarios al ordenamiento jurídico no puedan continuarse hasta tanto no se adopte una decisión por parte del juez contencioso administrativo. Asimismo, dada las repercusiones de este tipo de medida cautelar, el legislador quiso condicionar la adopción de la medida a la inexistencia de otro medio para superar o conjurar la situación, y exigió al funcionario judicial, cuando ello sea posible, indicar las condiciones que debe observar el ente demandado para reanudar la actuación objeto de cautela. Aunado a lo anterior, como en toda medida cautelar y de conformidad con lo establecido en el artículo 231 del CPACA y la jurisprudencia de esta Corporación, la suspensión del trámite debe estar sustenta en dos pilares fundamentales, “los principios del periculum in mora y del fumus boni iuris [...]. [T]ampoco resulta

procedente el decreto de las cautelas preventivas solicitadas por la parte actora, no solo por el hecho consistente en que debe agotarse la mencionada consulta obligatoria antes de efectuar la confrontación de legalidad, sino porque el proceso administrativo cuya suspensión se solicita, así como la orden de abstención, exceden el objeto de la presente litis. En efecto, el control de legalidad que aquí se ejerce versa sobre la Resolución No. 65822 de 23 de septiembre de 2015, acto administrativo que puso fin a un procedimiento administrativo independiente de aquel frente al cual se solicita la medida preventiva. Con base en lo anterior, el Despacho negará tanto la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución No. 65822 de 23 de septiembre de 2015, así como la medida cautelar preventiva consistente en la suspensión del trámite administrativo con radicado No. SD2018/0073862 y en la orden de abstención dirigida a la sociedad Pelican Products Inc. MEDIDAS CAUTELARES - Finalidad / MEDIDAS CAUTELARES - Requisitos de procedencia / MEDIDAS CAUTELARES - Criterios de aplicación / MEDIDAS CAUTELARES - Clasificación / SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Análisis inicial no implica prejuzgamiento / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso administrativo, Secciones Primera y Tercera, de 17 de marzo de 2015, Radicación 11001-03-15-000-2014-03799-00, C.P. Sandra Lisset Ibarra

Vélez; 27 de agosto de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2015-00194-00, C.P. María Elizabeth González; 11 de marzo de 2014, Radicación 11001-03-24-0002013-00503-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala y 13 de mayo de 2015, Radicación 11001-03-26-000-2015-00022-00, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 238 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 229 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 230 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 231

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2017-00303-00

Actor: PELIKAN VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH & CO

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD

Tema: IMPROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES TODA VEZ QUE

SE REQUIERE DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE

JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, PARA PRECISAR EL ALCANCE Y

APLICACIÓN DE LAS NORMAS INVOCADAS COMO VIOLADAS Y,

ADICIONALMENTE, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EXCEDEN EL OBJETO DE

LA LITIS

AUTO QUE RESUELVE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y

MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN DE TRÁMITE ADMINISTRATIVO Y ABSTENSIÓN DE CONDUCTA El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución 65822 del 23 de septiembre de 20151, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio; así como la solicitud de suspensión del trámite administrativo con radicado No. SD2018/0073862 y la orden de abstención dirigida a la sociedad Pelican Products Inc.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda2 La sociedad Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG, en ejercicio del medio de control de que trata el artículo 135 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaratorias y condenas: “[…] Que se decrete la nulidad PARCIAL de la Resolución número sesenta y cinco mil ochocientos veintidós (65822) del 23 de septiembre de 2015 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto al otorgamiento del registro de la marca PELICAN 1 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”. 2 Folios 1 al 34 del cuaderno de medidas cautelares nominativa a nombre de PELICAN PRODUCTS, INC, en la clase 18 de la clasificación internacional de bienes y servicios de Niza.

2.2. Que como consecuencia de las anteriores declaración (sic) se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro No. 525.916 para la clase 18 internacional exclusivamente tramitado en el expediente No. 14.111.963 otorgado por medio de la Resolución No. 65822 de 23 de septiembre de 2015 cuya nulidad parcial se solicita en la presente demanda. 2.3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”. I.2. Los hechos 1.2.1. La sociedad Pelican Products Inc., presentó ante la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, solicitud de registro para la marca «PELICAN» nominativa, para distinguir productos de las clases 9, 11, 18 y 20 internacionales. 1.2.2. Mediante Resolución 29136 del 29 de mayo de 2015, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «PELICAN» para todas las clases 11 y 20 y negó el registro para las clases 9 y 18. 1.2.3. Contra la anterior decisión, se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Resolución 65822 del 23 de septiembre de 2015, en el sentido de revocar el acto recurrido y conceder el registro para la marca «PELICAN» nominativa en las clases 9 y 18 internacional. Dicho acto administrativo quedó ejecutoriado el 30 de octubre de 2015. 1.2.4. La sociedad actora había presentado ante la SIC, el 27 de mayo de 2013,

una solicitud de extensión territorial de la marca PELIKAN (mixta) para distinguir productos de la clase 18 internacional, que comprende: cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales. I.2.5. Mediante Resolución 55649 del 18 de septiembre de 2014, se le otorgó la marca «PELIKAN» (mixta) para distinguir productos de la clase 18 internacional y le fue asignado el certificado 495754. I.3. De las medidas cautelares solicitadas por la sociedad Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG I.3.1. De la solicitud de suspensión provisional3 La sociedad Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH & CO. KG, en el escrito de la demanda, solicitó “[…] la suspensión provisional parcial de los efectos de la Resolución número sesenta y cinco mil ochocientos veintidós (65822) del 23 de septiembre de 2015, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio otorgó el registro de la marca PELICAN nominativa a nombre de PELICAN PRODUCTS, INC. en la clase 18 de la clasificación internacional de bienes y servicios de Niza, por ser ella violatoria de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones […]”4“[…] con fundamento en el concepto de violación desarrollado en la presente demanda[…]”5. En este orden de ideas, remitiéndose a los cargos de inaplicación del

ordenamiento jurídico contenidos en la demanda, a juicio de la parte demandante, las disposiciones acusadas quebrantan, en concreto, los artículos 134 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de 2000. Respecto de la trasgresión directa del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, advirtió que la marca «PELICAN» (nominativa) esta incursa en los presupuestos previstos en dicha disposición para que un signo sea irregistrable por la existencia de un derecho previo de un tercero, es decir: i) Que el signo solicitado sea idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, lo cual acontece respecto de la marca «PELIKAN» (mixta). ii) Que el signo se haya solicitado para distinguir los mismos productos o para distinguir productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o de asociación, lo que descendiendo en 3 Folios 29 a 32, cuaderno 1 de medidas cautelares. 4 Folio 29 del cuaderno 1 de la medida cautelar. 5 Folio 30 del cuaderno 1 de la medida cautelar. el caso bajo estudio, implica que ambas marcas distinguen productos de la clase 18 internacional. Por otra parte, en lo ateniente a la inaplicación del artículo 134 de la decisión 486 de 2000, la parte actora consideró que el signo «PELICAN» (nominativo) no reúne los requisitos señalados en el artículo 134 de la Decisión 486, para que el mismo

sea registrado como marca, puesto que no cumple con el requisito de distintividad. Reiteró que dada la existencia previa de la marca registrada «PELIKAN» (mixta), la que resulta similarmente confundible con la marca «PELICAN», no es posible que sea diferenciada por los consumidores. Puso de presente que ambas marcas son confundibles en los aspectos ortográficos, fonéticos y conceptuales y dada la similitud de la naturaleza de los productos, se puede ocasionar que los consumidores confundan el origen empresarial y “[…] asuman erradamente que los productos identificados con la marca PELICAN provienen de la sociedad Pelikan Vertriebsgesellschaft MBH &

CO. KG […]”.

Finalmente, solicitó la protección inmediata dado el riesgo de afectación de la marca «PELIKAN» (mixta) por la existencia de la marca «PELICAN», en tanto las mismas son casi idénticas y están registradas para los mismos productos, lo que hace que pierdan el poder distintivo. I.3.1. De la solicitud de medidas cautelares preventivas6 La parte demandante, en cuaderno separado y, por segunda ocasión, solicitó dentro del proceso de la referencia, el decreto de las siguientes medidas cautelares de naturaleza preventiva: “[…] 1. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio suspender el trámite del expediente No. SD2018/0073862, en el que se tramita la solicitud de marca PELICAN nominativa para identificar productos de la clase 18 internacional, a nombre de la sociedad Pelican Products Inc.

2. Que se le ordene a la sociedad Pelican Products Inc., abstenerse de solicitar la marca PELICAN nominativa para identificar productos de

la clase 18, hasta tanto el presente proceso no termine […]”. En tal sentido, puso de presente que la sociedad Pelican Products Inc. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio una nueva solicitud de registro para la marca “PELICAN”, para distinguir, prácticamente, los mismos productos de la marca que fue previamente registrada mediante la Resolución Ni 65822 de 23 de septiembre de 2015, acto administrativo sobre el cual recae la pretensión de nulidad del sub judice. Indicó que la nueva marca solicitada por Pelican Products Inc. es igual en su aspecto nominativo e identifica “casi” los mismos productos a aquella previamente obtenida, agregando que estos productos “[…] son aún más similares a los que protege la marca «PELIKAN» (mixta […])”. Manifestó que si bien su representada presentó oposición dentro del nuevo trámite surtido ante la Superintendencia de Industria y Comercio, existe riesgo de que la entidad considere que no existe prejudicialidad entre los procedimientos administrativos, otorgando erróneamente la marca «PELICAN» a la sociedad Pelican Products Inc. II.- TRASLADO DE LAS SOLICITUDES DE MEDIDA CAUTELAR De la solicitud de suspensión provisional se corrió traslado a la Superintendencia de Industria y Comercio, en su condición de parte demandada, y a las sociedades Pelican Products, INC y NBA Propierties, INC, en su calidad de terceros con 6 Folio 1 al 9, cuaderno 2 de medidas cautelares. interés en las resultas del proceso7. Lo mismo aconteció respecto de la solicitud de medida cautelar preventiva de suspensión de un trámite administrativo y de abstención de una conducta8.

II.1. La Superintendencia de Industria y Comercio, por intemedio de apoderado judicial, al pronunciarse acerca de la medida cautelar de suspensión provisional, solicitó su desestimación9. En tal sentido, señaló que la parte actora no determinó ni probó el perjuicio que pretende evitar con la medida y que, adicionalmente, la presunta vulneración de normas superiores por parte del acto administrativo demandado debe ser analizada luego de culminar el proceso judicial y no de manera anticipada en esta instancia previa. Así mismo, manifestó que los actos administrativos demandados cuentan con la suficiente motivación y se ajustan a derecho puesto que se analizaron todas las circunstancias fácticas que dieron lugar a la expedición del registro. Ahora bien, respecto de las medidas preventivas propuestas por la parte actora, la Superintendencia de Industria y Comercio guardó silencio. II.2. La sociedad Pelican Products Inc., por conducto de apoderado judicial, consideró improcedente la medida cautelar de suspensión provisional10, al advertir que la norma que la parte actora alega como violada, hace parte del ordenamiento jurídico comunitario y, por lo tanto, debe requerirse previamente la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Puso de presente que el decreto de la medida cautelar requiere un estudio normativo y probatorio que no es propio de esta etapa procesal y solo es posible realizarlo al momento de dictar el fallo. En igual sentido, consideró improcedentes las medidas preventivas propuestas por la parte actora, toda vez que la Resolución No. 65822 de 2015 goza de 7 Folio 36, cuaderno 1 de medidas cautelares.

8 Folio 10, cuaderno 2 de medidas cautelares. 9 Folios 50 a 55, cuaderno 1 de medidas cautelares 10 Folios 43 a 48, cuaderno 1 de medidas cautelares. presunción de legalidad y, por ende, no es posible restringir el derecho de su representada a solicitar el registro de signos derivados de la marca «PELICAN»11. Agregó que la marca «PELICAN» se encuentra registrada a nombre de su representada y ostenta frente a la misma un derecho de exclusiva, por lo que pueden registrar libremente un signo derivado de la misma.

III. CONSIDERACIONES III.1. Acto administrativo acusado Por la extensión del texto de la Resolución 65822 del 23 de septiembre de 2015, el Despacho reproducirá los apartes del acto acusado que tienen incidencia en la decisión que nos ocupa, a saber: “[…]Resolución 65822 del 23 de septiembre de 2015 “por la cual se resuelve un recurso de apelación.

“EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10º del Decreto 4886 del 23 de diciembre de 2011.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que mediante Resolución No 29136 de 29 de mayo de 2015, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la marca nominativa PELICAN, solicitada por PELICAN PRDUCTS INC, para distinguir: Clase 9: (…) Clase 18: (…) Lo anterior por estar incursa en la causal de irregistrabilidad

consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, la solicitante PELICAN PRODUCTS, INC. interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque con fundamento en los siguientes argumentos: (…) 11 Folios 11 a 16, cuaderno 2 de medidas cautelares.

TERCERO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso.

CUARTO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que: “a) sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

QUINTO: Que de acuerdo con la disposición andina citada para que el registro de marca sea concedido, se requiere que la misma no esté incursa en los siguientes supuestos de hecho que darían lugar a su negación. i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, de modo que no sea posible su diferenciación. ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios

identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada. De igual forma, la norma exige que dicha identidad o semejanza entre los signos, como la relación entre los productos y/o servicios identificados por ellos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación que se entiende debe recaer en los consumidores. Así, este Despacho concluye que los argumentos expuestos por el apelante en su escrito desvirtúan los elementos de juicio adoptados por la Dirección de Signos Distintivos y los fundamentos jurídicos que se aplicaron para motivar el acto administrativo recurrido y que la delegatura en esta instancia no considera conformes a derecho. Al analizar los signos en cotejo, encuentra esta Delegatura que si bien se presentan semejanzas entre los mismos, al compartir el vocablo PELICAN, dicha coincidencia se ve diluida por los demás elementos que conforman las marcas registradas. En efecto, el signo solicitado en registro PELICAN presenta una composición silábica inferior, que la hacen menos extensa y le confiere una pronunciación diferente frente a las marcas previamente registradas, NEW ORLEANS NEW ORLEANS PELICANS, permitiendo la diferenciación gramatical y fonética de los signos. Es decir, si bien el signo solicitado reproduce la expresión PELICAN de los signos registrados, en ellos no resulta predominante como quiera que ocupa un lugar secundario en el conjunto, en razón a su disposición y tamaño frente a la denominación NEW ORLEANS y al componente gráfico característico que incorpora, elementos en los cuales, recae la carga distintiva de las marcas registradas.

Quiere decir lo anterior, que en su visión de conjunto nos los signos no resultan confundibles, pues presentan elementos adicionales nominativos y gráficos que permiten su individualización; lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto. Según las consideraciones antes expuestas, no existen evidentes semejanzas entre los conjuntos confrontados que generen un riesgo de confusión o asociación. Por lo anterior, este Despacho considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. En mérito de lo expuesto, RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 29136 de 29 de mayo de 2015, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de: La marca : PELICAN (nominativa) Para distinguir : Clase 9: (…) : Clase 18: “Equipaje; mochilas; estuches de viaje; bolsas de lona; cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales, baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería”, de la Clasificación Internacional de Niza. (…) ARTÍCULO TERCERO: Asignar número de certificado al derecho concedido, previa inscripción de los libros de la Propiedad Industrial.

(…) Superintendente delegado para la Propiedad Industrial […]”. III.2. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo La Constitución Política le reconoce a la jurisdicción contenciosa administrativa la potestad de suspender, provisionalmente, los efectos de los actos administrativos susceptibles de impugnación por vía judicial, pero sólo por los motivos y con los requisitos que establezca la ley12. 12 Constitución Política, artículo 238. Los artículos 231 a 233 del CPACA determinan los requisitos, la caución y el procedimiento para decretar las medidas cautelares; normas que son aplicables cuando se solicita la adopción de alguna de las cautelas enunciadas en el artículo 230. Los principios y requisitos enunciados se concretan, a juicio de este Despacho, en las previsiones especiales del inciso primero del artículo 231 del CPACA para esta modalidad de cautela, sin perjuicio del análisis que para el caso en concreto deba realizar el Juez en relación con la necesidad de la urgencia de la medida cautelar. III.3. La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto acusado En el marco de las diversas medidas cautelares instauradas en el nuevo proceso contencioso administrativo13, se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos prevista en el artículo 238 de la Constitución Política y desarrollada en los artículos 23114 y siguientes del CPACA. Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico

puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su 13 El artículo 230 del CPACA. señala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, “una o varias de las siguientes” cautelas: ordenar que se mantenga una situación, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta “vulnerante o amenazante”, cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisión, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos; (numeral 5) Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer. 14 “[…] Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios […]” (Negrillas fuera del texto). constitucionalidad o legalidad, en el proceso ordinario en el que se hubiere decretado tal medida. Es por ello que su finalidad está dirigida a “evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho”.15

De otra parte, es preciso resaltar que el anterior Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), se tiene que la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos se supeditaba a la “manifiesta infracción de la norma invocada”, indicándose que en acciones distintas a la objetiva de legalidad, se requería demostrar, aunque fuera sumariamente, el perjuicio con la ejecución del acto. Por ello, la innovación más relevante de la Ley 1437 de 2011 consiste en, referirse expresamente a la confrontación de legalidad que debe efectuar el Juez de la medida; es decir, ese análisis inicial de legalidad del acto

acusado, de cara a las normas que se estiman infringidas16. Dicho lo anterior, es menester indicar que esta Corporación, en el auto de 13 de mayo de 201517, citado anteriormente, ha señalado que: «[…] la suspensión provisional, como toda medida cautelar, debe estar siempre debidamente sustentada en los dos pilares fundamentales sobre los cuales se edifica todo sistema cautelar, a saber: los principios del periculum in mora y del fumus boni iuris, en virtud de los cuales siempre se tendrá que acreditar en el proceso el peligro que representa el no adoptar la medida y la apariencia del buen derecho respecto del cual se persigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia que ponga fin al litigio […]». 15 Providencia citada ut supra, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 16 Vale la pena ahondar en el tema de la transición del régimen de las medidas cautela