CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2021-00308-00

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL – Respecto de los actos por medio de los cuales se niega el registro de la marca AKT DS200 (nominativa) / DECRETO DE MEDIDAS CAUTELARES – Es improcedente en el evento de que se requiera la interpretación prejudicial del Tribunal de la Comunidad Andina / ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA – Su aplicación se encuentra sujeta a la interpretación prejudicial que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA – Para fijar el alcance de las normas invocadas mediante la interpretación prejudicial / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL – No es posible hacer la confrontación directa de normas de la Comunidad Andina con el acto administrativo demandado / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL – Se resolverá una vez recibida la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA En el asunto sub examine, la parte actora deprecó la suspensión provisional de las Resoluciones 73095 de 2020 y 2437 de 2021 , tras considerar que esos actos administrativos transgreden lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en el artículo 83 de la Constitución Política y en el artículo 80 del CPACA, dado que no existe riesgo de confundibilidad ortográfica, fonética o conceptual entre las marcas AKT DS200 y las marcas DS3, DS4, DS5 y DS6. Ahora bien, antes de abordar la petición

cautelar de la referencia, el Despacho advierte que la disposición normativa cuya vulneración se invoca, es de naturaleza comunitaria. En este orden de ideas, resulta pertinente resaltar que esta Sección, en reiteradas oportunidades, ha señalado que la interpretación prejudicial del Tribunal de la Comunidad Andina se requiere al momento de resolver una solicitud cautelar que exija la confrontación de una norma comunitaria. Ciertamente, la interpretación prejudicial es un mecanismo de cooperación entre jurisdicciones (nacional y regional) instituido con el propósito de unificar las reglas sobre la correcta aplicación de las normas comunitarias. Eso quiere decir que en todos los eventos en que el juez nacional estudie el derecho andino, debe considerar el concepto que emite esa instancia supranacional. […] Nótese, entonces, que la interpretación prejudicial es obligatoria en todos los procesos de única instancia en los que el juez nacional decide sobre la aplicación de una norma comunitaria. Estos litigios han de ser suspendidos hasta que el Tribunal Andino profiera dicho concepto. […] Por las razones antes enunciadas, y a partir de la providencia de 18 de octubre de 2007, esta Corporación se ha abstenido de emitir pronunciamiento respecto de solicitudes de medida cautelar hasta tanto no se cuente con la respectiva interpretación prejudicial […]. lo anteriormente expuesto, la Sala Unitaria se abstendrá de emitir un pronunciamiento en relación con la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos de las Resoluciones 73095 y 2437, hasta tanto no se allegue al expediente la interpretación prejudicial que emitirá el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO DEL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA –

ARTÍCULO 123 / DECISIÓN 472 DE 1999 – ARTÍCULO 32 / DECISIÓN 472 DE 1999 – ARTÍCULO 34 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 231

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-0324-000-2021-00308-00

Actor: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A CORBETA S.A – ALKOSTO S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD

Tema: NIEGA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL.

PETICIÓN IMPROCEDENTE POR CUANTO NO ES POSIBLE EFECTUAR EL

JUICIO DE LEGALIDAD DEL ACTO PENDIENTE DE INTERPRETACIÓN

PREJUDICIAL AUTO QUE RESUELVE SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución 73095 de 17 de noviembre de 20201, expedida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Resolución 2437 de 27 de enero de 20212, suscrita por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la misma entidad.

I.- ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. La sociedad Colombiana de Comercio S.A. Corbeta S.A. y/o Alkosto S.A., en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, presentó demanda ante esta corporación judicial, con miras a obtener las siguientes declaratorias y condenas: 1 «Por la cual se niega un registro» 2 «Por el cual se resuelve un recurso de Apelación» […] Primero: Que se declare la nulidad de la Resolución n.° 73095 del 17 de noviembre de 2020, por medio de la cual el Director de Signos Distintivos negó el registro de la marca AKT DS200(nominativa) solicitada por ALKOSTO, para distinguir los productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

Segunda: Que se declare la nulidad de la Resolución n.° 2437 del 27 de enero de 2021, por medio de la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial confirmó la decisión de primera instancia, mediante la cual se negó el registro de la marca AKT DS200

(nominativa) solicitada por ALKOSTO, para distinguir los productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

Tercera: Que, como consecuencia de estas declaratorias de nulidad, se ordene a la SIC, a título de restablecimiento del derecho conceder el registro de la marca AKT DS200 (nominativa) solicitada por ALKOSTO, para distinguir los productos comprendidos en la clase 12 de la

Clasificación Internacional de Niza.

Cuarta: Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso.

Quinta: Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los 30 días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con el artículo 192 del CPACA.

[…].

2. Este Despacho, mediante auto de 26 de julio de 2021, admitió la demanda de nulidad interpuesta, y ordenó la notificación de dicha providencia a los demandados y demás sujetos procesales3.

I.2. Solicitud de medida cautelar

3. La parte actora, en escrito separado formuló la siguiente petición: 3 Índice 4 Expediente Digital Samai. […] Por medio del presente escrito solicito al Despacho decretar la medida de suspensión provisional de las Resoluciones n.° 73095 del 17 de noviembre de 2020 y n.° 2437 del 27 de enero de 2021, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante «SIC»), advirtiendo desde ya, que los mencionados actos administrativos fueron proferidos en desconocimiento de lo previsto en los artículos 83 de la Constitución Política de Colombia, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 80 del CPACA. […].

4. Para justificar la aplicación errónea del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, el apoderado judicial de la sociedad demandante afirmó que no existe riesgo de similitud entre el registro AKT DS200 (nominativo) y las marcas

nominativas DS3, DS4, DS5 y DS6.

5. Luego de cotejar las aludidas marcas, señaló que no se desprende ningún supuesto para aplicar la causal de irregistrabilidad allí prevista, ya que no se

deduce similitud ortográfica, fonética o conceptual, y mucho menos son semejantes los productos o servicios que identifican.

6. Explicó que el signo AKT DS200 tiene cinco letras y está acompañado de tres números, mientras que los signos DS3, DS4, DS5 y DS6 solo tienen dos letras y un número. Es decir que el signo a registrar cuenta con más vocales, tiene dos consonantes de más y mayor cantidad de sílabas que los signos DS3, DS4, DS5 y

DS6.

7. Agregó que el signo AKT DS200 tiene una pronunciación completamente diferente a los signos DS3, DS4, DS5 y DS6, pues está constituido por expresiones más largas y, por ende, evita el riesgo de confusión. Adicionalmente, «el signo AKT DS200 al usar la expresión AKT generará en el consumidor la idea de que la marca está relacionada con ALKOSTO, debido a que esta sigla identifica a la compañía y los productos que comercializa en la clase 12. Por su parte, los signos DS3, DS4, DS5 y DS6 no generan ninguna idea o concepto para el consumidor, así como tampoco lo llevan a relacionar las marcas con una compañía en particular».

8. Respecto de la supuesta vulneración del artículo 83 de la Constitución Política y del artículo 80 del CPACA, indicó que la SIC no estudió todos los argumentos de oposición aducidos por el demandante durante la vía gubernativa.

9. Finalmente, concluyó que el decreto de la medida cautelar es necesario porque los actos demandados «generan perjuicios injustificados a ALKOSTO, privándolo así del goce efectivo de los derechos derivados del registro de un signo distintivo».

Aunado ello a que «las decisiones reprochadas fueron tomadas con base en interpretaciones erradas de lo establecido por los literales alegados» y «no pueden imponérsele cargas injustificadas a los administrados con base en interpretaciones erradas».

II.- TRASLADO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

10. De la solicitud de medida cautelar se corrió traslado4 a la entidad demandada para que, en el término de cinco días (5) días, se pronunciara sobre ella, de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del CPACA.

11. La apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en escrito de 6 de agosto de 20215, solicitó negar la suspensión provisional de los actos demandados, por cuanto la petición no cumple los presupuestos legales de procedibilidad.

12. Afirmó que la parte actora no desarrolló el concepto de violación del artículo constitucional que estima transgredido y tampoco acreditó el acaecimiento del «periculum in mora», y agregó que los actos demandados se ajustan a lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina.

13. Finalmente, precisó que, antes de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la materia, se requiere de la interpretación prejudicial de la Comunidad Andina de

Naciones.

14. El tercero interesado Automóviles Citroën, guardó silencio.

III.- CONSIDERACIONES

15. En el asunto sub examine, la parte actora deprecó la suspensión provisional de las Resoluciones 73095 de 20206 y 2437 de 20217, tras considerar que esos

actos administrativos transgreden lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la 4 Mediante auto de 26 de julio de 2021. Índice 5 Samai. 5 Índice 13 Expediente Digital Samai. 6 «por la cual se niega un registro» Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en el artículo 83 de la Constitución Política y en el artículo 80 del CPACA, dado que no existe riesgo de confundibilidad ortográfica, fonética o conceptual entre las marcas AKT DS200 y las marcas DS3, DS4, DS5 y DS6.

16. Ahora bien, antes de abordar la petición cautelar de la referencia, el Despacho advierte que la disposición normativa cuya vulneración se invoca, es de naturaleza comunitaria.

17. En este orden de ideas, resulta pertinente resaltar que esta Sección, en reiteradas oportunidades, ha señalado que la interpretación prejudicial del Tribunal de la Comunidad Andina se requiere al momento de resolver una solicitud cautelar que exija la confrontación de una norma comunitaria.

18. Ciertamente, la interpretación prejudicial es un mecanismo de cooperación entre jurisdicciones (nacional y regional) instituido con el propósito de unificar las reglas sobre la correcta aplicación de las normas comunitarias8. Eso quiere decir que en todos los eventos en que el juez nacional estudie el derecho andino, debe considerar el concepto que emite esa instancia supranacional.

19. Al respecto, el artículo 123 del Estatuto del Tribunal Andino de Justicia dispone lo siguiente: […] Artículo 123.- Consulta obligatoria de oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la

sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.[…] (negrillas fuera del texto).

20. A su vez, el artículo 32 de la Decisión 472 precisa que: «corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros». 7 «Por el cual se resuelve un recurso de Apelación.» 8 Artículo 36.- Los Países Miembros de la Comunidad Andina velarán por el cumplimiento de las disposiciones del presente Tratado y en particular de la observancia por parte de los jueces nacionales a lo establecido en la presente Sección".

21. Igualmente, este tratado, en su artículo 34, aclara que: «en su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas de ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcances del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso».

22. Nótese, entonces, que la interpretación prejudicial es obligatoria en todos los procesos de única instancia en los que el juez nacional decide sobre la aplicación de una norma comunitaria. Estos litigios han de ser suspendidos hasta que el Tribunal Andino profiera dicho concepto.

23. Esta obligación, a la luz del procedimiento contencioso administrativo, se

extiende al estudio normativo que efectúa el operador judicial al momento de resolver la solicitud cautelar, tal y como lo señala el artículo 231 del CPACA en los siguientes términos: […] ARTÍCULO 231. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios. […]

24. Como se puede observar, cuando el legislador enunció los requisitos de obligatorio acatamiento en este tipo de órdenes judiciales, indicó que la medida de

suspensión provisional procede «por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas». Además, las demás medidas cautelares requieren «que la demanda esté razonablemente fundada en derecho». Esto significa que el juez tendrá que aplicar las normas comunitarias al adoptar una decisión cautelar.

25. Este mismo criterio jurídico fundamenta las decisiones adoptadas por esta Sección en las providencias de 25 de noviembre de 20209, 13 de marzo de 202010, 2 de diciembre de 201911, 1212 y 22 de noviembre de 201913, 1514, 2515 y 28 de

9 CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO

SERRATO VALDÉS, Radicación número: 11001-03-26-000-2014-00077-00, Actor: JORGE

OCTAVIO ESCOBAR CAÑOLA

10 CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO

SERRATO VALDÉS, Radicación número: 11001-03-24-000-2019-00158-00, Actor: JOSÉ MARIO ESPEJO CAMARGO 11 Consejo de Estado. Radicación No. 2143577. Exped. 11001-03-24-000-2019-00142-00 de 2 de diciembre de 2019. Sección

Primera. M.P: Oswaldo Giraldo López.

12 CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO

SERRATO VALDÉS, Radicación número: 11001-03-24-000-2017-00256-00, Actor: FILIPO ERNESTO BURGOS GUZMÁN 13 Consejo de Estado. Sección Primera Exped. 11001-03-24-000-2014-00163-00 de 22 de noviembre de 2019. M.P: Nubia Margoth Peña Garzón. 14 CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN, Radicación número: 11001-03-24-000-2016-00523-00, Actor: GAS GOMBEL S.A. E.S.P. EN REESTRUCTURACIÓN 15 CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, Radicación número: 11001-03-24-000-201800184-00, Actor: TIMOLEÓN NIÑO QUINTERO octubre de 201916, 10 de septiembre de 201917, 30 de septiembre de 201918, 21 de junio de 201919, 5 de febrero de 201920, 1121 y 19 de diciembre de 201822, entre otras.

26. Por las razones antes enunciadas, y a partir de la providencia de 18 de octubre de 200723, esta Corporación se ha abstenido de emitir pronunciamiento respecto de solicitudes de medida cautelar hasta tanto no se cuente con la respectiva interpretación prejudicial, luego de efectuar las siguientes

consideraciones:

16 CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO

SERRATO VALDÉS, Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00037-00, Actor:

GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COLOMBIA. 17 CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN, Radicación número: 11001-03-24-000-2018-00091-00.

18 CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO

SERRATO VALDÉS, Radicación número: 11001-03-24-000-2017-00303-00.

19 CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO

SERRATO VALDÉS, Radicación número: 11001-03-24-000-2017-00023-00.

20 CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO

SERRATO VALDÉS, Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00255-00.

21 CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO

LÓPEZ, Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00536-00, Actor: NICOLÁS ROZO VILLARRAGA. […] Estima la Sala que en el caso sub examine no se reúnen los presupuestos para la prosperidad de la suspensión provisional, pues la confrontación del acto acusado con las normas comunitarias invocadas no se hace patente la vulneración alegada. Además, como en este caso se controvierte el registro de una marca, es indispensable obtener la interpretación prejudicial que de las normas comunitarias debe hacer el Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina, por solicitud que deberá formularse según lo previsto en el artículo 123 del Tratado y Estatuto de este Tribunal que dispone que «de oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante oficio la interpretación del Tribunal», interpretación que será la que finalmente precise el alcance de tales normas, en orden a determinar si al momento de expedirse la resolución demandada existía la causal de irregistrabilidad alegada […].

27. Por lo anteriormente expuesto, la Sala Unitaria se abstendrá de emitir un pronunciamiento en relación con la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos de las Resoluciones 73095 y 2437, hasta tanto no se allegue al expediente la interpretación prejudicial que emitirá el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina. En mérito de lo expuesto, el Consejero de Estado de la Sección Primera de lo Contencioso Administrativo, R E S U E L V E: PRIMERO: ABSTENERSE de emitir un pronunciamiento en relación con la solicitud de decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos de Resoluciones números 73095 de 17 de noviembre de 2020 y 2437 de 27 de enero de 2021, por las razones señaladas en esta providencia.

SEGUNDO: Efectuar las anotaciones secretariales de rigor.

22 CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO

SERRATO VALDÉS, Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00387-00 23 M.P. Camilo Arciniegas Andrade

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Consejero de Estado (P 24-22)