CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2021-00408-00

DEMANDA DE NULIDAD – Respecto de acto por medio del cual se decide la cancelación de un registro marcario / MEDIO DE CONTROL DE NULIDADProcedencia excepcional respecto de acto de carácter particular / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Es el que procede cuando se deriva de la nulidad del acto un restablecimiento automático del derecho / FACULTAD DEL JUEZ DE IMPARTIR A LA DEMANDA EL TRÁMITE QUE LEGALMENTE CORRESPONDA - Aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada / ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL - De nulidad a nulidad y restablecimiento del derecho /

ADMISIÓN DE LA DEMANDA

[E]l Despacho advierte que el medio de control incoado no es el procedente en el presente caso, pues con la anulación de las resoluciones demandadas se generaría un restablecimiento automático del derecho para la sociedad actora, esto es, la obtención del derecho preferente de registro de la marca en cuestión con la decisión judicial favorable o la posibilidad de cancelar un registro que presenta similitudes con una marca de la que es titular. En cuanto al medio de control procedente para demandar los actos administrativos por medio de los cuales la SIC deniega la cancelación de un registro, esta Sección en sentencia de 15 de febrero de 2018, -reiterada el 21 de mayo de 2020 -, explicó lo siguiente: NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sección Primera de 21 de mayo de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2010-00152-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 137 / LEY 1437 DE 2011 –

ARTÍCULO 171

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2021-00408-00

Actor: BADOO MEDIA LIMIMITED

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

Asunto: Admite demanda AUTO INTERLOCUTORIO La sociedad BADOO MEDIA LIMIMITED, obrando a través de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, presenta demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones núms. 36073 de 7 de julio de 2020, “Por la cual se decide la cancelación de un registro marcario” y 12866 de 12 de marzo de 2021 “Por la cual se resuelve un Recurso de Apelación”, expedidas por el Director de Signos Distintivos y la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, respectivamente, de la SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO.

Para resolver, se CONSIDERA: El artículo 137 del CPACA establece: “[…] ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o

por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro. Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos:

1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.

2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.

3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico.

4. Cuando la ley lo consagre expresamente.

PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue e l restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente. […]” (Subrayas fuera del texto original). A partir del análisis de la citada norma, el Despacho advierte que el medio de control incoado no es el procedente en el presente caso, pues con la anulación de las resoluciones demandadas se generaría un restablecimiento automático del derecho para la sociedad actora, esto es, la obtención del derecho preferente de registro de la marca en cuestión con la decisión judicial favorable o la posibilidad

de cancelar un registro que presenta similitudes con una marca de la que es titular. En cuanto al medio de control procedente para demandar los actos administrativos por medio de los cuales la SIC deniega la cancelación de un registro, esta Sección en sentencia de 15 de febrero de 2018, -reiterada el 21 de mayo de 20201-, explicó lo siguiente: “[…] es evidente que cuando se demanda un acto administrativo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio del cual se denegó o concedió la cancelación de una marca, el mecanismo procedente para demandar la decisión es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA. Para fundamentar la afirmación expuesta en líneas anteriores, es preciso recordar que en materia marcaria, existen tres clases de acciones o medios de control: a) nulidad absoluta, prevista en el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con el artículo 137 del CPACA; b) nulidad relativa, que tiene un término de caducidad de 5 años, establecida en el inciso segundo del mismo artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y c) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en el artículo 138 del CPACA, que procede contra los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro o que deniegan la cancelación del mismo. Es importante recordar que según la legislación supranacional que regula los asuntos marcarios, existen tres eventos por los que se puede 1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 21

de mayo de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24000-2010-00152-00. solicitar la cancelación de un registro: a) por no uso (artículo 65 de la Decisión 486 de 20002); b) por vulgarización (artículo 169 ibídem3) y c) por notoriedad (artículo 235 ibídem4). Cuando se anula un acto administrativo que deniega un registro marcario, la consecuencia directa del pronunciamiento judicial no puede ser otra que la orden de concesión del registro denegado, lo cual constituye un claro restablecimiento automático del derecho del solicitante. Así mismo sucede en los casos de cancelación total o parcial de una marca, ya que el propietario de la misma obviamente tiene un interés particular reflejado en su derecho sobre el registro que se ve afectado con la expedición del acto administrativo que ordena su cancelación. Por otra parte, el tercero que demanda una resolución que niega la cancelación de un registro marcario, como sucede en este caso 5 , también tiene intereses particulares en disputa, como por ejemplo, el derecho preferente que se obtiene con la decisión favorable o la posibilidad de eliminar un registro que, a su juicio, presenta 2 Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de

cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. 3 Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca: a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus

actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo; b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada. 4 Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. 5 La actora, que es titular de la marca mixta BULLDOG, pretende que se declare la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales se denegó la cancelación del registro marcario con certificado nro. 378440, que corresponde a una marca figurativa registrada a nombre de Edgar Perea Torres. similitudes con una marca notoriamente conocida de la que es titular, con las repercusiones que ello implica en cuanto al posicionamiento de la misma dentro del mercado […]”. Ahora, de acuerdo con el artículo 171 del CPACA, el operador jurídico debe dar a la demanda «el trámite que le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada». Por consiguiente, el Despacho procederá a adecuar la demanda presentada por la sociedad BADOO MEDIA LIMIMITED al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 ibidem.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria, R E S U E L V E: PRIMERO: ADECUAR el trámite de la demanda presentada por la sociedad BADOO MEDIA LIMIMITED al del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

SEGUNDO: Por ajustarse a las formalidades previstas en los artículos 161 a 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso AdministrativoCPACA-, se admite la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, por la sociedad BADOO MEDIA LIMIMITED, a través de apoderado, tendiente a que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 36073 de 7 de julio de 2020, “Por la cual se decide la cancelación de un registro marcario”, expedida por el Director de Signos Distintivos y 12866 de 12 de marzo de 2021, “Por la cual se resuelve un Recurso de Apelación”, expedidas por el Director de Signos Distintivos y la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, respectivamente, de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. En consecuencia, se dispone: a): Notifíquese personalmente al SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en la forma prevista en el artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 25 de enero de 20216. b): Notifíquese por estado a la actora, en la forma prevista en el artículo 201 del CPACA, modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021.

c): Notifíquese personalmente al señor Procurador Delegado ante la Sección Primera del Consejo de Estado, en la forma prevista en el artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021. d): Por tener interés directo en las resultas del proceso, notifíquese personalmente a los señores (as) ASTRID ELENA ECHEVERRI HENAO y RICHARD ULISES HENAO MORALES, en la forma prevista en el artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021, en las direcciones de correo electrónico juridica@provimarcas.com.co y/o servicliente@provimarcas.com.co, visibles en el índice 2 del expediente digital. e): Notifíquese personalmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en la forma prevista en el inciso 5º del artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021. 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos tramitados ante la jurisdicción”. f): Remítase de manera inmediata, a través del correo electrónico o medio técnico disponible, copia de la presente providencia a la entidad demandada, a los terceros interesados en las resultas del proceso, al señor Procurador Delegado ante la Sección Primera del Consejo de Estado y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con los incisos 3º y 5° del artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021. No será

necesario el envío de la copia de la demanda y sus anexos toda vez que la actora acreditó la remisión previa a la admisión de la demanda, como lo prevé el inciso 2º del numeral 8 del artículo 162 del CPACA, modificado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021. g): De conformidad con el artículo 172 del CPACA, córrase traslado a la entidad demandada, al señor Procurador Delegado ante la Sección Primera del Consejo de Estado y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por el término de treinta (30) días, para que contesten la demanda, propongan excepciones, soliciten pruebas o llamen en garantía, si es del caso. Dicho plazo se contabilizará en la forma indicada en el inciso 5º del artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021. Dentro de dicho término, de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 175 del CPACA, la entidad demandada deberá allegar los antecedentes administrativos correspondientes a los actos administrativos acusados, con la advertencia de que la inobservancia de este deber constituye falta disciplinaria gravísima. III.- Tiénese como parte demandante a la sociedad BADOO MEDIA LIMIMITED y como su apoderado a los doctores MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO, JUANITA PÉREZ BOTERO y JOSÉ LUIS SUAREZ PARRA, conforme al poder y documentos anexos visibles en el índice 2 del expediente digital. III.- Tiénese como parte demandada a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA

Y COMERCIO.

IV.- Tiénese como terceros con interés directo en las resultas del proceso a los

señores (as) ASTRID ELENA ECHEVERRI HENAO y RICHARD ULISES HENAO

MORALES.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Consejera