CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2021-00554-00

REMISIÓN DEL PROCESO AL CONSEJO DE ESTADO POR FALTA DE JURISDICCIÓN – De la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio SIC por considerar que la sociedad demandante es una entidad de carácter público / EJERCICIO DE FUNCIONES JURISDICCIONALES POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS – De la Superintendencia de Industria y Comercio SIC / COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC – Para ejercer funciones jurisdiccionales en procesos que versen sobre infracción de derechos de propiedad industrial / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – Excepciones a los asuntos de su competencia / DEVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE POR COMPETENCIA – Por tratarse de un asunto cuyo conocimiento corresponde a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio SIC / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA El Despacho debe establecer si la SIC, en ejercicio de sus funciones, es la competente para decidir la acción por infracción a derechos de propiedad industrial (marcarios) en contra de la UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO – U.S.O. […] Cabe anotar que la SIC conforme el Régimen Común sobre Propiedad Industrial establecido en la Decisión 486 de 2000 por la Comisión de la Comunidad Andina, tiene la obligación de proteger los derechos que puedan ser vulnerados por parte de terceros frente a los titulares de marcas y patentes, entre otros, para lo cual existen las acciones por infracción de

derechos prevista en dicha decisión […]. En el caso en concreto, el Despacho advierte que a pesar de que la acción por infracción a derechos de propiedad industrial (marcarios) fue presentada por una entidad que es mayoritariamente pública, ECOPETROL S.A., dicha circunstancia no modifica la competencia jurisdiccional atribuida por la Ley a la SIC para conocer de este tipo de casos […]. En consecuencia, la competencia para conocer del presente asunto radica en la DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Código General del Proceso y, por ende, se ordenará la devolución del expediente a dicha dependencia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias, Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil y Sección Primera de 23 de enero de 2019, Radicación 11001-03-06000-2018-00027-00, C.P. Germán Alberto Bula Escobar; y 13 de marzo de 2020,

Radicación 11001-03-24-000-2019-00533-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 24

NUMERAL 3 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 238

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., tres (03) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2021-00554-00

Actor: EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS S.A. – ECOPETROL S.A

Demandado: UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO

– U.S.O

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Tema: AUTO QUE DEVUELVE PROCESO POR COMPETENCIA AUTO INTERLOCUTORIO El 2 de julio de 2021, la sociedad ECOPETROL S.A., presentó ante la DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO1 acción por infracción a derechos de propiedad industrial (marcarios) en contra de la UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO – U.S.O., en los siguientes términos

(índice 2 del expediente digital): “[…]

II. PRETENSIONES En ejercicio de los Derechos del Titular consignados en los artículos 224 y siguientes de la Decisión 486, se solicita al despacho efectuar las

siguientes declaraciones:

1. Se declare la infracción de derechos de propiedad industrial

(marcarios) por parte de la UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO - U.S.O. en contra de Ecopetrol S.A. con ocasión el uso de la marca Ecopetrol en la valla publicitaria localizada en el Colegio Unión Sindical Obrera, ubicado en la Av 52 con carrera 11 esquina, de la ciudad de Barrancabermeja, Santander.

2. Como consecuencia de lo anterior se ordene el cese de todos los actos

que constituyen la infracción de derechos de propiedad industrial (marcarios) ejecutados por la UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO – U.S.O. en contra de Ecopetrol S.A.

3. Se ordene el desmonte de todo el material que contenga la marca nominativa y figurativa perteneciente a la marca Ecopetrol visible en la valla publicitaria localizada en el Colegio Unión Sindical Obrera, ubicado

en la Av 52 con carrera 11 esquina, de la ciudad de Barrancabermeja, Santander. 1 En adelante la SIC

4. Se ordene la destrucción de todo el material que contenga la marca nominativa y figurativa perteneciente a Ecopetrol S.A. visible en la valla publicitaria localizada en el Colegio Unión Sindical Obrera, ubicado en la

Av 52 con carrera 11 esquina de la ciudad de Barrancabermeja, Santander.

5. Se ordene el desmonte de todo aviso, valla, publicación o réplica en cualquier medio de divulgación (físico o digital), en los cuales la UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO – U.S.O. o alguno de sus representantes esté haciendo mención escrita o gráfica del

mismo contenido de la valla localizada en la la Av 52 con carrera 11 esquina de la ciudad de Barrancabermeja, Santander.

6. Se ordene que la UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO - U.S.O. divulgue la decisión judicial favorable en todos y en los mismos medios en los que fue divulgada la valla ubicada en la Av

52 con carrera 11 esquina de la ciudad de Barrancabermeja, Santander.

7. Se advierta y ordene al Presidente de la UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO -U.S.O.-, señor Edwin Palma Egea quien se atribuye la autoría del contenido de valla descrita en los hechos, que so pena de las sanciones a que haya lugar, se abstenga de publicar, divulgar, retransmitir o difundir cualquier contenido haciendo uso del signo distintivo y marca (nominativa y figurativa) -Ecopetrolsin la debida autorización de Ecopetrol S.A.

8. Se ordene la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa la UNIÓN SINDICAL OBRERA DE

LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO -U.S.O-.

9. Se ordenen la adopción de las medidas que el despacho considere necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción de derechos de propiedad industrial (marcarios) ejecutados por la UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO – U.S.O. en contra de Ecopetrol S.A., materializada con la publicación de la valla publicitaria localizada en el Colegio Unión Sindical Obrera, ubicado en la

Av 52 con carrera 11 esquina de la ciudad de Barrancabermeja, Santander. […]”. La SIC en Auto núm. 95160 de 9 de agosto de 2021, “Por el cual se declara la falta de competencia”, consideró que al ser ECOPETROL S.A. una empresa del Estado mayoritariamente de participación pública en un 88,49%, dicha Superintendencia no

tenía jurisdicción para resolver lo relativo a la acción por infracción a derechos de propiedad industrial (marcarios), pues ello era competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que declaró su falta de jurisdicción y ordenó remitir el expediente a esta corporación. Contra la anterior decisión, la parte actora presentó recurso de reposición y, en subsidió, de apelación en el que indicó que la SIC era la competente para conocer el asunto. La SIC en Auto núm. 108998 de 9 de septiembre de 2021, “Por el cual se resuelve un recurso de reposición y en subsidio apelación”, confirmó la decisión que declaró la falta de competencia, rechazó por improcedente el recurso de apelación y ordenó remitir el asunto a esta corporación, para lo cual señaló lo siguiente (índice 2 del expediente digital): “[…] Siguiendo esa línea, debe reiterarse que en este asunto se demostró que ECOPETROL S.A. posee una participación mayoritariamente estatal, equivalente al 88.49% de su capital, por lo tanto, es dable concluir que dicha sociedad corresponde a una entidad de carácter estatal conforme los lineamientos del artículo 104 del C.P.A.C.A., siendo así la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la llamada a conocer este asunto por encontrarse como sujeto procesal una entidad del orden estatal. […] En suma, sea el de advertir que es en fundamento a la consecuencia atribuida a la naturaleza extracontractual de los procesos por infracción a derechos de propiedad industrial por los que en este caso se reúnen los presupuestos del artículo 104 del C.P.A.C.A. Sumado a ello, rememórese

que conforme a la cláusula general de conocimiento de asuntos judiciales contenida en el artículo 15 del C.G.P. […]. […] Este Despacho mantiene su posición en relación a que el artículo 104 del C.P.A.C.A. consagra algunas reglas acerca de los asuntos que deben ser de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para lo cual establece una regla general y expresamente indica algunos asuntos específicos que deben ser de conocimiento de dicha jurisdicción […]. […] Así, conforme a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 104 del C.P.C.A., no observa el recurrente que la responsabilidad extracontractual puede encontrar fundamento en diferentes regímenes, siendo uno de ellos el de las infracciones a derechos de propiedad industrial. En esa medida, contrario a ser excluyentes ambos conceptos (el de responsabilidad extracontractual y el de infracción a derechos de propiedad industrial) son en realidad inescindibles, justamente la comisión de una infracción a derechos de propiedad industrial de marca genera responsabilidad extracontractual y con ella surgen los diferentes deberes de reparación. Partiendo de esa premisa, las “demandas por infracción a derechos de propiedad industrial” no ostentan una naturaleza especial que lleve a que este tipo de asuntos se encuentren fuera de la responsabilidad extracontractual, se resalta, estos son en esencia procesos de responsabilidad extracontractual cuyo fundamento es el régimen contenido en la Decisión 486 de 2000. En ese sentido, si la jurisdicción de lo contencioso administrativo es quién conoce los procesos relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad estatal y/o mayoritariamente de participación estatal, cualquiera que sea el régimen aplicable, es lógico

que puede conocer procesos en los que incurra en una infracción de marca una entidad pública, no se trata de nada distinto a procesos de responsabilidad extracontractual derivada de la comisión de una infracción a derechos de propiedad industrial de marca. En este orden, teniendo en cuenta que los asuntos relativos al régimen de la propiedad industrial son en esencia de responsabilidad extracontractual, resulta claro que cuando se someta al conocimiento de los jueces un litigio de este tipo en el que el uno de los sujetos procesales, cualesquiera que sea, corresponda a una entidad mayoritariamente o netamente pública, este será de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme al el numeral 1º del artículo 104 del C.P.C.A., advirtiéndose que su aplicación es imperativa y no condicional. Adicionalmente, si el asunto corresponde a una jurisdicción distinta como a la de lo contencioso administrativo, no pueden los jueces civiles del circuito ni la Superintendencia de Industria y Comercio asumir el conocimiento del caso bajo el argumento de la competencia por razón de la naturaleza del asunto, solo se acude a dicho factor de competencia si el proceso es susceptible de ser conocido dentro de la jurisdicción ordinaria. Conforme a lo anterior, la jurisdicción ordinaria y específicamente esta entidad conocerá de diversos asuntos, pero no de manera ilimitada, pues, si acorde con la norma estos se encuentran atribuidos de manera expresa a una jurisdicción distinta como lo es la de lo contencioso, entonces le corresponderá el conocimiento del caso a esta jurisdicción, independientemente del régimen aplicable. Por tal razón, no por alegarse en

el presente asunto la presunta infracción a unos derechos de propiedad industrial de una marca esto significa que no pueda el juez de lo contencioso administrativo tener competencia para sumir su conocimiento. […] En relación con los demás reparos planteados por la recurrente basta reiterar la explicación hecha en esta providencia acerca del artículo 104 del C.P.A.C.A., pues, es ese el argumento central de la postura de este Despacho. Así, más allá de las interpretaciones que pueda tener la parte entorno a los demás argumentos que reforzaron la postura inicial, lo cierto es que la providencia recurrida tiene un argumento medular basado en los artículos 15 del C.G.P. y 104 del C.P.A.C.A., lo cual conllevó a que por disposición de la Ley se debiera realizar la declaratoria de la pérdida de competencia y, por lo tanto, se considere que sea otro el juez quién deba abordar el conocimiento del presente asunto. […]”. Finalmente, la SIC consideró que era del caso remitir el asunto a esta corporación, de conformidad con lo previsto en los artículos 15 del Código General del ProcesoCGP-2 y 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-3, pues quien conoce de los asuntos relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad estatal o en la cual se encuentre mayoritariamente su participación le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Frente a lo anterior, se considera: El Despacho debe establecer si la SIC, en ejercicio de sus funciones, es la competente para decidir la acción por infracción a derechos de propiedad industrial (marcarios) en contra de la UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL

PETRÓLEO – U.S.O.

En ese sentido, es del caso precisar que el artículo 24 del CGP, dispone lo siguiente: “[...] Artículo 24. Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas. Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:

1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre: 2 En adelante CGP. 3 En adelante CPACA. a) Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el estatuto del consumidor. b) Violación a las normas relativas a la competencia desleal.

[…]

3. Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual: a) La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de derechos de propiedad industria l . […]” (desataca el Despacho).

Cabe anotar que la SIC conforme el Régimen Común sobre Propiedad Industrial establecido en la Decisión 486 de 2000 por la Comisión de la Comunidad Andina4, tiene la obligación de proteger los derechos que puedan ser vulnerados por parte de terceros frente a los titulares de marcas y patentes, entre otros, para lo cual existen las acciones por infracción de derechos prevista en dicha decisión, de la siguiente forma: “[…] Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional

competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. […]”. De igual forma, la Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto de 23 de enero de 20195, indicó lo siguiente: 4 Colombia hace parte de la Comunidad Andina como País miembro integrada por los estados de Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, creada por medio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena) y, asimismo, el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, razón por la cual las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina frente al Régimen Común sobre Propiedad Industrial son de obligatorio cumplimiento. 5 Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. Dr. Germán Alberto Bula Escobar, Providencia de 23 de enero de 2019, Rad. No. 11001-03-06-000-2018-00027-00, Actor: Sebastián Senior Serrano. “[…] La Ley 446 de 1998 dictó medidas para la descongestión, la eficiencia y el acceso a la justicia; entre ellas dispuso el traslado de funciones judiciales a las autoridades administrativas, dejando, en algunos casos, que la función conservara su naturaleza judicial […] la Ley 446 se refirió al ejercicio de funciones jurisdiccionales por las superintendencias, e incorporó como Titulo IV las modificaciones atinentes a la Superintendencia de Industria y Comercio, en los asuntos

de competencia desleal y protección al consumidor. Respecto de esta última, en el artículo 145 le otorgó a prevención atribuciones jurisdiccionales, entre otras, ordenar el cese y la difusión correctiva de los mensajes publicitarios que contienen información engañosa, y ordenar la efectividad de las garantías de bienes y servicios establecidas en las normas de protección al consumidor […]” (subrayado del Despacho). En el caso en concreto, el Despacho advierte que a pesar de que la acción por infracción a derechos de propiedad industrial (marcarios) fue presentada por una entidad que es mayoritariamente pública, ECOPETROL S.A., dicha circunstancia no modifica la competencia jurisdiccional atribuida por la Ley a la SIC para conocer de este tipo de casos, como lo ha sostenido la Sección Primera de esta Corporación, entre otros, en auto de 13 de marzo de 2020, frente a un asunto similar, al señalar que6: “[…] El Despacho encuentra que, a pesar de que la entidad demandada por actos de competencia desleal, esto es, Colombia Móvil S.A. E.S.P., es una sociedad que cuenta con una participación accionaria del Estado superior al 50%, dicha circunstancia en nada modifica la competencia jurisdiccional atribuida por la ley a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de los casos donde se discutan actos de competencia desleal. Con fundamento en la anterior premisa, cabe resaltar que el numeral 2º del artículo 105 del CPACA, dispone: «ARTÍCULO 105. EXCEPCIONES. La Jurisdicción de lo

Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: […]

2. Las decisiones proferidas por autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, sin perjuicio de las 6 Ver en ese sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia del 13 de marzo de 2020, Rad. Núm. 11001-03-24-000-2019-00533-00, MP. Roberto Augusto Serrato Valdés. competencias en materia de recursos contra dichas decisiones atribuidas a esta jurisdicción. Las decisiones que una autoridad administrativa adopte en ejercicio de la función jurisdiccional estarán identificadas con la expresión que corresponde hacer a los jueces precediendo la parte resolutiva de sus sentencias y deberán ser adoptadas en un proveído independiente que no podrá mezclarse con decisiones que correspondan al ejercicio de función administrativa, las cuales, si tienen relación con el mismo asunto, deberán constar en acto administrativo separado. […]» (negrillas fuera del texto).

Significa lo anterior que el presente asunto se encuentra comprendido en la excepción que contempla la norma transcrita, toda vez que versa sobre una actuación emitida en ejercicio de las facultades jurisdiccionales, y por tanto, es un asunto cuyo conocimiento no le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativa […]”. En consecuencia, la competencia para conocer del presente asunto radica en la DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Código General del Proceso y, por ende, se ordenará la devolución del expediente a dicha dependencia, como en efecto se dispondrá en

la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria, R E S U E L V E: PRIMERO: DECLARAR que el Despacho no es COMPETENTE para conocer de la solicitud de la acción por infracción a derechos de propiedad industrial (marcarios) que presentó la sociedad ECOPETROL S.A., en contra de la UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO - U.S.O, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente a la DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, para lo de su competencia.

TERCERO: Por Secretaría, EFECTUAR las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

(Firmado electrónicamente)

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Consejera