CE-SECCION TERCERA-11001-03-26-000-2017-00100-00(59637)-2018

FALTA DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - En razón al ejercicio de funciones jurisdiccionales / COMPETENCIA EN CUESTIONES RELATIVAS A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O ASUNTOS MARCARIOS QUE NO PROVENGAN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS - Se encuentran en cabeza de la Superintendencia de Industria y de Comercio en primera instancia Estima el despacho que en el presente caso no es posible que esta jurisdicción conozca sobre la demanda presentada por la sociedad UNISOFT COLOMBIA LTDA, por los motivos que se exponen a continuación: El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone en su artículo 105 que esta jurisdicción, no conocerá, entre otros, de las decisiones proferidas por autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales (…)palabras, los asuntos concernientes a las autoridades administrativas en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, no serán competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, salvo que en materia de recursos en contra de esas decisiones legalmente se disponga de otra cosa.(…) tratándose de los asuntos relativos a la violación de los derechos de propiedad industrial –incluyendo aquí los asuntos marcariosy que no provengan de un acto administrativo, la competencia para conocer los mismos se encuentra en cabeza, en primera instancia, en la Superintendencia DE INDUSTRIA Y COMERCIO. (…) para conocer de la anterior acción se encuentra radicada en primera instancia en la Superintendencia de Industria y Comercio (…) las providencias que profieran las autoridades administrativas en ejercicio de sus facultades jurisdicciones no son

impugnables antes esta jurisdicción. En esa dirección, las apelaciones de esas decisiones corresponderá a la autoridad judicial superior del juez que hubiese sido competente en caso de haberse tramitado la primera instancia ante un juez; en otras palabras, comoquiera que el Código General del Proceso radicó en la Superintendencia de Industria y Comercio la competencia en primera instancia, el superior jerárquico para conocer de dicha apelación es el juez ordinario, que vendría ser el Tribunal Superior, tal y como ocurrió en el caso bajo estudio FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 105 / CÓDIGO GENERAL

DEL PROCESO - ARTÍCULO 24

NO PROCEDE EL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA /

PROCEDE ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS /

DIFERENCIAS ENTRE EL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA Y LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS El despacho considera que es la jurisdicción ordinaria la que en segunda instancia debe resolver el recurso de apelación presentado contra la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues hay diferencias sustanciales entre la denominada acción por infracción de derechos marcarios y el medio de control de reparación directa. (…) mientras que con el medio de control de reparación directa se busca la indemnización de un daño antijurídico causado como consecuencia de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma, la acción por

infracción de derechos marcarios busca la protección de dicho derecho no solo con carácter indemnizatorio, sino también preventivo. (…) mientras que con el medio de control de reparación directa se busca la indemnización de un daño antijurídico causado como consecuencia de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma, la acción por infracción de derechos marcarios busca la protección de dicho derecho no solo con carácter indemnizatorio, sino también preventivo, (…) un vistazo al artículo 238 de la decisión 486 de la comunidad andina evidencia que la acción allí contemplada tiene dos connotaciones, una indemnizatoria y otra preventiva, esta última en la medida que se puede ejercer cuando se está ante la inminencia de una infracción; aspecto que difiere del medio de control de reparación directa cuya naturaleza es netamente resarcitorio. (…) también existen diferencias en cuanto a las medidas de reparación que se dan entre una y otra acción, pues si bien es cierto tanto en el medio de control de reparación directa como en la acción por infracción marcaria existen medidas pecuniarias y no pecuniarias, las declaraciones, efectos y alcances de las mismas son diferentes en una y otra.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO

238

CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTATérmino. Cómputo / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE

DERECHOS MARCARIOS - Término. Cómputo / TRÁMITE PARA EJERCER

EL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / TRÁMITE PARA EJERCER LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS El tiempo para ejercer la acción varía entre el medio de control de reparación directa y el de infracción de derechos marcarios, pues, mientras en el primero se debe presentar la demanda en un plazo de dos años a partir de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de que cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo, según el caso; por su parte, en la segundo medio, esto es, tratándose de la acción por infracción de derechos marcarios el plazo es de dos años a partir de la fecha en que el titular del derecho marcario tuvo conocimiento de la infracción, pero puede ampliarse a cinco años desde el momento en que se cometió la infracción por última vez. (…) el procedimiento entre una acción y otro varía sustancialmente, pues mientras la acción por infracción de derechos marcarios se surtió por el proceso verbal de mayor y menor cuantía del Código General del Proceso, el medio de control de reparación directa se surte por el procedimiento propio de la Ley 1437 de 2011.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO

Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-26-000-2017-00100-00(59637)

Actor: UNISOFT COLOMBIA LTDA

Demandado: DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y SOLUCIONES

PROFESIONALES INTELIGENTES S.A.S Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA Se decide sobre la competencia de esta jurisdicción para asumir el conocimiento de una acción por infracción marcaria del literal d del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina contra el Departamento del Cauca y Soluciones Profesionales Inteligentes S.A.S.

I. ANTECEDENTES 1.1 En escrito presentado el 17 de diciembre de 2013 ante la Superintendencia de Industria y Comercio (f. 89-104, c. 3), la sociedad UNISOFT COLOMBIA LTDA formuló acción de protección de propiedad industrial contra la sociedad Soluciones Profesionales Inteligentes – S&P SOLUTIONS S.A.S, la Gobernación del Cauca y la Secretaría de Educación del Cauca, con el fin de que se protegieran sus derechos de propiedad industrial que tiene sobre el signo distintivo ACADÉMICO, conforme las siguientes pretensiones (f. 90-91, c. 3): Conforme a lo previsto en el artículo 241 de la decisión 486 de la Comunidad Andina, ordenamiento rector de la Propiedad Industrial, y

normas concordantes, ruego DECLARAR PROBADO: 2.1 Que la sociedad UNISOFT COLOMBIA LTDA, LA DEMANDANTE, tiene protegido legalmente la titularidad del signo distintivo ACADÉMICO, en virtud del registro de marca concedido por la Superintendente de Industria y comercio, mediante Resolución 8089 de marzo 17 de 2008 y certificado 351272.

2.2 Que las DEMANDADAS SOLUCIONES PROFESIONALES

INTELIGENTES – S&P SOLUTIONS S.A.S, LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL CAUCA, están infringiendo derechos de propiedad industrial de mi poderdante, al usar sin autorización, el signo distintivo ACADEMICA el cual es similar y confundible con el protegido por la ley como de propiedad industrial por

UNISOFF COLOMBIA LTDA.

Consecuencialmente, 2.3 Ordenar solidariamente a la sociedad SOLUCIONES PROFESIONALES INTELIGENTES - S&P SOLUTIONS S.A.S., a la GOBERNACIÓN DEL CAUCA y a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL CAUCA el cese definitivo de actos que constituyan violación al régimen común de la propiedad industrial, concretamente que se abstengan de usar el signo distintivo ACADEMICA el cual es confundible con la marca ACADEMICO de mi poderdante, y se abstengan de usar cualquiera otro similarmente confundible que produzca riesgo de asociación con la marca registrada ACADEMICO, de la cual es titular la actora. 2.4 Ordenar a la sociedad SOLUCIONES PROFESIONALES INTELIGENTES – S&P SOLUTIONS S.A.S, a la GOBERNACIÓN DEL CAUCA y a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL CAUCA, el retiro de la publicidad definitivamente de su página de internet o de cualquier medio comercial o cualesquiera sea su forma y medios que sirvieran para mantener la infracción, respecto de servicios marcados ACADEMICA, signo que es similarmente confundible con la marca ACADEMICO propiedad de mi poderdante. 2.5 Ordenar a la sociedad SOLUCIONES PROFESIONALES

INTELIGENTES – S&P SOLUTIONS S.A, a la GOBERNACIÓN DEL CAUCA y a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL CAUCA, que a través de los medios de comunicación idóneos, páginas web, prensa y radio se sirva informar a la comunidad educativa de Popayán, del Departamento del Cauca y, en general, que el software ACADÉMICA que han ofrecido como herramienta para los centros educativos e instituciones educativos de esa región, no tiene ninguna relación con el software ACADÉMICO ofrecido por la sociedad UNISOFT COLOMBIA LTDFA, razón por la cual, los problemas que eventualmente han tenido con la ejecución del software ACADÉMICA, repercuten solamente a dicho Software y no al de la sociedad UNISOFT COLOMBIA LTDA. 2.6 Que se condene, como consecuencia de las acciones constitutivas de actos de competencia desleal antes mencionadas, a SOLUCIONES PROFESIONES INTELIGENTES - S&P SOLUTIONS S.A.S, a la GOBERNACIÓN DEL CAUCA y a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL CAUCA, a resarcir los perjuicios de todo orden que con sus conductas desleales hayan irrogado a mi agenciada UNISOFT COLOMBIA LTDA, así: a. – Daño emergente: Lo estimo, por lo menos en una suma de veinte millones de pesos m/cte ($20.000.000), correspondientes al daño sufrido por la utilización indebida de la expresión ACACÉMICA, la cual es similarmente confundible con la marca ACADÉMICO, generando así la dilución del valor comercial de la marca de mi poderdante, máxime si se

tiene en cuenta la mala calidad del producto ACADÉMICA. b. – Lucro cesante: Lo estimo, por lo menos, en una suma de treinta millones de pesos ($30.000.000), correspondiente a la utilidad que ha dejado de percibir la sociedad UNISOFT COLOMBIA, por cuanto las instituciones educativas de los municipios del Cauca asumen que los software ACADÉMICO y ACADÉMICA son del mismo diseñador de Software, solo que uno se entrega gratis a través de la Gobernación del Cauca, mientras que el otro debe ser adquirido pagando el precio del software al diseñador. Téngase en cuenta que el lucro cesante deviene el error en que incurren las instituciones educativas al considerar que el software corresponde al mismo diseñador, en este caso UNISOFT COLOMBIA LTDA, es decir que ACADÉMICO y ACADÉMICA son el mismo producto-software (…). 1.2 Como sustento fáctico de la acción, la sociedad actora señaló los siguientes hechos que resumen (f. 91-95, c. 3): 1.2.1 De conformidad con la Resolución 8089 del 17 de marzo de 2008 de la Superintendencia de Industria y Comercio, la sociedad UNISOFT COLOMBIA LTDA posee el registro de la marca denominada ACADÉMICO, utilizada para distinguir el software modular para establecimientos educativos. 1.2.2 Como titular del registro, la sociedad tiene los derechos exclusivos y excluyentes sobre el signo ACADÉMICO para identificar softwares para el sector educativo, así como que tiene el derecho de impedir el uso de cualquier otra expresión idéntica o confundible. 1.2.3 Entre la Gobernación del Cauca y la sociedad Soluciones Profesionales

Inteligentes – S&P SOLUTIONES S.A.S se suscribió un contrato para el desarrollo de un software de sistema de información para las instituciones educativas, al que se le dio el nombre (signo) de ACADÉMICA. 1.2.4 Existe confusión entre los signos ACADÉMICO y ACADÉMICA lo que llevó a que varios clientes de la sociedad, compuesto, entre otros, por instituciones educativas del departamento del Cauca, a que creyeran que el software desarrollado por UNISOFT COLOMBIA LTDA fuese el mismo que entregó la Gobernación del Cauca a través de la sociedad Soluciones Profesionales Inteligentes, aspecto éste que llevó a la sociedad actora a tener que aclarar que no eran el mismo. 1.2.5 El departamento del Cauca y el contratista Soluciones Profesionales Inteligentes siguieron utilizando el software desarrollado por éste último, bajo el signo ACADÉMICA, lo que genera confusión con el software denominado ACADÉMICO de propiedad de UNISOFT COLOMBIA LTDA y, que le ha causado perjuicios a la demandante pues: i) genera confusión, pues los dos nombres son parecidos, ii) la sociedad actora es la propietaria de la marca y del signo ACADÉMICO y por ende, está facultada para defender la titularidad de los mismos, iii) además de que se presenta confusión en los nombres (signos), también se presenta confusión en los software desarrollados, pues ambos software tienen el mismo objeto y funcionalidad y, al tener nombres parecidos, se lleva a creer que el software ACADÉMICA es el mismo software ACADÉMICO, lo que causa daños a la imagen y percepción del producto de la sociedad UNISOFT

COLOMBIA LTDA, pues el software de la gobernación no soporta “ni siquiera el 5% de las características del software de propiedad de UNISOFT COLOMBIA LTDA”, contiene muchos errores y no cuenta con las características mínimas que proporciona una solución real a las instituciones educativas, como si lo hace el desarrollado por la sociedad actora y iv) como quiera que ambos software tiene el mismo objeto y funcionalidad principal, existe una usurpación de la marca debidamente registrada por la sociedad actora. 1.3 La anterior demanda fue conocida, en forma inicial, en primera instancia por la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, que luego de admitirla (f. 105, c. 3) y seguir el trámite del proceso verbal de mayor y menor cuantía del Código de Procedimiento Civil, el 3 de febrero de 2015 dictó sentencia –en uso de sus facultades jurisdiccionalesen el que desestimó las pretensiones de la demanda (cd audiencia de fallo f. 148, c. 2, acta de audiencia de fallo f. 149-151, c. 2). 1.4 Contra la anterior decisión, la sociedad UNISOFT COLOMBIA LTDA presentó recurso de apelación, el que fue conocido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (cd audiencia de fallo f. 148, c. 2, acta de audiencia de fallo f. 149-151, c. 2; f. 1-2, c. 2, acta de reparto ante el Tribunal f. 3, c. 2). 1.5 Mediante auto del 23 de febrero de 2015, el Tribunal Superior del Distrito

Judicial – Sala Civil admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la decisión proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio (f. 5, c. 2). 1.6 En proveído del 14 de abril de 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala Civil solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que emitiera una interpretación prejudicial en torno a una serie de cuestiones que se consideraba necesarias para resolver el proceso (f. 102-105, c. 2). 1.7 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en escrito recibido el 27 de julio de 2016 dio respuesta al Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala Civil de Bogotá y, le indicó que la interpretación prejudicial que daba, debía ser aplicada al momento de adoptar el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aspecto de lo cual se dio traslado común a las partes, término dentro del cual se pronunció la sociedad UNISOFT (Respuesta del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina f. 113-129, c. 2; traslado común f. 130, c. 2, pronunciamiento UNISOFT f. 131-134, c. 2). 1.8 El 8 de noviembre de 2016, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró la nulidad de todo lo actuado –incluyendo lo decidido en primera por la Superintendencia de Industria y Comercioy, remitió el proceso a la jurisdicción contencioso administrativa al considerar que el caso versaba

sobre la responsabilidad extracontractual del Estado, así (f.153-156, c. ppal): Al invocarse la acción por infracción de derechos de propiedad industrial por parte de entidades estatales (entre otras), y al estar dirigida la demanda a que se indemnicen perjuicios por un hecho de la administración, es claro que la jurisdicción competente es la contencioso administrativa. En consecuencia procede, al tenor de los artículos 16 y 138 del Código General del Proceso, a declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia dictada por la Superintendencia de Industria y Comercio el 3 de febrero de 2015, actuación que deberá ser renovada por la autoridad judicial competente. Respecto a ese último aspecto, ha de decirse que como este asunto en realidad verdad sobre la responsabilidad extracontractual del Estado (acción de reparación directa), su conocimiento le corresponde al juez administrativo del lugar donde se produjeron los hechos, esto es, el Distrito Judicial de Popayán. 1.9 Contra la anterior decisión, la sociedad UNISOFT COLOMBIA LTDA presentó recurso de reposición y en subsidio súplica al señalar que la Competencia sí radicaba en segunda instancia en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá-Sala Civil, entre otros aspectos, porque: i) Tanto en los Acuerdos ADPIC, la normativa comunitaria y demás acuerdos y tratados internaciones se ha establecido que en asuntos relativos a la propiedad industrial prevalece la normatividad andina sobre la norma interna, ii) en la interpretación prejudicial dada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se dejó en claro que en materia de normas de propiedad industrial no importa la calidad de los sujetos

procesales, sino que basta que se configure la infracción del derecho, para proceder a la acción de infracción de derechos de propiedad industrial, iii) va en contravía de la decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indicar que sí una de las partes es una entidad pública la acción es la reparación directa, mientras que sí es un particular se aplica la acción de infracción de derechos por vía de la decisión 486. La acción de reparación directa no cumple con las finalidades de la acción de infracción de derechos marcarios y, aplicar la acción de reparación directa sobre la acción de infracción de derechos inclusive llevaría a una violación de los principios comunitarios por parte del Estado Colombiano, iv) el que el caso se dirima por la acción de reparación directa implica una violación del principio supranacional y el debido proceso (Recurso de reposición y en subsidio de súplica por parte de UNISOFT COLOMBIA LTDA f. 157-162, c. ppal). 1.10 El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá-Sala Civil rechazó de plano el recurso de reposición (f. 165, c. ppal) y negó el recurso de súplica al indicar que contra el auto que declaró la falta de competencia no cabía recurso alguno (f. 166-269, c. ppal). 1.11 En firme el proveído que declaró la falta de jurisdicción y competencia, el proceso correspondió por reparto al Juzgado Noveno Administrativo de Oralidad de Popayán, quien señaló que comoquiera que el asunto versaba sobre un asunto de propiedad industrial, la competencia recaía en el Consejo de Estado en única instancia al tenor del artículo 149 del C.P.C.A (f. 174-178, c. ppal).

II. CONSIDERACIONES Estima el despacho que en el presente caso no es posible que esta jurisdicción conozca sobre la demanda presentada por la sociedad UNISOFT COLOMBIA LTDA, por los motivos que se exponen a continuación: 2.1 El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone en su artículo 105 que esta jurisdicción, no conocerá, entre otros, de las decisiones proferidas por autoridades administrativas en ejercicio de funciones

jurisdiccionales, así: Artículo 105. Excepciones. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)

2. Las decisiones proferidas por autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, sin perjuicio de las competencias en materia de recursos contra dichas decisiones atribuidas a esta jurisdicción. Las decisiones que una autoridad administrativa adopte en ejercicio de la función jurisdiccional estarán identificadas con la expresión que corresponde hacer a los jueces precediendo la parte resolutiva de sus sentencias y deberán ser adoptadas en un proveído independiente que no podrá mezclarse con decisiones que correspondan al ejercicio de función administrativa, las cuales, si tienen relación con el mismo asunto, deberán constar en acto administrativo separado. (…). 2.2 En otras palabras, los asuntos concernientes a las autoridades administrativas en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, no serán competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, salvo que en materia de recursos en contra de esas decisiones legalmente se disponga de otra cosa. 2.3 Ahora bien, tratándose de los asuntos relativos a la violación de los derechos

de propiedad industrial –incluyendo aquí los asuntos marcariosy que no provengan de un acto administrativo, la competencia para conocer los mismos se encuentra en cabeza, en primera instancia, en la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.4 En efecto, tratándose de la protección de los derechos marcarios, a nivel supranacional se encuentra la Decisión 486 de la Comunidad Andina que en su título XV reguló las acciones por infracción de derechos, así: Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión1 podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País miembros lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones de infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción, sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario de los cotitulares (…). Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;

d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la 1 Los derechos protegidos en la decisión son los referidos a la propiedad industrial, tales como derechos de patentes de invención, registro de esquema de trazado de circuitos integrados, diseños industriales, registro y derechos de marcas, lemas comerciales, marcas de certificación, rotulos y enseñas. repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor. Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca. Artículo 242.- Los Países Miembros podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho

sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución. Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido. Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. 2.5 En la legislación interna, la competencia para conocer de la anterior acción se encuentra radicada en primera instancia en la Superintendencia de Industria y Comercio, en virtud del artículo 24 del Código General del Proceso que a su tenor indica: ARTÍCULO 24. EJERCICIO DE FUNCIONES JURISDICCIONALES POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:

1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre: a) Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor. c) Violación a las normas relativas a la competencia desleal (…).

3. Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual: a) La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial. (…) PARÁGRAFO 1o. Las funciones jurisdiccionales a que se refiere este artículo, generan competencia a prevención y, por ende, no excluyen la competencia otorgada por la ley a las autoridades judiciales y a las autoridades administrativas en estos determinados asuntos.

Cuando las autoridades administrativas ejercen funciones jurisdiccionales, el principio de inmediación se cumple con la realización del acto por parte de los funcionarios que, de acuerdo con la estructura interna de la entidad, estén habilitados para ello, su delegado o comisionado (…). PARÁGRAFO 3o. Las autoridades administrativas tramitarán los procesos a través de las mismas vías procesales previstas en la ley para los jueces. Las providencias que profieran las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales no son impugnables ante la jurisdicción contencioso administrativa. Las apelaciones de providencias proferidas por las autoridades administrativas en primera instancia en ejercicio de funciones jurisdiccionales se resolverán por la autoridad judicial superior funcional del juez que hubiese sido competente en caso de haberse tramitado la primera instancia ante un juez y la providencia fuere apelable (…). – Subrayadas fuera de texto2.6 De conformidad con el parágrafo tercero de la anterior norma, las providencias que profieran las autoridades administrativas en ejercicio de sus facultades jurisdicciones no son impugnables antes esta jurisdicción. En esa dirección, las apelaciones de esas decisiones corresponderá a la autoridad judicial superior del

juez que hubiese sido competente en caso de haberse tramitado la primera instancia ante un juez; en otras palabras, comoquiera que el Código General del Proceso radicó en la Superintendencia de Industria y Comercio la competencia en primera instancia, el superior jerárquico para conocer de dicha apelación es el juez ordinario, que vendría ser el Tribunal Superior, tal y como ocurrió en el caso bajo estudio2. 2 La Corte Suprema de Justicia – Sala Civil en providencia del 7 de mayo de 2018, frente al artículo 24 del Código General del Proceso, indicó que cuando la Superintendencia de Industria y Comercio conoce en primera instancia de los asuntos contenidos en dicha norma, desplaza al juez que habría conocido y el superior jerárquico será el competente 2.7 En el asunto bajo estudio, se observa que la acción de la referencia fue precisamente adelantada en primera instancia por la Superintendencia de Industria y Comercio, quien en uso de sus facultades jurisdiccionales profirió una decisión que fue impugnada y conocida por el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil. 2.8 La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá al momento de resolver el recurso de apelación declaró la falta de jurisdicción, pues en su criterio la acción presentada por la entidad actora se asemeja al medio de control de reparación directa, en t