CE - Sentencia 11001032400020090040800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001032400020090040800

Referencia: Acción de nulidad relativa

Demandante: Luz Dary Mateus Casañas Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés directo en las resultas del proceso: Cervezas Cuauhtémoc

Moctezuma S.A. de C.V. (antes CCM IP S.A.)

Asunto: Riesgo de confusión entre marcas mixtas y nominativas. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la señora Luz Dary Mateus Casañas contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 5738 de 27 de febrero de 2008.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii ) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve, que se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La señora Luz Dary Mateus Casañas , en adelante la parte demandante 1, presentó demand a2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante, la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y

1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2.

presentó demand a2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante, la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y

1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2. 2 Cfr. Folios 19 a 35.2

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restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 5738 de 27 de febrero de 2008, “Por la cual concede registro”, expedida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

1.1 Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro núm. 347118 de la marca mixta “SOL CERO” que identifica “cervezas”, productos contenidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Calificación Internacional de Niza, cuyo titular e ra la sociedad CCM IP S.A., hoy Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V., en adelante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones

2. La parte demandante formuló la siguiente pretensión:

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 5738 de fecha 27 de febrero de 2008, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos, la cual concede el registro de la marca mixta SOL, a favor de la sociedad CCM IP S.A., para distinguir CERVEZAS. […]”.

fecha 27 de febrero de 2008, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos, la cual concede el registro de la marca mixta SOL, a favor de la sociedad CCM IP S.A., para distinguir CERVEZAS. […]”.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó lo siguiente:

“[…] SEGUNDA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones (sic), a título de restablecimiento del derecho, se niegue el registro de la marca SOL, solicitada por la sociedad CCM IP S.A., para distinguir CERVEZAS, productos de la clase 32 de la clasificación internacional de marcas.

TERCERA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.

CUARTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial. […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.3

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4.1. Que el tercero con interés en las resultas del proceso solicitó el registro de la marca mixta “SOL CERO” para distinguir “cervezas", productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. Que la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de

marca mixta “SOL CERO” para distinguir “cervezas", productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. Que la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 5738 de 27 de febrero de 2008, concedió el registro de la marca en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas

5. La parte demandante in vocó como vulnerado el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de

violación, así:

7. Afirmó que el signo mixto “SOL CERO” no cumple los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por las normas comunitarias.

8. En cuanto a la falta de distintividad, alegó la similitud entre la marca mixta “SOL CERO” del tercero con interés directo en las resultas del proceso y las siguientes marcas previamente registradas a su nombre en la Clase 32 de la Clasificación

Internacional de Niza:

(i) Marca mixta “SOL”, con certificado de registro 338569 , para distinguir "cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de fruta, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas".

(ii) Marca nominativa “SOL”, con certificado 328247, para distinguir "cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos

(ii) Marca nominativa “SOL”, con certificado 328247, para distinguir "cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de fruta, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas".4

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8.1. Argumentó que debido a la similitud existente entre las marcas enfrentadas y teniendo en cuenta la importancia del elemento denominativo de la marca mixta (en este caso, “SOL CERO”), se induciría el error al público consumidor, puesto que la marca mixta “SOL CERO”, cuyo registro se otorgó a través de los actos acusados, reproduce totalmente la marca nominativa de la demandante y tampoco tiene las características de distintividad frente la marca mixta “SOL” de la demandante.

8.2. Sostuvo que la confusión en el aspecto fonético estaría dada por la identidad fonética de los signos, debido a la relevancia de la expresión SOL, presente en la s marcas objeto de controversia.

8.3. Indicó que también se induciría a error al público consumidor por la identidad en el aspecto ideológico debido a la absoluta coincidencia en el significado del signo SOL.

8.4. Finalmente, resaltó que también es titular de los siguientes certificados de registro en la Clase 32 que contienen la expresión SOL:

Contestación de la demanda

Parte demandada

9. La parte demandada 4 contestó la demanda 5 y se opuso a las pretensiones

formuladas, así:

9.1. Sostuvo que con la expedición de la Resolución núm. 5738 de 27 de febrero de

9. La parte demandada 4 contestó la demanda 5 y se opuso a las pretensiones

formuladas, así:

9.1. Sostuvo que con la expedición de la Resolución núm. 5738 de 27 de febrero de 2008 no incurrió en violación alguna de la Decisión 486 de 2000 ni de alguna otra disposición del orden nacional; y que ésta se expidió legal y válidamente, toda vez que el registro de la marca mixta “SOL CERO” en la Clase 32 se concedió por ajustarse a los requisitos legales establecidos en la normatividad marcaria vigente.

4 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 134 al 137. 5 Cfr. Folios 128 al 133.5

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9.2. Expuso que la marca mixta "SOL CERO", cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, no presenta semejanzas con la s marcas nominativa “SOL” y la marca mixta "SOL" registrada clase 32 a nombre de la demandante; y que, por lo tanto, no exist e riesgo de confusión para los consumidores, pues, haciendo un examen en conjunto, las diferencias en sus elementos gráficos y su tipo especial de letra les daban la distintividad necesaria para coexistir en el mercado.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso

10. El tercero con interés directo en las resultas del proceso6 contestó la demanda7

y sostuvo lo siguiente:

10.1. Que la marca mixta “SOL CERO”, cuyo registro en la Clase 32 de la

10. El tercero con interés directo en las resultas del proceso6 contestó la demanda7

y sostuvo lo siguiente:

10.1. Que la marca mixta “SOL CERO”, cuyo registro en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza fue concedido a su nombre, sí reúne todos y cada uno de los requisitos que impone la normatividad andina vigente a los signos distintivos para ser registrados como tales, es decir, perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad.

10.2. Que la marca mixta “SOL CERO” tiene diferencias gráficas, fonética y visuales en relación con las marcas registradas por la demandante.

10.3. Que, en todo caso, la expresión SOL es un componente marcario de aquellos que la doctrina y jurisprudencia han catalogado como signos débiles en cuanto a su aptitud distintiva, debido a su reiterado uso en numerosos registros de marca para distinguir productos de la Clase 32. En consecuencia, adujo que los propietarios de marcas que contengan esa expresión deben tolerar su inclusión en otros signos.

10.4. Trajo a colación varios registros marcarios concedidos en la Clase 32 que contienen la expresión “SOL” , lo que conlleva que dicha expresión se haya convertido en una partícula de uso común para identificar productos de la referida clase.

6 Obrando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 79 a 80. 7 Cfr. Folios 64 a 78.6

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10.5. Finalmente, alegó que los signos en estudio solo comparten el elemento SOL,

7 Cfr. Folios 64 a 78.6

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10.5. Finalmente, alegó que los signos en estudio solo comparten el elemento SOL, que es inapropiable y de libre uso por parte de cualquier comerciante, pero presentan diferencias sustanciales que les permiten coexistir pacíficamente en el mercado.

Solicitud de Interpretación Prejudicial

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 7 de marzo de 20188 ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

Interpretación prejudicial 267-IP-2018

12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 267-IP-2018 del 3 de junio de 2019 9, en adelante la Interpretación

Prejudicial, en la que indicó:

“[…] 1 La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2, No procede la interpretación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que no se discute en el presente caso, lo referente al concepto de marca.

3. De oficio se interpretará e! articulo 136 literal a) de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina por ser materia de controversia la presunta confusión de signos. […]”.

13. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

de la Comunidad Andina por ser materia de controversia la presunta confusión de signos. […]”.

13. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Reanudación del proceso y alegatos de conclusión

14. El Despacho Sustanciador, mediante auto del 7 de febrero de 202510: i) decretó la reanudación del proceso ; ii) rechazó la solicitud de acumulación de procesos hecha por la parte demandante; iii) resolvió las solicitudes probatorias presentadas por las partes; y iv) rechazó una solicitud de reconocimiento de personería.

8 Cfr. Folios 241 al 242. 9 Cfr. Folios 257 al 268 . 10 Cfr. Índice 62 del aplicativo Samai.7

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15. Mediante auto del 22 de mayo de 2025 11, el Despacho Sustanciador corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días para alegar de conclusión , y al Agente del Ministerio Público para que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, solicitara el traslado especial de expediente para rendir concepto si a bien lo tenía.

Alegatos de conclusión

16. La parte demandante reiteró los argumentos de la demanda12.

17. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda13.

18. El tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteró los argumentos de la contestación de la demanda14.

17. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda13.

18. El tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteró los argumentos de la contestación de la demanda14.

Concepto del Ministerio Público

19. El Agente del Ministerio Público no rindió concepto15.

II. CONSIDERACIONES

20. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 267-IP-2018 del 3 de junio de 2019 16; vii) los desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia

11 Cfr. Índice 71 del aplicativo Samai 12 Cfr. Índice 77 del aplicativo Samai. 13 Cfr. Índice 81 del aplicativo Samai. 14 Cfr. Índice 80 del aplicativo Samai. 15 Cfr. Índice 82 del aplicativo Samai. 16 Cfr. Folios 135 a 145.8

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21. De acuerdo con el artículo 128 , en especial, el numeral 7 del Código Contencioso Administrativo sobre la competencia del Consejo de Estado en única

Núm. único de radicación: 11001032400020090040800

21. De acuerdo con el artículo 128 , en especial, el numeral 7 del Código Contencioso Administrativo sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 del 18 de enero de 201117, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de l 12 de marzo de 2019 18 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones : esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

22. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso concreto.

El acto acusado

23. El acto acusado es la Resolución núm . 5738 de 27 de febrero de 2008 19, mediante la cual la jefe de la división de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro 347118 de la marca mixta “SOL CERO” para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico

24. Corresponde a l a Sala, con fundamento en la demanda, la s contestaciones presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y la Interpretación Prejudicial, determinar:

24.1. S i la Resolución número 5738 de 27 de febrero de 2008 , expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de

resultas del proceso y la Interpretación Prejudicial, determinar:

24.1. S i la Resolución número 5738 de 27 de febrero de 2008 , expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta “SOL CERO” para identificar “CERVEZAS”, productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

24.2. Si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto acusado.

17 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 18 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024. 19 Folio 58.9

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24.3. La Sala resalta que, aunque en la demanda se invocó como norma vulnerada el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 267-IP-2018 del 3 de junio de 2019 , consideró que la interpretación de tal artículo no era procedente porque en el presente caso no se discute lo referente al concepto de marca. En su lugar, interpretó de oficio el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 porque en este caso se alega la presunta confusión de signos.

24.4. Por lo anterior, el estudio de los supuestos previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 será excluido de la controversia.

este caso se alega la presunta confusión de signos.

24.4. Por lo anterior, el estudio de los supuestos previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 será excluido de la controversia.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena20, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional

20 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.10

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Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200021 de la Comisión de la Comunidad Andina22.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina23

26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina24 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN.

27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del

mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina24 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN.

27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento

21 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licenc ias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre p ropiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industri al previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y

sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 22 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. Estas normas del derecho primario y secundario hacen parte del bloque de internacionalidad. 23 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “ Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 24 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.11

aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.11

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jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.

28. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

29. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de d ichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

30. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal

[…]”.

31. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el

susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”.

31. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”.

32. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 267-IP-2018 del 3 de junio de 2019

33. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso:12

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“[…] D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos SOL CERO (mixto) y SOL (mixto/denominativo) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretam ente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretam ente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 136.- No podrán registrarse corno marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servic ios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo confusión o de asociación; […].

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. L os signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, ries go indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra

b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoraci ón que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las te rminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las13

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particularidades de cada caso, c