CE - Sentencia 11001032400020090064000 de 2025

1

Radicado: 11001 03 24 000 2009 00640 00

Demandante: MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2009 00640 00

Demandante: MEDERER GMBH

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO

Litisconsorte necesario: PROCAPS S.A.

Tesis: No son nulas las resoluciones que negaron los registros como marca de los signos “TROLLI” (mixto) , “ TROLLI GLOWWORNS ”

(nominativo), “ TROLLI GLOTTZERS ” (nominativo), “ TROLLI SALAMANDRAS ” (nominativo), “ TROLLI CULEBRAS ” (nominativo), “ TROLLI APPLERINGS ” (nominativo) “ TROLLI KISS” (nominativo) “TROLLI CATERPILLARS ” (nominativo) “TROLLI DRACULA ” (nominativo), “ TROLLI SQUIGGLES” (nominativo), “ TROLLI” (nominativo) para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de

“TROLLI DRACULA ” (nominativo), “ TROLLI SQUIGGLES” (nominativo), “ TROLLI” (nominativo) para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, pues entre aquella s y la s marcas opositora registrada s para distinguir productos en esa misma clase, existen similitudes y conexidad en sus productos con la virtualidad de generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________2

Radicado: 11001 03 24 000 2009 00640 00

Demandante: MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Mederer GMBH, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - CCA, con miras a obtener la nulidad de las resoluciones mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca de los signos “TROLLI” (mixto), “ TROLLI GLOWWORNS” (nominativo), “ TROLLI GLOTTZERS ” (nominativo), “TROLLI SALAMANDRAS ” (nominativo), “ TROLLI CULEBRAS ” (nominativo), “ TROLLI APPLERINGS ” (nominativo) “TROLLI KISS” (nominativo) “TROLLI CATERPILLARS” (nominativo) “ TROLLI DRACULA”

(nominativo), “ TROLLI APPLERINGS ” (nominativo) “TROLLI KISS” (nominativo) “TROLLI CATERPILLARS” (nominativo) “ TROLLI DRACULA” (nominativo), “TROLLI SQUIGGLES” (nominativo), “TROLLI” (nominativo) para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitados por la sociedad Mederer GMBH.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA

La sociedad MEDERER GMBH, a través de apoderado judicial, presentó demanda1 en la que formuló las siguientes:

I.1.1. Pretensiones

“PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 28509 de fecha 23 de noviembre de 2004, proferida por la División de Signos Distintivos, en el expediente administrativo No. 03 -092329, mediante la cual niega el registro de la marca mixta TROLLI.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 15606 de fecha 29 de junio de 2005, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual confirma la decisión contenida en la resolución No. 28509 de 2004.

TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 38585 de fecha 30 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industrie y Comercio, mediante la cual confirma la decisión contenida en la resolución 28509.

1 Folios 188 a 214 del expediente físico de la referencia.3

Industrial de la Superintendencia de Industrie y Comercio, mediante la cual confirma la decisión contenida en la resolución 28509.

1 Folios 188 a 214 del expediente físico de la referencia.3

Radicado: 11001 03 24 000 2009 00640 00

Demandante: MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CUARTA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 9638 de fecha 29 de abril de 2005, proferida por la División de Signos Distintivos, en el expediente administrativo No. 04 -082214, mediante la cual niega el registro de la marca

nominativa TROLLI GLOWWORMS.

QUINTA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 18194 de fecha 28 de julio de 2005, proferida por la División de Signos Distintivos, mediante la cual confirma la resolución No. 9638 de 29 de abril de 2005.

SEXTA: Que se declare la nulidad de la resolución número 38723 de fecha 30 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual confirma la decisión de negar la marca TROLLI GLOWWORMS.

SEPTIMA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 9637 de fecha 29 de abril de 2005, proferida por la división de Signos Distintivos, en el expediente administrativo No. 04 -082211, mediante la cual niega el registro de la marca

abril de 2005, proferida por la división de Signos Distintivos, en el expediente administrativo No. 04 -082211, mediante la cual niega el registro de la marca nominativa TROLLI GLOTZERS.

OCTAVA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 18188 de fecha 28 de julio de 2005, proferida por la división de Signos Distintivos, mediante la cual modifica la resolución No. 9637 de fecha 29 de abril de 2005.

NOVENA: Que se declare la nulidad de la resolución número 39011 de fecha 31 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual revoca la resolución no. 18188 y niega el registro de la marca TROLLI GLOTZERS.

DECIMA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 9642 de fecha 29 de abril de 2005, proferida por la división de Signos Distintivos, en el expediente administrativo No. 04 -082213, mediante la cual niega el registro de la marca

nominativa TROLLI SALAMANDRAS.

DECIMO PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 18192 de fecha 28 de julio de 2005, proferida por la división de Signos Distintivos, mediante la cual modifica la resolución No. 9642 de fecha 29 de abril de 2005.

DECIMO SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 38719 de fecha 30 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la

DECIMO SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 38719 de fecha 30 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual revoca la resolución no. 18192 y niega el registro de la marca TROLLI

SALAMANDRAS.

DECIMO TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 11543 de fecha 23 de mayo de 2005, proferida por la división de Signos Distintivos, en el expediente administrativo No. 04 -082229, mediante la cual niega el registro de la marca nominativa TROLLI CULEBRAS.

DECIMO CUARTA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 18192 de fecha 28 de julio de 2005, proferida por la división de Signos Distintivos, mediante la cual modifica la resolución No. 9642 de fecha 29 de abril de 2005.

DECIMO QUINTA: Que se declare la nulidad de la resolución número 38725 de fecha 30 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industrie y Comercio, mediante la4

Radicado: 11001 03 24 000 2009 00640 00

Demandante: MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

cual revoca la resolución no. 11543 y niega el registro de la marca TROLLI

CULEBRAS.

www.consejodeestado.gov.co

cual revoca la resolución no. 11543 y niega el registro de la marca TROLLI

CULEBRAS.

DECIMO SEXTA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 11523 de fecha 23 de mayo de 2005, proferida por la división de Signos Distintivos, en el expediente administrativo No. 04 -082225, mediante la cual niega el registro de la marca nominativa TROLLI APPLERINGS.

DECIMO SEPTIMA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 18191 de fecha 28 de julio de 2005, proferida por la división de Signos Distintivos, mediante la cual modifica la resolución No. 11523 de fecha 23 de mayo de 2005.

DECIMO OCTAVA: Que se declare la nulidad de la resolución número 38728 de fecha 30 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industrie y Comercio, mediante la cual revoca la resolución no. 11523 y niega el registro de la marca TROLLI

APPLERINGS.

DECIMO NOVENA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 9640 de fecha 29 de abril de 2005, proferida por la división de Signos Distintivos, en el expediente administrativo No. 04 -082226, mediante la cual niega el registro de la marca nominative TROLLI KISS.

VIGESIMA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 18189 de fecha 28 de julio de 2005, proferida por la división de Signos Distintivos, mediante la cual modifica la resolución No. 9640 de fecha 29 de abril de 2005.

julio de 2005, proferida por la división de Signos Distintivos, mediante la cual modifica la resolución No. 9640 de fecha 29 de abril de 2005.

VIGESIMO PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 38727 de fecha 30 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual revoca la resolución no. 18189 y niega el registro de la marca TROLLI KISS.

VIGESIMO SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 11527 de fecha 23 de mayo de 2005, proferida por la división de Signos Distintivos, en el expediente administrativo No. 04 -082212, mediante la cual niega el registro de la marca nominative TROLLI CATERPILLARS.

VIGESIMO TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 18197 de fecha 28 de julio de 2005, proferida por la división de Signos Distintivos, mediante la cual modifica la resolución No. 11527 de fecha 23 de mayo de 2005.

VIGESIMO CUARTA: Que se declare la nulidad de la resolución número 38731 de fecha 30 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual revoca la resolución no. 18197 y niega el registro de la marca TROLLI

CATERPILLARS.

VIGESIMO QUINTA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 11525 de fecha 23 de mayo de 2005, proferida por la división de Signos Distintivos, en el

CATERPILLARS.

VIGESIMO QUINTA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 11525 de fecha 23 de mayo de 2005, proferida por la división de Signos Distintivos, en el expediente administrativo No. 04 -082227, mediante la cual niega el registro de la marca nominativa TROLLI DRACULA.

VIGESIMO SEXTA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 18193 de fecha 28 de julio de 2005, proferida por la división de Signos Distintivos, mediante la cual modifica la resolución No. 11527 de fecha 23 de mayo de 2005.5

Radicado: 11001 03 24 000 2009 00640 00

Demandante: MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

VIGESIMO SEPTIMA: Que se declare la nulidad de la resolución número 38714 de fecha 30 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual revoca la resolución no. 11525 y niega el registro de la marca TROLLI

DRACULA.

VIGESIMO OCTAVA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 9643 de fecha 29 de abril de 2005, proferida por la división de Signos Distintivos, en el expediente administrativo No. 04 -082228, mediante la cual niega el registro de la marca nominativa TROLLI SQUIGGLES.

fecha 29 de abril de 2005, proferida por la división de Signos Distintivos, en el expediente administrativo No. 04 -082228, mediante la cual niega el registro de la marca nominativa TROLLI SQUIGGLES.

VIGESIMO NOVENA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 18195 de fecha 28 de julio de 2005, proferida por la división de Signos Distintivos, mediante la cual modifica la resolución No. 11527 de fecha 23 de mayo de 2005.

TRIGESIMA: Que se declare la nulidad de la resolución número 38709 de fecha 30 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual revoca la resolución No. 9643 y niega el registro de la marca TROLLI SQUIGGLES.

TRIGESIMO PRIMERA: Que se declare la Nulidad de la resolución No. 28508 de fecha 23 de noviembre de 2004, proferida en el expediente administrativo No. 2003-092327 por la división de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual negó el registro de la marca nominativa TROLLI.

TRIGESIMO SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 15604 de fecha 29 de junio de 2005, proferida por la división de Signos Distintivos, la cual confirmo la resolución no. 28508 de 2004.

TRIGESIMO TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 38587 de fecha 30 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la

cual confirmo la resolución no. 28508 de 2004.

TRIGESIMO TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 38587 de fecha 30 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmo la resolución No. 28508 de 2004.

TRIGESIMO CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene la concesión y consecuentemente se otorgue certificado de registro a las siguientes marcas:

TRIGESIMO QUINTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la división de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrie y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.

TRIGESIMO SEXTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial. [sic]”.

I.1.2. Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

I.1.2.1. La sociedad MEDERER GMBH solicitó el registro como marca de los signos “TROLLI” (mixto), “ TROLLI GLOWWORNS ” (nominativo),6

Radicado: 11001 03 24 000 2009 00640 00

Demandante: MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

“TROLLI GLOTTZERS ” (nominativo), “ TROLLI SALAMANDRAS ”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

“TROLLI GLOTTZERS ” (nominativo), “ TROLLI SALAMANDRAS ”

(nominativo), “TROLLI CULEBRAS” (nominativo), “TROLLI APPLERINGS” (nominativo) “TROLLI KISS” (nominativo) “ TROLLI CATERPILLARS ” (nominativo) “ TROLLI DRACULA ” (nominativo), “ TROLLI SQUIGGLES ” (nominativo), “TROLLI” (nominativo) para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.1.2.2. La sociedad Procaps S.A. formuló sendas oposiciones en contra de las respectivas solicitudes marcarias, con sustento en su marca previamente registrada “TROLLI” (nominativa) para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Las mencionadas oposiciones se declararon fundadas en cada oportunidad, tras encontrar la SIC que entre las confrontadas existen similitudes con la virtualidad de generar riesgo de confusión en el público consumidor , en consecuencia, las solicitudes de registro de marca fueron negadas por encontrarse incursas en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

I.1.2.3. La solicitante marcaria presentó recursos de reposición y apelación en contra de las decisiones que negaron los registros de las marcas, los cuales se resolvieron confirmando la negativa.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son

apelación en contra de las decisiones que negaron los registros de las marcas, los cuales se resolvieron confirmando la negativa.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 224, 225, 229, 232 y 234 de la Decisión 486 de 2000 . Adicionalmente, señaló que la marca opositora “TROLLI” fue obtenida concurriendo mala fe.

En síntesis, la demandante señaló las siguientes razones de la vulneración alegada:7

Radicado: 11001 03 24 000 2009 00640 00

Demandante: MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.1.3.1. Sostuvo que, durante el trámite de registro marcario , se omitió considerar la notoriedad internacional de la marca “ TROLLI” de la sociedad Mederer GMBH, a partir de la cual debió concederse los registros de marca solicitados. Adicionalmente, mencionó que es titular de la marca “ TROLLI” en varios países del mundo, a través de la cual se comercializan gomas con figuras animadas, por lo que ha logrado un alto grado de reconocimiento entre el público consumidor de los productos comprendidos en la clase 30 internacional.

I.1.3.2. A partir de lo anterior, consideró que su marca internacional “TROLLI” es susceptible de protección especial como resultado de su notoriedad, y que dicha protección deberá otorgarse independientemente

comprendidos en la clase 30 internacional.

I.1.3.2. A partir de lo anterior, consideró que su marca internacional “TROLLI” es susceptible de protección especial como resultado de su notoriedad, y que dicha protección deberá otorgarse independientemente del registro en el país en el cual se busca su protección. Al respecto, informó que en el expediente 2004 -00270 que cursa en la Sección Primera del Consejo de Estado, se presentaron las pruebas a partir de las cuales se demuestra la notoriedad del signo “ TROLLI”, sin embargo, el asunto está pendiente de ser resuelto, por lo que la decisión que se tome allá afectará al presente debate.

I.1.3.3. Afirmó que Procaps S.A. actuó como distribuidor de los productos fabricados por la sociedad Mederer GMBH y comercializados bajo la marca internacional “ TROLLI”, de manera que, a partir de este hecho, se evidencia la ineptitud del signo opositor para ser registrado como marca, por lo que no podía servir como sustento para negar las solicitudes de registro de las marcas cuestionadas. A lo cual agregó que, inició un proceso de competencia desleal en contra de Procaps S.A. por estas mismas razones.

I.1.3.4. Finalmente, indicó que, actuando de mala fe, la sociedad Procaps S.A., obtuvo la marca opositora “ TROLLI” mediante traspaso efectuado por su primer titular en Colombia, el señor Mauricio de Koller Vélez.8

Radicado: 11001 03 24 000 2009 00640 00

Demandante: MEDERER GMBH

por su primer titular en Colombia, el señor Mauricio de Koller Vélez.8

Radicado: 11001 03 24 000 2009 00640 00

Demandante: MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

I.2.1. La SIC presentó contestación de la demanda en el siguiente sentido2:

Manifestó qu e, en sede administrativa, la actora no aportó pruebas a través de las cuales se acreditara la presunta notoriedad de la marca internacional “TROLLI”, pero más allá de eso, la notoriedad de un signo no constituye un atributo para que se conceda su registro como marca, mucho menos resulta relevante ante la existencia de un registro previo de la marca “TROLLI” en favor de la sociedad Procaps S.A., a partir de lo cual sería suficiente para negar los registros solicitados por la actora.

Señaló que, en relación con la presunta mala fe en la que habría incurrido Procaps S.A. para obtener el registro de la marca “ TROLLI” en Colombia para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, la actora no presentó las pruebas necesarias para acreditar dicho alegato, ni se evidencia dentro de la actuación administrativa objeto de estudio.

Finalmente, formuló la excepción que denominó “[…] ineptitud sustantiva de la demanda”, con sustento en que aquella se presentó a partir de una indebida acumulación de pretensiones, pues correspondía a la actora

administrativa objeto de estudio.

Finalmente, formuló la excepción que denominó “[…] ineptitud sustantiva de la demanda”, con sustento en que aquella se presentó a partir de una indebida acumulación de pretensiones, pues correspondía a la actora radicar de forma separada las acusaciones en contra de los actos expedidos en cada uno de los once trámites administrativos que se intentan acusar a la vez. Lo anterior teniendo en cuenta que, respecto de cada una de las solicitudes marcarias , la SIC realizó un análisis de registrabilidad independiente, de cara a la naturaleza de los signos tanto nominativos como mixtos.

2 Folios 242 a 249 del expediente físico de la referencia.9

Radicado: 11001 03 24 000 2009 00640 00

Demandante: MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.2.2. Procaps S.A., contestó la demanda señalando lo siguiente3:

Afirmó que la actora sustentó su demanda únicamente en la inconformidad que encuentra respecto de las decisiones impartidas por la SIC, sin que formule un real vicio de ilegalidad en los actos administrativos acusados.

Explicó que la actora pretende el registro como marca de sus signos, a partir de la presunta notoriedad de la marca internacional “ TROLLI”, sin que aquella se encuentre registrada en Colombia, haciendo caso omiso a los registros marcarios previamente concedidos por la SIC, en favor de la sociedad Procaps S.A., a partir de los cuales se impone concluir que los

que aquella se encuentre registrada en Colombia, haciendo caso omiso a los registros marcarios previamente concedidos por la SIC, en favor de la sociedad Procaps S.A., a partir de los cuales se impone concluir que los signos solicitados por la actora se encuentran incursos en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, tal como se consideró en las resoluciones demandadas.

Reiteró que la denominación “ TROLLI”, “SALAMANDRAS”, “CULEBRAS”, “CATERPILLARS” y “SQUIGGLES” se encuentra registrada como marca en Colombia en favor de Procaps S.A., de manera que aquella posee un derecho de exclusividad sobre la expresión y se encuentra legitimada para impedir el registro como marca de denominaciones que resulten similarmente confundible con sus marcas, tal como sucede con los signos solicitados por la demandante.

Advirtió que de considerar la presunta titularidad y notoriedad de la marca internacional “ TROLLI” en cabeza de Mederer GMBH, se estaría vulnerando tanto los derechos obtenidos por Procaps S.A. en Colombia respecto de esa denominación, así como el principio de territorialidad de

3 Folios 254 a 270 del expediente físico de la referencia.10

Radicado: 11001 03 24 000 2009 00640 00

Demandante: MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

las marcas, en virtud del cual los registro s de marca s solo producen efectos jurídicos en el territorio en el cual han sido concedidos.

www.consejodeestado.gov.co

las marcas, en virtud del cual los registro s de marca s solo producen efectos jurídicos en el territorio en el cual han sido concedidos.

Señaló que las acusaciones de la actora relativas a la mala fe de Procaps S.A., así como a la supuesta comisión de actos de competencia desleal por los que se inició un proceso judicial en instancia adicional, no constituyen un indicio razonable de posible comisión de actos de competencia desleal, pues a la fecha de presentación de su escrito, el asunto referido se encuentre en periodo probatorio, sin que de ello pueda desprenderse que, en efecto, Procaps S.A. perpetró actos de competencia desleal. Adicionalmente, afirmó que Procaps S.A. no ha sido distribuidora de Mederer GMBH, únicamente suscribió con ella un contrato de suministro que finalizó de forma intempestiva por parte de la actora.

Informó que Procaps S.A., y Alinova S.A. promovieron acción de competencia desleal en contra de Mederer GMBH, la cual se encuentra en curso ante la SIC, sin embargo, también se encuentra pendiente de ser resuelto por parte de la autoridad administrativa. E n cualquier caso, los asuntos adicionales ventilados comprenden únicamente la marca “TROLLI”, y no respecto de los demás, a partir de lo cual se desprende que dichos asuntos no guardan relación directa con el estudio de legalidad de los actos demandados en la demanda de la referencia.

Finalizó aduciendo que los actos demandados aplicaron correctamente la disposición contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, pues aquella prohíbe el registro de signos que afecten los

Finalizó aduciendo que los actos demandados aplicaron correctamente la disposición contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, pues aquella prohíbe el registro de signos que afecten los derechos de un tercero al ser similarmente confundibles en el mercado, evento que se encuentra configurado en el presente asunto, pues los signos cuestionados son similares a las marcas “ TROLLI”, “ TROLLI TROPICÓS”, “ SALAMANDRAS”, “ CULEBRAS”, “ CATERPILLARS”, y11

Radicado: 11001 03 24 000 2009 00640 00

Demandante: MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

“SQUIGGLES” de Procaps S.A., y además todas las anteriores pretenden distinguir productos comprendidos en la clase 30 internacional.

I.2.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO

PÚBLICO

Mediante auto 2 de diciembre de 20194, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión.

I.3.1. La parte actora5 reiteró los argumentos planteados en la demanda, en lo ateniente a la mala fe por parte del litisconsorte necesario en la obtención de la marca opositora “ TROLLI”, y la notoriedad de la marca internacional “TROLLI” de Mederer GMBH, a partir de lo cual concluyó que

en lo ateniente a la mala fe por parte del litisconsorte necesario en la obtención de la marca opositora “ TROLLI”, y la notoriedad de la marca internacional “TROLLI” de Mederer GMBH, a partir de lo cual concluyó que la SIC debió conceder el registro como marca de los signos solicitados.

I.3.2. Procaps S.A. 6 reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda.

I.3.3. El Ministerio Público y la SIC guardaron silencio en esta etapa procesal.

I.4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE

JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial7 núm. 618-IP-2018, en los siguientes términos:

4 Folio 594 del expediente físico de la referencia. 5 Folios 597 a 601 del expediente físico de la referencia. 6 Folios 602 a 609 del expediente físico de la referencia. 7 Folios 575 a 592 del expediente físico de la referencia.12

Radicado: 11001 03 24 000 2009 00640 00

Demandante: MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

“B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 224, 225, 229, 231, 232 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser pertinentes.

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 224, 225, 229, 231, 232 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser pertinentes.

2. De oficio, se interpretarán los literales a) y h) del artículo 136, y Artículo 228 de la Decisión 486 por ser pertinente, para abordar el tema de la marca notoria […]”.

En dicha interpretación, el Tribunal emitió su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2) Comparación entre signos denominativos. 3) Comparación entre signos mixtos y denominativos. 4) La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. LOS ACTOS ACUSADOS

Se solicita la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio:

(i) Expediente administrativo 03092329: resoluciones números 28509 de 23 de noviembre de 2004 “por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, 15606 de 29 de junio de 2005 “ por la cual se resuelve un recurso de reposición ”, y 38585 de 30 de julio de 2009 “ por la cual se resuelve un recurso de apelación ”, a través de las cuales se negó el registro como marca del signo “TROLLI” (mixto) para identificar productos

recurso de reposición ”, y 38585 de 30 de julio de 2009 “ por la cual se resuelve un recurso de apelación ”, a través de las cuales se negó el registro como marca del signo “TROLLI” (mixto) para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

(ii) Expediente administrativo 04082214: resoluciones números 9638 de 29 de abril de 2005 “ por la cual se decide una solicitud de registro de13

Radicado: 11001 03 24 000 2009 00640 00

Demandante: MEDERER GMBH

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

marca”, 18194 de 28 de julio de 2005 “por la cual se resuelve un recurso de reposición”, y 38723 de 30 de julio de 2009 “ por la cual se resuelve un recurso de apelación”, a través de las cuales se negó el registro como marca del signo “ TROL