CE - Sentencia 11001032400020100030900

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ

Bogota, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020100030900

Demandante: Bristol Myers Squibb Company

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio!

Tercero interesado: Grupo Lepetit S.A.S.

Asunto: Riesgo de confusión entre marcas nominativas. Reiteracion jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Bristol Myers Squibb Company contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 1424 del 28 de enero de 2008. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve, que se desarrollan a continuación. Il. ANTECEDENTES La demanda

1. Bristol Myers Squibb Company, en adelante la parte demandante”, presentó demanda? contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante, la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad simple, que se interpreta como 1 Cfr. Índice núm. 50 de Samai. 2 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 3 a 9 3 Cfr. Folios 34 a 44.Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 acción de nulidad relativa, para que se declare la nulidad de la Resolución núm.

3 Cfr. Folios 34 a 44.Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 acción de nulidad relativa, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 1424 del 28 de enero de 2008, “Por la cual concede registro”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Comoconsecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa S ORIPOL que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Calificación Internacional de Niza, cuyo titular es el Grupo Lepetit S.A.S., en adelante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones

3. Laparte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[...] 1. Que es nula la Resolución núm. 1424 del 28 de enero de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, BAKER & MCKENZIE mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa S ORIPOL para identificar productos de la clase 5 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro número 344.900 asignado a la marca nominativa S ORIPOL en la clase 5 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de

Niza.

3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la

el certificado de registro número 344.900 asignado a la marca nominativa S ORIPOL en la clase 5 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.

4. Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar las Resoluciones mediante las cuales se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 176 del Código Contencioso Administrativo.

5. Que se condene en costas a la parte demandadaj °.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5 Cfr. Folios 34 a 44.Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 4.1. El 27 de julio de 2007, la sociedad GRUPO LEPETIT S.A.S. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca S ORIPOL (nominativa) para distinguir "/...] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina y la higiene Íntima y otros productos para uso médico que no se incluyen en otras clases; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos y bebidas dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos; material para apósitos; material para

Íntima y otros productos para uso médico que no se incluyen en otras clases; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos y bebidas dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos; material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, funguicidas, herbicidas [...]", comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La solicitud indicada supra se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial nro. 579 del 31 de agosto de 2007 sin que se presentaran oposiciones. 4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución número 1424 de 28 de enero de 2008, concedió el registro de la marca S ORIPOL (nominativa) a Grupo Lepetit S.A.S., para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Normas violadas

5. La parte demandante invocó como vulnerado el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: 6.1. Sobre la prioridad en el tiempo de la marca registrada a nombre de BristolMyers Squibb Company, manifestó que es titular del registro 124.660 de la marca nominativa S UROPOL, solicitado el 21 de febrero de 1986 y concedido el 12 de abril de 1989.Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 6.2. En relación con la reproducción casi exacta de la expresión S UROPOL en la

abril de 1989.Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 6.2. En relación con la reproducción casi exacta de la expresión S UROPOL en la marca posterior S ORIPOL, sostuvo que en el análisis comparativo de los signos enfrentados se deben aplicar los siguientes criterios indicados por la jurisprudencia y la doctrina: (i) se debe observar el conjunto de cada uno de los signos comparados, evitando su fraccionamiento; (ii) la comparación debe hacerse de manera sucesiva y no simultánea; (iii) el operador jurídico debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; y (iv) el análisis debe realizarse desde la perspectiva del consumidor medio. En consecuencia, la marca nominativa S ORIPOL no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de 2000 para ser registrada y, por lo tanto, no es susceptible de registro debido a su semejanza e identidad con la marca nominativa S UROPOL previamente registrada. Indicó que marcas las cotejadas coinciden en cinco letras y comparten el final de cada una de las expresiones. 6.3. En relación con el aspecto ideológico, afirmó que ninguna de las marcas hace referencia a un concepto particular, por lo que ninguna de sus expresiones hará para el público consumidor referencia a un concepto determinado para diferenciarlas. 6.4. Argumentó que las marcas cotejadas amparan los mismos productos descritos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que el análisis del examinador debe más riguroso y profundo al momento del cotejo, teniendo en cuenta que está en riesgo la salud del consumidor.

en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que el análisis del examinador debe más riguroso y profundo al momento del cotejo, teniendo en cuenta que está en riesgo la salud del consumidor. 6.5. En cuanto a la conexión competitiva, indicó que los productos que amparan ambas marcas se encuentran en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, comparten los mismos canales de comercialización y publicidad, y corresponden al mismo género de productos farmacéuticos. Contestación de la demanda Parte demandada

7. La parte demandada“ contestó la demanda” y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 5 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 119. 7 Cfr. Folios 110 a 117.Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 7.1. Sostuvo que el signo S ORIPOL "[...] tiene una naturaleza nominativa al estar conformado por una letra y una palabra conformada por dos sílabas la primera de ellas "ORI" expresión que no se refiere a nada en específico, lo que quiere decir que proviene del imaginario y, por lo tanto, es inapropiable, como también sucede con la partícula “POL [...]". 7.2. Expuso que el signo UROPOL está compuesto por dos sílabas; la primera de ellas es la expresión URO, que al parecer hace referencia a la uretra y trae a la mente del consumidor la asociación con las afecciones de esta, además que es una expresión de uso común para estos medicamentos; la segunda sílaba es POL, que es una partícula que no es susceptible de apropiación. 7.3. Afirmó que "[...] desde el aspecto fonético, no existe riesgo de confundibilidad

expresión de uso común para estos medicamentos; la segunda sílaba es POL, que es una partícula que no es susceptible de apropiación. 7.3. Afirmó que "[...] desde el aspecto fonético, no existe riesgo de confundibilidad por ser diferentes en su composición fonética, lo cual logra que se diferencien al momento de su pronunciación, situación que logra menguar el riesgo de confusión en los consumidores”. 7.4. Indicó que con la expedición del acto acusado no se violó la Decisión 486 de 2000, pues este fue expedido por la autoridad competente, observando las formalidades y trámites de ley con el objeto de salvaguardar el orden jurídico de nuestro régimen de propiedad industrial. Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso fue representado por curador ad litem, quien al contestar la demanda no se opuso alas pretensiones “[...] siempre que no se vicien derechos fundamentales de la parte que represento [...].

Solicitud de Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 13 de diciembre de 20179 ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas 8 Cfr. Folio 108. 9 Cfr. Folios 127 a 128Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 aplicables; y este profirió la interpretación prejudicial 93-1P-2018 del 1° de febrero de 20197, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[...] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136

de 20197, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[...] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el mismo que será interpretado por ser procedente. [...]”.

10. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Reanudación del proceso, decreto de pruebas y alegatos de conclusión

11. El Despacho Sustanciador, mediante autos de 16 de diciembre de 2024 y de 5 de febrero de 2025"': i) resolvió sobre las solicitudes probatorias; ii) decretó la reanudación del proceso; y iii) corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días para alegar de conclusión y el Agente del Ministerio Público para que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, solicitara el traslado especial de expediente para rendir concepto si a bien lo tenía.

Alegatos de conclusión

12. Dentro del término para alegar de conclusión no hubo pronunciamiento de las partes ni del tercero interesado en las resultas del proceso”.

Concepto del Ministerio Público

13. El Agente del Ministerio Público's conceptuó que el signo solicitado, “S ORIPOL”, no presenta similitud alguna frente a la marca S UROPOL que pueda generar riesgo de confusión, pues las dos marcas tienen una estructura ortográfica, visual, fonética e ideológica diferente que le permite al consumidor escoger el producto sin inducirlo a error en el mercado. Anotó que las marcas objeto de discusión están dirigidas a

de confusión, pues las dos marcas tienen una estructura ortográfica, visual, fonética e ideológica diferente que le permite al consumidor escoger el producto sin inducirlo a error en el mercado. Anotó que las marcas objeto de discusión están dirigidas a un tipo de consumidor especializado por el tipo de productos, que estará atento al momento de adquirir el producto que necesita. Sostuvo que estos consumidores son menos propensos a confundirse por nombres similares, ya que están enfocados en características más técnicas y específicas del producto. 10 Cfr. Folios 135 a 145. ™ Cfr. Índice 59 del aplicativo web “SAMA”. 12 Cfr. Indice núm. 062 de Samai 13 Cfr. Índice 61 del aplicativo web “SAMAI”.Núm. único de radicación: 1100103240002010003900

14. Dentro del término para alegar de conclusión no hubo pronunciamiento de las partes ni del tercero interesado en las resultas del proceso ™. ll. CONSIDERACIONES

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 93-IP-2018 del 1° de febrero de 201815; viii) los desarrollos jurisprudenciales respecto del estudio de las marcas que identifican productos de la Clase 52 de la Clasificación Internacional de Niza; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia

16. Visto el artículo 128, en especial, el numeral 7.° del Código Contencioso

Clase 52 de la Clasificación Internacional de Niza; y ix) el análisis del caso concreto. Competencia

16. Visto el artículo 128, en especial, el numeral 7.° del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20117, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20197 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones: esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine.

El acto acusado

18. El acto acusado es la Resolución número 1424 de enero de 20083, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria 14 Cfr. Índice núm. 062 de Samai, 15 Cfr. Folios 135 a 145. 16 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 17 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024. 18 Folio 59.Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 y Comercio concedió el registro 344900 de la marca nominativa S ORIPOL para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico

y Comercio concedió el registro 344900 de la marca nominativa S ORIPOL para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El problema jurídico

19. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, y la Interpretación Prejudicial, determinar si la Resolución número 1424 de enero de 2008, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa S ORIPOL para identificar “PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; PRODUCTOS HIGIÉNICOS PARA LA MEDICINA Y LA HIGIENE ÍNTIMA Y OTROS PRODUCTOS PARA USO MÉDICO QUE NO SE INCLUYEN EN OTRAS CLASES; SUSTANCIAS

DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO; ALIMENTOS Y BEBIDAS DIETÉTICAS PARA

USO MÉDICO; ALIMENTOS PARA BEBÉS; EMPLASTOS; MATERIAL PARA

APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA MOLDES DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES DAÑINOS, FUNGUICIDAS, HERBICIDAS”, productos de la Clase 5 de la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera el literal a) del artículo 136 y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto acusado.

20. La Sala advierte que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el caso sub examine, interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

declarar la nulidad del acto acusado.

20. La Sala advierte que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el caso sub examine, interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Asimismo, la Sala considera que se argumentó la falta de distintividad extrínseca de la marca concedida y la distintividad intrínseca, por lo que no procede incluir en el problema jurídico a resolver el estudio de los artículos 134 y 135 ibidem. En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida, S ORIPOL, y la marca nominativa S UROPOL que identifican productos de la Clase 5. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

21. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo deNúm. único de radicación: 1100103240002010003900

Cartagena”, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000? de la Comisión de la Comunidad Andina”'. Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina??

22. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”? y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 19 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas

Comunidad Andina”? y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 19 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 20 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento alos capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) — La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la

1. — La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 — Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el

sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 21 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. Estas normas del derecho primario y secundario hacen parte del bloque de internacionalidad. 22 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 23 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001,

en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 23 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.10

Núm. único de radicación: 1100103240002010003900

23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.

24. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección lll se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[...] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros [...]”.

25. Asimismo, establece en su artículo 33 que “...] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso [...]".

26. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición

la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso [...]".

26. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “...] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal

[T

27. En el artículo 34 se establece que “...] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada [...].

28. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “/...] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal [...]”.

Interpretación Prejudicial 93-IP-2018 del 1 de febrero de 201911

Núm. único de radicación: 1100103240002010003900

28. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “4. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso intemo se discute si los signos S ORIPOL (denominativo) y S UROPOL (denominativo) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del

1.1. En vista de que en el proceso intemo se discute si los signos S ORIPOL (denominativo) y S UROPOL (denominativo) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectare indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso da la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...) 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo

en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de Vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.12

Núm. único de radicación: 1100103240002010003900 b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identida