CE - Sentencia 11001032400020100055400 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020100055400

Demandante: Lolita Resto Café S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Gloria Raquel Zapata Villabona

Temas: Riesgo de confusión. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Lolita Resto Café S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 1630 del 26 de enero de 2009.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

1. Lolita Resto Café S.A.S ., en adelante la parte demandante 1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad , adecuada a la

1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2. 2 Cfr. Folios 8 a 26.2

parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad , adecuada a la

1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2. 2 Cfr. Folios 8 a 26.2

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acción de nulidad relativa 3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 1630 del 26 de enero de 2009 “Por la cual se concede un registro ”, expedida por la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta LOLITA TIENDA CAFÉ que identifica servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es Gloria Raquel Zapata Villabona, en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Declarar LA NULIDAD de la siguiente Resolución:

Resolución 1630 de 26 de enero de 2009 por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concede la marca LOLITA TIENDA DE CAFE a la señora Gloria Raquel Zapata Villabona.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, sírvase ordenar lo siguiente:

Declarar nulo el título que acredita a la señora Gloria Raquel Zapata

señora Gloria Raquel Zapata Villabona.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, sírvase ordenar lo siguiente:

Declarar nulo el título que acredita a la señora Gloria Raquel Zapata Villabona como titular de la marca LOLITA TIENDA DE CAFE - MixtaClase 43.

No asignar número de certificado o proceder con la cancelación del certificado de registro de la marca LOLIT A TIENDA DE CAFE una vez asignado. […]”

Presupuestos fácticos

3 Cfr. Folio 9, p revista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial.”3

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4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar su pretensión:

4.1.- La parte demandante es titular del registro 319283 que ampara la marca mixta REPOSTERÍA FINA DE LOLITA para distinguir servicios de restaurante y alimentación: atención de banquetes, refrigerios, postres bebidas, bebidas a base de café, jugos pasteles pasabocas, sándwiches, servicios comprendidos en la Clase 43 Internacional, otorg ado mediante la Resolución núm. 15934 del 20 de junio de 2006.

4.2. Gloria Raquel Zapata Villabona, solicitó el registro del signo mixto LOLITA TIENDA DE CAFÉ para distinguir servicios en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

20 de junio de 2006.

4.2. Gloria Raquel Zapata Villabona, solicitó el registro del signo mixto LOLITA TIENDA DE CAFÉ para distinguir servicios en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. La pa rte demandada, por medio de la Resolución núm. 1630 del 26 de enero de 2009, concedió el registro de la marca mixta LOLITA TIENDA DE CAFÉ.

Norma violada

5. La parte demandante invocó como vulnerada la siguiente norma:

5.1 Los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Concepto de violación

6. La marca mixta "LOLITA TIENDA DE CAFÉ” estaba incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Desición 486 de 2000, en virtud de la semejanza visual, conceptual y fonética, y del tipo común de productos que las dos marcas pretenden distinguir , “más aún cuando la marca de la sociedad demandante en este caso ha alcanzado un alto reconocimiento a nivel nacional.4

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7. “[...] Por escritura pública no. 776 de la Notaria Cuarta de Medellín el 27 de febrero de 2008, se constituyó la sociedad DE LOLITA RESTO CAFÉ S.A.S, momento desde el cual viene haciendo uso del nombre comercial DE LOLITA RESTO CAFÉ [...] La sociedad DE LOLITA REST Ó CAFÉ S.A.S , tiene en el

de febrero de 2008, se constituyó la sociedad DE LOLITA RESTO CAFÉ S.A.S, momento desde el cual viene haciendo uso del nombre comercial DE LOLITA RESTO CAFÉ [...] La sociedad DE LOLITA REST Ó CAFÉ S.A.S , tiene en el territorio colombiano los siguientes puntos de venta [...] a sociedad DE LOLITA RESTÓ CAFÉ S.A.S, ha desarrollado su negocio bajo la modalidad de franquicia superando cada día sus ventas y su posicionamiento en el mercado. Con la trayectoria anteriormente mencionada, es más que claro que el estado debe entonces proteger como es obvio las marca previamente (sic) registrada, al ser esta la primera en utilizar la denominación LOLITA, frente a la segunda idéntica o similar [...].”

8. La demandante también resaltó que, además de la similitud conceptual, fonética y visual, las dos marcas amparan los mismos servicios y “[…] concurren en el mismo mercado y atienden el mismo público [...]”.

Contestaciones de la demanda

Parte demandada

9. La parte demandada 4 contestó la demanda 5 y se opuso a las

pretensiones formuladas así:

8.1. Con la expedición de la resolución acusada no incurrió en ninguna violación de las normas previstas en la Decisión 486 de 2000, ni violentó derecho alguno de la parte demandante con la declaración de infundada de la oposición que presentó en su momento.

8.2. Sostuvo que “[…] la Oficina Nacional Competente procedió de manera acertada a registrar la marca "LOLITA TIENDA DE CAFÉ", dentro de un c riterio objetivo y universal conforme a la jurisprudencia y la doctrina concluyéndose

4 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 118.

acertada a registrar la marca "LOLITA TIENDA DE CAFÉ", dentro de un c riterio objetivo y universal conforme a la jurisprudencia y la doctrina concluyéndose

4 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 118. 5 Cfr. Folios 108 a 1175

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que esta marca está provista de los suficientes elementos que le den fuerza distintiva, y que por lo mismo cumple con los requisitos para ser registrada como marca, y con su registro no se estaría privando a otros competidores, de utilizar estas formas para identificar los mismos productos y servicios como es el caso de marras”.

8.3. “[…] la marca en comento está compuesta por más de una palabra, entre las cuales está "L OLITA" la cual señala la demandante, es la que se encaja en la causal de irregistrabilidad expuesta, y puede conllevar a confusión al consumidor. [...] "LOLITA TIENDA DE CAFÉ". La anterior marca de un análisis de sus componentes respectivos, se tiene que si bien ésta tiene la palabra "LOLITA", también es cierto que está compuesta por otras de componentes gramaticales y fonéticos que le dan claridad al consumidor frente a la coexistencia de las mismas en el mercado, y la escogencia por parte de los mismos frente a los productos que estos ofrecen [...]”.

8.4 [“...] Es de anotar que la marca previamente registrada por la demandante aun cuando distingue los mismos productos que la que se solicita su nulidad, se

mismos frente a los productos que estos ofrecen [...]”.

8.4 [“...] Es de anotar que la marca previamente registrada por la demandante aun cuando distingue los mismos productos que la que se solicita su nulidad, se refiere a repostería fina como tal, productos tot almente distintos a los que se desprenden de la simple lectura de la marca cuestionada, es decir, se refiere a un producto específico y puntual el cual es el café. Si un consumidor encuentra en un lugar de expediente productos denominados como repostería f ina y café, se tiene que observa (sic) la gran diferencia que existen entre los dos [...]”.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso

10. El tercero con interés directo en las resultas del proceso 6, contestó la demanda7 y manifestó que “ No me opongo a lo solicitado siempre que no se violen derechos fundamentales de la parte que represento”.

Solicitud de Interpretación Prejudicial

6 Actuando por intermedio de curador ad litem. Cfr. Folio 108 7 Cfr. Folios 109 a 127.6

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11. El Despacho Sustanciador, mediante de auto del 13 de diciembre de 20178 ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 d e la Comisión de la Comunidad

Andina.

Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 d e la Comisión de la Comunidad Andina.

12. El Despacho Sustanciador remitió la solicitud de interpretación prejudicial el 18 de diciembre de 2017 9 mediante correo electrónico enviado al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina , junto con los anexos que de ordinario acompañan esta petición.

13. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 199-IP-2018 del 3 de octubre de 201810, en adelante la

Interpretación Prejudicial, en la que consideró:

“1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y b) para analizar la irregistrabilidad de un signo por confusión. Procede la interpretación solicitada.

2. De oficio se interpretarán los artículos 190 y 191 de la Decisión 486 para desarrollar el tema del nombre comercial”.

14. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que, a su juicio, son aplicables.

Reanudación del proceso

15. El Despacho Sustanciador, mediante auto del 16 de diciembre de 202411: i) decretó la reanudación del proceso ; ii) resolvió sobre las solicitudes probatorias; y iii) corrió traslado para alegar de conclusión.

Alegatos de conclusión

8 Cfr. Folio 136. 9 Folios 137 1 139. 10 Cfr. Folios 114 a 156. 11 Cfr. Índice 69 aplicativo web “SAMAI”.7

Alegatos de conclusión

8 Cfr. Folio 136. 9 Folios 137 1 139. 10 Cfr. Folios 114 a 156. 11 Cfr. Índice 69 aplicativo web “SAMAI”.7

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14.1. La parte demandante12 reiteró los argumentos señalados en la demanda.

14.2. La parte demandada y el tercero con interés en las resultas del proceso guardaron silencio13.

Concepto del Ministerio Público

16. El Agente del Ministerio Público no rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES

17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos acusados; i ii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ; vi) la Interpretación Prejudicia l 199-IP-2018 de l 3 de octubre de 2018; vii) desarrollos jurisprudenciales; viii) marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad ; ix) marco normativo de la protección del nombre y la enseña comercial; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

18. Vistos: i) el numeral 7.º del artículo 128 del Código Contencioso

normativo de la protección del nombre y la enseña comercial; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

18. Vistos: i) el numeral 7.º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 14, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia ; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 15, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

12 Cfr. Índice 74 del aplicativo web “SAMAI”. 13 Cfr. Índice 75 del aplicativo web “SAMAI”. 14 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 15 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.8

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19. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine.

El acto acusado

20. El acto acusado es la Resolución 1630 del 26 de enero de 2009 por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concede la marca LOLITA TIENDA DE CAF É a la señora Gloria Raquel Zapata Villabona , para identificar comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza servicios.

El problema jurídico

TIENDA DE CAF É a la señora Gloria Raquel Zapata Villabona , para identificar comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza servicios.

El problema jurídico

21. Le corresponde a la Sala determinar si la Resolución núm. 1630 de 26 de enero de 2009 por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la marca LOLITA TIENDA DE CAFÉ a la señora Gloria Raquel Zapata Villabona para distinguir servicios de venta y elaboración de bebidas, servicios de cafeterías, cafés -restaurantes, autoservicios, restaurantes permanentes y de servicio rápido, preparadas, servicios de bar, cantinas, rest auración, alimentación, servicios de restauración y hospedaje temporal, comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza , vulneran los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 , y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto acusado.

22. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, interpretó los artículos 190 y 191 ibidem, relativos al nombre comercial.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

23. La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización Internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio9

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del Acuerdo de Cartagena 16, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000 17 de la Comisión de la Comunidad Andina18.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina19

24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de

16 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C -231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 17 Se considera importante hacer un recuento his tórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunida d Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del

artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lim a, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebr ada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas,

denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a p artir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; l os derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 18 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 19 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 199 6. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de

modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 199 6. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -227 de 14 de abril de 199 9, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “ Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.10

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los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina20.

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros21.

26. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de

la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

27. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la inter pretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

28. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará dire ctamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”.

29. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del

20 El Consejo Andi no de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 21 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la

2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 21 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35.11

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proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”.

30. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “ […] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 199-IP-2018 del 3 de octubre de 2018

31. La Sala resalta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales a) y b) del artículo 136 y, de oficio, interpretó los artículos 190 y 191 de la Decisión 486 de 2000 . En relación con el caso concreto, el

Tribunal indicó lo siguiente:

“2. Comparación entre signos mixtos

2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo LOLITA TIENDA DE CAFÉ (mixto) y la marca REPOSTERIA DE LOLITA (mixta) es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.

2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento - sea

necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.

2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento - sea denominativo o gráfico — penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos último s son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabr as que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema d eport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.12

lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema d eport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.12

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Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

• Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterio s para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto…”

[…]

b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso:

(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca

(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrí a lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

2.4. Es importante resaltar que la marca mix ta es una unidad en la