CE - Sentencia 11001032400020110019800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001032400020110019800

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Total S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Total Gas S.A.

Temas: Cancelación parcial por falta de uso de un registro marcario. Uso real y efectivo de la marca.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Total S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 63313 de 29 de noviembre de 2010.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii ) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve, que se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La sociedad Total S.A.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda 2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte

1 Actuando por medio de apoderado. Cfr. Folios 2 al 12. 2 Cfr. Folios 18 al 48.2

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demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 3,

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demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 3, para que se declare la nulidad de la Resolución. núm. 63313 de 29 de noviembre de 2010, expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada negar la cancelación parcial, por no uso, del registro marcario núm. 282146, correspondiente a la marca mixta “TOTAL” en la clase 4ª de la Clasificación internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad Total S.A.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones:

“[…] 2.1. Que se decrete la nulidad de la Resolución número sesenta y seis mil trescientos trece (66313) del veintinueve (29) de noviembre de dos mil diez (2010), mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto por TOTAL GAS. S.A. contra la Resolución N° 21115 de 23 de abril de 2010 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que había NEGADO la cancelación por no uso del registro N° 282146 de la marca TOTAL (MIXTA) en clase 4, propiedad de TOTAL S.A., decidiendo REVOCARLA y en su lugar:

• MANTENER la decisión de NEGAR la cancelación total por no uso del

por no uso del registro N° 282146 de la marca TOTAL (MIXTA) en clase 4, propiedad de TOTAL S.A., decidiendo REVOCARLA y en su lugar:

• MANTENER la decisión de NEGAR la cancelación total por no uso del registro de la marca TOTAL (MIXTA) N° 282146 en clase 4 registrada a nombre de mi representada la sociedad TOTAL S.A.

• CANCELAR PARCIALMENTE dicho registro excluyendo de su cobertura los siguientes productos: PETRÓLEO (CRUDO O

REFINADO); COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y GASEOSOS;

COMBUSTIBLE PARA MOTORES; GAS Y GAS DE PETRÓLEO

LICUADO; PARAFINAS Y CERAS, ILUMINANTES; ACEITES Y

GRASAS INDUSTRIALES.

• En consecuencia, limitar el registro de la marca TOTAL (MIXTA) únicamente a "LUBRICANTES, ADITIVOS NO QUIMICOS PARA COMBUSTIBLE DE MOTOR", en clase 4 y declarar agotada la vía gubernativa. […]”

4. A título de restablecimiento del derecho solicitó:

“[…] 2.2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de

3 Establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.3

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restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que en virtud de lo decidido en la Resolución N° 21115 de 23 de abril de 2010 se NIEGUE LA CANCELACIÓN TOTAL y PARCIAL del registro de la

restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que en virtud de lo decidido en la Resolución N° 21115 de 23 de abril de 2010 se NIEGUE LA CANCELACIÓN TOTAL y PARCIAL del registro de la marca TOTAL (MIXTA ), para identificar productos de la clase cuarta (4°) internacional propiedad de la sociedad TOTAL S.A., manteniendo la cobertura del título No. 282146 para los productos para los que originalmente se solicitó y obtuvo el registro de la marca.

2.3. Como resultado de los anteriores pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio modificar la inscripción del Certificado registro de la Marca TOTAL (MIXTA) No 282146 de titularidad de TOTAL S.A. restituyendo a su cobertura en el Registro de la propiedad industrial los siguientes productos de la clase cuarta (4°) internacional: PETRÓLEO (CRUDO O

REFINADO); COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y GASEOSOS;

COMBUSTIBLES PARA MOTORES ; GAS Y GAS DE PETRÓLEO LICUADO;

PARAFINAS Y CERAS, ILUMINANTES; ACEITES Y GRASAS INDUSTRIALES. junto con LUBRICANTES, ADITIVOS NO QUÍMICOS PARA COMBUSTIBLE DE MOTOR, productos a los que se limitó su cobertura en el acto acusado.

2.4. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. […]”.

Presupuestos fácticos

5. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

Industria y Comercio publicar en la gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. […]”.

Presupuestos fácticos

5. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

5.1. Que el 13 de octubre de 2009, la sociedad TOTAL GAS S.A., en adelante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso , presentó una acción de cancelación por no uso en contra del registro núm. 282146 correspondiente a la marca mixta “TOTAL”, que amparaba productos de la clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza.

5.2. Que una vez la SIC admitió la acción y le corrió el traslado de ley, presentó contestación argumentando que había hecho uso efectivo de dicha marca para distinguir productos de la citada clase 4ª, durante el período relevante.

5.3. Que la directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 21115 del 23 de abril de 2010, negó en primera instancia la solicitud de cancelación total del registro 282146, porque consideró que la sociedad demandante probó el uso de la marca mixta “TOTAL” “en relación con “lubricantes y productos conexos de la4

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clase 4 ª”. En consecuencia, mantuvo el registro 282146 en su totalidad, pues consideró que entre los lubricantes y los demás productos de la Clase 4ª existía una conexión competitiva que hacía procedente el mantenimiento del registro para todos los productos de la Clase 4ª, originalmente otorgados.

consideró que entre los lubricantes y los demás productos de la Clase 4ª existía una conexión competitiva que hacía procedente el mantenimiento del registro para todos los productos de la Clase 4ª, originalmente otorgados.

5.4. Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación el 6 de mayo de 2010 contra la Resolución núm. 21115.

5.5. Que el recurso de reposición se resolvió mediante la Resolución núm. 44818 del 26 de agosto de 2010, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 21115 del 23 de abril de 2010.

5.6. Que el superintendente delegado para la propiedad industrial expidió la Resolución núm. 66313 del 29 de noviembre de 2010, mediante la cual: i) confirmó la decisión de negar la cancelación total por no uso de la marca mixta “TOTAL” ; ii) revocó la Resolución núm. 21115 del 23 de abril de 2010 y, en consecuencia, canceló parcialmente, por no uso, la marca TOTAL , en el sentido de limitar la cobertura del registro núm. 282146 para distinguir “lubricantes, aditivos no químicos para combustibles de motor” en la Clase 4 ª de la Clasificación Internacio nal de Niza.

Normas violadas

6. La parte demandante invocó como vulnerado s el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina4, en adelante la Decisión 486 de 2000 ; el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 3 º del Código

Contencioso Administrativo.

Concepto de violación

486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina4, en adelante la Decisión 486 de 2000 ; el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 3 º del Código Contencioso Administrativo.

Concepto de violación

4 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.5

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La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto violación, así:

7. Violación del régimen andino de propiedad industrial previsto en la Decisión 486 de 2000

7.1. Indicó que con la expedición de los actos acusados, la parte demandada violó el artículo 16 5 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que aplicó indebidamente el inciso tercero del artículo 165, ya que en este caso la cancelación era improcedente, pues, a pesar de no haber demostrado el uso de la marca para di stinguir todos los productos contenidos en el registro marcario, la entidad no tuvo en cuenta la existencia de similitud o identidad de los productos amparados por el registro y de aquellos sobre los cuales sí se probó el uso de la marca.

7.2. Anotó que la parte demandada no consideró la naturaleza homogénea y la similitud que existe entre los lubricantes y aditivos no químicos para combustible de motor y lo s demás productos contenidos en la C lase 4 ª de la Clasificación Internacional de Niza.

7.3. Por otra parte, indicó que al haber aplicado parcialmente lo establecido en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, la entidad demandada vulneró el derecho

Internacional de Niza.

7.3. Por otra parte, indicó que al haber aplicado parcialmente lo establecido en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, la entidad demandada vulneró el derecho fundamental del debido proceso , previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, pues no aplicó de forma estricta la regulación jurídica contemplada en dicha decisión.

7.4. Finalmente, anotó que la resolución mediante la cual se decidió el recurso de apelación fue irregular pues , al haber declarado agotada la vía gubernativa, no le permitió a la parte demandante ejercer el derecho de contradicción contra la resolución y no motivó la decisión de cancelar parcialmente el registro marcario.

Contestaciones de la demanda

Parte demandada6

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8. La parte demandada 5 contestó la demanda 6 y se opuso a las pretensiones

formuladas así:

8.1. Sostuvo que con la expedición de las resoluciones acusadas no se incurrió en violación alguna de la Decisión 486 de 2000 ni de alguna otra disposición del orden nacional, y que ellas se profirieron legal y válidamente.

8.2. Indicó que los actos administrativos fueron motivados de manera amplia y detallada y que las pruebas allegadas al proceso fueron debidamente valoradas, de tal manera que con base en ellas concluyó que, durante el periodo relevante, la marca “TOTAL” se utilizó para distinguir “lubricantes; aditivos o químicos para combustible de motor”. Por ese motivo, consideró procedente limitar el cubrimiento

tal manera que con base en ellas concluyó que, durante el periodo relevante, la marca “TOTAL” se utilizó para distinguir “lubricantes; aditivos o químicos para combustible de motor”. Por ese motivo, consideró procedente limitar el cubrimiento del registro para excluir los productos “petróleo (crudo o refinado), combustibles líquidos, sólidos y gaseosos; combustible para motores; gas y gas de petróleo licuado; parafinas y ceras; iluminantes, aceites y gasas industriales”.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso

9. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio.

Solicitud de interpretación prejudicial

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de l 13 de diciembre de 201 77, suspendió el proceso para solicitar la interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial 229-IP-2018

11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 229 -IP-2018 del 28 de junio de 2019 8, en adelante la Interpretación

Prejudicial, en la que indicó:

5 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 189. 6 Cfr. Folios 179 a 188. 7 Cfr. Folio 254. 8 Cfr. Folios 272 a 279.7

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“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

8 Cfr. Folios 272 a 279.7

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“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comis ión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente”.

De oficio se interpretarán los Artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comis ión de la Comunidad Andina, concernientes al uso efectivo de la marca y la carga de la prueba en el marco de una acción de cancelación”. […]”.

12. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

13. Mediante auto de 10 de marzo de 20259, el Despacho Sustanciador decretó la reanudación del proceso y resolvió sobre algunas pruebas.

14. Por auto de 3 de febrero de 2025 10, el Despacho Sustanciador corrió traslado para alegar de conclusión y dio aviso al Ministerio Público para presentar su concepto dentro del traslado para alegar, si a bien lo tiene.

Alegatos de conclusión

15. La parte demandante reiteró los argumentos de la demanda11.

16. La parte demandada reiteró los argumentos de la demanda 12.

17. El tercero con interés directo en l as resultas del proceso no se pronunció en este momento procesal.

Concepto del Ministerio Público

18. El Ministerio Público guardó silencio.

17. El tercero con interés directo en l as resultas del proceso no se pronunció en este momento procesal.

Concepto del Ministerio Público

18. El Ministerio Público guardó silencio.

9 Índice 72 del aplicativo Samai. 10 Índice 76 del aplicativo Samai 11 Cfr. Índice 82 del aplicativo Samai. 12 Cfr. Índice 83 del aplicativo Samai.8

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

19. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; ii i) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 229-IP-2018 del 28 de junio de 2019; vii) el marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso; viii) el marco normativo sobre régimen probatorio; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

20. De acuerdo con el artículo 128, en especial, el numeral 7.° del Código Contencioso Administrativo sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 del 18 de enero de 201113, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artícul o 13 d el Acuerdo

Contencioso Administrativo sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 del 18 de enero de 201113, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artícul o 13 d el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201914 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las seccione s, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

21. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

El acto acusado

22. El acto acusado es la Resolución núm. 66313 de 29 de noviembre de 2010 , expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que: i) revocó la Resolución núm. 21115 del 23 de abril de 2010, emanada de la directora de Signos Distintivos y, en consecuencia, ordenó la cancelación parcial del registro de la marca “TOTAL”, para productos de la clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, en el sentido de excluir de su

13 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 14 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024.9

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de 2024.9

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cobertura los siguientes productos: “petróleo (crudo o refinado); combustibles líquidos, sólidos y gaseosos; combustible para motores; gas y gas de petróleo licuado; parafinas y ceras, iluminantes: aceites y grasas industriales”. En consecuencia, la marca mixta “TOTAL” quedó limitada para distinguir los siguientes productos de la Clase 4 ª: “lubricantes; aditivos no químicos para combustible de motor”.

El problema jurídico

23. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, y la Interpretación Prejudicial 229-IP-2018 del 28 de junio de 2019,

determinar:

23.1. Si la Resolución núm. 66313 de 29 de noviembre de 2010 , expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual revocó la Resolución núm. 21115 del 23 de abril de 2010 , emanada de la directora de Signos Distintivos vulnera los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina; el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo.

23.2. Si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

24. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

24. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena15, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente

15 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C -231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.10

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resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200016 de la Comisión de la Comunidad Andina17.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina18

25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina19.

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad A ndina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de

los Estados Miembros.

interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad A ndina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.

16 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y

1. En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 17 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad

la caducidad del registro. 17 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 18 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba ”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 19 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.11

Núm. único de radicación: 11001032400020110019800

27. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que

27. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

28. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de d ichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

29. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal

[…]”.

30. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”.

31. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

efectos de la interpretación solicitada […]”.

31. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 229-IP-2018 del 28 de junio de 2019

32. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso.12

Núm. único de radicación: 11001032400020110019800

“[…] Artículo 165. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para elfo durante los tres a/los consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres a ños contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca

productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

[…]

1.3. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o l imitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate.

1.4. Lo anterior significa que, si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.

1.5. A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación