CE - Sentencia 11001032400020110023200

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 24 000 2011 00232 00

Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Propiedad industrial. Negativa del privilegio de patente a la creación titulada “ COMPOSICIÓN

FARMACÉUTICA NANOPART ICULADA DE UN ANTAGONISTA DE RECEPTORES DE TAQUICININA”. Ausencia de nivel inventivo.

Decisión: Negar las pretensiones de la demanda.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_______ ______________________

Corresponde a la Sala decidir, en única instancia, la demanda que presentó la sociedad Merck Sharp & Dohme Corp. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho1 en contra de las Resoluciones núms. 19613 de 16 de abril de 2010 “Por la cual se niega una patente de invención ” y 72191 de 23 de diciembre de 2010 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición ” mediante las cuales se negó el privilegio de patente de invención a la creación titulada “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA NANOPARTICULADA DE UNA ANTAGONISTA DE RECEPTORES DE TAQUICININA”, solicitado por la sociedad aquí demandante. Los actos fueron expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio2.

NANOPARTICULADA DE UNA ANTAGONISTA DE RECEPTORES DE TAQUICININA”, solicitado por la sociedad aquí demandante. Los actos fueron expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio2.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA

El 19 de mayo de 2011, la sociedad actora presentó3 demanda en la que formuló las siguientes:

I.1.1. Pretensiones

2.1. Que se declare nula la Resolución Número 19613, dictada por el señor Superintendente de Industria y Comercio el 16 de Abril de 2010, notificada por Edicto fijado el 27 de Abril de 2010, por medio de la cual se niega la solicitud de la patente de invención titulada "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA NANOPARTICULADA DE UN ANTAGONISTA DE RECEPTORES DE TAQUICININA". Adjunto copia certificada de la citada Resolución como ANEXO 1 del presente escrito.

1 De que trata el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo. 2 En adelante SIC. 3 Por intermedio de su apoderada judicial.Radicado: 11001 03 24 000 2011 00232 00

Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

2.2. Que se declare nula la Resolución Número 72191 dictada por el señor Superintendente de Industria y Comercio el 23 de Diciembre de 2010, notificada por Edicto fijado el 18 de Enero de 2011, por medio de la cual se confirma en su totalidad la

Superintendente de Industria y Comercio el 23 de Diciembre de 2010, notificada por Edicto fijado el 18 de Enero de 2011, por medio de la cual se confirma en su totalidad la Resolución Número 19613 y se declara agotada la vía gubernativa.

Adjunto copia certificada de la citada Resolución como ANEXO 2 del presente escrito.

2.3. Que con fundamento en dichas declaraciones, y a título de Restablecimiento del

Derecho:

(i) Se ordene la concesión a nombre de MERCK SHARP & DOHME CORP., de la patente de invención denominada "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA NANOPARTICULADA DE

UN ANTAGONISTA DE RECEPTORES TAQUICININA".

(ii) Se ordene al señor Superintendente de Industria y Comercio expedir el correspondiente Certificado de Patente y

(iii) Se ordene su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, para los efectos pendientes.

I.1.2. Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se observan los siguientes:

I.1.2.1. El 9 de junio de 2004, entró en fase nacional la solicitud internacional PCT/IB03/006874 que corresponde a la patente de invención para la creación

denominada “ COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA NANOPARTICULADA DE UN

ANTAGONISTA DE RECEPTORES DE TAQUICININA” tal como la formulación 2-(R)-(1- (R)-(3,5-BIS(TRIFLUOROMETIL)FENIL)ETOXI)-3-(S)-(4-FLUORO)-FENIL-4-(3-(OXO1H,4H-1,2,4-TRIAZOL)METILMORFOLINA, también conocida como Aprepitant, presentada por la sociedad Merck Sharp & Dohme Corp. La mencionada solicitud fue radicada bajo el núm. 04054198 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 559 de 30 de diciembre de 2005, contra la cual no se presentaron oposiciones.

I.1.2.2. Mediante concepto técnico núm. 01289 de 30 de mayo de 2008, la SIC encontró a la creación ausente de nivel inventivo en consideración al estado del arte conformado por los documentos previos US 5,719,1475 (D1) y US 6,068,8586 (D2), pues a partir de lo allí sugerido, un experto medio en la materia lograría de forma evidente llegar a la misma solución técnica reivindicada con la solicitud objeto de examen.

En tal sentido se advirtió que , entre otros elementos, D1 divulgó un antagonista del receptor de taquicinina de morfolina y tiomorfolina (aprepitant), el cual es útil en el tratamiento de enfermedades inflamatorias, dolor o migraña, asma y emesis entre otras; a su turno, D2 se refiere a formulaciones de nanopartículas de inhibidores de proteasa HIV las cuales comprenden un estabilizador de superficie celulósico adsorbido sobre su superficie, en la cantidad suficiente para mantener un efectivo promedio de tamaño de

a su turno, D2 se refiere a formulaciones de nanopartículas de inhibidores de proteasa HIV las cuales comprenden un estabilizador de superficie celulósico adsorbido sobre su superficie, en la cantidad suficiente para mantener un efectivo promedio de tamaño de partícula de menos de 1000nm y preferiblemente menor de 400nm.

En conclusión, las composiciones para preparar nanopartículas farmacéuticamente estables con alta biodisponibilidad ya se encontraban previamente divulgadas en el

4 Con fecha de prioridad de 10 de diciembre de 2001. 5 Documento titulado “Morpholine and thiomorpholine tachykinin receptor antagonists”. 6 Documento titulado “Methods of making nanocrystalline formulations of human immunodeficiency virus (HIV) protease inhibitors using cellulosic surface stabilizers”.Radicado: 11001 03 24 000 2011 00232 00

Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

estado de la técnica, sin que la solicitud demuestre un efecto inesperado y superior al divulgado.

I.1.2.3. En respuesta de los mencionados hallazgos, la solicitante presentó escrito con la intención de superar las objeciones expuestas por la autoridad demandada . Pese a lo anterior, a través del concepto técnico núm. 02728 de 17 de julio de 2009, la SIC reiteró que la creación se encuentra ausente de nivel inventivo en consideración a las enseñanzas encontradas en los documentos previos US 5,719,147 (D1) y US 6,068,858 (D2). Adicionalmente, advirtió que la altura inventiva se vio afectada por lo dicho en el

enseñanzas encontradas en los documentos previos US 5,719,147 (D1) y US 6,068,858 (D2). Adicionalmente, advirtió que la altura inventiva se vio afectada por lo dicho en el documento US 5,145,684 7 (D3), pues allí se divulgaron partículas dispersables que consisten en el fármaco cristalino con un modificador de superficie adsorbido sobre la superficie en una cantidad suficiente para mantener un tamaño de partícula menor a 400nm.

En conclusión, el problema técnico planteado, esto es, obtener nanoformulaciones del compuesto aprepitant para el tratamiento o prevención de trastornos como depresión, ansiedad, así como enfermedades inflamatorias y emesis, sería solucionado de forma evidente por el experto en la materia con base en las composiciones divulgadas en los documentos previos, sin necesidad de emplear una habilidad inventiva.

I.1.2.4. Mediante la Resolución núm. 19613 de 16 de abril de 2010, la SIC finalmente negó la concesión de la patente de invención a la creación titulada “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA NANOPARTICULADA DE UN ANTAGONISTA DE RECEPTORES DE TAQUICININA”, tras advertir que aquella carecía del requisito de nivel inventivo como resultado de las enseñanzas previamente divulgadas en D1 y D2 (antes D3).

I.1.2.5. Contra la anterior decisión la solicitante presentó recurso de reposición , el cual fue resuelto mediante la Resolución núm. 72191 de 23 de diciembre de 2010, en virtud de la cual se confirmó la decisión de negar la patente de invención a la mencionada creación.

fue resuelto mediante la Resolución núm. 72191 de 23 de diciembre de 2010, en virtud de la cual se confirmó la decisión de negar la patente de invención a la mencionada creación.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora estimó que los actos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000, así como del artículo 61 de la Constitución Política.

I.1.3.1. Recordó que la solicitud de patente de invención cuestionada se relaciona con formulaciones farmacéuticas nanoparticuladas del compuesto aprepitant, conocido por su actividad en el tratamiento de enfermedades relacionadas con taquicininas.

Siendo así, explicó que el compuesto aprepitant no había logrado ser formulado por la industria farmacéutica, pues aquel exhibe una muy baja solubilidad en agua y en los fluidos corporales, de manera que se afecta su biodisponibilidad al ser administrado en los pacientes. Por lo anterior, el problema técnico que resuelve la creación objeto de estudio es la necesidad de obtener formulaciones farmacéuticas nanoparticuladas del compuesto químico aprepitant que exhiban un perfil de solubilidad mejorada para dic ho principio activo, con el fin de incrementar su biodisponibilidad oral y hacer más efectivos los tratamientos médicos en los que se suministre el fármaco.

7 Documento titulado “Surface modified drug nanoparticles”.Radicado: 11001 03 24 000 2011 00232 00

Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

7 Documento titulado “Surface modified drug nanoparticles”.Radicado: 11001 03 24 000 2011 00232 00

Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.3.2. Sostuvo que la creación sí cumple con el nivel inventivo requerido, en primer lugar poque D1 está dirigido a proporcionar, de manera general, una serie de compuestos que son antagonistas del receptor de taquicinina, en donde el aprepitant es apenas uno de l elevado número de sustancias químicas cubiertas por la formula general, sin que enseñe de modo alguno que el compuesto aprepitant presenta problemas de pobre biodisponibilidad y baja absorción oral, ni sugiere que a partir de dicho compuesto se logre preparar una composición nanoparticulada con las características reivindicada s. Así, la referencia de D1 es ajena al problema técnico, siendo que no revela los elementos dirigidos a solucionar el problema técnico reivindicado y ni siquiera uno similar.

I.1.3.3. Respecto de D2 (antes D3), señaló que aquel se dirige a proporcionar partículas dispersables que consisten esencialmente en una sustancia fármaco cristalina cualquiera, con problemas de solubilidad, y que contiene un modificador de superficie adsorbido sobre su superficie en una cantidad suficiente para mantener un tamaño de partícula promedio efectivo de menos de 400 nm, de tal manera que no afecta el nivel inventivo de la creación reclamada porque no hay un nexo entre la pobre biodisponibilidad del compuesto aprepitant y las partículas dispersables divulgadas.

Expuso que el documento previo se refiere a cualquier tipo de sustancia activa, siendo

inventivo de la creación reclamada porque no hay un nexo entre la pobre biodisponibilidad del compuesto aprepitant y las partículas dispersables divulgadas.

Expuso que el documento previo se refiere a cualquier tipo de sustancia activa, siendo preferible un esteroide como danazol, esteroide A o un agente antiviral cualquiera , los cuales se alejan de las características del compuesto aprepitant reclamado. Por lo tanto, el documento previo no sugiere la posibilidad de nanoparticular ese último compuesto, así como tampoco se refiere a sus problemas de baja biodisponibilidad.

Agregó que D2 únicamente menciona categorías farmacéuticas, es decir, propone un campo de acción demasiado ampl io, a partir del cual se lograría concluir que cualquier compuesto activo sin importar su clase terapéutica, podría ser nanoformulado exitosamente; sin embargo, en forma específica se reveló el aumento de solubilidad únicamente para un par de compuestos con actividades y estructuras químicas totalmente diferentes a las del aprepitant.

I.1.3.4. Concluyó que las enseñanzas previas no podrían conducir a la persona versada en la materia a la solución reivindicada, pues no fue posible encontrar sugerencias técnicas reales para resolver un problema que les era desconocido para ese momento, esto es, la pobre biodisponibilidad del compuesto aprepitant.

I.1.3.5. Advirtió que la SIC identificó de forma errónea el problema técnico propuesto, pues consideró que el problema planteado fue la necesidad de obtener composiciones farmacéuticas nanopart iculadas de aprepitant, con el fin de obtener una mayor biodisponibilidad. Mientras tanto, el problema enfrentado , en realidad, era proporcionar

pues consideró que el problema planteado fue la necesidad de obtener composiciones farmacéuticas nanopart iculadas de aprepitant, con el fin de obtener una mayor biodisponibilidad. Mientras tanto, el problema enfrentado , en realidad, era proporcionar una alternativa terapéutica para la administración de aprepitant , que presentara una biodisponibilidad mejorada . Por ello, la solución es la composición nanopart iculada reivindicada, considerando que el estado de la técnica no conocía composiciones nanoparticuladas de aprepitant mejoradas.

I.1.3.6. Destacó que , contrario a lo que sostuvo la SIC, la aplicación de una técnica previamente conocida no da lugar a la afectación del nivel inventivo de la creación, pues los inventores deben emplear elementos y conceptos que se encuentran en el estado de la técnica, como en el presente asunto, la micronización o el nanoparticulado. Agregó que el objeto reivindicado no es la técnica per se, así como tampoco es la única técnica que permite incrementar la biodisponibilidad de un fármaco pobremente soluble.Radicado: 11001 03 24 000 2011 00232 00

Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

De igual forma, sostuvo que la tecnología de la nanoformulación no se emplea en forma rutinaria, y no habría sido considerada como una elección obvia y preferente respecto de otras posibilidades que se conocían mejor antes del invento.

I.1.3.7. De otra parte, afirmó que su creación presenta un efecto importante e inesperado, lo cual quedó acreditado al comparar el comportamiento de una formulación de aprepitant

otras posibilidades que se conocían mejor antes del invento.

I.1.3.7. De otra parte, afirmó que su creación presenta un efecto importante e inesperado, lo cual quedó acreditado al comparar el comportamiento de una formulación de aprepitant en la forma de cápsulas rellenas de líquido con una formulación de nanopartículas como la reclamada.

Explicó que los resultados experimentales arrojaron que las capsulas rellenas de líquido pretendían mejorar la biodisponibilidad del aprepitant, pues sugieren una forma solubilizada de dicha sustancia ; sin embargo, no fueron prácticas porque se requirieron demasiadas capsulas para liberar una dosis efectiva . Mientras tanto, las nanopartículas del compuesto proporcionaron cerca del doble de exposición del fármaco que el logrado con las cápsulas rellenas de líquido. Así, consideró que este último resultado representa el efecto técnico sorprendente, el cual no podía ser anticipado a partir de las enseñanzas descritas en el estado de la técnica.

I.1.3.8. Alegó que los actos vulneraron el artículo 61 superior8, pues al negar el privilegio de patente a una creación que cumple con todos los requisitos de patentabilidad establecidos por la norma andina aplicable, se desconoce la obligación que le asiste al Estado de proteger la propiedad industrial.

I.1.3.9. A lo largo de su escrito, hizo referencia a una declaración de extrajuicio rendida por Karen Cassidy Thompson, Fisicoquímica, en la que se consideró, en síntesis, que: (i) D1 no revela las características de solubilidad del ingrediente activo aprepitant de manera que no sugirió la existencia de problemas relacionados con su comportamiento

por Karen Cassidy Thompson, Fisicoquímica, en la que se consideró, en síntesis, que: (i) D1 no revela las características de solubilidad del ingrediente activo aprepitant de manera que no sugirió la existencia de problemas relacionados con su comportamiento fisicoquímico, y en ese sentido, no es suficiente para desmeritar la altura inventiva de la creación; al mismo tiempo que (ii) D2 es demasiado general, y no revela que el rango de tamaño de partícula allí sugerido puede aplicarse a cualquier compuesto pobremente soluble, como el aprepitant, y mejorar su biodisponibilidad.

I.1.3.10. Finalmente, informó que a la creación objeto de debate se le ha concedido el privilegio de patente en 50 países, a partir de lo cual se denota el nivel inventivo de la misma y representa un indicio significativo al momento de evaluar su patentabilidad.

I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

I.2.1. La SIC, a través de apoderad a judicial, contestó la demanda señalando lo siguiente9:

Señaló que, contrario a lo que sostiene la actora, D1 logra afectar el nivel inventivo de la creación cuestionada en tanto que enseña el compuesto aprepitant y sus composiciones farmacéuticas que comprenden un soporte farmacéuticamente aceptable , el cual , al compararse con lo reclamado, coincide en las características esenciales, con la única diferencia del tamaño de la partícula que se aplica en la cuestionada.

Aclaró que es cierto que D1 no sugiere problemas de solubilidad del aprepitant, sin embargo, las enseñanzas sobre dicho compuesto son suficientes para que una persona versada en la materia considere sus estabilizantes.

Aclaró que es cierto que D1 no sugiere problemas de solubilidad del aprepitant, sin embargo, las enseñanzas sobre dicho compuesto son suficientes para que una persona versada en la materia considere sus estabilizantes.

8 Folio 403 del expediente físico de la referencia. 9 Folios 431 a 442 del expediente físico de la referencia.Radicado: 11001 03 24 000 2011 00232 00

Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Sostuvo que, en cuanto a D2, aquel enseña composiciones nanoparticuladas como las reclamadas, a partir del mismo compuesto estabilizante, así como el mismo tamaño de partícula, los cuales se utilizan para aumentar la biodisponibilidad del principio activo aprepitant.

En tal sentido, explicó que los documentos previos, entendidos conjuntamente, afectan la altura inventiva de la creación reclamada en la medida en que, por un lado, enseñan el compuesto aprepitant y sus formulaciones farmacéuticas aceptables, y por el otro, divulgan la posibilidad de nanoparticularizar dicho compuesto con el fin de obtener una mejor respuesta en su biodisponibilidad. En consecuencia, las anterioridad es consiguen afectar el nivel inventivo de la creación de tal modo que, aunque D1 no revele el tamaño de la partícula reivindicada, D2 suple dicha diferencia con composiciones nanoparitucladas de un tamaño de partícula menor a 400mn y con estabilizantes que solucionan el problema de baja biodisponibilidad de compuestos activos de carácter farmacéutico.

Sintetizó las consideraciones que llevaron a la negación del privilegio de patente de la

solucionan el problema de baja biodisponibilidad de compuestos activos de carácter farmacéutico.

Sintetizó las consideraciones que llevaron a la negación del privilegio de patente de la siguiente forma: (i) la diferencia entre la reivindicación y D1 es que en este no se revela nanoparticulados de aprepitant; y respecto de D2 es que no enseña el aprepitant como compuesto activo; (ii) el efecto que se encuentra en D2 es mayor solubilidad y biodisponibilidad del activo; (iii) mientras tanto, el problema técnico a solucionar con la creación es aumentar la solubilidad y biodisponibilidad del principio activo mediante un modificador de superficie que permita un tamaño de partícula menor a 400nm.

En relación con el efecto sorprendente que alegó la solicitante, señaló que D2 ya enseñaba el aumento de la biodisponibilidad en activos pobremente solubles en agua mediante la adsorción de un estabilizante, por lo tanto, el resultado obtenido con la creación no constituye un salto en la regla técnica en el campo de interés.

Sobre las consideraciones adoptadas por la doctora Thompson en la declaración de extrajuicio, señaló que allí se entendió D1 (aprepitant) y D2 (nanopartículas) por separado, siendo relevante tomar las enseñanzas de los documentos de manera combinada, de tal manera que a partir de ellas una persona versada en la materia lograría obtener composiciones de aprepitant con la expectativa de solucionar su baja solubilidad y biodisponibilidad.

I.2.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

I.3. LAS PRUEBAS DECRETADAS

y biodisponibilidad.

I.2.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

I.3. LAS PRUEBAS DECRETADAS

Mediante auto de 27 de julio de 2012 se decretaron las siguientes pruebas10:

I.3.1. De la parte demandante:

Se decretaron como pruebas las documentales aportadas, y el dictamen pericial solicitado. Para la práctica de esta última, el despacho designó al experto en química farmacéutica Boris Gabriel Johnson Restrepo con residencia en Cartagena; sin embargo, la actora solicitó que se escogiera a un perito de Bogotá para evitar incurrir en gastos adicionales11.

10 Folios 451 a 452 del expediente físico de la referencia. 11 Folios 500 a 510 del expediente físico de la referencia.Radicado: 11001 03 24 000 2011 00232 00

Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

En consecuencia, por auto de 10 de junio de 2018, se ofició al Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos para que a través de su personal especializado rind iera directamente el cuestionario formulado por la demandante 12. Siendo así , la institución designó a la química farmacéutica Lina Patricia Forero Tobaría para elaborar el dictamen pericial decretado como prueba13.

Del dictamen pericial practicado se corrió traslado a la parte demandada, quien solicitó extensión del plazo para presentar contradicción. Posteriormente, esta parte procesal radicó el correspondiente escrito de contradicción al dictamen pericial practicado, el cual

Del dictamen pericial practicado se corrió traslado a la parte demandada, quien solicitó extensión del plazo para presentar contradicción. Posteriormente, esta parte procesal radicó el correspondiente escrito de contradicción al dictamen pericial practicado, el cual acompañó del concepto técnico emitido por la química farmacéutica Consuelo Leguizamon Leguizamon, en su calidad de examinadora de patentes de esa entidad 14. Sin embargo, mediante auto de 1 de julio de 2020, el despacho sustanciador de la época negó la solicitud de extensión del término y tuvo su escrito como extemporáneo15.

Por otra parte, la actora formuló objeción por error grave en contra del dictamen pericial rendido por solicitud suya, para lo cual presentó un “informe técnico elaborado por Helber de Jesús Barbosa, quien es Químico Farmacéutico de la Universidad Nacional […]”16.

Finalmente, la SIC radicó escrito en el que se refirió a la objeción por error grave formulada por la actora, presentando para ello el concepto técnico elaborado por la abogada examinadora de patentes Rubiela Pacanchique Vargas17.

I.3.2. De la parte demandada:

La parte procesal en comento no formuló solicitud de prueba más allá de aportar los antecedentes administrativos de los actos acusados, a los que se les otorgó el valor que en derecho les corresponde.

I.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Mediante auto de 5 de mayo de 2021, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión18.

I.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Mediante auto de 5 de mayo de 2021, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión18.

I.4.1. La SIC presentó alegatos de conclusión19, reiterando los planteamientos realizados en la contestación de la demanda.

I.4.2. La demandante reiteró los argumentos de nulidad de los actos planteados con la demanda20.

I.4.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso.

12 Folios 520 y 521 del expediente físico de la referencia. 13 El dictamen pericial obra a folios 539 a 552 del expediente físico de la referencia. 14 Folios 599 a 618 del expediente físico de la referencia. 15 Folios 620 a 622 del expediente físico de la referencia. 16 Folios 557 a 589 del expediente físico de la referencia. 17 Folios 627 a 638 del expediente físico de la referencia. 18 Índice 94 del expediente de la referencia en SAMAI. 19 Índice 100 del expediente de la referencia en SAMAI. 20 Índice 101 del expediente de la referencia en SAMAI.Radicado: 11001 03 24 000 2011 00232 00

Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

I.5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 21 emitió la interpretación prejudicial 22

I.5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 21 emitió la interpretación prejudicial 22 núm. 289-IP-2015, en la cual señaló lo siguiente:

[…] B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

[…]

25. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

Solicitados: 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En dicha interpretación, el TJCA emitió su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) El nivel inventivo y el estado de la técnica y 2) la autonomía de la Oficina Nacional para tomar sus decisiones.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. LOS ACTOS ACUSADOS

Se solicita en este proceso la nulidad de las Resoluciones núm. 19613 de 16 de abril de 2010 y 72191 de 23 de diciembre de 2010 , por medio de las cuales se negó la solicitud de patente de invención a la creación denominada “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA NANOPARTICULADA DE UNA ANTAGONISTA DE RECEPTORES DE TAQUICININA”, y se resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión inicial, respectivamente, dictadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE

De conformidad con la demanda, las contestaciones y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas aplicables son los

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE

De conformidad con la demanda, las contestaciones y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas aplicables son los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000, cuyos textos son del siguiente tenor:

Artículo 14. - Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

[…]

Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

II.3. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos:

La Sala deberá determinar si son nulos los actos administrativos que negaron el privilegio de patente a la invención denominada “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA

21 En adelante TJCA. 22 Folios 425 a 438 del expediente físico de la referencia.Radicado: 11001 03 24 000 2011 00232 00

Demandante: Merck Sharp & Dohme Corp.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

NANOPARTICULADA DE UN ANTAGONISTA DE RECEPTORES DE TAQUICININA” , por carecer de nivel inventivo, por cuanto desconoc ieron lo señalado en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000.

NANOPARTICULADA DE UN ANTAGONISTA DE RECEPTORES DE TAQUICININA” , por carecer de nivel inventivo, por cuanto desconoc ieron lo señalado en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000.

Para el efecto, y en consideración a los antecedentes expuestos, resulta necesario establecer, en primer lugar, cuál era el problema técnico que se invocó solucionar a través de la invención objeto de negación.

Dilucidada dicha cuestión, deberá precisarse si, para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica de interés, la invención así planteada se derivaba de forma obvia del estado de la técnica disponible antes de la fecha de la prioridad invocada o si, por el contrario, representaba un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica pertinente y, por ende, cumplía con el requisito del nivel inventivo necesario para el otorgamiento de la patente pretendida.

Finalmente, deberá la Sala determinar si los actos administrativos vulneraron el artículo 61 de la Constitución Política, al haberse decidido a través de ellos la negativa al privilegio de patente solicitado por la actora.

II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO

Para resolver el problema jurídico planteado la Sala se referirá al problema técnico objeto de la invención cuya patente se pretende, examinará los argumentos expuestos en los actos administrativos acusados y, en atención a los cargos de la demanda, valora rá las pruebas practicadas en la actuación.

II.4.1. En primer lugar, de la revisión de los antecedentes administrativos aportados por la demandada 23, particularmente del escrito de solicitud de patente, se observa el

pruebas practicadas en la actuación.

II.4.1. En p