CE - Sentencia 11001032400020110034100

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00341 00

Demandante: XY, LLC.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2011 00341 00

Demandante: XY, LLC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tesis: No son nulas las resoluciones que denegaron la solicitud de patente de invención, puesto que el método que se pretendía patentar resultaba obvio para una persona medianamente versada en el tema a partir del estado de la técnica preexistente, incumpliendo lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000.

Corresponde a l a Sala decidir , en única instancia, la demanda que presentó la sociedad XY, LLC , en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento de l derecho de que trata el artículo 85 del CCA , en contra de las resoluciones 71637 de 22 de diciembre de 2010 y 17687 de 30 de marzo de 2011 . Mediante dichos actos la Superintendencia de Industria y Comercio 1 negó la solicitud de patente de invención a la

contra de las resoluciones 71637 de 22 de diciembre de 2010 y 17687 de 30 de marzo de 2011 . Mediante dichos actos la Superintendencia de Industria y Comercio 1 negó la solicitud de patente de invención a la creación titulada “DISPOSICIÓN PARA SEPARAR ESPERMATOZOIDES

CONGELADOS EN POBLACIONES QUE CONTIENEN CROMOSOMAS X Y

1 En adelante SIC.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________Radicación: 11001 03 24 000 2011 00341 00

Demandante: XY, LLC.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 CROMOSOMAS Y”, y resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión inicial, respectivamente.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA

La sociedad XY, LLC, por intermedio de apoderad a judicial, presentó demanda2 en virtud de la cual formuló las siguientes:

I.1.1. Pretensiones

“3.1. Solicito que se declare la nulidad de la Resolución No. 71637 del 22 de diciembre de 2010, de la Superintendencia de Industri a y Comercio, notificada por listado 220 desfijado el 14 de enero de 2011 (en adelante “Resolución 71637”), por la cual se negaron todas las reivindicaciones pendientes dentro de la solicitud de patente de invención tramitada en el expediente No. 03 -54828 ante la División de Nuevas Creaciones de la

“Resolución 71637”), por la cual se negaron todas las reivindicaciones pendientes dentro de la solicitud de patente de invención tramitada en el expediente No. 03 -54828 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (Anexo 2).

3.2. Solicito que se declare la nulidad de la Resolución No. 17687 del 30 de marzo de 2011, de la Superintendencia de Industri a y Comercio, notificada por listado 50 desfijado el 26 de abril de 2011 (en adelante “Resolución 17687”), por medio de la cual se resolvió el Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución 71637 y se confirmó lo establecido en dicha Resolución, neg ando el derecho de patente de invención a la solicitud correspondiente al expediente No. 03 -54828 (Anexo 3).

3.3. Como consecuencia de los anteriores pronunciamientos, y a título de restablecimiento del derecho, solicito se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el derecho de patente de invención para la totalidad de las reivindicaciones de la invención titulada “Método para separar espermatozoides congelados en poblaciones que contienen cromosomas X y cromosomas Y”, o para aquellas reivindicaciones que el Honorable Tribunal considere que cumplen con los requisitos de patentabilidad […]”.

2 Folios 200 a 237 del expediente físico de la referencia.Radicación: 11001 03 24 000 2011 00341 00

Demandante: XY, LLC.

patentabilidad […]”.

2 Folios 200 a 237 del expediente físico de la referencia.Radicación: 11001 03 24 000 2011 00341 00

Demandante: XY, LLC.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 I.1.2. Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

I.1.2.1. La sociedad XY, LLC presentó ante la SIC solicitud de patente de invención para la creación denominada “DISPOSICIÓN PARA SEPARAR ESPERMATOZOIDES CONGELADOS EN POBLACIONES QUE CONTIENEN CROMOSOMAS X Y CROMOSOMAS Y”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/ US01/45023 de 29 de noviembre de 2001. Dicha solicitud fue radicada bajo el número 03054828 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 546 de 30 de noviembre de 2004, contra la cual no se presentaron oposiciones.

I.1.2.2. Mediante oficio número 11614 de 16 de octubre de 2009, la SIC le informó a la solicitante el resultado del examen de fondo efectuado de acuerdo con las previsiones del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000. De dicho examen se concluyó que la solicitud no acreditó unidad de invención y que además se encontraba ausente de nivel inventivo, pues el estado de la técnica próximo (D1) divulga una forma de separar cromosomas X de cromosomas Y mediante un citómetro de flujo, así como también menciona el mismo principio de coloración diferencial .

el estado de la técnica próximo (D1) divulga una forma de separar cromosomas X de cromosomas Y mediante un citómetro de flujo, así como también menciona el mismo principio de coloración diferencial . Adicionalmente, la creación no pone en evidencia un salto sorprendente en la técnica conocida.

I.1.2.3. La solicitante dio respuesta a las observaciones contenidas en el oficio comentado, intentando superar las objeciones encontradas, para lo cual solicitó un nuevo examen de patentabilidad. Sin embargo, mediante el oficio número 06423 de 14 de mayo de 2010, la SIC reiteró su consideración sobre la ausencia de nivel inventivo en la creación, rescatando esta vez que la única diferencia entre la solicitud y D1 es que la concentración empleada en este último es menor a los valoresRadicación: 11001 03 24 000 2011 00341 00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 empleados en la reivindicación, sin que dicha distinción resulte en un efecto sorprendente para la regla técnica aplicable.

I.1.2.4. A través del concepto técnico 3424, la SIC una vez más advirtió que la creación solicitada para privilegio de patente carece de nivel inventivo, pues a partir de las enseñanzas encontradas en el documento que constituye el estado del arte próximo, un experto medio en la materia podría llegar al procedimiento descrito para separar esperma de cualquier mamífero, incluidos los bovinos, que presente diferencias estructurales en los cromosomas X y Y.

que constituye el estado del arte próximo, un experto medio en la materia podría llegar al procedimiento descrito para separar esperma de cualquier mamífero, incluidos los bovinos, que presente diferencias estructurales en los cromosomas X y Y.

I.1.2.5. Mediante la resolución 71637 de 22 de diciembre de 2010, la SIC finalmente negó la concesión de la patente de invención a la creación titulada “DISPOSICIÓN PARA SEPARAR ESPERMATOZOIDES CONGELADOS EN POBLACIONES QUE CONTIENEN CROMOSOMAS X Y CROMOSAS Y”, tras reiterar que aquella incumple el requisito de nivel inventivo.

I.1.2.6. Contra la anterior decisión la solicitante presentó recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante la resolución 17 687 de 30 de marzo de 2011, en virtud de la cual se confirmó la negación de la patente de invención a la mencionada creación.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora estimó que con la expedición de los actos demandados se vulneraron los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000, y se incurrió en falsa motivación.

I.1.3.1. Señaló que la solicitud de patente de invención a la creación titulada “DISPOSICIÓN PARA SEPARAR ESPERMATOZOIDES CONGELADOS EN POBLACIONES QUE CONTIENEN CROMOSOMAS X YRadicación: 11001 03 24 000 2011 00341 00

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CONGELADOS EN POBLACIONES QUE CONTIENEN CROMOSOMAS X YRadicación: 11001 03 24 000 2011 00341 00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 CROMOSAS Y” sí cumple con el nivel inventivo requerido , de modo que la SIC erró al negar el privilegio porque una persona medianamente versada en la materia no lograría, a partir de las enseñanzas previas, el método reivindicado.

I.1.3.2. Indicó que el objeto de la invención corresponde a un método para obtener semen sexado viable , a partir de muestras de semen que han tenido que ser congeladas por el proceso de criopreservación para su transporte y luego descongeladas para el propósito de clasificación, con alta pureza del tipo de cromosoma deseado, entendiendo por alta pureza como aquel semen que ha sido clasificado y contiene un tipo de cromosomas con una mínima contaminación cruzada con cromosomas del otro tipo, para finalmente ser utilizado en procesos de fertilización.

I.1.3.3. Explicó que D1 divulga un método para clasificar semen que permitiera alcanzar mejores desempeños y de esta manera facilitar el resultado final que se desea, esto es, inseminación artificial con bajas dosis de semen sexado en una escala comercial . A demás, el citado documento también enseña un sistema para clasificar células de esperma para determinar su sexo a través de citometría de flujo. Sin embargo, lo allí descrito no se refiere a las características de recolección de la muestra, por lo que puede colegirse que se utiliza semen fresco sin

documento también enseña un sistema para clasificar células de esperma para determinar su sexo a través de citometría de flujo. Sin embargo, lo allí descrito no se refiere a las características de recolección de la muestra, por lo que puede colegirse que se utiliza semen fresco sin someterlo a un proceso de criopreservación.

I.1.3.4. Sostuvo que la SIC no comprendió el problema que se resuelve con el método reivindicado, así como tampoco observó las diferencias en las muestras de semen que se utilizó en el documento previo y aquel que se eligió en la creación cuestionada, siendo que este último se encuentra en estado de criopreservación.

I.1.3.5. Informó que las personas versadas en la materia creían que el esperma debilitado por la criopreservación no produciría muestrasRadicación: 11001 03 24 000 2011 00341 00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 clasificadas viables en vista del estrés químico, las variaciones en el Ph, temperaturas y osmosis, por lo que las enseñanzas anteriores partían de una muestra de semen fresco, que p odía manipularse a bajas temperaturas (5°C).

I.1.3.6. Advirtió que las pruebas ejecutadas en D1 describen como fresco el esperma que se clasifica, el cual es incubado en un medio TALP 3, refiriéndose únicamente al semen congelado de acuerdo con los estándares industriales, pero no bajo las técnicas de criopreservación. A

el esperma que se clasifica, el cual es incubado en un medio TALP 3, refiriéndose únicamente al semen congelado de acuerdo con los estándares industriales, pero no bajo las técnicas de criopreservación. A su juicio, a partir de ello es posible considerar que, aunque los expertos conocían de los beneficios de las bajas temperaturas, no resultó obvio para ellos criopreservar la muestra para soportar las condiciones que concurren en el transporte de las mismas.

I.1.3.7. Afirmó que la SIC confundió un proceso de simple enfriamiento que se ejecuta desde los 5°C, el cual se utiliza para la simple manipulación de las muestras de semen, con la técnica de criopreservación que supone temperaturas de -195,8°C y que sugiere consecuencias y dificultades distintas en las muestras, las que finalmente fueron superadas con el método reivindicado.

I.1.3.8. Adujo que la eficiencia del proceso reclamado es sorprendente, pues en las enseñanzas reportadas se utiliza materia prima en fresco, lo que hace que las condiciones sean inferiores en comparación con la materia criopreservada de la que se vale la creación reivindicada.

I.1.3.9. Señaló que en D1 se propone la muestra de semen fresco para fertilización in vitro o in vivo, sin embargo, lo allí enseñado de ninguna manera sugiere que se pueda tomar semen criopreservado para ser separado y posteriormente intentar procedimientos de fecundación,

3 Por su sigla en inglés Tyrode albumin lactate pyruvate.Radicación: 11001 03 24 000 2011 00341 00

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separado y posteriormente intentar procedimientos de fecundación,

3 Por su sigla en inglés Tyrode albumin lactate pyruvate.Radicación: 11001 03 24 000 2011 00341 00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 precisamente porque es bien sabido que las condiciones de la muestra cambian considerablemente con la exposición a bajas temperaturas.

Agregó que las dificultades que concurren ante las bajas temperaturas en el proceso de tinción fueron superadas con el método reclamado, a través del cual se logra una pureza del 90% en un tratamiento de semen congelado-descongelado, lo que a su vez supone un avance y un efecto inesperado.

I.1.3.10. Aseguró que el método provee una solución real a un problema técnico y presenta un efecto inesperado al proponer tiempos de tinción y concentraciones de tintura suficientes para que, al ser aplicados a esperma congelado y descongelado, se obtenga la uniformidad necesaria para la separación, sin que exista contaminación cruzada y manteniendo su viabilidad.

I.1.3.11. Agregó que, para una persona medianamente versada en la materia, resultaba difícil prever que semen criopreservado se pudiera clasificar, pues el conocimiento del que se partía era que el material biológico es muy delicado , de manera que someterlo a procesos de criopreservación para luego clasificarlo a través de citometría de flujo , ocasionaría que todas las células murieran antes de obtener una muestra viable.

biológico es muy delicado , de manera que someterlo a procesos de criopreservación para luego clasificarlo a través de citometría de flujo , ocasionaría que todas las células murieran antes de obtener una muestra viable.

I.1.3.12. Destacó que la creación posee altura inventiva por lo siguiente: (i) el método reivindicado permite aplicar la citometría de flujo en semen que ha sido criopreservado para alarga su vida útil y así clasificar las células por cromosomas en un lugar distinto al de la toma de la muestra; (ii) solo hasta el método reivindicado se consideró la viabilidad de clasificar semen criopreservado; (iii) D1 corresponde únicamente a un método para clasificar semen fresco que será posteriormente utilizado en inseminación artificial; (iv) la criopreservación es un procedimiento en elRadicación: 11001 03 24 000 2011 00341 00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 que se incluye un medio con yema de huevo y glicerol para ayudar a la preservación del semen; y (v) someter una muestra de semen a una temperatura de 5°C no significa que aquel se encuentre criopreservado.

I.1.3.13. Explicó que a partir de las declaraciones del doctor Rick Lenz, quien es especialista en el campo de la biología reproductiva animal, resultó evidente que (i) D1 utilizó una muestra de semen fresco sin tratar con criopreservación ni una solución amortiguadora de yema de huevo y

quien es especialista en el campo de la biología reproductiva animal, resultó evidente que (i) D1 utilizó una muestra de semen fresco sin tratar con criopreservación ni una solución amortiguadora de yema de huevo y citrato añadido inmediatamente después del teñido; y (ii) que intentar teñir muestras de semen que han sido previamente congeladas y descongeladas genera un efecto negativo en el teñido al reducir la eficiencia del colorante, afectando la viabilidad de la muestra.

I.1.3.14. Finalmente, sostuvo que las oficinas de patente de Estado Unidos, Argentina y Australia han concedido el privilegio a la creación cuestionada.

I.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.2.1. La SIC, a través de apoderado judicial, contestó la demanda señalando lo siguiente4:

Adujo que, como resultado del examen de patentabilidad y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000, se encontró que la invención en estudio no cumplía el requisito de nivel inventivo, pues un experto medio en la materia puede llegar de manera obvia a lo allí divulgado a partir de los conocimientos integrantes del estado del arte anterior a la fecha de la solicitud, de tal forma que la materia reivindicada no proporciona ningún efecto técnico inesperado o sorprendente.

4 Folios 251 a 260 del expediente físico de la referencia.Radicación: 11001 03 24 000 2011 00341 00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Explicó que el efecto que logra el método cuestionado no es relevante porque la pureza o clasificación acertada es de 85% , mientras que el revelado por D1 alcanzó el 90%. Agregó que, en ambos casos, se utiliza la misma técnica de tinción para separar los espermatozoides, así como el mismo material biológico, de manera que los métodos comparados pretenden alcanzar el mismo objetivo.

Señaló que los mencionados problemas de manipulación de las muestras de semen, como la contaminación cruzada en el semen clasificado, el efecto negativo en la fertilización con semen sexado, así como el manejo del tiempo, no han sido superados de manera efectiva o más evidente que lo enseñado en el estado de la técnica.

Comparó los efectos en cada método, y destacó que (i) sobre la fertilización cruzada, D1 tiene un 90% de efectividad mientras que la creación cuestionada apenas el 8 5%; (ii) sobre la tasa de embarazo , aquella es similar con semen congelado como con semen fresco; y (iii) sobre el factor tiempo, D1 utiliza muestras de semen obtenido 17 horas antes, manteniendo su temperatura y efectividad.

Advirtió que de los ejemplos que presenta D1 es posible concluir que el semen líquido y el congelado no varían su efectividad, pues el porcentaje de preñez es similar en cada caso, a saber 54% y 55%, con una disminución de preñez de 46% y 45%.

semen líquido y el congelado no varían su efectividad, pues el porcentaje de preñez es similar en cada caso, a saber 54% y 55%, con una disminución de preñez de 46% y 45%.

Sostuvo que una persona versada en la materia puede concluir que la mejor forma de almacenar el esperma es mantenerlo a 5°C o en congelación, que si se requiere un mayor tiempo de viabilidad deberá congelar la muestra y que la congelación no daña totalmente las células ni afecta el porcentaje de preñez . D e manera que a partir de D1 es evidente la eficacia del método de tinción y clasificación de esperma alRadicación: 11001 03 24 000 2011 00341 00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 usar muestras frescas clasificadas y posteriormente congeladasdescongeladas.

Adujo que, contrario a lo dicho por la solicitante, D1 sí involucra material congelado, así como material teñido, a partir de lo cual una persona normalmente versada en la materia lograría prever que el material congelado sí podía ser clasificado por el método de tinción divulgado.

Señaló que de los conceptos presentados por el doctor Rick Lenz es posible colegir que la creación reivindicada y D1 coinciden tanto en el proceso de tinción y clasificación , como en la utilización de la solución amortiguadora de citrato para congelar el esperma, a partir de lo cual se puede llegar a la conclusión expuesta en los actos acusados . Ello, por

proceso de tinción y clasificación , como en la utilización de la solución amortiguadora de citrato para congelar el esperma, a partir de lo cual se puede llegar a la conclusión expuesta en los actos acusados . Ello, por cuanto una persona normalmente versada en la materia tenía conocimiento del método para realizar la tinción y habría previsto efectos deseables sobre material congelado, pues aquella es la forma más común de mantener esperma las condiciones de la muestra.

En punto de las cantidades de coloración utilizadas en la solicitud cuestionada, sostuvo que es evidente que para lograr una tinción homogénea y que requiera menor tiempo , es necesario una mayor concentración de colorante, pues es bien sabido que la recurrente prolongación del tiempo de tinción afecta la viabilidad del material biológico.

También resultó evidente para la SIC que a partir de la información en D1 es posible prever que el esperma en baja concentración logra iguales tasas de preñez en mamíferos, por lo cual una persona con conocimientos medios identificaría y superaría los problemas que puede ocasionar la baja concentración en la muestra, siendo evidente para aquel ensayar la técnica de tinción previamente divulgada y así esperar tener resultados exitosos.Radicación: 11001 03 24 000 2011 00341 00

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Finalmente, sobre el reconocimiento de la invención por parte de las oficinas de patente extranjeras, advirtió que las reglas aplicables al

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Finalmente, sobre el reconocimiento de la invención por parte de las oficinas de patente extranjeras, advirtió que las reglas aplicables al examen de patentabilidad no incluyen considerar ni tener como criterio concluyente las concesiones que sobre la materia hagan oficinas foráneas.

I.2.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

I.3. LAS PRUEBAS DECRETADAS

Mediante auto de 15 de julio de 20 14 se decretaron las siguientes pruebas5:

I.3.1. De la parte demandante:

Se decretaron como pruebas las documentales aportadas, dentro de las cuales se encuentra n las declaraciones extrajudiciales rendidas por el señor Rick Lenz. Así mismo, se decretó y practicó el testimonio del señor Ramakrishnan Vishwanath quien, en su calidad de experto en biología reproductiva animal, declaró lo que le const a sobre la altura inventiva que la actora alegó respecto de la creación cuestionada.

I.3.2. De la parte demandada:

Se decretaron como pruebas las documentales aportadas por la SIC y se otorgó el valor que por ley corresponde a los antecedentes administrativos de los actos acusados.

5 Folios 266 y 267 del expediente físico de la referencia.Radicación: 11001 03 24 000 2011 00341 00

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I.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO

PÚBLICO

Mediante auto de 8 de octubre de 2018, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión6.

I.4.1. La parte actora reiteró los argumentos planteados con la demanda7.

I.4.2. La SIC presentó escrito de alegatos de conclusión 8 en el cual insistió en los planteamientos realizados en la contestación de la demanda.

I.4.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso.

I.5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE

JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial9 núm. 444-IP-2016, en la cual señaló lo siguiente:

“C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes.”

En dicha interpretación, el Tribunal emitió su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) Concepto de invención y requisitos de patentabilidad. 2) El nivel inventivo y el estado de la técnica. 3) Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.

a los siguientes temas: 1) Concepto de invención y requisitos de patentabilidad. 2) El nivel inventivo y el estado de la técnica. 3) Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.

6 Folio 505 del expediente físico de la referencia. 7 Folios 506 a 534 del expediente físico de la referencia. 8 Folios 535 a 540 del expediente físico de la referencia. 9 Folios 425 a 438 del expediente físico de la referencia.Radicación: 11001 03 24 000 2011 00341 00

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. LOS ACTOS ACUSADOS

Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones 71637 de 22 de diciembre de 2010 y 17687 de 30 de marzo de 2011, mediante las cuales se negó la solicitud de patente de invención a la creación titulada “DISPOSICIÓN PARA SEPARAR ESPERMATOZOIDES CONGELADOS EN POBLACIONES QUE CONTIENEN CROMOSOMAS X Y CROMOSOMAS Y”, y se resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión inicial, respectivamente, dictadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE

De conformidad con la demanda, la contestación y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas aplicables son los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000,

De conformidad con la demanda, la contestación y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas aplicables son los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000, cuyos textos son del siguiente tenor:

“Artículo 14. - Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

[…]

Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”Radicación: 11001 03 24 000 2011 00341 00

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II.3. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con la demanda y su contestación, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos:

La Sala deberá determinar si son nulos los actos administrativos que negaron el privilegio de patente de invención a la creación denominada “DISPOSICIÓN PARA SEPARAR ESPERMATOZOIDES CONGELADOS EN POBLACIONES QUE CONTIENEN CROMOSOMAS X Y CROMOSOMAS Y” , por carecer de nivel inventivo, por cuanto desconocen lo señalado en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000.

POBLACIONES QUE CONTIENEN CROMOSOMAS X Y CROMOSOMAS Y” , por carecer de nivel inventivo, por cuanto desconocen lo señalado en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000.

Para el efecto, y en consideración a los antecedentes expuestos, resulta necesario establecer, en primer lugar, cuál era el problema técnico que se invocó solucionar a través de la invención objeto de negación. Dilucidada dicha cuestión, deberá precisarse si la invención así planteada se deriva de forma clara y directa del estado de la técnica disponible antes de la fecha de la prioridad invocada o de presentación de solicitud; o si, por el contrario, representa un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica pertinente y, por ende, cumple con el requisito del nivel inventivo necesario para el otorgamiento de la patente pretendida.

II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO

Para resolver el problema jurídico planteado la Sala se referirá al problema técnico objeto de la invención cuya patente se pretende, examinará los argumentos expuestos en los actos administrativos acusados y, en atención a los cargos de la demanda, valorará las pruebas practicadas en la actuación.Radicación: 11001 03 24 000 2011 00341 00

Demandante: XY, LLC.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 II.4.1. En primer lugar, de la revisión de los antecedentes administrativos10 aportados por la demandada, particularmente del escrito de solicitud de patente, se observa la siguiente descripción del

www.consejodeestado.gov.co 15 II.4.1. En primer lugar, de la revisión de los antecedentes administrativos10 aportados por la demandada, particularmente del escrito de solicitud de patente, se observa la siguiente descripción del campo técnico de la creación propuesta:

“[…] I. CAMPO TÉCNICO La invención se refiere a la unión substancialmente uniforme de fluorocromo (s) al ADN dentro de espermatozoides de mamíferos (o células de esperma) que permiten que tales espermatozoides etiquetados sean separados en poblaciones de alta pureza que contienen cromosomas X y que contienen cromosomas Y. Específicamente, se refiere a métodos para unir en forma substancialmente uniforme fluorocromo (s) al ADN de espermatozoides de mamíferos contenidos dentro del semen previamente congelados y luego descongelados. Además, la invención se refiere adicionalmen te a dispositivos métodos y composiciones para el uso de poblaciones de espermatozoides separados en grupos que contienen cromosomas X y grupos que contienen cromosomas Y, de alta pureza, y que han sido separados de semen previamente congelado y descongela do en procedimientos que comprenden, aunque no están limitados a esto, inseminación artificial, inseminación quirúrgica, fertilización in vitro y técnicas de cultivo embrionario […]”11.

Así, conforme fue presentada la solicitud, la demandante pretendía