CE - Sentencia 11001032400020120002600 de 2025

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Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00

Demandante: PROCATEX S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2012 00026 00

Demandante: PROCATEX S.A.S.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO

Litisconsorte necesario: GOOGLE INC

Tesis: No son nulos los actos administrativos que cancelaron totalmente por notoriedad la marca “GOOGLE” ( mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que la solicitante de la cancelación logró demostrar la notoriedad de la marca “GOOGLE” para servicios de motores de búsqueda de internet, para la época en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar , y las marcas confrontadas son idénticas.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad PROCATEX S.A.S., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento

confrontadas son idénticas.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad PROCATEX S.A.S., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA en contra de las resoluciones números 39134 de 31 de julio de 2009, 13801 de 11 de marzo de 2010, y 40786 de 28 de julio de 2011, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio1.

1 En adelante SIC.2

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Mediante los actos administrativos comentados la autoridad administrativa demandada : (i) reconoció la notoriedad de la marca “GOOGLE” ( nominativa) para distinguir servicios tecnológicos específicamente motores de búsqueda en internet , servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, (ii) canceló totalmente el registro de la marca “ GOOGLE” (mixta) para identificar productos comprendidos en la clase 25 internacional, con certificado de registro núm. 259542 , y (iii ) resolvió los recursos de reposición y apelación contra esa primera decisión en el sentido de confirmarla.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA

La sociedad PROCATEX S.A.S., a través de apoderad o judicial, presentó

reposición y apelación contra esa primera decisión en el sentido de confirmarla.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA

La sociedad PROCATEX S.A.S., a través de apoderad o judicial, presentó demanda2 en la que formuló las siguientes:

I.1.1. Pretensiones

“PRIMERA PRINCIPAL. Que se DECLARE la nulidad de la Resolución No. 39134 de 31 de Julio de 2009, proferida por la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 01 -216211, por medio de la c ual se decide cancelar por notoriedad el registro de la marca GOOGLE certificado No. 259542 útil para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDA PRINCIPAL. Que se DECLARE la nulidad de la Resolución No. 13801 del 11 de Marzo de 2010, proferida por la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del mismo expediente administrativo, mediante la cual se reso lvió el Recurso de Reposición interpuesto por el Apoderado de la Sociedad PROCATEX, contra la Resolución 39134 de 31 de Julio de 2009.

TERCERA PRINCIPAL. Que se DECLARE la nulidad de la Resolución No. 40786 del 28 de Julio de 2011, proferida por el Superintendente Delegado

2 Folios 418 a 480 del expediente físico de la referencia.3

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2 Folios 418 a 480 del expediente físico de la referencia.3

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para la Propiedad Industrial dentro del mismo expediente administrativo, mediante la cual se resolvió el Recurso de Apelación interpuesto por el Apoderado de PROCATEX LTDA., con el propósito de que se revocaran las decisiones precedentes.

CUARTA PRINCIPAL. Que a título de Restablecimiento del Derecho y en consecuencia de las anteriores declaraciones, se ORDENE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mantener vigente el certificado de registro marca rio No. 259542, correspondiente a la marca GOOGLE (M) Clase 25 Internacional.

QUINTA PRINCIPAL: Que en consecuencia de las anteriores declaraciones, se le ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, admitir, tramitar e inscribir la renovación del certificado de registro marcario No. 259542 correspondiente a la marca GOOGLE útil para identificar productos de la Clase 25 Internacional, oportunamente presentada por su titular la

Sociedad Procatex Limitada.

SEXTA PRINCIPAL: Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción, y se ordene la publicación de la Sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción, y se ordene la publicación de la Sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

SÉPTIMA PRINCIPAL: Que se CONDENE a la parte demandada al pago de costas procesales y agencias en derecho.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

En caso de no prosperar las pretensiones principales, ruego a esta

Instancia acceder a:

PRIMERA SUBSIDIARIA: Que se CONDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago, a título de DAÑO ESPECIAL, de los perjuicios derivados de sus actos lícitos.

SEGUNDA SUBSIDIARIA: Que se CONDENE a la parte demandada al pago de costas procesales y agencias en derecho […]”.

I.1.1.1. Sin embargo, la actora presentó corrección de la demanda 3, en virtud de la cual eliminó las pretensiones subsidiarias inicialmente formuladas con la demanda , esto es, aquellas relacionadas con el reconocimiento del daño y el pago de los perjuicios supuestamente causados, así como el argumento que dio sustento a dichas pretensiones.

I.1.2. Fundamentos de hecho

3 Folios 547 y 548 del expediente físico de la referencia.4

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Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes:

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Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes:

I.1.2.1. El 12 de marzo de 2001, la sociedad Procatex LTDA solicitó el registro como marca del signo “GOOGLE” (mixta) para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue radicada con el número 01216211. Posterior a ello, a través de la resolución número 32115 de 28 de septiembre de 2001, la SIC concedió el registro como marca del signo mencionado, asignándole el certificado de registro número 2595424.

I.1.2.2. El 29 de junio de 2006, la sociedad Google INC., presentó escrito ante la SIC a través del cual solicitó la cancelación por notoriedad de la marca “GOOGLE” (mixta) para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza de titularidad de la sociedad Procatex LTDA. La solicitud se presentó con sustento en su marca “ GOOGLE” (nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 internacional, y fue admitida mediante oficio 7751.

I.1.2.3. Al respecto, el titular de la marca objeto de cancelación dio contestación a la solicitud con el objetivo de desvirtuar las consideraciones de la acción presentada.

I.1.2.3. Mediante la resolución número 39134 de 31 de julio de 2009 “por la cual se decide una cancelación por notoriedad”, la SIC reconoció la notoriedad de la marca “ GOOGLE” (nominativa) para distinguir servicios

I.1.2.3. Mediante la resolución número 39134 de 31 de julio de 2009 “por la cual se decide una cancelación por notoriedad”, la SIC reconoció la notoriedad de la marca “ GOOGLE” (nominativa) para distinguir servicios tecnológicos comprendidos en la clase 42 internacional, de titularidad de la sociedad Google INC, particularmente motores de búsqueda en internet, y en consecuencia canceló el registro de la marca “ GOOGLE”

4 El registro marcario se concedió para los siguientes productos de la clase 25: ROPA DE BEBE,

JUNIOR, ADULTOS, TODO LO RELACIONADO CON VESTIDO Y CALZADO.5

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(mixta) para productos comprendidos en la clase 25 internacional, de titularidad de Procatex LTDA.

I.1.2.4. Contra dicha decisión, la titular de la marca cancelada presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales se resolvieron mediante las resoluciones números: (i) 13801 de 11 de marzo de 2010; y (ii) 59904 de 28 de julio de 2011, que en ambos casos confirmaron la cancelación de la marca comentada.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora estim ó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 29, 230 y 333 de la Constitución

cancelación de la marca comentada.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora estim ó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 29, 230 y 333 de la Constitución Política, 3, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo, 37 y 178 del Código de Procedimiento Civil, y 235 de la Decisión 486 de 2000.

Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente:

I.1.3.1. Afirmó que los actos acusados valoraron pruebas aportadas por la sociedad Google INC, que en un primer momento habían sido consideradas como inconducentes, con lo cual se restringió de forma injusta el debido proceso de la sociedad Procatex LTDA.

I.1.3.2. Señaló que la SIC le otorgó un valor probatorio equivocado al estudio de mercado realizado por la firma Yanhass S.A., y aportado por la sociedad Google INC, a partir de lo cual basó, casi exclusivamente, su decisión sobre la cancelación de la marca “GOOGLE” de la actora.

I.1.3.3. Sostuvo que los actos incurrieron en falsa motivación por indebida valoración del acervo probatorio e inobservancia del artículo 235 de la Decisión 486 ibidem, en tanto que , para decidir sobre la acción de cancelación por notoriedad presentada por Google INC, la autoridad6

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demandada se apartó de la disposición normativa comentada, como consecuencia de la indebida valoración de la prueba necesaria para acreditar los supuestos de hecho correspondientes. I.1.3.4. Explicó que, aunque los actos administrativos se dedican a sustentar la notoriedad de la marca “ GOOGLE” del solicitante de la cancelación, lo cierto es que lo probado en el trámite administrativo no concuerda con el supuesto de hecho cuya acreditación exige la norma, particularmente en cuanto a la exigencia de tiempo , según la cual la notoriedad debe haberse producido para la fecha en la que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar.

I.1.3.5. Afirmó que las pruebas aportadas por Google INC, y particularmente, el estudio de mercado únicamente acredita la notoriedad de la marca como motor de búsqueda en internet para el año

2006. Adicionalmente, se trató de una prueba documental contratada, pagada y aportada por la sociedad solicitante de la cancelación, que aun cuando se realizó en el 2006, y sin conseguirlo, pretende acreditar hechos del 2001 a través de preguntas que despistan al entrevistado.

I.1.3.6. Agregó que el documento mencionado demuestra que “GOOGLE” era una marca notoria para servicios de motor de búsqueda en internet en el 2006, pero que a partir de esa premisa no es posible concluir que también fuese ampliamente conocida en el año 2001. En ese orden, los

era una marca notoria para servicios de motor de búsqueda en internet en el 2006, pero que a partir de esa premisa no es posible concluir que también fuese ampliamente conocida en el año 2001. En ese orden, los resultados de la encuesta, eventualmente, lograrían ser un indicio de la notoriedad de la marca . En consecuencia, consideró que no existen pruebas directas que logren demostrar la alegada notoriedad para la fecha en que se solicitó el registro que se pretende cancelar.

I.1.3.7. Adujo que la encuesta aportada por la sociedad Google INC, caracterizada por su ligereza y falta de estructura, presenta una serie de preguntas sobre la actualidad, y en medio de estas una única pregunta en retrospectiva, sin ninguna fórmula o método de indagación.7

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I.1.3.8. En suma, advirtió que la prueba sobre la cual se sustentó la decisión acusada no informa la percepción de los consumidores reales o potenciales del servicio de motor de búsqueda identificado con la marca “GOOGLE” en el 2001, pues en realidad se trata de la percepción de hombres y mujeres respecto de la marca mencionada para el año 2006, fecha en la que se realizó la encuesta. Por lo que concluyó que la encuesta ostenta un error estructural insalvable en la determinación del sector pertinente, lo cual es suficiente p ara descartar la actitud probatoria del documento.

fecha en la que se realizó la encuesta. Por lo que concluyó que la encuesta ostenta un error estructural insalvable en la determinación del sector pertinente, lo cual es suficiente p ara descartar la actitud probatoria del documento.

I.1.3.9. Reprochó que la encuesta ofrece datos inexactos, pues supuestamente se efectuó respecto de sujetos provenientes de Barranquilla que representan el 25% de la muestra, sin embargo, los usuarios de internet en esa ciudad, para finales del año 2000, representaban el 2% del total nacional, de conformidad con el documento titulado “infraestructura de internet en Colombia – año 2000” emitido en junio de 2001 por la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones

• CRT.

En general, el documento de la CRT señala que para el 2001 había un total de 872.970 usuario s de internet en Colombia, lo que suponía un índice de acceso a internet del 2,1% de la población, de los cuales 81% residían en Bogotá, Medellín y Cali. Es por ello que, si los resultados de la encuesta fuesen reales, aquello solo representaría un 0.045% de usuarios de internet, que no consumidores del servicio de motor de búsqueda de Google, por lo que los sujetos encuestados no representan al sector pertinente, el cual debería estar conformado por un 38% de los usuarios que navegaban en la red.

I.1.3.10. Informó que en sede administrativa alegó que operó la caducidad para formular la acción de cancelación por notoriedad, sin8

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caducidad para formular la acción de cancelación por notoriedad, sin8

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embargo, la autoridad demandada hizo caso omiso al argumento, aunque su obligación era dar respuesta a la defensa allá presentada por la actora, con lo cual se configuró un desequilibrio procesal. I.1.3.11. Finalmente, alegó que su marca “GOOGLE” es notoria en el mercado de prendas de vestir, sin embargo, tal argumento también fue inobservado por la SIC, y canceló una marca sobre la cual se ha invertido una considerable cifra de dinero en desarrollarla y consolidarla en el mercado.

I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

I.2.1. La SIC contestó la demanda en los siguientes términos5:

Afirmó que los actos acusados se encuentran ajustados a las normas nacionales y comunitarias que rigen la materia, y que en sede administrativa no hubo violación del debido proceso ni a las disposiciones invocadas por la actora, pues la SIC valoró debidamente las pru ebas aportadas y arribó a la convicción que la marca objeto del asunto debía ser cancelada tras encontrar probada la notoriedad de la marca “GOOGLE” de la sociedad Google INC, para la época en que se solicitó para registro la marca cancelada. Adicionalmente, mencionó que los argumentos de defensa esgrimidos en los recursos formulados por la titular de la marca

de la sociedad Google INC, para la época en que se solicitó para registro la marca cancelada. Adicionalmente, mencionó que los argumentos de defensa esgrimidos en los recursos formulados por la titular de la marca cancelada fueron resueltos con suficiencia.

Sostuvo que los actos administrativos no incurren en falsa motivación, pues las decisiones allí contenidas se presentaron con el correspondiente sustento que obedeció al examen juicioso de los supuestos f ácticos y de derecho del caso estudiado.

Advirtió que, respecto de la marca “ GOOGLE” del solicitante de cancelación, se pudo determinar el elevado porcentaje de reconocimiento

5 Folios 610 a 626 del expediente físico de la referencia.9

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del consumidor y el fuerte posicionamiento del signo a nivel mundial desde el año 2001, lo cual fue ratificado por firmas especializadas como Interbrand; tan es así que , el diccionario de la RAE reconoció la palabra “googlear” que hace referencia a las búsquedas en internet , dado el alto nivel de recordación entre los usuarios de la red a nivel mundial.

Agregó que la expresión “GOOGLE” que conforma la denominación de la marca cancelada, también se encuentra presente en la marca notoria, con lo cual se genera una reproducción total del aspecto denominativo de la marca especialmente protegida, sin que la cancelada agregue elementos adicionales que logre n diferenciarla en el mercado, lo que a su vez da

marca cancelada, también se encuentra presente en la marca notoria, con lo cual se genera una reproducción total del aspecto denominativo de la marca especialmente protegida, sin que la cancelada agregue elementos adicionales que logre n diferenciarla en el mercado, lo que a su vez da como resultado un riesgo de confusión en el público consumidor.

Manifestó que los productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, son usualmente utilizados como material publicitario y de promoción por parte de los empresarios del sector tecnología, por lo que se trata de productos de diferente naturaleza, pero que guardan una relación especial en cuanto al campo publicitario. En otras palabras, la marca notoria “ GOOGLE” comercializa camisetas, gorras, guantes y chaquetas, marcados con el logo de dicha marca, con el propósito de publicitar los servicios de internet que ofrece.

Finalmente, advirtió que la actora pretende revivir un trámite legal culminado, con el fin de plantear nuevos argumentos que debió alegar dentro del proceso de cancelación de marca, y en los términos y oportunidades que señala la ley, para de esa forma deb atir las pruebas que se aportaron y que llevaron a la convicción de la cancelación de su marca por la probada notoriedad de la marca “GOOGLE” de Google INC.10

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I.2.2. La sociedad Google INC, contestó la demanda en los siguientes términos6:

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I.2.2. La sociedad Google INC, contestó la demanda en los siguientes términos6:

Adujo que en desarrollo del procedimiento administrativo de cancelación de la marca se cumplió a cabalidad con el debido proceso, permitiéndole a la actora presentar sus argumentos en contra de la acción formulada.

Así mismo, afirmó que la cancelación de la marca “GOOGLE” de la actora como consecuencia de la notoriedad de una marca idéntica, no constituye una afectación a la libre competencia, por el contrario, con ello se protege el derecho al uso exclusivo sobre la expresión.

Sostuvo que en los actos administrativos acusados se expidieron con el debido respeto por los principios orientadores de las actuaciones administrativas, tales como legalidad, debido proceso, economía entre otros, y con sustento en los argumentos presentados por quienes intervinieron, así como en la debida valoración de las pruebas aportadas para acreditar la notoriedad de la marca “GOOGLE”.

Señaló que tampoco se incurrió en falsa motivación, toda vez que las pruebas aportadas por la solicitante de la cancelación evidenciaron la notoriedad de la marca “ GOOGLE” en Colombia para el año 2001, en cuanto a motores de búsqueda y servicios de internet.

Particularmente, sobre la encue sta que acreditó la mencionada notoriedad, mencionó que aquella resulta totalmente válida para demostrar el conocimiento de hechos ocurridos en el pasado. Explicó que se trata de la aplicación de un método cuantitativo, a través del cual se obtiene información real sobre el mercado, el conocimiento del consumidor, los hábitos de consumo, así como del recaudo que tiene la

se trata de la aplicación de un método cuantitativo, a través del cual se obtiene información real sobre el mercado, el conocimiento del consumidor, los hábitos de consumo, así como del recaudo que tiene la

6 Folios 631 a 652 del expediente físico de la referencia.11

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marca y su posicionamiento en relación con sus competidores, por lo que la prueba comentada es útil para determinar el grado de conocimiento de la marca, tal como lo exige el literal a) del artículo 228 de la Decisión 486 de 2000.

Agregó que el sector pertinente o relevante se asocia al ámbito en el cual se desenvuelve o comercializa el producto o servicio que distinguen la marca, en el cual pueden aparecer varios agentes, tales como los consumidores o personas pertenecientes al mercado, de tal manera que en el presente asunto, respecto de la marca “GOOGLE” para servicios de motor de búsqueda de internet, el sector pertinente será cualquier persona potencialmente capaz de utilizar el servicio, o sea cualquiera con acceso a internet ; y en esa línea, la encuesta aplicó un filtro sobre personas con acceso a internet en el 2001.

Agregó que la encuesta fue realizada por la empresa Yanhaas, la cual ha sido reconocida nacional e internacionalmente como líder en investigaciones del mercado, certificada en la norma ISO 20250 de 2006.

Advirtió que el documento de la CRT no hace referencia específicamente

sido reconocida nacional e internacionalmente como líder en investigaciones del mercado, certificada en la norma ISO 20250 de 2006.

Advirtió que el documento de la CRT no hace referencia específicamente a las condiciones del mercado encuestado y, por lo tanto, no es suficiente para contradecir los hechos probados con la encuesta. Dicho documento no niega que las 400 personas entrevistadas, que afirmaron tener acceso a internet en el año 2001, se encuentran incluidas en el número de usuarios de internet que arroja el estudio de la CRT, de manera que ese estudio es una fuente para reflejar el estado de acceso de internet en Colombia a finales del año 2000, pero no es una fuente válida para impugnar los resultados de la encuesta.

Adujo que la actora no puede aplicar una interpretación analógica de las normas sobre plazos para el ejercicio de las acciones , para concluir que la solicitud de cancelación se encontraba caducada.12

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Finalmente, señaló que la marca “GOOGLE” de la actora no es notoria en Colombia ni en ninguno de los países miembros de la Comunidad Andina, así como tampoco se puede comparar con el reconocimiento mundial que tienen la marca del litisconsorte necesario, por lo que es claro que la actora intenta aprovecharse de la reputación de la marca que identifica motores de búsqueda en internet.

I.2.3. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

actora intenta aprovecharse de la reputación de la marca que identifica motores de búsqueda en internet.

I.2.3. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO

PÚBLICO

Mediante auto de 26 de septiembre de 20177, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión.

I.3.1. La sociedad Google INC reiteró los argumentos planteados con la contestación de la demanda8.

I.3.2. La SIC reiteró los argumentos planteados con su escrito de contestación9.

I.3.3. La actora reiteró los argumentos que sustentaron su demanda10.

I.3.4. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

I.4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE

JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

7 Folio 678 del expediente físico de la referencia. 8 Folios 681 a 697 del expediente físico de la referencia. 9 Folios 698 a 700 del expediente físico de la referencia. 10 Folios 705 a 725 del expediente físico de la referencia.13

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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación

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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 536-IP-201811, en los siguientes términos:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136, 172, 224. 225, 228 y 236 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad, de los cuales se interpretarán los Artículos 136 Literal h), 224, 225, 228 y 235 de la Decisión citada por ser pertinentes.

No se interpretarán los Literales restantes del Artículo 136 y 172 por no ser materia de controversia las demás causales relativas de irregistrabilidad y de nulidad de registro de una marca.

De oficio se interpretará el Artículo 170 de la Decisión 486 por ser materia de controversia la notificación de la solicitud de cancelación de una marca […]”.

En dicha interpretación, el Tribunal emitió su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. 2) La coexistencia pacífica de signos. 3) La cancelación por notoriedad de una marca.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. LOS ACTOS ACUSADOS

Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números : i) 39134 de 31 de julio de 2009 “Por la cual se decide la cancelación por notoriedad”12, (ii) 13801 de 11 de marzo de 2010 “Por la cual se resuelve

Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números : i) 39134 de 31 de julio de 2009 “Por la cual se decide la cancelación por notoriedad”12, (ii) 13801 de 11 de marzo de 2010 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”13, (iii) 40786 de 28 de julio de 2011 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación ”14 por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio , reconoció la notoriedad de la marca “ GOOGLE” ( nominativa) para identificar servicios tecnológicos específicamente motores de búsqueda en internet, comprendidos en la

11 Folios 734 a 748 del expediente físico de la referencia. 12 Folios 9 a 29 del expediente físico de la referencia. 13 Folios 30 a 43 del expediente físico de la referencia. 14 Folios 44 a 58 del expediente físico de la referencia.14

Radicado: 11001 03 24 000 2012 00026 00

Demandante: PROCATEX S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza; y canceló el registro de la marca “GOOGLE” (mixta) para identificar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, con certificado de registro número 259542.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE

De conformidad con la demanda, las contestaciones y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las

registro número 259542.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE

De conformidad con la demanda, las contestaciones y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas aplicables son el literal h) del artículo 136, así como los artículos 170, 224, 225, 228 y 235 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor:

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

[…]

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el sign o, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del