CE - Sentencia 11001032400020120003000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00030-00

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Valentino S.P.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Rafael Ángel Velásquez Cárdenas

Temas: Cancelación por falta de uso de un registro marcario. Uso real y efectivo de la marca. Notoriedad. Reiteración jurisprudencial. Se niegan las pretensiones de la demanda y se confirman los actos cuestionados porque la parte demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de los mismos.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Valentino S.P.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 22101 de 28 de abril de 2010, 32020 de 23 de junio de 2010, y 42979 de 19 de agosto de 2011.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La sociedad Valentino S.P.A. 1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3 para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 22101 de 28 de abril de 2010,

demanda2 en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3 para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 22101 de 28 de abril de 2010, “Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca”4; 32020

1 Actuando por medio de apoderado. Cfr. Folios 41 a 64. 2 Cfr. Folios 82 a 118. 3 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. En adelante CCA. 4 Por medio de la cual la directora de Signos Distintivos de la entidad demandada decretó la cancelación del registro 145211 correspondiente a la marca mixta “VALENTINO COUTURE” en la Clase 18 internacional.2

Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00030-00

Actora: Valentino S.P.A.

de 23 de junio de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”5; y 42979 de 19 de agosto de 2011, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 6; proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, por medio de las cuales se canceló el registro núm. 145211 de la marca mixta “VALENTINO COUTURE” para identificar productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada expedir una resolución en donde se restablezca el registro No. 145211 indicado supra y declarar la citada marca como notoriamente conocida.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada expedir una resolución en donde se restablezca el registro No. 145211 indicado supra y declarar la citada marca como notoriamente conocida.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución 22101 de 28 de abril de 2010 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que canceló el registro núm. 145.211 de la marca mixta VALENTINO COUTURE de VALENTINO S. p. A., que distingue productos de la clase 18.

SEGUNDA. Que se declare la nulidad de la Resolución 32020 de 23 de junio de 2010 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que confirmó la Resolución 22101 de 28 de abril de 2010 proferida por la Directora de Signos Distintivos.

TERCERA. Que se declare la nulidad de la Resoluci ón 42979 de 19 de agosto de 2011 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio que confirm ó la Resoluci ón 22101 de 28 de abril de 2010 proferida por la Directora de Signos Distintivos. [...]”,

4. A título de restablecimiento del derecho solicitó:

“[…] CUARTA. Que como restablecimiento del derecho se ordene de conformidad con el artículo 176 del C.C.A. a la Dirección de Signos Distintivos

[...]”,

4. A título de restablecimiento del derecho solicitó:

“[…] CUARTA. Que como restablecimiento del derecho se ordene de conformidad con el artículo 176 del C.C.A. a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expedir dentro de los treinta días siguientes a la comunicación de la sentencia una resolución en donde se restablezca el registro de la marca mixta VALENTINO COUTURE núm. 145.211, para distinguir "Bolsos para dama, art ículos peque ños de cuero, cuero e imitaciones de cuero; productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles animales; ba úles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería" productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de VALENTINO S. p.A. y declare como marca

5 Por medio de la cual la directora de Signos Distintivos de la entidad demandada resolvió: i) confirmar la decisión de cancelar el mencionado registro; y ii) conceder el recurso de apelación interpuesto. 6 Por medio de la cual, el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dio por terminada la vía administrativa, confirmando la cancelación total del registro 145211 de la marca mixta “VALENTINO COUTURE” para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.3

Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00030-00

Actora: Valentino S.P.A.

Internacional de Niza.3

Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00030-00

Actora: Valentino S.P.A.

notoriamente conocida la marca mixta VALENTINO COUTURE.

Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante

5. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

5.1. El señor Rafael Ángel Velásquez Cárdenas, en adelante el tercero con interés en las resultas del proceso, mediante escrito presentado el 18 de septiembre de 2009 solicitó ante la parte demandada la cancelación del registro por no uso de la marca mixta “VALENTINO COUTURE”.

5.2. La Directora de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 22101 de 28 de abril de 2010, canceló por no uso la marca mixta “VALENTINO COUTURE” con registro núm. 145211 para identificar productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.3. La parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio , de apelación contra la Resolución núm. 22101 de 28 de abril de 2010.

5.4. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 32020 de 23 de junio de 2010 , resolvió el recurso de reposición interpuesto en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución núm. 22101 de 28 de abril de 2010, y concedió el recurso de apelación.

recurso de reposición interpuesto en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución núm. 22101 de 28 de abril de 2010, y concedió el recurso de apelación.

5.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 42979 de 19 de agosto de 2011, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 22101 de 28 de abril de 2010.

Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de la violación

6. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas y expuso el concepto de la violación así:4

Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00030-00

Actora: Valentino S.P.A.

6.1. Estimó como vulnerados los artículos 165, 166, 167, 168, 169, 170, 224, 225, y 229 de la Decisión 486 de 2000 , 34, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo, 29 y 31 de la Constitución Política de Colombia , 830 del Código de Comercio y 357 de Código del Procedimiento Civil, vulneración que desarrolló en los siguientes cargos:

El tercero con interés directo en las resultas del proceso carecía de un interés legítimo y conforme a derecho en la solicitud de cancelación por no uso

6.2. Aseguró que la parte demandada, con la expedición de los actos acusados, violó los artículos 165 de la Decisión 486 de 2000 y 830 del Código de Comercio.

6.2. Aseguró que la parte demandada, con la expedición de los actos acusados, violó los artículos 165 de la Decisión 486 de 2000 y 830 del Código de Comercio.

6.3. Expuso que, a su juicio, al tercero con interés directo en las resultas del proceso que solicitó la cancelación por no uso no le asistía un interés legítimo y conforme a derecho, toda vez que lo h izo con la intención de obtener el registro de la marca mixta “ALENTINO” para distinguir productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, y consecuentemente, apropiarse del renombre del diseñador Valentino Garavani y de su marca notoriamente conocida “VALENTINO

COUTURE”.

6.4. Agregó que lo anterior constituye un abuso de derecho y un acto preparatorio de competencia desleal.

La no procedencia de la acción de cancelación por no uso respecto de marcas notoriamente conocidas

6.5. Señaló que la parte demandada, al cancelar el registro de la marca mixta “VALENTINO COUTURE”, basó su decisión con dos argumentos principales: i) la depuración del registro de marcas que garantiza que los solicitantes no vean limitadas sus peticiones por marcas que no estén real y seriamente disponibles en el mercado; y ii) que esta depuración permite ejercer el derecho preferente.

6.6. Sobre el particular, adujo que la parte demandada desconoció los artículos 165, 166, 167, 168, 169, 170, 224, 225, y 229 de la Decisión 486 de 2000, ya que, como demuestran las pruebas allegadas a la actuación administrativa , la marca mixta

166, 167, 168, 169, 170, 224, 225, y 229 de la Decisión 486 de 2000, ya que, como demuestran las pruebas allegadas a la actuación administrativa , la marca mixta “VALENTINO COUTURE” sí se encontraba presente en el mercado y la existencia de sus productos era un “hecho de pública notoriedad”.5

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Actora: Valentino S.P.A.

Indebida valoración probatoria

6.7. Refirió que la parte demandada, con la expedición de los actos acusados, violó los artículos 224, 225 y 229 de la Decisión 486 por indebida aplicación; 34, 35, 59 y 267 del Código Contencioso Administrativo, 29 y 31 de la Constitución Política y 357 del Código de Procedimiento Civil; pues considera que no valoró adecuadamente las pruebas que acreditan la notoriedad de la marca mixta “VALENTINO COUTURE” en el mercado.

6.8. Argumentó que la parte demandada realizó una valoración errónea y desordenada de las pruebas, pues: i) hubo pruebas de la notoriedad y el uso de la marca respecto de las cuales no se pronunció en cuanto a su admisión o inadmisión; ii) rechazó los catálogos originales aportados por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 25 9 del Código de Procedimiento Civil cuando, en su concepto, no les es aplicable dicho artículo; y iii) rechazó la documentación relacionada con las inversiones que ha hecho la sociedad en publicidad para

establecidos en el artículo 25 9 del Código de Procedimiento Civil cuando, en su concepto, no les es aplicable dicho artículo; y iii) rechazó la documentación relacionada con las inversiones que ha hecho la sociedad en publicidad para comercializar los productos identificados con la marca “VALENTINO” y la existencia de registros a nivel mundial que acreditaban que dicha marca es not oriamente conocida.

6.9. Afirmó que la totalidad de las pruebas aportadas al procedimiento administrativo son pertinentes, dado que están dirigidas a probar la notoriedad de la marca mixta “VALENTINO COUTURE” , y que, al valorar indebidamente las pruebas aportadas para demostrar la notoriedad y el uso de la marca, se le vulneró al accionante su derecho al debido proceso y el principio de non reformatio in pejus contenidos en los artículos 31 de la Constitución Política y 357 del Código de Procedimiento Civil, respectivamente.

6.10. Agregó que la Resolución 42979 de 19 de agosto de 2011 vulneró los artículos 59 del Código Contencioso Administrativo y 29 de la Constitución Política, ya que no resolvió todas las cuestiones planteadas por la parte demandante en la respuesta a la solicitud de cancelación por no uso de la marca y en el recurso de apelación al, desconocer las pruebas aportadas para acreditar el uso y la notoriedad de la marca “VALENTINO COUTURE” para la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

Contestaciones de la demanda6

Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00030-00

Actora: Valentino S.P.A.

Parte demandada

Contestaciones de la demanda6

Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00030-00

Actora: Valentino S.P.A.

Parte demandada

7. La parte demandada 7 contestó la demanda 8 y se opuso a las pretensiones

formuladas con base en los siguientes argumentos:

7.1. Que con la expedición de la s resoluciones acusadas no incurrió en violación alguna de la Decisión 486 de 2000 ni de otra disposición del orden nacional, y que ellas se profirieron legal y válidamente.

7.2. Que la solicitud de cancelación por no uso presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso era procedente, puesto que las pruebas aportadas por la demandante no lograron demostrar que la marca mixta “VALENTINO COUTURE” fuese reconocida por el consumidor como un signo notorio en el mercado andino.

7.3. Que las pruebas rechazadas eran impertinentes o insuficientes, toda vez que: i) correspondían a productos diferentes a los comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) no reflejaban un volumen significativo de ventas; iii) no demostraban el uso efectivo de la marca en el per íodo de tiempo relevante; iv) trataban de la historia del diseñador de los productos; v) no mostraban presencia en la Comunidad Andina; o vi) fueron presentados en idiomas diferentes al castellano y, por lo tanto, carecían de validez formal.

7.4. Concluyó que los actos administrativos fueron motivados de manera amplia y detallada y que las pruebas allegadas al proceso fueron debidamente valoradas, de

al castellano y, por lo tanto, carecían de validez formal.

7.4. Concluyó que los actos administrativos fueron motivados de manera amplia y detallada y que las pruebas allegadas al proceso fueron debidamente valoradas, de manera tal que es posible concluir que, durante el per íodo relevante, la sociedad demandante no logró probar el uso real y efectivo de la marca mixta “VALENTINO

COUTURE”.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal.

Interpretación prejudicial

7 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 222. 8 Cfr. Folios 208 a 221.7

Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00030-00

Actora: Valentino S.P.A.

9. Este Despacho, mediante auto de 30 de marzo de 2016, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000; y este profirió la interpretación prejudicial 313-IP-2016 de 28 de noviembre de 2016 , en adelante la Interpretación

Prejudicial, en la que consideró:

“[…] 1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166, 167, 168, 169, 170, 224, 225 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. No procede interpretar los artículos 168 y 170 de la norma antes citada, toda

165, 166, 167, 168, 169, 170, 224, 225 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. No procede interpretar los artículos 168 y 170 de la norma antes citada, toda vez que para resolver el presente caso no es necesario desarrollar la figura del derecho preferente, en tanto que es un tema relevante en una solicitud de registro más no en u n procedimiento de cancelación, ni se encuentra en discusión si las pruebas y alegatos de VALENTINO han sido presentados fuera del plazo establecido en el referido Artículo 170.

3. Procede interpretar los Artículos 165, 166, 167, 169, 224, 225 y 229 de la Decisión 486, al ser materia de controversia la cancelación de una marca respecto de la cual se ha alegado notoriedad.

4. De oficio, procede interpretar los Artículos 226 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en virtud de la invocación de la notoriedad antes referida. […]”

10. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Alegatos de Conclusión

11. El Despacho Sustanciador , mediante auto de 22 de mayo de 2025 9, corrió traslado para alegar de conclusión y dio aviso al Ministerio Público para presentar su concepto dentro del traslado para alegar, si a bien lo tenía.

12. La parte demandante reiteró los argumentos señalados en la demanda10.

13. La parte demandada reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda11.

12. La parte demandante reiteró los argumentos señalados en la demanda10.

13. La parte demandada reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda11.

14. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal.

9 Cfr. Visible en el aplicativo web SAMAI, índices 79. 10 Cfr. Índice 83 del aplicativo Samai. 11 Cfr. Índice 84 del aplicativo Samai.8

Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00030-00

Actora: Valentino S.P.A.

Concepto del Ministerio Público

15. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; ii i) el problema jurídico; iv) la Interpretación Prejudicial 313-IP-2016 de 28 de noviembre de 2016; y v) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

17. De acuerdo con el numeral 7 del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 del 18 de enero de 201112 sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 del 12 de marzo de 2019 13 expedido por la Sala Plena de esta Corporación sobre

sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 del 12 de marzo de 2019 13 expedido por la Sala Plena de esta Corporación sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso.

Los actos acusados

19. Los actos acusados son los siguientes:

19.1. La Resolución núm. 22101 de 28 de abril de 2010, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos canceló el registro de la marca mixta “VALENTINO COUTURE” para distinguir productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

12 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 13 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024.9

Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00030-00

Actora: Valentino S.P.A.

19.2. La Resolución núm. 32020 de 23 de junio de 2010, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió un recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 22101 de 28 de abril de 2010 y concedió el recurso de apelación.

la División de Signos Distintivos resolvió un recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 22101 de 28 de abril de 2010 y concedió el recurso de apelación.

19.3. La Resolución núm. 42979 de 19 de agosto de 2011 , mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 22101 de 28 de abril de 2010.

El problema jurídico

20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la s contestaciones de esta, y la Interpretación Prejudicial 313-IP-2016 de 28 de noviembre de 2016 ,

determinar:

21. Si las Resoluciones núms. 22101 de 28 de abril de 2010; 32020 de 23 de junio de 2010; y 42979 de 19 de agosto de 2011 , expedidas por la parte demandada, vulneran los artículos 165, 166, 167, 169, 224, 225, 226, 228 y 229 de la Decisión 486 de 2000 ; 34, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo; 29 y 31 de la Constitución Política de Colombia; 830 del Código de Comercio; y 357 de Código del Procedimiento Civil y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar su nulidad. De ser afirmativa la respuesta, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a conceder el restablecimiento del derecho solicitado.

22. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó

su nulidad. De ser afirmativa la respuesta, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a conceder el restablecimiento del derecho solicitado.

22. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 165, 166, 167, 169, 224, 225, y 229 de la Decisión 486 de 2000 , y no consideró pertinente estudiar los artículos 168 y 170 ibidem, debido a que la figura del derecho preferente y la oportunidad de aportar pruebas y alegatos en el trámite de cancelación por no uso no son el objeto de la controversia, razón por la cual no se incluyeron en el problema jurídico.

23. En este sentido, se analizará:

23.1. Si al tercero con interés directo en las resultas del proceso le asistía un interés legítimo y conforme a derecho para presentar la solicitud de cancelación por no uso de la marca mixta “VALENTINO COUTURE”.10

Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00030-00

Actora: Valentino S.P.A.

23.2. Si la marca mixta “VALENTINO COUTURE” es susceptible de ser considerada como un signo distintivo notoriamente conocido.

23.3. Si la actora demostró el uso real y efectivo de la marca mixta “VALENTINO COUTURE” para identificar productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza durante el período de tiempo relevante, esto es, entre el 18 de septiembre de 2006 y el 18 de septiembre de 2009.

Interpretación Prejudicial 313-IP-2016 de 28 de noviembre de 2016

de Niza durante el período de tiempo relevante, esto es, entre el 18 de septiembre de 2006 y el 18 de septiembre de 2009.

Interpretación Prejudicial 313-IP-2016 de 28 de noviembre de 2016

24. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este

caso:

“[…] C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. La prueba de uso de una marca .

2. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso.

3. Cancelación por falta de uso de una marca notoriamente conocida.

4. Exigencia de la presentación de la traducción de los documentos.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento . La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. La prueba de uso de una marca

[…]

1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente.

[…]

1.5. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente:

a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser

a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterio r quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.

b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administ rativa en el trámite de concesión de registro de marca.11

Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00030-00

Actora: Valentino S.P.A.

c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años conse cutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

[…]

1.7. Prueba de uso de una marca. En lo que concierne a la prueba del uso efectivo de la marca, se debe tomar en cuenta lo establecido en el Artículo 166 de la Decisión 486 conforme se detalla a continuación:

[…]

1.7. Prueba de uso de una marca. En lo que concierne a la prueba del uso efectivo de la marca, se debe tomar en cuenta lo establecido en el Artículo 166 de la Decisión 486 conforme se detalla a continuación:

[…]

a) El primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 contiene parámetros con relación a las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no.

Dichos parámetros son:

• La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.

• La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Es decir, se debe tomar en cuenta si los productos o servicios están dirigidos a sectores especializados.

[…]

2. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso

2.1. La carga de la prueba en el trámite de cancelaci ón de marca por no uso, corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486, es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.

2.2. El artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese

apercibimiento que se cancele dicha marca.

2.2. El artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permit idos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

2.3. En atención a lo expuesto, se deberá establecer si la marca VALENTINO COUTURE (mixta) es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, para lo cual deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable y de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente Interpretación Prejudicial.

3. Cancelación por falta de uso de una marca notoriamente conocida

[…]

3.2. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

3.3. El artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.12

pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.12

Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00030-00

Actora: Valentino S.P.A.

3.4. De conformidad con el Artículo 225 de la Decisión 486, la protección de un signo distintivo notoriamente conocido procede contra su uso y registro no autorizado.

3.5. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con otro signo, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territori o en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a