CE - Sentencia 11001032400020130005000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00

Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: NBA Properties Inc.

Tema: Registro como marca del signo “ OKC THUNDER ”

(mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de la Resolución 28880 de 9 de junio de 2009 1, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca del signo mixto “OKC THUNDER ” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad NBA Properties Inc.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda2

1. El ciudadano Jorge Iván Salazar Ramírez , a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las

siguientes declaraciones:

ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 1. Se declare la nulidad de la resolución 28880 de 09 de junio de 2009 de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se concedió el registro de la marca comercial OKC THUNDER para distinguir productos de la clase 25 internacional.

2. Como efecto de la petición 1 anterior, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación del registro No. 382387, asignado a la marca OKC THUNDER , para distinguir productos de la clase 25 internacional.

3. En firme la providencia que disponga la nulidad de la resolución 28880 de 09

1 Folios 27 a 28 y 71 a 72 C pp. “[…] Por la cual se concede un registro […]”. 2 Folios 6 a 19 C pp.2

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Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

de junio de 2009, de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca OKC THUNDER, para distinguir productos de la clase 25 internacional y la cancelación del registro No. 382387 asignado al producto mencionado ordénese el archivo correspondiente previas las anotaciones de rigor […]”3 (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda4

asignado al producto mencionado ordénese el archivo correspondiente previas las anotaciones de rigor […]”3 (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda4

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que, el ciudadano Jorge Iván Salazar Ramírez solicitó el registro como marca del sig no nominativo “THUNDER”5, para identificar los productos de la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto s son, “[…] blue jeans, camisas, camisetas, pantalones, zapatos, cinturones y accesorios de vestir en la línea femenina y masculina, así como infantil […]”.

4. Sostuvo que, de acuerdo con la Resolución 28880 de 9 de junio de 2009, la sociedad NBA Properties Inc. registró la marca mixta “OKC THUNDER” para distinguir productos de la misma clase 256, estos son : “[…] ropa, en particular calcetería, calzado, zapatos para básquetbol, pantalones para básquetbol, camisetas, camisas, camisetas polo, pantalones de sudadera, pantalones, tops, jerseys, pantalonetas, piyamas, camisetas deportivas, camisetas para rugby, suéteres, cinturones, corbatas, camisas de noche, sombreros, cachuchas, visores, calentadores, pantalones calentadores, camisetas / tops calentadores, chaquetas, chaquetas resistentes al viento, gabardinas, abrigos, baberos no de papel, bandas para la cabeza,

calentadores, camisetas / tops calentadores, chaquetas, chaquetas resistentes al viento, gabardinas, abrigos, baberos no de papel, bandas para la cabeza, muñequeras, delantales, ropa interior, boxers , slacks, tapones para los oídos, guantes, mitones, bufandas, camisetas tejidas y de punto, vestidos de jersey, vestidos, vestidos y uniformes para animadoras (cheerleaders), trajes de baño, vestidos de baño, bikinis, tankinis, nadadores, bañadores, pantal onetas para tablas, trajes húmedos, protectores para playa, protectores para vestidos de baño, envolturas para vestidos de baño, sandalias, sandalias para playa, gorras para playa, visores para el sol, gorros de baño, artículos novedosos para la cabeza con peluca […]”.

5. Finalmente, indicó que, frente a la anterior solicitud, el demandante no presentó oposición al registro.

3 Folios 7 y 8 C pp. 4 Folios 8 a 10 P pp. 5 Certificado 266.248 Versión 8. 6 Certificado 382.387 Versión 9.3

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Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse el acto acusado, para lo cual

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebranta la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 135 literal b), 136 literal a) y 150.

I.1.2.2. El concepto de violación

7. El apoderado de la parte demandante aseguró que la resolución acusada se encuentra viciada de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca mixta “OKC THUNDER” a la sociedad NBA Properties Inc. sin considerar que la misma era similarmente confundible con la marca nominativa “THUNDER” del ciudadano Jorge Iván Salazar Ramírez, lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según los artículos 135 literal b ) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

8. Explicó que la semejanza se basa en el hecho de que las marcas confrontadas contienen la expresión “THUNDER” , por lo que existía una similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica. Agregó que la partícula “THUNDER” no era genérica o de uso común y las letras “OKC” no le aportan distintividad.

9. En ese contexto, concluyó que la marca acusada “[…] reproduce en forma detallada todos y cada uno de los elementos que componen el corazón o parte esencial y distintiva de la marca previamente registrada […]” , por lo que la SIC no realizó un correcto examen de registrabilidad, desconociendo el artículo 150 ibidem.

todos y cada uno de los elementos que componen el corazón o parte esencial y distintiva de la marca previamente registrada […]” , por lo que la SIC no realizó un correcto examen de registrabilidad, desconociendo el artículo 150 ibidem.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio8

10. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que la resolución acusada fue debidamente motivada por lo que no incurrió en desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

11. Sostuvo que la marca mixta “OKC THUNDER” está conformado por un elemento nominativo que es el prevalente, en el que se encuentra las letras “OKC” que, junto con la expresión “THUNDER” le otorga distintividad.

7 Folios 13 a 17 del C pp. 8 Folios 41 a 55 C pp.4

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Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez

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12. Finalmente, resaltó que el sentido del acto administrativo del que se deriva la inconformidad de la parte demandante, obedeció a un análisis serio e imparcial de registrabilidad de la marca solicitada por la sociedad NBA Properties Inc.

II.2. Intervención de la sociedad NBA Properties Inc.9

13. La sociedad NBA Properties Inc. contestó la demanda en la que se opuso a las

registrabilidad de la marca solicitada por la sociedad NBA Properties Inc.

II.2. Intervención de la sociedad NBA Properties Inc.9

13. La sociedad NBA Properties Inc. contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que la marca mixta "OKC THUNDER" tiene la capacidad de distinguir los productos de la clase 25, toda vez que, las letras “OKC” no era una expresión caprichosa, sino la abreviatura de “Oklahoma City” que , junto con la expresión “THUNDER” en español significa “Los truenos de Oklahoma City”, el cual es reconocido por ser un equipo profesional de baloncesto americano de la NBA, lo que causa diferencias visuales, ortográfic as, fonéticas y conceptuales entre los signos en conflicto.

14. En ese sentido, aseguro que los consumidores, al elegir bienes de dicha marca, lo relacionan con un equipo de baloncesto profesional americano de la NBA.

15. Concluyo que la parte demandante tomó únicamente la expresión “THUNDER” sin tener presente la partícula “OKC” y los elementos visuales solicitados por la NBA

Properties Inc.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

16. El ciudadano Jorge Iván Salazar Ramírez presentó demanda de nulidad relativa el 25 de enero de 201310, en contra de la Resolución 28880 de 9 de junio de 2009 , expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

17. Mediante auto de 20 de mayo de 201511, se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a l representante legal de la sociedad NBA Properties Inc. El 14 de julio de 201512, se dio traslado de la demanda

notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a l representante legal de la sociedad NBA Properties Inc. El 14 de julio de 201512, se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

18. Por auto de 20 de enero de 2016 13, se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 , la cual se realizó el 4 de marzo de 201614.

19. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se tuvo por contestada la demanda por la sociedad NBA Properties Inc., se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se ordenó

9 Folios 84 a 99 del C pp. 10 Folio 6 C pp. 11 Folios 29 a 31 C pp. 12 Folio 31 vto. C pp. 13 Folio 79 C pp. 14 Folios 103 a 117 C pp.5

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Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez

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oficiar a la SIC para que allegara copia del expediente administrativo 2002034481, dentro del cual se tramitó el registro de la marca “THUNDER”.

20. Mediante auto de 15 de diciembre de 201715, se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 135 literal b) y 136 literales a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 135 literal b) y 136 literales a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, profirió la interpretación prejudicial 239-IP-2018 de 28 de junio de 201916, en la que interpretó el artículo 136 literal a) y de oficio el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000. Respecto del artículo 135 literal b) no se pronunció por cuanto la controversia no trata sobre la distintividad intrínseca de la marca. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró que:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de los cuales se interpretará el 136 Literal a de la Decisión 486 por ser procedente.

No procede la Interpretación del Artículo 135 Literal b) por no tratarse en la controversia la distintividad intrínseca de la marca.

De oficio se interpretará el Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión Andina, por se un asunto controvertido dentro del proceso el examen de registrabilidad.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

3. Signos conformados por idioma extranjero.

4. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

15 Folios 122 y vto. C pp. 16 Folios 136 a 147 C pp.6

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Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez

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1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo OKC THUNDER (mixto) y la marca THUNDER (denominativo) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

[…]

1.2. Como se desprende de esta disposición , no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión

sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. […]

b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el producto de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Ortográfica […]

b) Fonética […]

c) Conceptual o ideológica […]

d) Gráfica o figurativa […]

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado OKC THUNDER (mixto) y la marca THUNDER (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o mas palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.

[…]7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00

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2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

[…]

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos, y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fi n de establecer el riesgo de confusión y/o

elemento característico de los signos mixtos, y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fi n de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado OKC THUNDER (mixto) y la marca THUNDER (denominativa).

3. Signos conformados por idioma extranjero.

3.1. En atención a que el signo solicitado OKC THUNDER (mixto) y la marca registrada THUNDER (denominativa) se encuentran conformados por la palabra THUNDER, que en inglés significa TRUENOS, y el significado solicitado posee la expresión OKC, la cual representa una abreviatura de un equipo de baloncesto llamado OKLAHOMA CITY THUNDER, en español TRUENOS DE OKLAHOMA CITY, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos.

3.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

[…]

4. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos.

4.1. En el presente caso, se ha alegado que no se habría realizado un correcto examen de registrabilidad entre los signos bajo análisis, por lo que supuestamente se habría vulnerado el Artículo 150 de la Decisión 486.

[…]

4.6. La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la concesión o a la denegación de

[…]

4.6. La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría queda afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados.

4.7. En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos […]” (mayúscula y negrilla del original).8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00

Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez

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22. Por auto de 18 de diciembre de 201 917, se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas y de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que rindiera concepto.

23. En el término para alegar de conclusión, el ciudadano Jorge Iván Salazar

que presentaran alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que rindiera concepto.

23. En el término para alegar de conclusión, el ciudadano Jorge Iván Salazar Ramírez18, la SIC19 y la sociedad NBA Properties Inc. 20 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa , respectivamente. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

24. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14921 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo 2019, que contiene las reglas d e reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

25. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 28880 de 9 de junio de 2009, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca al signo mixto “OKC THUNDER” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad NBA Properties Inc.

26. La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “OKC THUNDER” concedida para identificar productos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad NBA Properties Inc. y la marca nominativa “THUNDER” de la parte demandante para la misma clase, se configuran las causales

identificar productos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad NBA Properties Inc. y la marca nominativa “THUNDER” de la parte demandante para la misma clase, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 literal b), 136 literal a ) y 150 de la Decisión 486 de 2000.

27. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de l acto administrativo demandado y el análisis del caso concreto.

17 Folio 149 C pp. 18 Folios 156 a 161 C pp. 19 Folios 162 a 165 C pp. 20 Folios 170 a 184 C pp. 21 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00

Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez

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IV.3. La identificación de los actos demandados

28. El ciudadano Jorge Iván Salazar Ramírez solicita se declare la nulidad de la Resolución 28880 de 9 de junio de 200922, por medio de la cual se concedió el registro como marca del signo mixto “OKC THUNDER ” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad NBA Properties Inc. , expedida por la Superintendencia de Industria y

como marca del signo mixto “OKC THUNDER ” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad NBA Properties Inc. , expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

IV.4. Análisis del caso concreto

29. La SIC, mediante el acto administrativo acusado concedió el registro como marca del signo mixto “OKC THUNDER” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] ropa, en particular calcetería, calzado, zapatos para básquetbol, pantalones para básquetbol, camisetas, camisas, camisetas polo, pantalones de sudadera, pantalones, tops, jerseys, pantalonetas, piyamas, camisetas deportivas, camisetas para rugby, suéteres, cinturones, corbatas, camisas de noche, sombreros, cachuchas, visores, calentadores, pantalones calentadores, camisetas / t ops calentadores, chaquetas, chaquetas resistentes al viento, gabardinas, abrigos, baberos no de papel, bandas para la cabeza, muñequeras, delantales, ropa interior, boxers, slacks, tapones para los oídos, guantes, mitones, bufandas, camisetas tejidas y de punto, vestidos de jersey, vestidos, vestidos y uniformes para animadoras (cheerleaders), trajes de baño, vestidos de baño, bikinis, tankinis, nadadores, bañadores, pantalonetas para tablas, trajes húmedos, protectores para playa, protectores para vestidos de baño, envolturas para vestidos de baño, sandalias, sandalias para playa, gorras para playa, visores

trajes húmedos, protectores para playa, protectores para vestidos de baño, envolturas para vestidos de baño, sandalias, sandalias para playa, gorras para playa, visores para el sol, gorros de baño, artículos novedosos para la cabeza con peluca […]”.

30. A juicio de la parte demandante la resolución acusada está viciada de nulidad por cuanto la marca nominativa “THUNDER” del demandante y la marca mixta “OKC THUNDER” concedida a la sociedad NBA Properties Inc. , tienen semejanzas que generan riesgo de confusión y de asociación en los consumidores.

31. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la Interpretación 239-IP-2018 de 28 de junio de 2019, en la que interpretó el artículo 136 literal a) y de oficio el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000. Y no se pronunció sobre el artículo 135 literal b) por cuanto la controversia no trata sobre la distintividad intrínseca de la marca.

32. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la parte demandante invocó como vulnerado el artículo 135 literal b) ejusdem, al exponer el concepto de violación del mismos adujo que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso era

22 Folios 27 a 28 y 71 a 72 C pp. “[…] Por la cual se concede un registro […]”.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00050-00

Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez

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similarmente confundible su marca “ THUNDER”, es decir, alegó el cumplimiento del

Demandante: Jorge Iván Salazar Ramírez

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similarmente confundible su marca “ THUNDER”, es decir, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca el cual está previsto en el artículo 136, ibidem23.

33. En efecto, la parte demandante argumentó que la marca cuestionada “ OKC THUNDER” (mixta), clase 25, no cumple con los requisitos exigidos por dicha normativa para que sea procedente su registro, dadas las semejanzas ortográficas, fonéticas, conceptuales o ideológicas con su marca “THUNDER”, en la misma clase.

34. Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto al artículo 135 literal b) ejusdem, será excluido de la controversia.

35. Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

“[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”.

realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”.

IV.4.1. De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000

36. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor24:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia 31 de octubre de 2024.

Rad.: 2016 – 00515. MP: Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP2022 y 391-IP-2022.