CE - Sentencia 11001032400020130005900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00

Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Laboratorios Ecar S.A.

Tema: Registro como marca del signo mixto “NUTRILATINA DIET SHAKE”, para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de

Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 61200 de 31 de octubre de 2011 1 y 53441 de 6 de septiembre de 20122 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se: i) revocó la Resolución 44791 de 29 de agosto de 2011; ii) declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Ecar S.A.; y iii) negó el registro de la marca mixta “NUTRILATINA DIET SHAKE” para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Nutrilatina Laboratorios Ltda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

SHAKE” para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Nutrilatina Laboratorios Ltda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Nutrilatina Laboratorios Ltda ., a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 1. Que la marca NUTRILATINA DIET SHAKE (MIXTA) en la clase 32, cumple los requisitos para ser registrada.

2. Que son nulas la Resolución No. 61200 deI 31 de octubre de 2011 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual al decidirse el recurso de reposición se revocó la Resolución No. 44791 del 29 de agosto de 2011, se declaró fundada la oposición presentada por LABORATORIOS ECAR S.A., se negó el registro de la marca NUTRILATINA DIET SHAKE (MIXTA ) en clase 32 NUTRILATINA LABORATORIOS LTDA. y se concedió el recurso de apelación; y la

1 Folios 15 a 22 vto C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 26 a 32 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 86 a 118 C pp.2

2 Folios 26 a 32 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 86 a 118 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00

Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Resolución No. 53441 del 6 de septiembre de 2012, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 61200 del 31 de octubre de 2011 y se agotó la vía gubernativa.

3. Que como consecuencia de la nulidad decretada y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Co mercio conceder el registro de la marca NUTRILATINA DIET SHAKE (MIXTA) en la clase 32, solicitada por NUTRILATINA LABORATORIOS LTDA ., en los términos de la solicitud tramitada en el expediente administrativo No. 2010 -141981, declarando infundada la oposición presentada por LABORATORIOS ECAR S.A.

4. Como resultado de los anteriores pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio expedir el correspondiente Certificado de Registro de la marca NUTRILATINA DIET SHAKE (MIXTA) en la clase 32.

5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”4 (mayúscula del

5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”4 (mayúscula del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante m anifestó que, el 12 de noviembre de 2010, la sociedad Nutrilatina Laboratorios Ltda. solicitó el registro como marca del signo mixto “NUTRILATINA DIET SHAKE ” para distinguir productos de la clase 326 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] preparados para fabricar bebidas […]”.

4. Indicó que, una vez publicada la solicitud en la gaceta de la propiedad industrial, la sociedad Laboratorios Ecar S.A. presentó oposición con fundamento en sus marca s nominativas “DIETSHAKE”7 que amparan productos de las clases 5ª y 29.

5. Manifestó que, a través de la Resolución 44791 de 29 de agosto de 2011, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición indicada supra y concedió el registro de la marca “NUTRILATINA DIET SHAKE” para identificar productos de la clase 32. Frente a esta decisión Laboratorios Ecar S.A. interpuso recurso de reposición.

6. Adujo que, a través de la Resolución 61200 de 31 de octubre de 2011 , la directora

productos de la clase 32. Frente a esta decisión Laboratorios Ecar S.A. interpuso recurso de reposición.

6. Adujo que, a través de la Resolución 61200 de 31 de octubre de 2011 , la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC: i) revocó la Resolución 44791; ii) declaró

4 Folio 88 C pp. 5 Folios 90 y 91 C pp. 6 Folio 128 C pp. Versión 9. 7 Certificados de registro 235258 y 235259.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00

Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Ecar S.A.; y iii) negó el registro de la marca mixta “NUTRILATINA DIET SHAKE” para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Frente a esta decisión la sociedad Nutrilatina Laboratorios Ltda. interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación.

7. Indicó que, mediante la Resolución 2825 de 30 de enero de 2012, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC rechazó el recurso de reposición y envió el expediente del proceso a la Delegatura de Propiedad Industrial.

8. Señaló que, mediante la Resolución 53441 del 6 de agosto de 2012 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 61200.

8. Señaló que, mediante la Resolución 53441 del 6 de agosto de 2012 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 61200.

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación8

I.1.2.1. Fundamento de derecho

9. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebranta da la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literales b), e) y f) y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

10. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro de la marca mixta “NUTRILATINA DIET SHAKE ” en la clase 32 a favor de la sociedad Nutrilatina Laboratorios S.A., al considerar que la misma era similarmente confundible con las marcas “DIETSHAKE” que amparan productos en las clases 5ª y 29 del nomenclátor internacional, desconociendo lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

11. Sostuvo que la expresión “DIETSHAKE” es evocativa del producto de “malteadas dietéticas”, por lo que es débil e inoponible. Asimismo, precisó que dicha denominación está compuesta por las palabras en inglés DIET y SHAKE, las cuales

dietéticas”, por lo que es débil e inoponible. Asimismo, precisó que dicha denominación está compuesta por las palabras en inglés DIET y SHAKE, las cuales se utilizan con regularidad en el mercado por los consumidores, por lo que su significado es conocido ampliamente.

12. Adujo, teniendo en cuenta lo an terior, que las marcas previamente registradas “DIETSHAKE” corresponden a la unión de dos expresiones de uso común.

13. Advirtió que el signo solicitado “NUTRILATINA DIET SHAKE” es diferenciable en el mercado, respecto de otras malteadas de dieta a base de proteínas, donde la

8 Folios 91 a 114 C pp.4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00

Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

expresión DIET SHAKE es indicativa del producto . Es así como, lo que identifica el origen empresarial de la malteada es la expresión predominante NUTRILATINA y, en consecuencia, no existe riesgo de confusión directa o indirecta.

14. Explicó que los signos distintivos cotejados no son ortográfica y fonéticamente similares, en tanto que tienen longitudes, vocales y palabras iniciales diferentes.

15. Reiteró que el elemento preponderante en el conjunto del signo solicitado es la expresión NUTRILATINA, por lo que DIET SHAKE, al ser débil, no es fundamento para negar su registro.

16. Argumentó que es titular varias marcas con el elemento de su origen empresarial,

expresión NUTRILATINA, por lo que DIET SHAKE, al ser débil, no es fundamento para negar su registro.

16. Argumentó que es titular varias marcas con el elemento de su origen empresarial, a saber: i) “NUTRILATINA”, en clases 29 y 30, ii) “NUTRILATINA AGE”, para las clases 5ª, 30 y 32, iii) “NUTRILATINA LINOLEN” en 5ª y 29 y iv) “NUTRILATINA RENNOVEE” para las clases 5ª, 29, 30 y 32 del nomenclátor internacional.

17. Sostuvo que la Oficina de Marcas en B rasil concedió el registro de la marca indicando que no tenía un derecho exclusivo sobre la expresión DIET SHAKE, toda vez que es de uso común.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9

18. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

19. Señaló que los elementos de uso común, genéricos o descriptivos no son apropiables en exclusiva, como marca, por un solo empresario.

20. Igualmente, explicó que las expresiones en idioma extranjero son consideradas como provenientes de la imaginación del ser humano y, en consecuencia, gozan de protección y son registrables. Teniendo en cuenta lo anterior señaló que las marcas

20. Igualmente, explicó que las expresiones en idioma extranjero son consideradas como provenientes de la imaginación del ser humano y, en consecuencia, gozan de protección y son registrables. Teniendo en cuenta lo anterior señaló que las marcas previamente registradas “DIETSHAKE” son distintivas y que “[…] si se toma la posición del actor por cierto errónea en descomponer la palabra que conforma la marca previamente registrada encontramos como resultado que […]” que DIET traduce dieta y SHAKE es agitar.

21. Manifestó que el elemento distintivo dentro del conjunto del signo concedido , esto es DIET SHA KE, reproduce totalmente la denominación de las marcas previamente registradas DIETSHAKE.

9 Folios 147 a 168C pp.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00

Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

II.2. Contestación de la sociedad Laboratorios Ecar S.A.

22. La sociedad Laboratorios Ecar S.A., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada10 en debida forma del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda y su reforma.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

23. La sociedad Nutrilatina Laboratorios Ltda. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 14 de enero de 201311 en contra de las Resoluciones 61200 de 31 de octubre de 2011 y 53441 de 6 de septiembre de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

restablecimiento del derecho el 14 de enero de 201311 en contra de las Resoluciones 61200 de 31 de octubre de 2011 y 53441 de 6 de septiembre de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

24. Mediante auto de 20 de mayo de 2015 12 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Laboratorios Ecar S.A. El 3 de junio de 201513 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

25. A través de providencia de 25 de mayo de 2016 14 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 17 de febrero de 201715.

26. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes , se fijó el litigio , se decretaron como pruebas los documentos aportados por l os sujetos procesales y se ordenó oficiar a la SIC para que allegara los certificados de vigencia y titularidad de unas marcas.

27. Mediante auto de 15 de diciembre de 201716 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 134, 135 literales b), e) y f) y 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 144-IP-2018 de 11 de julio de 201917 dentro de la cual interpretó el artículo 135 literales

por lo que se suspendió el proceso.

28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 144-IP-2018 de 11 de julio de 201917 dentro de la cual interpretó el artículo 135 literales e) y f) de la Decisión Andina y, de oficio, los artículos 136 literal a) y 151. Asimismo, no interpretó los artículos 134, 135 literal b) y 172 ibidem. Dicho tribunal consideró lo

siguiente:

“[…]. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

10 Folios 145, 146 y 177 C pp. 11 Folio 1 C pp. 12 Folios 136 a 138 C pp. 13 Folio 138 Vto. Cpp. 14 Folio 178 C pp. 15 Folios 188 a 196 C pp. 16 Folios 213 a 217 C pp. 17 Folios 239 a 255 C pp.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00

Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 literales b), e) y f) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpreta el Artículo 135 Literales e) y f) de la norma citada, por ser pertinente.

No se interpretarán los Artículos 134, 135 Literal b) y 172 de l a Decisión 486, por no estar en discusión el concepto de marca, la distintividad intrínseca de un signo y la nulidad del registro.

No se interpretarán los Artículos 134, 135 Literal b) y 172 de l a Decisión 486, por no estar en discusión el concepto de marca, la distintividad intrínseca de un signo y la nulidad del registro.

De oficio se interpretarán los Artículos 136 Literal a) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por centrarse la controversia en la posibilidad de confusión entre signos.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

[…]

1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […].

[…]

1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

3. Signos conformado por denominaciones descriptivas y genéricas

[…]

3.9 No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

[…]7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00

Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

4. Marcas evocativas

[…]

4.2 Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se re fieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.

4.3 Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto,

cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.

4.3 Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.

[…]

5. Signos conformados por palabras en idioma extranjero

[…]

5.2 Al respecto, las palabras que no sean del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

5.3 Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.

[…]

6. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

[…]

6.4 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (Intercambiabilidad) entre los

y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (Intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilid ad) […]” (mayúscula y negrilla del original).8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00

Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

29. Mediante auto de 5 de marzo de 202018 se declaró el desistimiento de las pruebas documentales consistentes en los certificados de vigencia y titularidad de unas marcas, solicitadas por la parte demandante y decretadas en la audiencia inicial.

30. Por auto de 1° de septiembre de 2020 19 se prescindió de la realización de la s audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento prevista s en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

31. En el término para alegar de conclusión, la SIC 20 reiteró sus argumentos de defensa. Por su parte, la parte demandante y el tercero con interés directo guardaron silencio. Asimismo, el Ministerio Público21 rindió concepto en los siguientes términos:

32. Advirtió que el signo “NUTRILATINA DIET SHAKE” cuenta con una aptitud para

silencio. Asimismo, el Ministerio Público21 rindió concepto en los siguientes términos:

32. Advirtió que el signo “NUTRILATINA DIET SHAKE” cuenta con una aptitud para distinguir productos y servicios en el mercado por lo que es registrable de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000.

33. Sin perjuicio de lo anterior, adujo que existe similitud ortográfica y fonética entre los signos cotejados en tanto que, en ellos, predomina el elemento “DIET SHAKE”, sin que el elemento “NUTRILATINA” otorgue distintividad.

34. Explicó que los productos reivindicados por las marcas satisfacen necesidades nutricionales, sea de uso médico o como suplementos dietarios, por lo que son sustituibles entre ellos y comparten canales de distribución o comercialización.

35. Concluyó que el s igno solicitado no es distintivo extrínsecamente, por lo que no procede su registro, al ser semejante y existir conexidad competitiva con las marcas

“DIETSHAKE”.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

36. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14922 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

18 Folio 270 C pp. 19 Folio 277 C pp. 20 Folios 286 a 289 C pp.

434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

18 Folio 270 C pp. 19 Folio 277 C pp. 20 Folios 286 a 289 C pp. 21 Folios 291 a 298 C pp. 22 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00

Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IV.2. La formulación del problema jurídico

37. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 61200 de 31 de octubre de 2011 y 53441 de 6 de septiembre de 2012 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se: i) revocó la Resolución 44791 de 29 de agosto de 2011; ii) declaró fundada la oposic ión presentada por la sociedad Laboratorios Ecar S.A.; y iii) negó el registro de la marca mixta “NUTRILATINA DIET SHAKE” para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por

Nutrilatina Laboratorios Ltda.

mixta “NUTRILATINA DIET SHAKE” para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Nutrilatina Laboratorios Ltda.

38. La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “NUTRILATINA DIET SHAKE” y las marcas nominativas “DIETSHAKE”23 que amparan productos de las clases 5ª y 29, cuyo titular es Laboratorios Ecar S.A. ; se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en los artículos 134, 135 literales b), e) y f), y el artículo 151 ibidem.

39. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

40. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 61200 de 31 de octubre de 2011 24 y 53441 de 6 de septiembre de 2012 25 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se: i) revocó la Resolución 44791 de 29 de agosto de 2011; ii) declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Ecar S.A.; y iii) negó el registro de la marca mixta “NUTRILATINA DIET SHAKE” para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por

Nutrilatina Laboratorios Ltda.

IV.4. Análisis del caso concreto

clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Nutrilatina Laboratorios Ltda.

IV.4. Análisis del caso concreto

41. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro del signo como marca mixta “NUTRILATINA DIET SHAKE ” para distinguir productos comprendidos en la clase 3226 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son:

“[…] PREPARADOS PARA FABRICAR BEBIDAS […]”.

42. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado no tiene semejanzas con las marcas previamente registradas que generen riesgo de confusión y de asociación en los consumidores .

Ello, en tanto que la expresión reproducida “DIET SHAKE”, es débil y de uso común,

23 Certificados de registro 235258 y 235259. 24 Folios 15 a 22 vto C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 25 Folios 26 a 32 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 26 Folio 128 C pp. Versión 9.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00

Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

con un significado conocido por el consumidor en Colombia, por lo que la SIC desconoció lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. Asimismo, la expresión que hace distintivo y diferenciable al signo es NUTRILATINA.

desconoció lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. Asimismo, la expresión que hace distintivo y diferenciable al signo es NUTRILATINA.

43. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 144-IP-2018 de 11 de julio de 2019 27 dentro de la cual interpretó el artículo 135 literales e) y f) de la Decisión Andina y, de oficio, los artículos 136 literal a) y 151. Asimismo, no interpretó los artículos 134, 135 literal b) y 172 ibidem.

44. Al respecto, la Sala precisa que, la demandante invocó como vulnerada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina artículo s 134 y 135 literal b), y al exponer el concepto de violación adujo que la marca solicitada no resultaba similarmente confundible con las previamente registrada s, lo que en realidad corresponde a la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem.

Asimismo, dichos artículos 134 y 135 literal b) no fueron objeto de interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Por lo anterior, serán excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en dichas normas.

45. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

[…]

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la

“[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

[…]

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

[…]

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

[…]

27 Fol