CE - Sentencia 11001032400020130010700 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Referencia: Medio de control de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020130010700

Demandante: Essential Export S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Anderson Giovanny Sánchez Martín

Temas: Registrabilidad. Reiteración jurisprudencial. Se niegan las pretensiones de la demanda porque no hay riesgo de confusión entre las marcas.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Essential Export S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la s resoluciones núms. 16398 del 24 de marzo de 2010, 26803 del 26 de mayo de 2010 y 40259 del 30 de julio de 2010.

I. ANTECEDENTES

1. Essential Export S.A.1, presentó demanda 2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo , adecuada a la acción de

Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo , adecuada a la acción de nulidad relativa, para que se declare la nulidad de (i) la Resolución núm. 16398 del 24 de marzo de 201 0, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual concedió el

1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 4 al 7. 2 Cfr. Folios 82 a 122.2

Número único de radicación: 11001032400020130010700

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registro de la marca mixta “ TOT” en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza; (ii) la Resolución núm. 26803 del 26 de mayo de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se confirmó la resolución anterior; y (iii) la Resolución núm. 40259 del 30 de julio de 2010, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que confirmó la Resolución 26803 del 26 de mayo de 2010.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el certificado de registro 407028 de la marca mixta “TOT” en la clase 18 , concedido a nombre del señor Ánderson Giovanny Sánchez

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el certificado de registro 407028 de la marca mixta “TOT” en la clase 18 , concedido a nombre del señor Ánderson Giovanny Sánchez Martín, en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Se sirva DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No. 16398 del 24 de Marzo de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por la Sociedad INVERSIONES ESFERA DORADA S.A., y en consecuencia, se concedió el registro de la marca “TOT” (Mixta) para identificar productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDA: Se sirva DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No. 26803 del 26 de Mayo de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se resolvió confirmar en sede de reposición la decisión proferida en la resolución No. 16398 del 24 de marzo de 2010 en el sen tido de conceder la marca TOT (mixta) clase 18 Internacional.

TERCERA: Se sirva DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No. 40259 del 30 de Julio de 2010, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió en sede de apelación confirmar la

40259 del 30 de Julio de 2010, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió en sede de apelación confirmar la decisión proferida en la resolución No. 16398 del 24 de marzo de 2010 en el sentido de conceder la marca TOT (mixta) clase 18 Internacional.

CUARTA: Se sirva DECLARAR fundada la oposición presentada por la sociedad INVERSIONES ESFERA DORADA S.A . por ser similarmente confundible el signo TOT con la marca prioritaria TOTTO para identificar productos de la clase 18 Internacional.3

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QUINTA: Que como consecuencia de lo anterior, SE ANULE el certificado de registro marcario número No. 407028.

SEXTA: Que se ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos publicar dentro de la Gaceta de Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.

SÉPTIMA: Así mismo se ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la Resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

OCTAVA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se

medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

OCTAVA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene en costas a la entidad demandada. […]” (mayúscula, subrayado y negrilla del original).

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

4.1. Que el 24 de agosto de 2009, el tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó el registro de la marca mixta “TOT” para distinguir "Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias y pieles de animales, especialmente baúles, maletas; paraguas, sombrillas y bastones” productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. Que la solicitud fue radicada bajo el expediente número 09-088474 y se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 609 del 30 de octubre de 2009.

4.3. Que el 16 de diciembre de 2009 la sociedad Inversiones Esfera Dorada S.A. presentó oposición en contra del registro solicitado.

4.4. Que mediante la Resolución 16398 del 24 de marzo de 2010, la Directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Inversiones Esfera Dorada S.A. y concedió el registro de la marca mixta “TOT” en la clase 18 Internacional a nombre del señor Ánderson Giovanny Sánchez Martín.4

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de la marca mixta “TOT” en la clase 18 Internacional a nombre del señor Ánderson Giovanny Sánchez Martín.4

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4.5. Que mediante la Resolución 26803 del 26 de mayo de 2010, la Directora de la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la decisión de conceder el registro de la marca mixta “TOT”.

4.6. Que mediante la Resolución 40259 de 30 de julio de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución 16398 del 24 de marzo de 2010.

4.7. Que el 15 de diciembre de 2012, la sociedad demandante Essential Export S.A. adquirió de las sociedades Inversiones Esfera Dorada S.A. y Nalsani S.A., y la titularidad de las marcas mixtas y nominativas “TOTTO”, “TOTTOS”, “TOTTO UNCONDITIONAL”, “TOTTO ES MUCHO MAS” y “TOTTO ES MAS, MUCHO MAS”, “JEANS TOTTO”, “TOTTO TÚ y “RADIO TOTTO”.

4.8. Finalmente, señaló que mediante la Resolución 33598 de l 30 de mayo de 2012 la SIC reconoció la notoriedad de la marca TOTTO para identificar productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas

2012 la SIC reconoció la notoriedad de la marca TOTTO para identificar productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas

5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

5.1. Artículos 29, 58 y 61 de la Constitución Política.

5.2. Artículos 135 literal b), 136 literales a) y h), 154, 155 literales d) y e), 225, 226 y 259 literales a) y c) y concordantes de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina

Concepto de la violación

6. Adujo que los actos acusados están viciados de nulidad porque se profirieron en contravención de las normas constitucionales y legales antes mencionadas y violaron el debido proceso.5

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6.1. Manifestó que el signo mixto “TOT” no es susceptible de registro en la clase 18 porque, a pesar de tener un elemento gráfico, carece de distintividad y es similarmente confundible con una marca previamente registrada en la misma clase y, además, reconocidamente notoria. En consecuencia, su coexistencia en el mercado genera confusión en el público consumidor.

6.2. Indicó que el elemento principal de las marcas previamente registradas es la denominación “TOTTO” y, teniendo en cuenta que el consumidor tiene una memoria restringida en relación con las marcas, se referirá a la marca concedida

6.2. Indicó que el elemento principal de las marcas previamente registradas es la denominación “TOTTO” y, teniendo en cuenta que el consumidor tiene una memoria restringida en relación con las marcas, se referirá a la marca concedida mediante los actos acusados por ese elemento nomi nativo, relacionándola directamente la expresión TOTTO.

6.3. Afirmó que la marca mixta “TOT” y las marcas previamente registradas “TOTTO” (nominativa y mixta), “TOTTO TU” (mixta), “TOTTO UNCONDITIONAL” (nominativa) y TOTTOS (nominativa) distinguen los mismos productos comprendidos en la clase 1 8 de la Clasificación Internacional de Niza . Por lo tanto, son del mismo género y comparten los mismos canales de publicidad y comercialización, circunstancia que aumenta el riesgo de asociación y confusión para el consumidor.

6.4. Por último, alegó que la marca mixta “TOT” genera un perjuicio a sus marcas notorias “TOTTO”, comoquiera que debilita su distintividad, menoscabando su valoración económica, por lo que se están vulnerando sus derechos a la propiedad privada y a la propiedad intelectual.

Contestaciones de la demanda

Parte demandada

7. La parte demandada 3 contestó la demanda 4 y se opuso a las pretensiones

formuladas expresando lo siguiente:

3 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 250. 4 Cfr. Folios 235 a 249.6

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formuladas expresando lo siguiente:

3 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 250. 4 Cfr. Folios 235 a 249.6

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7.1. Que con la expedición de las resoluciones acusadas no incurrió en ninguna violación de las normas previstas en la Decisión 486 de 2000, ni violentó derecho alguno de la parte demandante.

7.2. Que los actos demandados fueron debidamente motivados, se ajustaron a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes, y que en el trámite administrativo se respetó el debido proceso.

7.3. Que entre las marcas confrontadas, a saber, la marca mixta “TOT”, por un lado, y “TOTTOS” (nominativa); “TOTTO TU” (mixtas), “TOTTO” (mixtas) “TOTTO ES MÁS, MUCHO MÁS” (nominativa), “JEANS TOTTO” (nominativa), “TOTTO UNCONDITIONAL” (nominativa) y “RADIO TOTTO” (mixta), no existe riesgo de confusión, comoquiera que no son semejantes porque tienen estructuras ortográficas y fonéticas disimiles.

7.4. En relación con la notoriedad de las marcas de la parte demandante, expresó que dicho reconocimiento se hizo mediante la Resolución núm. 33598 del 30 de mayo de 2012, y se restringió al periodo comprendido entre enero de 2007 y

7.4. En relación con la notoriedad de las marcas de la parte demandante, expresó que dicho reconocimiento se hizo mediante la Resolución núm. 33598 del 30 de mayo de 2012, y se restringió al periodo comprendido entre enero de 2007 y diciembre de 2011, es decir, en un lapso anterior a la solicitud de registro de la marca mixta “TOT”. Adicionalmente, sostuvo que la parte demandante no demostró en el proceso administrativo que el signo TOTTO fuera notoriamente conocido.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El apoderado del tercero con interés directo en el resultado del proceso 5 contestó la demanda 6 y se opuso a sus pretensiones. Argumentó que la concesión del registro se ajustó a derecho por cuanto la marca mixta “TOT” sí cumple con los requisitos de registrabilidad y cuenta con la debida distintividad, tanto extrínseca como intrínseca.

5 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 163. 7.Cfr. Folios 165 a 197.7

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8.1. Indicó que la marca mixta “TOT” cuenta con un elemento gráfico compuesto por una caricatura abstracta (pero fácilmente reconocible) que le confiere una mayor aptitud distintiva, es una marca arbitraria y tiene una caligrafía especial.

8.2. Destacó la diferencia existente entre las marcas en cuanto a su estructura

por una caricatura abstracta (pero fácilmente reconocible) que le confiere una mayor aptitud distintiva, es una marca arbitraria y tiene una caligrafía especial.

8.2. Destacó la diferencia existente entre las marcas en cuanto a su estructura ortográfica y fonética y alegó que las marcas en conflicto reproducen diferentes imágenes conceptuales en la mente de los consumidores. Solicitó no acceder a las pretensiones de la demanda, puesto que en este caso no concurren los elementos que prohíban la registrabilidad de la marca de su representada.

Audiencia inicial

9. El 13 de junio de 2016 se celebró la audiencia inicial 7, en la que el Despacho Sustanciador reconoció personerías a los apoderados de las partes, fijó el litigio, resolvió sobre algunas pruebas y declaró saneado el proceso.

Solicitud de Interpretación Prejudicial

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 452-IP-2018 del 29 de marzo de 20198, en adelante la Interpretación

Prejudicial, en la que indicó:

“[…] La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 Literal b), 136 Literales a) h), 154, 155 Literales d) y e), 225, 226 y 259 Literales a) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales únicamente se interpretará el Artículo 136 Literales a) y h) por tratarse la controversia de riesgo de confusión entre signos.

No se interpretarán los Artículos 135 Literal b), 154, 155 Literales d) y e), 225,

de los cuales únicamente se interpretará el Artículo 136 Literales a) y h) por tratarse la controversia de riesgo de confusión entre signos.

No se interpretarán los Artículos 135 Literal b), 154, 155 Literales d) y e), 225, 226, y 259 Literales a) y c), ya que a controversia no se radica en la distintividad intrínseca, ni sobre el derecho al uso exclusivo que otorga el registro, ni sobre usos no autorizados de signos notorios.

De oficio se interpretará el Artículo 224 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser parte de la controversia la notoriedad de la marca. […]”.

7 Cfr. Folios 277 a 285. 8 Cfr. Folios 336 a 353.8

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11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Reanudación del proceso

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto del 22 de mayo de 20259: i) declaró innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; ii) corrió traslado para alegar de conclusión y iii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía.

Alegatos de conclusión

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; ii) corrió traslado para alegar de conclusión y iii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía.

Alegatos de conclusión

13. La parte demandante10 reiteró los argumentos señalados en la demanda.

14. La parte demandada 11 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda.

15. El tercero con interés en el resultado del proceso12 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda.

Concepto del Ministerio Público

16. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES

17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la Interpretación Prejudicial 452-IP-2018 del 29 de marzo de 2019; y v) el análisis del caso concreto.

9 Cfr. Índice 81 aplicativo web “SAMAI”. 10 Cfr. Índice 88 del aplicativo web “SAMAI”. 11 Cfr. Índice 90 del aplicativo web “SAMAI”. 12 Cfr. Índice 86 del aplicativo web “SAMAI9

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Competencia de la Sala

18. De acuerdo con el artículo 149 numeral 8 de la Ley 1437 sobre competencia

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Competencia de la Sala

18. De acuerdo con el artículo 149 numeral 8 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 13 referente a la distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

19. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso.

Los actos acusados

20. Los actos acusados son los siguientes:

20.1. La Resolución núm. 16398 del 24 de marzo de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual concedió el registro de la marca mixta “TOT” en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

20.2. La Resolución núm. 26803 del 26 de mayo de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual confirmó la resolución antes mencionada.

20.3. L a Resolución núm. 40259 del 30 de julio de 2010, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que confirmó la Resolución núm. 16398 del 24 de marzo de 2010.

El problema jurídico

21. Con base en lo expresado en la demanda y en las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en el

El problema jurídico

21. Con base en lo expresado en la demanda y en las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en el

13 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.10

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resultado del proceso, y la Interpretación Prejudicial 452-IP-2018 del 29 de marzo de 2019, le corresponde a la Sala determinar:

21.1. Si las resoluciones núms. 16398 del 24 de marzo de 2010, 26803 del 26 de mayo de 2010 y 40259 del 30 de julio de 2010, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de las cuales se concedió a favor del señor Ánderson Giovanny Sánchez Martín el registro de la marca mixta “TOT para identificar "Cuero e imitaciones de cuero; productos de estas materias y pieles de animales, especialmente baúles, maletas; paraguas, sombrillas y bastones” productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los dispuesto en los artículos 29, 58 y 61 de la Constitución Política, los literales a) y h) del artículo 136, y los artículos 224 y 230 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

21.2. En consecuencia, debe determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

224 y 230 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

21.2. En consecuencia, debe determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

22. En este sentido, analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca mixta “TOT” concedida en la clase 18 bajo el registro 407028 a nombre del tercero con interés directo en el resultado el proceso, y las marcas mixtas y nominativas “TOTTO”, que identifica n productos de la misma clase, cuyo titular es la parte demandante.

23. En segundo lugar, si la parte demandante es titular de una marca notoria y, en consecuencia, si al concederse el registro de la marca mixta “TOT” se dio lugar a un uso parasitario y se está diluyendo la fuerza distintiva del signo notorio.

Interpretación Prejudicial 452-IP-2018 del 29 de marzo de 2019

24. La Sala precisa que la parte demandante invocó como vulnerados los artículos 29, 58 y 61 de la Constitución Política y los artículos 135 literal b), 136 literales a) y h), 154, 155 literales d) y e), 225, 226 y 259 literales a) y c) y concordantes de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad

Andina.11

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24.1. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró que

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24.1. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró que el estudio de los artículos 135 literal b), 154, 155 literales d) y e), 225, 226 y 259 literales a) y c) de la Decisión 486 de 2000 no era pertinente porque l a controversia no radica en la distintividad intrínseca ni sobre el derecho al uso exclusivo que otorga el registro, ni sobre usos no autorizados de signos notorios. Por lo anterior, serán excluidos del presente análisis.

24.2. El Tribunal interpretó de oficio los artículos 224 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser parte de la controversia la notoriedad de la marca.

25. En relación con el caso concreto, el Tribunal indicó lo siguiente:

“[…] E. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si las marcas TOT (mixta) y TOTTO, TOTTO TÚ Y TOTTO UNCONDITIONAL (mixtas y denominativas) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente:

"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente:

"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)"

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del12

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producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.3. Se deberá exami nar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las te rminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) Conceptual ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) Conceptual ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

[…]

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos

2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo TOT (mixto) y las marcas TOTTO, TOTTO TÚ Y TOTTO UNCONDITIONAL (mixtas y denominativas), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.

2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento -sea

denominativas), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.

2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento -sea denominativo o gráficopenetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño,13

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color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.

2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

[…]

b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso:

(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del