CE - Sentencia 11001032400020130011800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00118-00

Demandante: Ministerio de Justicia y del Derecho1

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Luis Alberto Zorro Sánchez Tema: Cancelación por no uso de la marca nominativa “JURISCOL” para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de

Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de la Resolución 55731 de 26 de septiembre de 2012 2 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución 27352 de 30 de abril de 2012 y, en consecuencia, se negó la cancelación por no uso de la marca nominativa “JURISCOL”3 que distingue servicios comprendidos en la clase 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , cuyo titular es el ciudadano Luis Alberto Zorro Sánchez.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda4

1. Ministerio de Justicia y del Derecho5, a través de apoderado judicial, en ejercicio del

Sánchez.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda4

1. Ministerio de Justicia y del Derecho5, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 , presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] Primera: Que se declare la nulidad de Resolución N° 55731 del 26 de septiembre de 2012 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la cual resolvió un recurso de apelación y revocó la Resolución N° 27352 del 30 de abril de 2012 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC.

1 En calidad de sucesor procesal del Banco de la República. Folios 106 a 110 C pp. 2 Folios 9 a 11 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Certificado 107.442. Versión 7. 4 Folios 19 a 33 C pp. 5 En calidad de sucesor procesal del Banco de la República. Folios 106 a 110 C pp.2

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Segunda: Que como consecuencia de la nulidad declarada se ordene a la SIC cancelar el certificado N° 107.442 correspondiente a la marca JURISCOL

(nominativa), clase 42, de LUIS AL BERTO ZORRO SÁNCHEZ, por no uso,

Segunda: Que como consecuencia de la nulidad declarada se ordene a la SIC cancelar el certificado N° 107.442 correspondiente a la marca JURISCOL

(nominativa), clase 42, de LUIS AL BERTO ZORRO SÁNCHEZ, por no uso, conforme lo ordenó la Resolución N° 27352 del 30 de abril del 2012 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC.

Tercera: Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso.

Cuarta: Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo […]”6 (mayúsculas y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda7

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que el ciudadano Luis Alberto Zorro Sánchez es titular de la marca nominativa “JURISCOL”8 para identificar servicios de la clase 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] servicios varios prestados por profesionales dedicados al ejercicio del derecho, economía, administración de empresas, contaduría, ingeniería y farmacia , servicios prestados por abogado o firmas de abogados o firmas de profesionales que se dedican a prestar asesoría y/o son representantes judiciales o extrajudiciales de personas naturales y jurídicas en asuntos de derecho civil, comercial laboral, administ rativo

prestados por abogado o firmas de abogados o firmas de profesionales que se dedican a prestar asesoría y/o son representantes judiciales o extrajudiciales de personas naturales y jurídicas en asuntos de derecho civil, comercial laboral, administ rativo internacional etc. y para la protección de la propiedad industrial; registros sanitarios de productos, transferencia de tecnología, etc. […]”.

4. Adujo que el Banco de la República solicitó, el 26 de agosto de 2011, la cancelación por falta de uso de la marca nominativa “JURISCOL” para identificar servicios de la clase 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

5. Anotó que, a través de la Resolución 27352 de 30 de abril de 2012, la directora de Signos Distintivos de la S IC resolvió la solicitud, en el sentido de ordenar la cancelación de la referida marca “JURISCOL”, frente a lo cual el tercero con interés directo en el resultado del proceso presentó recurso de apelación.

6. Aseveró que, mediante la Resolución 55731 de 26 de septiembre de 2012 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la decisión contenida en la Resolución 27352 de 30 de abril de 2012 y negar la cancelación por no uso de la marca.

6 Folios 19 y 20 C pp. 7 Folio 20 C pp. 8 Certificado 107.442. Versión 7.3

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

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I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación9

I.1.2.1. Fundamento de derecho

7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantadas: i) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 166 y 167; ii) Código Contencioso Administrativo, artículo 5710 y; iii) Código de Procedimiento Civil, artículos 174 y 17811.

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que la resolución acusada se encuentra viciada de nulidad, toda vez que la SIC negó la cancelación de la marca nominativa “JURISCOL” aplicando “[…] erradamente […]” los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000. Lo anterior, “[…] tras considerar equivocadamente que los documentos aportados por su titular durante la actuación administrativa demostraban el uso eficaz de la marca como distintivo de servicios jurídicos, en la cantidad, modo y regularidad que normalmente corresponde […]”.

9. Explicó que las pruebas aportadas en el procedimiento administrativo, tales como facturas, “[…] formularios de trámite de propiedad industrial, publicaciones en directorios de agentes de marcas […] y en lo que el titular identifica su estudio jurídico

9. Explicó que las pruebas aportadas en el procedimiento administrativo, tales como facturas, “[…] formularios de trámite de propiedad industrial, publicaciones en directorios de agentes de marcas […] y en lo que el titular identifica su estudio jurídico Zorro Huertas & Zorro Sánchez Abogados o Luis Alberto Zorro Huertas Abogado emplea la expresión JURISCOL como parte de las direcciones electrónicas […]” no acreditan el uso de la marca para la prestación de servicios de la clase 42 del nomenclátor internacional, específicamente la prestación de servicios jurídicos.

10. Manifestó, teniendo en cuenta lo anterior, que la expresión “JURISCOL” está siendo utilizada como “[…] un prefijo de direcciones electrónicas […]” por lo que el consumidor no la relaciona con una marca que identifique un servicio, sino como un correo electrónico.

11. Reiteró que la marca “JURISCOL” no está siendo utilizada en el mercado con fines comerciales, pues no existen pruebas de su uso real y efectivo, sino que su utilización se restringe a una dirección electrónica “[…] en mensajes cruzados […]”.

12. Argumentó que la parte demandada violó los artículos 57 del Código Contencioso Administrativo y 174 y 178 del Código de Procedimiento Civil, pues no debió valorar la certificación contable aportada al expediente administrativo “[…] por no reunir los requisitos que permiten tener como prueba suficiente e idónea […]”. Ello, toda vez que no expresa si la contabilidad de dicha persona se lleva de acuerdo con las

9 Folios 21 a 31 C pp. 10 Norma aplicable para la fecha de expedición del acto acusado. 11 Ibidem.4

no expresa si la contabilidad de dicha persona se lleva de acuerdo con las

9 Folios 21 a 31 C pp. 10 Norma aplicable para la fecha de expedición del acto acusado. 11 Ibidem.4

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prescripciones legales, o si los libros de contabilidad se encuentran registrados en la Cámara de Comercio correspondiente, por lo cual “[…] no se puede constatar si la certificación está basada en libros regulares […]”.

13. Aseveró que tal certificación contable no se refiere a actos propios del ámbito de la profesión contable, sino al campo del derecho , pues pretende dar fe del uso de una marca en el mercado.

14. Sostuvo que tampoco se debió valorar las publicaciones de miembros en directorios de agremiaciones profesionales como International Trademark Association – INTA, en la medida en que se trata de publicaciones realizadas en el extranjero y n o en Colombia u otro país de la Comunidad Andina.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio12

15. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que la resolución acusada fue expedida de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

16. Explicó que la marca “JURISCOL” identifica en el mercado, en la cantidad y modo

resolución acusada fue expedida de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

16. Explicó que la marca “JURISCOL” identifica en el mercado, en la cantidad y modo que corresponde, servicios de la clase 42 del nomenclátor internacional , particularmente servicios relacionados con el ejercicio del derecho.

17. Sostuvo que la forma de promocionar y utilizar una marca para la prestación de servicios jurídicos es través del “[…] envío de cotizaciones, el uso de tarjetas de presentación o el envío de correos electrónicos […]” , por lo que los memoriales y demás documentos presentados ante los despachos judiciales , identifican dichos servicios ante los clientes, pues en la mayoría de los casos se entregan copias a estos.

18. Advirtió que se probó el uso de la marca “JURISCOL” comoquiera que: i) la papelería del demandante la contenía ; ii) el correo utilizado para mantener contacto con los clientes utilizaba dicha expresión; y iii) se presentó una prueba suscrita “[…] por notario donde se refería que más se habían remitido más de 100 ofertas para la prestación de servicios profesionales en derecho y se daba fe de la existencia de más de 90 facturas por prestación de servicios jurídicos […]”.

19. Arguyó que se observa “[…] una política empresarial por parte del titular consistente principalmente en el uso de una marca de empresa esto es "Zorro Huertas y Zorro Sánchez Abogados" o "Luis Alberto Zorro Huertas Abogado" y de un marca específica como lo es "JURISCOL", marca que a su vez permite una mayor recordación […]”.

12 Folios 119 a 123 C pp.5

Sánchez Abogados" o "Luis Alberto Zorro Huertas Abogado" y de un marca específica como lo es "JURISCOL", marca que a su vez permite una mayor recordación […]”.

12 Folios 119 a 123 C pp.5

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20. Aclaró que al analizar la certificación contable, solo tuvo en cuenta aquellas afirmaciones relacionadas con el hecho que el señor Luis Alberto Zorro Sánchez ha venido facturando a personas naturales y jurídicas por la prestación de servicios profesionales en derecho , y que ha reportado dentro de su patrimonio la marca “JURISCOL” en sus declaraciones de renta.

II.2. Contestación del ciudadano Luis Alberto Zorro Sánchez13

21. El ciudadano Luis Alberto Zorro Sánchez contestó la demanda en la que propuso la excepción previa que denominó “[…] ausencia de conciliación previa […]” y, en cuanto al fondo del asunto, se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que la parte demandada aplicó adecuadamente las disposiciones de la Decisión 486 de 2000. Ello comoquiera que las pruebas aportadas al expediente administrativo prueban el uso, en la cantidad y modo que normalmente corresponde de la marca “JURISCOL” para el co mercio de los servicios de la cla se 42 del nomenclátor internacional, particularmente de servicios jurídicos.

22. Destacó que la expresión “JURISCOL” no es solo “[…] el prefijo […]” de direcciones

de la marca “JURISCOL” para el co mercio de los servicios de la cla se 42 del nomenclátor internacional, particularmente de servicios jurídicos.

22. Destacó que la expresión “JURISCOL” no es solo “[…] el prefijo […]” de direcciones electrónicas, por lo que los destinatarios de los documentos remitidos entenderán , al ver las expresiones “[…] jursicol@gmail.com y juriscol@aolpremium.com […]”, que están frente al uso simultáneo de una dirección electrónico con una marca.

23. Indicó que es titular de la marca “JURISCOL”, con certificado 107.442, desde 1984.

Asimismo, rememoró que Banco de la República solicitó el 23 de mayo de 2003, el registro como marca del signo nominativo “JURISCOL” para reivindicar servicios de la clase 42 de la clas ificación internacional de Niza, la cual se negó por la parte demandada mediante las Resoluciones 35196 del 29 de junio del 2011, 48592 del 14 de septiembre del 2011 y 56835 del 27 de septiembre de 2012, al ser similarmente confundible con la marca de la cual es titular.

24. Manifestó que, como persona natural que presta servicios jurídicos y los factura con su nombre y NIT , no tiene la obligación de inscribirse como comerciante.

Adicionalmente, de conformidad con el artículo 777 del Estatuto Tributario , las certificaciones del contador público o revisor fiscal constituyen prueba contable.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

25. El Banco de la República presentó demanda de nulidad y restablecimiento derecho el 1° de marzo de 2013 14 en contra de la Resolución 55731 de 26 de septiembre de

III. TRÁMITE DEL PROCESO

25. El Banco de la República presentó demanda de nulidad y restablecimiento derecho el 1° de marzo de 2013 14 en contra de la Resolución 55731 de 26 de septiembre de 2012, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. Asimismo, por escrito de 19 de diciembre de 2014, solicitó tener como su sucesor procesal al Ministerio de Justicia y del Derecho, y este último, mediante escrito de 29 de enero de 2015, solicitó que se le tuviera como parte demandante, en calidad de suce sor

13 Folios 149 a 191 C pp. 14 Folio 1 C pp.6

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procesal y como cesionario de los derechos de la marca nominativa “JURISCOL” por parte de Banco de la República.

26. Mediante auto de 27 de octubre de 2015 15 se declaró la sucesión procesal solicitada por el Banco de la República y, en consecuencia, se tuvo como parte demandante al Ministerio de Justicia y del Derecho; se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al ciudadano Luis Alberto Zorro Sánchez. El 6 de noviembre de 2015 16 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

27. A través de providencia de 19 de octubre de 201717 se fijó fecha para llevar a cabo

Alberto Zorro Sánchez. El 6 de noviembre de 2015 16 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

27. A través de providencia de 19 de octubre de 201717 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 2 de marzo de 201818.

28. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes , se declaró no probada la excepción previa denominada como “ausencia de conciliación previa”, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes.

29. Mediante auto de 30 de mayo de 2018 19 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

30. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 583-IP-2018 de 29 de marzo de 2019 20 dentro de la cual interpretaron los artículos 166 y 167 y, de oficio, el 165, de la Decisión Andina, en la cual dicho tribunal consideró

que:

“[…]. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes.

De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para tratar el tema de la cancelación del registro de una marca a solicitud de persona interesada.

interpretarán por ser procedentes.

De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para tratar el tema de la cancelación del registro de una marca a solicitud de persona interesada.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento.

15 Folios 106 a 110 C pp. 16 Folio 110 vto C pp. 17 Índice 32 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 18 Folios 276 a 285 C pp. 19 Folios 288 a 291 C pp. 20 Folios 301 a 309 C pp.7

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2. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio.

3. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1.Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento

[…]

1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta que se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca

de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

[…]

1.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres a ños inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

1.6. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deber á tener en consideración lo siguiente : a) Legitimación para iniciar el tr ámite. […] b) Oportunidad para Iniciar el trámite. […] c) Falta de uso de la marca.

[…]

El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio

[…]

2.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (i i) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva.

[…]

mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva.

[…]

2.7 Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofert ó al mercado —que ofreció a los consumidores - los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrat ó publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado.8

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[…]

3.Carga de la prueba la acción de cancelación de marca por no uso

[…]

3.2 La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486. E s decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca […]” (mayúscula y negrilla del original).

31. Mediante auto de 29 de julio de 2019 21 se prescindió de la realización de la s audiencias de pruebas, alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que

audiencias de pruebas, alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

32. En el término para alegar de conclusión, la SIC 22 y el señor Luis Alberto Zorro Sánchez23 reiteraron sus argumentos de defensa . Por su parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

33. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14924 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

34. Corresponde a la S ala analizar la legalidad de la Resolución 55731 de 26 de septiembre de 2012, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución 27352 de 30 de abril de 2012 y, en consecuencia, se negó la cancelación por no uso de la marca nominativa “JURISCOL” 25 que distingue servicios comprendidos en la clase 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el ciudadano Luis

nominativa “JURISCOL” 25 que distingue servicios comprendidos en la clase 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el ciudadano Luis Alberto Zorro Sánchez.

21 Folio 311 C pp. 22 Folios 332 y 333 C pp. 23 Folios 321 a 333 C pp. 24 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 25 Certificado 107.442. Versión 7.9

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35. La Sala deberá analizar si la parte demandada, con ocasión de la expedición de la Resolución 55731 de 26 de septiembre de 2012, violó lo dispuesto en los artículos: i) 166, 167 y 165 de la Decisión 486 de 2000 , este último interpretado de oficio ; ii) 57 del Código Contencioso Administrativo, sobre admisibilidad de las pruebas; y iii) 174 y 178 del Código de Procedimiento Civil, sobre necesidad de la prueba y rechazo in limine, al haber valorado inadecuadamente las pruebas y, en consecuencia, realizado presuntamente, en forma errónea, el examen de cancelación de la marca indicada supra.

36. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de l acto administrativo

presuntamente, en forma errónea, el examen de cancelación de la marca indicada supra.

36. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de l acto administrativo demandado y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación del acto demandado

37. El demandante solicita se declare la nulidad de la Resolución 55731 de 26 de septiembre de 2012 26 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución 27352 de 30 de abril de 2012 y, en consecuencia, se negó la cancelación por no uso de la marca nominativa “JURISCOL” 27 que distingue servicios comprendidos en la clase 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el ciudadano Luis

Alberto Zorro Sánchez.

IV.4. Análisis del caso concreto

38. La SIC, mediante el acto administrativo acusado, negó la cancelación por no uso de la marca nominativa “JURISCOL” para distinguir servicios comprendidos en la clase 42, estos son: “[…] servicios varios prestados por profesionales dedicados al ejercicio del derecho, economía, administración de empresas, contaduría, ingeniería y farmacia. servicios prestados por abogado o firmas de abogados o firmas de profesionales que se dedican a prestar asesoría y/o son representantes judiciales o extrajudiciales de personas naturales y jurídicas en asuntos de derecho civil, comercial laboral, administrativo internacional etc. y para la protección de la propiedad industrial; registros sanitarios de productos, transferencia de tecnología, etc. […]”.

39. A juicio de la parte demandante la resolución acusada está viciada de nulidad por

laboral, administrativo internacional etc. y para la protección de la propiedad industrial; registros sanitarios de productos, transferencia de tecnología, etc. […]”.

39. A juicio de la parte demandante la resolución acusada está viciada de nulidad por cuanto, en su criterio, no se encontraba acreditado el uso calificado, real y efectivo de la marca indicada supra, comoquiera que las pruebas aportadas no demuestran su uso en el mercado para identificar, particularmente, aquello relacionado con el ejercicio del derecho, a saber, servicios jurídicos.

40. Aunado a ello, señaló que la parte demandada valoró las pruebas aportadas, tales como: cartas, “[…] formularios de trámite de propiedad industrial, publicaciones en directorios de agentes de marcas […] y en lo que el titular identifica su estudio jurídico

26 Folios 9 a 11 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 27 Certificado 107.442. Versión 7.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00118-00

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Zorro Huertas & Zorro Sánchez Abogados o Luis Alberto Zorro Huertas Abogado emplea la expresión JURISCOL como parte de las direcciones electrónicas […]” que, a su juicio, no permitían entrever un verdadero uso calificado de la marca en comento durante el periodo relevante. Por ello, vulneró los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, así como el artículo 57 del Código Contencioso Administrativo , sobre admisibilidad de la prueba, y 174 y 178 del Código de Procedimiento Civil, sobre

486 de 2000, así como el artículo 57 del Código Contencioso Administrativo , sobre admisibilidad de la prueba, y 174 y 178 del Código de Procedimiento Civil, sobre necesidad de la prueba y rechazo in limine.

41. Adicionalmente argumentó que la parte demandada no debió valorar la certificación contable, toda vez que: i) no se refiere a actos propios del ámbito de la profesión contable, sino al campo del derecho tras pretender dar fe del uso de una marca en el mercado; y ii) no expresa si la contabilidad de dicha persona se lleva de acuerdo con las prescripciones legales, o si los libros contabilidad se encuentran registrados en la Cámara de Comercio correspondiente, por lo cual “[…] no se puede constatar si la certificación está basada en libros regulares […]”.

42. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 583IP-2018 de 29 de marzo de 201928 dentro de la cual interpretó los artículos 166 y 167 de la Decisión Andina y, de oficio el artículo 165 ibidem. Así las cosas, el texto de las normas andinas objeto de análisis es